Постановление Суда по интеллектуальным правам от 31 декабря 2019 г. N С01-31/2019 по делу N А45-6211/2018 Суд оставил без изменения судебные акты, которыми в пользу истца взыскана компенсация в меньшем размере по делу о признании незаконным использования товарного знака, поскольку деятельность ответчика не связана с оказанием услуг третьим лицам, он осуществлял реализацию конкретных товаров, что не позволяет исчислить размер компенсации по варианту истца

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 31 декабря 2019 г. N С01-31/2019 по делу N А45-6211/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 24 декабря 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 31 декабря 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Погадаева Н.Н., Рогожина С.П.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (г. Уфа, Республика Башкортостан, ОГРНИП 311028012400084) на решение Арбитражного суда Новосибирской области от 06.08.2019 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 15.10.2019 по делу N А45-6211/2018 по иску индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича к обществу с ограниченной ответственностью "АБ Декор" (ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 56, оф. 4 (правое крыло), г. Новосибирск, 630088, ОГРН 1135476119866) о признании незаконным использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 543558, взыскании компенсации в сумме 600 000 рублей за нарушение исключительного права на товарный знак.

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "АБ ДЕКОР" Сергуняева И.А. (по доверенности от 02.10.2018).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович (далее - предприниматель Ибатуллин А.В.) обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Муравей" (далее общество - "Муравей") о признании незаконным использования при осуществлении деятельности, в том числе в фирменном наименовании, обозначения "Муравей", взыскании 600 000 рублей компенсации за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 543558 (с учетом увеличения размера исковых требований, принятого судом в порядке, установленном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 29.05.2018, оставленным без изменения постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 16.10.2018, использование обществом "Муравей" при осуществлении своей деятельности, в том числе в фирменном наименовании, товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 543558 признано незаконным, с общества "Муравей" в пользу предпринимателя Ибатуллина А.В. взыскана компенсация за нарушение исключительного права на данный товарный знак в сумме 25 000 рублей, а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 625 рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 05.03.2019 решение Арбитражного суда Новосибирской области от 29.05.2018 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 16.10.2018 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.

В период рассмотрения дела обществом "Муравей" изменено наименование на общество с ограниченной ответственностью "АБ Декор" (далее - общество "АБ Декор"), сведения об изменении наименования внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 24.05.2018.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 06.08.2019, оставленным без изменения постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 15.10.2019, использование обществом "АБ Декор" при осуществлении своей деятельности, в том числе в фирменном наименовании, товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 543558 признано незаконным, с общества "АБ Декор" в пользу предпринимателя Ибатуллина А.В. взысканы судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6 000 рублей. В удовлетворении исковых требований в остальной части отказано. С предпринимателя Ибатуллина А.В. в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина в сумме 13 000 рублей.

Не согласившись с вынесенными судебными актами, предприниматель Ибатуллин А.В. обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда Новосибирской области от 06.08.2019 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 15.10.2019 отменить в части отказа в удовлетворении заявленных им требований, взыскать с ответчика в его пользу компенсацию в размере 600 000 рублей за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания) по свидетельству Российской Федерации N 543558.

В обоснование кассационной жалобы предприниматель Ибатуллин А.В. указывает, что суды необоснованно отказали ему в удовлетворении требования о взыскании компенсации, поскольку пришли к выводу о правомерности его требования о признании незаконным использования ответчиком товарного знака.

Как указывает заявитель кассационной жалобы, отказывая в удовлетворении требования о взыскании компенсации, суды неправомерно исходили из того, что при рассмотрении дела не было установлено ни одного случая продажи ответчиком товара, маркированного обозначением "муравей", в связи с чем отсутствуют основания для определения компенсации в размере двукратной стоимости контрафактного товара, маркированного товарным знаком или сходным с ним обозначением. Предприниматель Ибатуллин А.В. полагает, что с учетом системного толкования подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и пункта 2 статьи 1477 ГК РФ он вправе как правообладатель знака обслуживания требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости услуг, оказанных с использованием знака обслуживания, или в двукратном размере стоимости права использования знака обслуживания, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование знака обслуживания.

При этом, по мнению предпринимателя, не имело значения отсутствие доказательств продажи ответчиком товара, маркированного обозначением "муравей", поскольку основанием иска являлось использование знака обслуживания истца не на товарах, а при реализации товаров. Факт реализации товаров ответчиком с использованием знака обслуживания истца за три года на сумму более 28 000 000 рублей был установлен судами.

Кроме того, истец указывает, что суд апелляционной инстанции оставил без внимания его довод об отсутствии оснований для взыскания с него в пользу ответчика судебных расходов, поскольку в ходе судебного заседания ответчик попросил не рассматривать данное заявление.

В отзыве на кассационную жалобу общество "АБ Декор" просит оставить решение Арбитражного суда Новосибирской области от 07.08.2019 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 15.10.2019 без изменения, жалобу - без удовлетворения, ссылаясь на то, что ответчик никогда не производил, не реализовывал и не хранил товар с незаконно размещенным на нем товарным знаком истца, а использовал товарный знак истца в наименовании своего юридического образования, не имея при этом стационарного магазина и не размещая вывеску. Поскольку закон не связывает расчет компенсации с выручкой, полученной обществом от своей деятельности, а ставит ее в зависимость от проданных контрафактных товаров либо от права использования товарного знака, ответчик полагает, что оснований для удовлетворения кассационной жалобы и отмены судебных актов не имеется.

Предприниматель Ибатуллин А.В. представил возражения на отзыв ответчика.

В судебном заседании представитель общества "АБ ДЕКОР" доводы кассационной жалобы поддержала, просила оставить без изменения обжалуемые судебные акты.

Предприниматель Ибатуллин А.В., надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, своего представителя в судебное заседание не направил. В соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка в судебное заседание арбитражного суда кассационной инстанции лиц, участвующих в деле, не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и соблюдение норм процессуального права при принятии обжалуемых решения и постановления, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии оснований для ее удовлетворения в связи со следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Аналогичные разъяснений изложены в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), согласно которому компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Определенный на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ размер компенсации является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом по правилам указанной нормы.

Как следует из материалов дела и установлено судами, товарный знак "МУРАВЕЙ" по свидетельству Российской Федерации N 200809 зарегистрирован 26.03.2001 за правообладателем - обществом с ограниченной ответственностью "Научно-производственный лазерный центр "Техника" в отношении товаров 10-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "физиотерапевтическая аппаратура, лазеры для медицинских целей" и услуг 42-го класса МКТУ "реализация товаров".

Общество "Научно-производственный лазерный центр "Техника" 25.05.2015 передало исключительное право на указанный товарный знак истцу в отношении услуг 42-го класса МКТУ "реализация товаров" по договору отчуждения, зарегистрированному Роспатентом за номером РД0173793. Истцу выдано свидетельство Российской Федерации N 543558.

Как стало известно истцу, обозначение "Муравей" было использовано ответчиком в качестве названия магазина, находящегося по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56, без заключения лицензионного договора на использование товарного знака, а также в предложениях к продаже на сайте в сети Интернет товаров с использованием обозначения "Муравей".

В адрес ответчика истцом 25.12.2017 направлено досудебное предложение о прекращении использования обозначения "Муравей", выплате компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 543558 в сумме 56 000 000 рублей.

Поскольку претензия оставлена ответчиком без удовлетворения, предприниматель обратился в арбитражный суд с требованиями по настоящему делу.

При новом рассмотрении дела, удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции, руководствуясь положениями статей 1225, 1229, 1484, 1515 ГК РФ, исходил из доказанности факта нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 543558, поскольку в судебном заседании был установлен факт использования на сайте ответчика в сети Интернет, в том числе в доменном имени, и в фирменном наименовании обозначения "муравей", сходного до степени смешения с товарным знаком истца, зарегистрированным по свидетельству Российской Федерации N 543558, по графическому, семантическому, фонетическому критериям.

Проанализировав назначение, целевую аудиторию, выполняемые соответствующими товарами функции, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что предлагаемые ответчиком к продаже товары и работы являются однородными по отношению к товарам и работам, для обозначения которых истцом используется товарный знак по свидетельству N 543558. В данной части решение суда не оспаривается.

Разрешая требования истца о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в сумме 600 000 рублей, суд исходил из того, что истец настаивал в суде первой инстанции на взыскании компенсации, вид которой был выбран им в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ и определен как двукратный размер выручки ответчика за период с 2015 по 2017 годы.

Между тем подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ не предусмотрена возможность произведения расчета компенсации в зависимости от выручки, полученной ответчиком от своей деятельности.

Исходя из вышеуказанной нормы закона и разъяснений пункта 61 Постановления N 10, размер компенсации может быть определен правообладателем как двукратная стоимость контрафактного товара, маркированного товарным знаком или сходным с ним обозначением, либо как двукратная стоимость использования соответствующего товарного знака.

Поскольку при рассмотрении дела судом не было установлено ни одного случая продажи ответчиком товара, маркированного обозначением "муравей", то есть товара, на котором размещено такое обозначение, а представленной в дело документацией - распечатками страниц интернет сайта, подтверждается продажа ответчиком как продавцом (интернет-магазин) товаров других производителей, маркированных обозначениями, содержащими сведения о производителях соответствующих товаров, суд не нашел оснований для взыскания в пользу истца компенсации в двукратном размере стоимости товаров, вырученной ответчиком за период с 2015 по 2017 годы.

Отказывая в удовлетворении требований о взыскании компенсации, суд исходил также из того, что истец заявлял требование о взыскании компенсации, исходя из двукратной стоимости товаров, проданных ответчиком, а не услуг по реализации товаров 42-го класса МКТУ.

Учитывая, что истец не заявил об осуществлении ответчиком такой деятельности, настаивая на определении размера компенсации в размере двукратной стоимости всех товаров, проданных ответчиком за три года, суд сделал вывод о том, что такой расчет размера компенсации не соответствует положениям подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Разрешая заявленные требования, суд первой инстанции также исходил из того, что нормами пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, помимо компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, предусмотрено также право правообладателя требовать от нарушителя компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Поскольку истцом, несмотря на определения арбитражного суда, не были представлены сведения о стоимости использования исключительного права на товарный знак N 543558, также как не были представлены доказательства стоимости использования такого права, истец возражал против проведения по делу судебной экспертизы с целью определения стоимости использования товарного знака, возражал против применения при рассмотрении его исковых требований компенсации, определенной как двукратная стоимость использования исключительного права на товарный знак, настаивая на выборе им вида компенсации, исходя из двукратной стоимости реализованных ответчиком товаров, суд отказал в удовлетворении иска.

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, повторно рассматривавший дело, выводы суда первой инстанции признал законными и обоснованными.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что судами первой и апелляционной инстанций при рассмотрении требования о взыскании компенсации правильно определен характер спорного правоотношения, круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, правильно определены законы и иные нормативные акты, которые следовало применить по настоящему делу, дана оценка всем имеющимся в деле доказательствам с соблюдением требований арбитражного процессуального законодательства.

Доводы, изложенные в кассационной жалобе, сводятся к несогласию заявителя с отказом во взыскании компенсации. С учетом положений подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ и пункта 2 статьи 1477 ГК РФ истец ошибочно полагает, что поскольку исковые требования по настоящему делу были предъявлены им в защиту знака обслуживания, ответчик использовал указанный товарный знак не в отношении товаров, а в отношении услуг по реализации товаров, то он вправе на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ требовать от ответчика выплаты компенсации в двукратном размере от полученной ответчиком выручки с незаконным использованием его товарного знака.

Данные доводы основаны на неправильном толковании правовых норм, которые подлежат применению исходя из их буквального значения. В подпункте 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ четко указан порядок и способ подсчета компенсации, который подлежит применению к рассматриваемым правоотношениям, однако он не соответствует позиции истца.

Товарный знак истца зарегистрирован не в отношении товаров, а в отношении услуг по реализации товаров, причем, без указания в наименовании услуг на конкретные товары.

Между тем продажа товара (реализация товара) и оказание услуг по реализации товара не являются тождественными и имеют различный объект и направленность.

В рассматриваемом случае, как установили суды, деятельность ответчика не связана с оказанием услуг третьим лицам, ответчик осуществлял реализацию конкретных товаров, что не позволяет исчислить размер компенсации по варианту истца.

Согласно пункту 61 Постановления N 10 заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. Истцом расчет компенсации не был представлен суду.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "абзац восьмой статьи 132" имеется в виду "абзац шестой статьи 132"

Поскольку истцом в письменных пояснениях по делу явно выражена направленность исковых требований на взыскание компенсации указанного им вида и исходя из представленного расчета двукратного размера стоимости товаров, реализованных ответчиком, суды пришли к правильному выводу о том, что подобное процессуальное поведение истца исключает возможность рассмотрения требований с применением иного способа расчета размера компенсации, в том числе предусмотренного подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ из двукратной стоимости использования исключительного права на товарный знак, в связи с чем в удовлетворении иска было правомерно отказано.

При этом выводы судов в полной мере соответствуют разъяснениям. изложенным в пункте 59 Постановления N 10, согласно которым при заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Суд кассационной инстанции полагает, что, исходя из заявленных требований, с учетом обстоятельств, входящих в предмет доказывания и установленных судом, оценив все имеющиеся в материалах дела доказательства, доводы сторон и оценив все в совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска в части взыскания компенсации.

Нарушений требований процессуального законодательства при оценке судами обстоятельств дела и представленных в их подтверждение доказательств суд кассационной инстанции не усматривает.

Безусловных оснований для отмены обжалуемых судебных актов, перечисленных в части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом кассационной инстанции не установлено.

Судебные расходы за подачу кассационной жалобы в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Новосибирской области от 06.08.2019 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 15.10.2019 по делу N А45-6211/2018 оставить без изменения, кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

С.П. Рогожин