Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 6 февраля 2020 г. N С01-1310/2019 по делу N СИП-369/2019 Суд отменил решение суда первой инстанции и направил дело о признании недействительным патента на изобретение в суд первой инстанции, поскольку выводы суда нельзя признать обоснованными исходя из того, что они сделаны без предварительного исследования доводов о том, каков же в действительности технический результат изобретения по спорному патенту

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 6 февраля 2020 г. N С01-1310/2019 по делу N СИП-369/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 31 января 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 06 февраля 2020 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе: председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Химичева В.А., Рассомагиной Н.Л. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества "Кондор-Эко" (ул. Павлова, д. 5, раб. пос. Семибратово, Ростовский р-н, Ярославская обл., 152101, ОГРН 1027601065282) на решение Суда по интеллектуальным правам от 27.09.2019 по делу N СИП-369/2019

по заявлению акционерного общества "Кондор-Эко" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 03.04.2019 о признании недействительным патента Российской Федерации N 2423200 на изобретение.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Атмосфера" (просп. Октября, д. 56, пом. 310, г. Ярославль, 150040, ОГРН 1107609000531).

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества "Кондор-Эко" - Мещеряков В.А., Мельников А.В. (по доверенности от 26.04.2019 N 185), Гузаев В.А. (по доверенности от 07.06.2019 N 239), Мыльников В.А. (по доверенности от 07.09.2019 N 343);

от общества с ограниченной ответственностью "Атмосфера" - Хромушина Е.В., Серебряков В.И. (по доверенности от 05.06.2019), Ясницкий П.В. (по доверенности от 18.10.2018);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Сенчихин М.С. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-365/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "Кондор-Эко" (далее - общество "Кондор-Эко") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 03.04.2019 о признании недействительным патента Российской Федерации N 2423200 на изобретение (далее - спорный патент) (с учетом уточнения требования, принятого судом в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Атмосфера" (далее - общество "Атмосфера").

Решением Суда по интеллектуальным правам от 27.09.2019 в удовлетворении требований общества "Кондор-Эко" отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество "Кондор-Эко", ссылаясь на несоответствие содержащихся в решении от 27.09.2019 выводов суда установленным обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, на неправильное применение норм материального и процессуального права, просит отменить названный судебный акт и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что в нарушение положений главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд первой инстанции не осуществил проверку законности оспариваемого ненормативного правового акта в установленном законом порядке, а рассмотрел по существу возражение против выдачи патента, подменив собой административный орган.

Выводы суда первой инстанции об оспаривании обществом "Кондор-Эко" правильности определения Роспатентом ближайшего аналога изобретения по спорному патенту, по мнению этого общества, не соответствуют материалам дела.

В кассационной жалобе общество "Кондор-Эко" отмечает, что признак "отрезание элемента заданной длины от ленты заготовки осуществляют после завершения профилирования от профилированной ленты элемента задней длины" изобретения по спорному патенту направлен на решение технической проблемы прототипа и обеспечивает достижение заявленного в патенте технического результата.

Податель кассационной жалобы выражает несогласие с выводом суда первой инстанции о том, что в описании спорного изобретения не раскрыта причинно-следственная связь между признаком "отрезание элемента заданной длины от ленты заготовки осуществляют после завершения профилирования от профилированной ленты элемента задней длины" и техническим результатом "повышение эффективности работы электрофильтра за счет высокой точности изготовления элементов осадительного электрода". Общество "Кондор-Эко" считает, что указанный вывод суда противоречит представленным в материалы дела доказательствам.

В тексте кассационной жалобы общество "Кондор-Эко" приводит фрагменты описания изобретения по спорному патенту, которые, по его мнению, не только раскрывают причинно-следственную связь между отличительным признаком "отрезание элемента заданной длины от ленты заготовки осуществляют после завершения профилирования от профилированной ленты элемента задней длины" и техническим результатом, но и обосновывают ее существование. При этом общество "Кондор-Эко" отмечает, что эти фрагменты описания изобретения по спорному патенту приведены им и в поданном в суд заявлении, и в письменных пояснениях.

По мнению заявителя кассационной жалобы, суд первой инстанции неправомерно отклонил доказательства, представленные обществом "Кондор-Эко" в подтверждение достижения признаком "отрезание элемента заданной длины от ленты заготовки осуществляют после завершения профилирования от профилированной ленты элемента задней длины" технического результата, а именно: Инструкцию по монтажу электрофильтров типа УГ, утвержденную протоколом Министерства энергетики и электрификации СССР от 01.08.1977 N 23 (далее - Инструкция по монтажу электрофильтров) и сведения сайта общества "Атмосфера", зафиксированные в нотариальном протоколе осмотра (далее - протокол осмотра сайта).

Примененный судом первой инстанции в отношении указанных доказательств подход общество "Кондор-Эко" считает не соответствующим требованиям подпункта 1.1 пункта 10.7.4.3 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 327 (далее - Регламент ИЗ).

Между тем общество "Кондор-Эко" полагает, что Инструкция по монтажу электрофильтров и протокол осмотра сайта объективно подтверждают обеспечение изобретением по спорному патенту указанного в описании технического результата, который в принципе не может быть обеспечен прототипом.

В кассационной жалобе общество "Кондор-Эко" также обращает внимание на то, что ошибочный вывод суда об отсутствии причинно - следственной связи между признаком "отрезание элемента заданной длины от ленты заготовки осуществляют после завершения профилирования от профилированной ленты элемента задней длины" и техническим результатом повлек за собой применение нормы подпункта 7 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ, не подлежащей применению. В то же время общество "Кондор-Эко" отмечает, что суду следовало применить положения подпункта 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ.

С учетом указанных обстоятельств заявитель кассационной жалобы считает ошибочным вывод суда первой инстанции о несоответствии вышеупомянутого признака условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Помимо прочего, в кассационной жалобе общество "Кондор-Эко" ссылается на ошибочность вывода суда первой инстанции о несоответствии спорного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" в отношении количественных признаков, полагая, что судом не применен подлежащий применению методологический подход к оценке патентоспособности изобретений, характеризуемых количественными признаками.

Общество "Атмосфера" направило в президиум Суда по интеллектуальным правам отзыв на кассационную жалобу, в котором просит отказать в ее удовлетворении, ссылаясь на законность и обоснованность обжалуемого судебного акта.

Роспатент представил письменные пояснения на кассационную жалобу, указав, что выводы суда в оспариваемом судебном акте являются законными и обоснованными, сделаны с учетом всех фактических обстоятельств дела.

В судебное заседание 23.12.2019 явились представители общества "Кондор-Эко", общества "Атмосфера" и Роспатента.

Представители общества "Кондор-Эко" выступили по доводам, изложенным в кассационной жалобе, просили ее удовлетворить.

Представители общества "Атмосфера" и Роспатента возражали против удовлетворения кассационной жалобы, просили оставить принятый судебный акт без изменения.

Определением от 23.12.2019 рассмотрение кассационной жалобы было отложено до 31.01.2020.

После отложения судебного разбирательства рассмотрение кассационной жалобы продолжено в том же составе суда.

Общество "Кондор-Эко" направило в президиум Суда по интеллектуальным правам письменные пояснения, касающиеся доводов, озвученных в судебном заседании 23.12.2019 представителями участвующих в деле лиц.

Общество "Атмосфера" также направило в президиум Суда по интеллектуальным правам письменные объяснения, в которых приведены возражения в отношении письменных объяснений общества "Кондор-Эко" и доводы в отношении примененных Роспатентом норм права.

В судебное заседание 31.01.2020 явились представители общества "Кондор-Эко", общества "Атмосфера" и Роспатента.

В судебном заседании представители общества "Кондор-Эко" выступили по доводам, изложенным в кассационной жалобе и в письменных пояснениях, просили отменить решение суда первой инстанции.

Представители общества "Атмосфера" и Роспатента возражали против удовлетворения кассационной жалобы, полагая решение суда законным и обоснованным.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, спорный патент на изобретение "Способ изготовления осадительных электродов для электрофильтра" (классификационные рубрики Международной патентной классификации - B21D 47/04 (2006.01) и B21D 39/02 (2006.01)) выдан по заявке N 2009126311/02 от 08.07.2009, опубликованной 20.01.2011, на имя общества "Кондор-Эко".

Спорный патент был выдан со следующей формулой изобретения:

"Способ изготовления осадительных электродов для электрофильтра, включающий изготовление путем профилирования в профилирующих валках профилегибочного стана элементов осадительного электрода, профиль краев которых выполнен с отклоненным от оси элемента загибом, имеющим начало и конец, и сборку упомянутых элементов в осадительный электрод, отличающийся тем, что изготовление элементов осадительного электрода осуществляют путем профилирования ленты и отрезания после завершения профилирования от профилированной ленты элемента заданной длины, при этом отношение отклонения от оси элемента осадительного электрода начала загиба профиля его края к отклонению от упомянутой оси конца загиба профиля края составляет от 0,5 до 1,45.".

К описанию изобретения приведены следующие графические материалы:

Общество "Атмосфера" 16.10.2018 обратилось в Роспатент с возражением против выдачи спорного патента, мотивированным несоответствием изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень".

В обоснование доводов возражения к нему приложены копии следующих источников информации:

авторское свидетельство СССР N 1136865, опубликованное 30.01.1985 (далее - авторское свидетельство);

патент США N 4102038, опубликованный 25.07.1978;

Инструкция по монтажу электрофильтров;

Смирнов Л.П., Филатов Ф.П., Монтаж электрофильтров на тепловых электростанциях. М.: Энергия, 1974. С. 19, 20;

патент Российской Федерации на изобретение N 2272688, опубликованный 27.03.2004;

Алиев Г.М.А., Гоник А.Е., Электрооборудование и режимы питания электрофильтров. М.: Энергия, 1971. С. 38-41;

Дымовые электрофильтры / Под общ. ред. В.И. Левитова. М.: Энергия, 1980. С. 134, 135, 222-225;

Фильтры индустриальные газоочистные. ОАО "ФИНГО": 1950 - 2000 гг. В надзаг.: ОАО "ФИНГО". Ростов Великий: Русь, 2000. С. 16, 17, 22, 23, 30, 31;

Политехнический словарь / Гл. ред. И.И. Артоболевский. М.: Советская энциклопедия, 1977. С. 204.

Решением Роспатента от 03.04.2019 возражение общества "Атмосфера" удовлетворено, спорный патент признан недействительным полностью.

Принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент исходил из того, что изобретение по спорному патенту не соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Полагая решение Роспатента от 03.04.2019 незаконным, общество "Кондор-Эко" обратилось в суд с заявлением по настоящему делу.

Дело рассматривалось судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и соответствие оспариваемого акта требованиям законодательства.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе материалы административного дела, установив, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления общества "Кондор-Эко".

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента на вынесение оспариваемого решения и о применимом законодательстве.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 ГК РФ в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно абзацу второму подпункта 1 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме:

определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 10.7.4.2 Регламента ИЗ (далее - шаг 1);

выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); при наличии признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание как не относящиеся к заявленному изобретению (далее - шаг 2);

выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения (далее - шаг 3);

анализ уровня техники с целью подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат (далее - шаг 4).

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат (подпункт 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ).

Согласно подпункту 3 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, если подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат;

на замене какой-либо части известного средства другой известной частью, если подтверждена известность влияния заменяющей части на достигаемый технический результат;

на исключении какой-либо части средства (элемента, действия) с одновременным исключением обусловленной ее наличием функции и достижением при этом обычного для такого исключения результата (упрощение конструкции, уменьшение массы, габаритов, материалоемкости, повышение надежности, сокращение продолжительности процесса и пр.);

на увеличении количества однотипных элементов, действий для усиления технического результата, обусловленного наличием в средстве именно таких элементов, действий;

на выполнении известного средства или его части из известного материала для достижения технического результата, обусловленного известными свойствами этого материала;

на создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними;

на выборе оптимальных или рабочих значений параметров, если подтверждена известность влияния этих параметров на технический результат, а выбор может быть осуществлен обычным методом проб и ошибок или применением обычных технологических методов или методов конструирования.

Не могут быть признаны соответствующими изобретательскому уровню также изобретения, основанные на изменении количественного признака (признаков), на представлении таких признаков во взаимосвязи либо изменении ее вида, если известен факт влияния каждого из них на технический результат и новые значения этих признаков или их взаимосвязь могли быть получены исходя из известных зависимостей, закономерностей (абзац девятый подпункта 3 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ).

В рамках проверки правильности выводов Роспатента о несоответствии изобретения по спорному патенту условию охраноспособности "изобретательский уровень" суд первой инстанции руководствовался схемой, определенной в подпункте 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ и состоящей из шагов 1-4.

В рамках шага 1 суд первой инстанции согласился с выводом Роспатента о том, что наиболее близким аналогом изобретения по спорному патенту следует считать решение по авторскому свидетельству.

В рамках шагов 2 и 3 Роспатентом и судом первой инстанции было установлено, что формула изобретения по спорному патенту отличается от решения по авторскому свидетельству двумя признаками - "отрезание элемента заданной длины от ленты заготовки осуществляют после завершения профилирования от профилированной ленты" и "отношение отклонения от оси элемента осадительного электрода начала загиба профиля его края к отклонению от упомянутой оси конца загиба профиля края составляет от 0,5 до 1,45" (далее - отличительные признаки). При этом первый признак известен из противопоставленного источника 5, а второй - из противопоставленного источника 6.

В рамках шага 4 подлежала установлению известность влияния вышеуказанных признаков, выявленных в противопоставленных источниках 5 и 6, на указанный заявителем технический результат.

Кроме того, подлежала оценке возможность применения нормы подпункта 7 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ, исходя из которой в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

Суд первой инстанции отметил, что вывод Роспатента о наиболее близком аналоге (шаг 1) оспаривается обществом "Кондор-Эко", и рассмотрев соответствующий довод, проверил совпадение назначения технических решений.

В этой части президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с доводом кассационной жалобы о том, что общество "Кондор-Эко" не оспаривало тот факт, что техническое решение по авторскому свидетельству является наиболее близким аналогом изобретения по спорному патенту. Более того, техническое решение по авторскому свидетельству самим обществом "Кондор-Эко" определено в качестве прототипа в описании спорного изобретения (т. 2, л. д. 7-10).

Соответствующие выводы суда первой инстанции не соотносятся с теми доводами общества "Кондор-Эко", которые в действительности были заявлены при обращении в суд, что с очевидностью следует из поданного в суд заявления (в частности, т. 1, л. д. 5-6).

Общество "Кондор-Эко" указывало не на различие назначения технических решений (что учитывается при определении ближайшего аналога в силу пункта 10.7.4.2 Регламента ИЗ), а на неверное определение Роспатентом технического результата изобретения по спорному патенту.

Общество "Кондор-Эко" заявляло о том, что технический результат изобретения по спорному патенту определен в сравнении с прототипом - техническим решением по авторскому свидетельству.

С учетом этого технический результат изобретения по спорному патенту и технический результат технического решения по авторскому свидетельству хоть и заключаются оба в повышении эффективности, но по сравнению с разными начальными значениями.

При этом согласно абзацам второму - четвертому пункта 10.7.4.2 Регламента ИЗ в разделе "Уровень техники" приводятся сведения об известных заявителю аналогах изобретения с выделением из них аналога, наиболее близкого к изобретению (прототипа). В качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения. При описании каждого из аналогов непосредственно в тексте приводятся библиографические данные источника информации, в котором он раскрыт, признаки аналога с указанием тех из них, которые совпадают с существенными признаками заявляемого изобретения, а также указываются известные заявителю причины, препятствующие получению технического результата, который обеспечивается изобретением.

В силу подпункта 1.1 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

Общество "Кондор-Эко" указывало, что исходя из вышеприведенных норм права технический результат изобретения по спорному патенту, заключающийся в повышении эффективности работы электрофильтра за счет высокой точности изготовления элементов осадительного электрода, сформулирован не сам по себе, а в сравнении с техническим результатом прототипа.

Соответствующие доводы общества "Кондор-Эко", заявленные в суде первой инстанции, в оспариваемом решении суда не рассмотрены.

Вместе с тем правильное определение технического результата изобретения по спорному патенту имеет значение для оценки изобретательского уровня - для шага 4, в рамках которого проводится анализ уровня техники с целью подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат, исследуется возможность применения подпункта 7 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ.

Остальные доводы кассационной жалобы также касаются шага 4 и правильности его выполнения судом первой инстанции либо правового анализа судом первой инстанции того, как его выполнил Роспатент.

Суд первой инстанции в рамках шага 4 должен был проверить не только правильность определения Роспатентом технического результата изобретения по спорному патенту, но и с учетом подпункта 7 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ выводы Роспатента о том, определен ли в спорном патенте технический результат в отношении отличительных признаков, выявленных на шагах 2 и 3, а если определен - достигается ли он.

Решение суда первой инстанции содержит рассуждения по вопросу о раскрытии в спорном патенте влияния отличительных признаков на технический результат.

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что соответствующие выводы суда первой инстанции нельзя признать обоснованными исходя из того, что они сделаны без предварительного исследования доводов о том, каков же в действительности технический результат изобретения по спорному патенту.

Кроме того, решение суда первой инстанции содержит и рассуждения по вопросу о том, что технический результат за счет отличительного признака "отрезание элемента заданной длины от ленты заготовки осуществляют после завершения профилирования от профилированной ленты" не достигается.

В этой части президиум Суда по интеллектуальным правам в дополнение к тому, что эти рассуждения являются преждевременными до надлежащего установления технического результата, отмечает дополнительные обстоятельства.

Во-первых, выводы суда первой инстанции о недостижении за счет отличительного признака "отрезание элемента заданной длины от ленты заготовки осуществляют после завершения профилирования от профилированной ленты" технического результата мотивированы тем, что изобретение по спорному патенту и техническое решение по авторскому свидетельству имеют одно и то же назначение.

Из решения суда первой инстанции не следует, какое отношение совпадение назначения изобретения по спорному патенту и технического решения по авторскому свидетельству имеет к решению вопроса о том, достигается или нет технический результат за счет отличительного признака "отрезание элемента заданной длины от ленты заготовки осуществляют после завершения профилирования от профилированной ленты".

Предположительно суд первой инстанции имел в виду совпадение не назначения, а именно технического результата изобретения по спорному патенту и технического результата технического решения по авторскому свидетельству и исходил из того, что раз технический результат достигается уже техническим решением по авторскому свидетельству, то наличие отличительного признака ничего не добавляет к возможности достижения того же технического результата.

Вместе с тем в этой части президиум Суда по интеллектуальным правам вновь обращает внимание на то, что должны быть проверены доводы общества "Кондор-Эко" - на достижение какого именно технического результата направлено изобретение по спорному патенту.

Во-вторых, суд первой инстанции необоснованно отклонил доводы о возможности подтверждения достижимости технического результата за счет отличительного признака "отрезание элемента заданной длины от ленты заготовки осуществляют после завершения профилирования от профилированной ленты" Инструкцией по монтажу электрофильтров и протоколом осмотра сайта.

Суд первой инстанции правильно исходил из того, что именно в описании изобретения должно содержаться раскрытие влияния признаков изобретения на достигаемый техническим решением технический результат.

Суд первой инстанции также обоснованно утверждал, что дополнительными доказательствами не могут восполняться недостатки описания изобретения по патенту, но может проверяться влияние признаков на заявленный технический результат, которое указано в описании решения по патенту.

Аналогичная правовая позиция отражена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам делу от 10.02.2017 N СИП-481/2016.

Вместе с тем мотивы, по которым суд первой инстанции отклонил в данном деле возможность подтверждения влияния отличительного признака "отрезание элемента заданной длины от ленты заготовки осуществляют после завершения профилирования от профилированной ленты" Инструкцией по монтажу электрофильтров и протоколом осмотра сайта, из текста решения не ясны.

Суд первой инстанции лишь отметил, что "в материалах дела отсутствуют доказательства того, что в Инструкции по монтажу электрофильтров описано именно решение по спорному патенту, равно как и того, что сведения сайта третьего лица касаются элементов осадительных электродов, изготовленных именно по техническому решению спорного патента".

Вместе с тем подлежало установлению не то, описано ли в Инструкции по монтажу электрофильтров или на сайте общества "Атмосфера" именно техническое решение по спорному патенту, а то 1) каким образом раскрыто влияние отличительного признака "отрезание элемента заданной длины от ленты заготовки осуществляют после завершения профилирования от профилированной ленты" на заявленный технический результат в описании изобретения по спорному патенту, и 2) следует ли из Инструкции по монтажу электрофильтров или сайта общества "Атмосфера", что именно конкретный признак может оказывать конкретное влияние.

В отношении отличительного признака "отношение отклонения от оси элемента осадительного электрода начала загиба профиля его края к отклонению от оси конца загиба профиля края составляет от 0,5 до 1,45" суд первой инстанции применил абзац девятый подпункта 3 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ, согласно которому не могут быть признаны соответствующими изобретательскому уровню также изобретения, основанные на изменении количественного признака (признаков), на представлении таких признаков во взаимосвязи либо изменении ее вида, если известен факт влияния каждого из них на технический результат и новые значения этих признаков или их взаимосвязь могли быть получены исходя из известных зависимостей, закономерностей.

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что выполнение в данном случае условия применения абзаца девятого подпункта 3 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ о том, что новые значения признаков или их взаимосвязь могли быть получены исходя из известных зависимостей, закономерностей, в решении суда первой инстанции не проверено.

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что суд первой инстанции не установил по делу все значимые для дела обстоятельства, не рассмотрел все заявленные лицами, участвующим в деле, доводы.

Таким образом, решение суда первой инстанции не отвечает требованиям законности, обоснованности и мотивированности, предусмотренным частью 4 статьи 15 и частью 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В силу части 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что отсутствие в судебном акте исследования и оценки доводов лиц, участвующих в деле, означает несоответствие выводов суда первой инстанции имеющимся в деле доказательствам и свидетельствует о существенном нарушении норм процессуального права.

Учитывая изложенное, президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, в отзыве на нее, выслушав представителей лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное заседание, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу о том, что обжалуемый судебный акт нельзя признать законным и обоснованным, в связи с чем он подлежит отмене.

Поскольку для принятия обоснованного и законного решения по настоящему спору требуются исследование и оценка доказательств и доводов сторон, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть изложенное, установить обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного рассмотрения искового заявления, дать оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, и представленным в обоснование этих доводов доказательствам, привести мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, принял или отклонил доводы лиц, участвующих в деле, со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты и на основе этого, исходя из подлежащих применению норм материального права, доводов и возражений лиц, участвующих в деле, принять законное и обоснованное решение.

В соответствии с частью 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 34 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах", в связи с тем, что при подаче таких заявлений неимущественного характера, как заявления о признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными, размер государственной пошлины составляет 200 рублей для физических лиц и 2 000 рублей для юридических лиц (подпункт 3 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, далее - НК РФ), при обжаловании судебных актов по этим делам государственная пошлина уплачивается в размере 50 процентов от указанных размеров и составляет 100 рублей для физических лиц и 1 000 рублей для юридических лиц.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона от 21.07.2014 N 221-ФЗ "О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (вступил в силу после принятия вышеуказанного постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации - с 01.01.2015) в абзац третий подпункта 3 пункта 1 статьи 333.21 НК РФ внесены изменения, согласно которым при подаче заявлений о признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными, размер государственной пошлины для юридических лиц составляет 3 000 рублей.

Поскольку кассационная жалоба подана после вступления в силу указанных изменений в главу 25.3 части второй НК РФ, государственная пошлина, подлежащая уплате за ее рассмотрение, для юридического лица составляет 1 500 рублей.

Статьей 104 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что основания и порядок возврата государственной пошлины устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 333.40 НК РФ государственная пошлина, уплаченная в большем размере, чем это предусмотрено законом, подлежит возврату.

Поскольку фактически обществом "Кондор-Эко" государственная пошлина за подачу кассационной жалобы уплачена в размере 3 000 рублей, излишне уплаченная государственная пошлина в размере 1 500 рублей подлежит возврату из федерального бюджета на основании статьи 333.40 НК РФ.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 27.09.2019 по делу N СИП-369/2019 отменить.

Направить дело N СИП-369/2019 на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Возвратить акционерному обществу "Кондор-Эко" из федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей, излишне уплаченную по платежному поручению от 23.10.2019 N 3964 при подаче кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина