Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 февраля 2020 г. по делу N СИП-958/2019 Суд отказал в признании незаконным решения Роспатента по отказу в удовлетворении заявления о внесении изменений в реестр товарных знаков и знаков обслуживания, поскольку уполномоченный орган пришел к правильному выводу о том, что добавление дефиса приведет к изменению восприятия товарного знака в целом и потребуется проведение дополнительного поиска

Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 февраля 2020 г. по делу N СИП-958/2019
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 12 февраля 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 14 февраля 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.

судей Лапшиной И.В., Четвертаковой Е.С.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Жегаловой А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (проспект Октября, д. 25/1, кв. 59, г. Уфа, Башкортостан Республика, 450059, ОГРН 1110280024832) о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская набережная, 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 24.10.2019 по отказу в удовлетворении заявления от 03.06.2019 о внесении изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания и в свидетельство Российской Федерации N 306166 на товарный знак.

В судебном заседании приняла участие представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Ковалева О.А. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-369/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 24.10.2019 по отказу в удовлетворении заявления от 03.06.2019 о внесении изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания и в свидетельство Российской Федерации N 306166 на товарный знак.

Заявитель считает довод Роспатента о разделении словесного элемента "СИТИПАРК" в результате добавления дефиса на два самостоятельных словесных элемента "СИТИ" и "ПАРК" необоснованным. Общество указывает, что дефис употребляется как соединительная черта между частями слова, ставится внутри слова, является знаком соединяющим, а не разделяющим части слов или слов в одно целое.

При этом общество ссылается на то, что его товарный знак "СИТИПАРК" представляет собой слово, образованное путем простого соединения слова "СИТИ" (транслитерация английского слова "city") и слова "ПАРК". Причем, объединение указанных словесных элементов не приводит к формированию слова, обладающего семантикой, отличной от семантики слова "СИТИ-ПАРК". Указывает, что в русском языке дефис используется для соединения слов, без знания правил невозможно только по семантике и (или) звучанию определить, пишется то или иное слово русского языка вместе или через дефис.

По мнению общества, обозначения "СИТИПАРК" и "СИТИ-ПАРК" абсолютно не отличаются ни по семантике, ни по звучанию, а некоторое визуальное изменение свидетельствует лишь о том, что обозначение в измененном виде не будет тождественно.

Общество считает, что решение Роспатента не соответствует пункту 1 статьи 1505 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), поскольку заявленное изменение не влияет на восприятие обозначения в целом и не меняет существо товарного знака. Указывает на то, что потребитель будет воспринимать товарный знак в измененном виде как тот же товарный знак до его изменения, который он видел ранее (не сравнивая эти товарные знаки непосредственно).

По мнению заявителя, вывод Роспатента о том, что заявленные изменения меняют существо товарного знака, сделан без учёта вышеуказанных обстоятельств.

Кроме того, общество ссылается на судебную практику, допускающую изменение по заявлению правообладателя отдельных элементов товарного знака.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором поддерживает доводы обжалуемого решения, считает требования заявителя необоснованными и не соответствующими действующему законодательству об охране товарных знаков.

Представитель Роспатента в судебном заседании поддержал обжалуемое решение, просил заявленные требования оставить без удовлетворения по доводам, изложенным в отзыве.

Судебное заседание проведено в отсутствии представителя заявителя, извещенного о времени и месте судебного заседания, в порядке части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и отзыве на него, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, заслушав правовую позицию представителя Роспатента, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, словесный товарный знак "СИТИПАРК" по заявке N 2005708408 от 13.04.2005 зарегистрирован а номером 306166 на имя общества с ограниченной ответственностью "Автозапимпорт" 04.05.2006 в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - спорный товарный знак).

В результате государственной регистрации 08.04.2015 договора об отчуждении исключительного права правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 306166 стало общество.

Общество 03.06.2019 обратилось в Роспатент с заявлением о внесении изменений в товарный знак, а именно о замене товарного знака "СИТИПАРК" на "СИТИ-ПАРК".

Рассмотрев заявление, Роспатент отказал во внесении испрашиваемого изменения, о чем обществу направлено уведомление N 2019017640 от 24.10.2019 с приложением заключения государственного эксперта.

Полагая, что решение Роспатента по отказу в удовлетворении заявления о внесении изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания (далее - Госреестр) и в свидетельство Российской Федерации N 306166 на товарный знак является незаконным, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что Роспатентом не оспаривается.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", а также в Административном регламенте предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по внесению изменений в государственные реестры товарных знаков и знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, а также в свидетельства на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, на общеизвестный товарный знак, об исключительном праве на наименование места происхождения товара, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 N 704 (далее - Административный регламент) рассмотрение заявления о внесении изменений в товарный знак находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках его полномочий, что не оспаривается заявителем.

В пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 10) разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

Согласно пункту 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и пункту 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), основанием для признания судом ненормативного акта государственного органа недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом прав и охраняемых законом интересов заявителя, а отсутствие данных условий в совокупности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий:

1) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя;

2) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие требованиям действующего законодательства судебной коллегией установлено следующее.

С учетом даты подачи заявления общества о внесении изменений в Госреестр и свидетельство на спорный товарный знак (03.06.2019) к спорным правоотношениям подлежат применению нормы ГК РФ и Административного регламента, в редакциях, действовавших на дату подачи заявления.

Как установлено Роспатентом, спорный товарный знак представляет собой словесный элемент "СИТИПАРК", выполненный заглавными буквами в кириллице. Представленные на рассмотрение изменения заключаются в добавлении графического элемента - дефиса, который, в свою очередь, разделяет словесный элемент "СИТИПАРК" на два самостоятельных словесных элемента.

Роспатент пришел к выводу о том, что такие изменения являются существенными, так как влияют на восприятие товарного знака в целом.

Проверив по доводам заявления выводы Роспатента о несоответствии заявленного обозначения пункту 1 статьи 1505 ГК РФ, Суд по интеллектуальным правам считает их верными исходя из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1505 ГК РФ федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит по заявлению правообладателя в Государственный реестр товарных знаков и выданное свидетельство на товарный знак изменения, относящиеся к сведениям о регистрации товарного знака, в том числе о правообладателе, его наименовании, имени, месте нахождения или месте жительства, об адресе т для переписки, изменения, связанные с сокращением перечня товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, изменения отдельных элементов товарного знака, не меняющие его существа, а также изменения для исправления очевидных и технических ошибок.

Как указано в подпункте 3 пункта 59 Административного регламента, административное действие по проверке обоснованности внесения изменений в Государственные реестры, Перечень и в свидетельства предусматривает проверку наличия документов, подтверждающих необходимость и правомерность внесения предусмотренных пунктом 18 Регламента изменений в Государственные реестры, Перечень и в свидетельства, в том числе установлено отсутствие признаков расширения перечня товаров, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, изменения товарного знака по существу, приводящего к изменению восприятия товарного знака в целом или его основных (занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие знака в целом) элементов.

Как разъяснено в подпункте 2 пункта 5 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации N 39), просьба заявителя о внесении изменений может касаться включения, исключения, уточнения какого-либо элемента обозначения.

При принятии решения по вопросу о том, может ли быть внесено испрашиваемое заявителем изменение, целесообразно оценить, потребует ли внесение изменений дополнительного поиска. Если в результате внесения изменений проведение дополнительного поиска необходимо, испрашиваемое изменение может быть признано изменяющим заявку по существу.

Таким образом, по просьбе заявителя, в том числе в ответ на запрос экспертизы, могут быть внесены следующие изменения в заявленное обозначение:

включение и/или исключение элементов, если эти элементы не являются доминирующими, не влияют на восприятие обозначения в целом и их включение (исключение) не приводит к необходимости проведения дополнительного поиска;

фонетическое или смысловое уточнение недоминирующего словесного элемента, графическое или смысловое уточнение недоминирующего изобразительного элемента, если такие изменения не влияют на восприятие обозначения в целом и не приводят к необходимости проведения поиска;

указание недоминирующего словесного элемента неохраняемым.

Судебная коллегия отмечает, что Рекомендации N 39 не являются нормативным правовым актом, их положения сами по себе не могут служить основанием для вынесения каких-либо актов как административными органами, так и судом.

Рекомендации N 39 представляют собой акт толкования законодательства - правовые подходы Роспатента к определению значения содержащихся в нормативных правовых актах положений.

Эти правовые подходы не являются обязательными для суда, но учитываются Роспатентом при рассмотрении споров в административном порядке.

Судебная коллегия отмечает, что при применении пункта 1 статьи 1505 ГК РФ и подпункта 3 пункта 59 Административного регламента во взаимосвязи с абзацем третьим подпункта 2 пункта 5 Рекомендаций N 39 следует принимать во внимание, что если в результате анализа испрашиваемых изменений товарного знака (знака обслуживания) установлено, что в последствие их внесения потребуется проведение дополнительного поиска, то это учитывается при определении того, меняют ли испрашиваемые изменения существо товарного знака, его восприятие.

Как следует из подпункта 4 пункта 64 Административного регламента, по результатам административной процедуры рассмотрения заявления, просьбы принимается решение об удовлетворении заявления, если представлены соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации документы, подтверждающие необходимость внесения соответствующих изменений в Государственные реестры, Перечень и в свидетельства, предусмотренные пунктом 18 Административного регламента.

Согласно пункту 65 Административного регламента решение об отказе в удовлетворении заявления принимается в случае, если не выполнены условия, предусмотренные пунктом 64 Административного регламента.

Поскольку по результатам рассмотрения заявления общества о внесении изменений в товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 306166 Роспатент признал такое изменение меняющим существенно данного обозначения, а также его восприятие в целом, получив 05.09.2019 от общества ответ на запрос от 30.07.2019, Роспатент отказал обществу во внесении изменений в спорный товарный знак уведомлением N 2019017640, установив несоответствие заявления требованиям, изложенным в подпункте 3 пункта 59 Административного регламента.

Доводы заявления общества по существу сводятся к тому, что при внесении в товарный знак заявленного изменения он остается сходным до степени смешения с первоначальным обозначением. В обоснование своих доводов общество ссылается на высокую степень такого сходства по фонетическому и графическому признакам, на отсутствие семантических отличий.

Между тем, судебная коллегия считает, что в настоящем случае включение дефиса в спорный товарный знак разделяет единственный словесный элемент знака на два словесных элемента и требует от Роспатента проведения дополнительного поиска. Так, вероятно расширение круга обозначений, которые могут быть противопоставлены спорному знаку за счет всех случаев употребления отдельно словесного элемента "СИТИ" или словесного элемента "ПАРК" с дефисом в других товарных знаках.

Кроме того, изменится и визуальное восприятие спорного товарного знака, поскольку в измененном обозначении дополнительно акцентировано внимание потребителя на двух отдельных словах "СИТИ" и "ПАРК", связка которых дефисом значительно отличается от одного слова "СИТИПАРК".

Согласно правилам русского языка, пишутся через дефис, в частности, сложные существительные, имеющие значение одного слова и состоящие из двух самостоятельно употребляющихся существительных, соединенных без помощи соединительных гласных, а также слова, первой составной частью которых являются иноязычные элементы, например: "экс-чемпион" (Правила русской орфографии и пунктуации: Утв. Акад. наук СССР, М-вом высш. образования СССР и М-вом просвещения РСФСР. - Москва: Учпедгиз, 1956. - 176 с.; Портал "Грамота.ру" при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/rules/133-def-19-19).

Судебная коллегия учитывает, что элемент "СИТИПАРК" представляет собой существительное, состоящее из двух основ "СИТИ" и "ПАРК". Элемент "СИТИ-ПАРК" также представляет собой существительное, но состоящее из двух отдельных слов "СИТИ" и "ПАРК", соединенных дефисом. При этом слова иностранного происхождения "сити" и "парк" имеют самостоятельное смысловое значение.

Судебная коллегия также принимает во внимание наличие у слова "парк" иных значений, кроме значения "озеленённая территория, предназначенная для отдыха". Об указанном свидетельствуют значения таких слов как "технопарк" ("территориальное объединение организаций науки, образования и производства") и "автопарк" ("совокупность автомобилей какого-либо предприятия, района и т.п."; "предприятие, ведающее эксплуатацией автомобилей").

Таким образом, значение слова "СИТИПАРК" может восприниматься как "городской комплекс", где основа "парк" имеет значение "комплекс с общей инфраструктурой". В то же время элемент "СИТИ-ПАРК" может восприниматься как "парк с чертами города", а присоединенная дефисом основа "парк" как отдельное слово со значением "озеленённая территория, предназначенная для отдыха".

Доводы общества об отсутствии между обозначениями "СИТИПАРК" и "СИТИ-ПАРК" звуковых и смысловых отличий не свидетельствуют о незаконности оспариваемого отказа Роспатента, поскольку не опровергают вышеуказанных обстоятельств.

Следовательно, с учетом разделения дефисом единственного словесного элемента знака на два элемента и многозначности основы "парк" дефис является значимым для существа элементов "СИТИПАРК" и "СИТИ-ПАРК".

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что заявленные изменения меняют существо товарного знака (его восприятие) в целом и его основного элемента по смыслу пункта 1 статьи 1505 ГК РФ.

Таки образом, судебная коллегия считает, что Роспатент пришел к правильному выводу о том, что добавление дефиса приведет к изменению восприятия товарного знака в целом и потребуется проведение дополнительного поиска, что не допускается пунктом 1 статьи 1505 ГК РФ.

Принимая во внимание, что испрашиваемое заявителем добавление дефиса приведет к изменению смыслового и визуального значения спорного обозначения, Суд по интеллектуальным правам соглашается с выводом Роспатента о том, что такое изменение свидетельствует о необходимости проведения дополнительного поиска, поскольку существует вероятность того, что после внесения заявленных изменений, указанный товарный знак станет сходным с товарными знаками иных лиц, зарегистрированными с более поздней датой приоритета, а также с товарными знаками, которые не были ему изначально противопоставлены экспертизой, что может привести к нарушению прав третьих лиц.

На основании изложенного суд приходит к выводу о том, что испрашиваемое обществом изменение противоречит требованиям пункта 1 статьи 1505 ГК РФ и подпункта 3 пункта 59 Административного регламента, поскольку предлагаемые заявителем изменения приведут к существенному изменению восприятия товарного знака в целом.

На основании изложенного оводы заявителя о том, что добавление дефиса в спорный знак не меняют существо товарного знака, отклоняются судом, так как носят голословный характер, не подтверждены надлежащими доказательствами по делу и не опровергают выводы Роспатента.

Ссылки заявителя на принятие решений Роспатентом по иным товарным знакам также не принимаются во внимание судебной коллегией, поскольку согласно правовой позиции высшей судебной инстанции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.11.2006 N 8215/06, ссылки на определенную практику регистрации аналогичных товарных знаков не могут быть приняты во внимание в связи с тем, что не являются предметом спора и обстоятельства их регистрации должны рассматриваться отдельно.

Принимая во внимание изложенное, суд, оценив в совокупности и взаимосвязи в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, приходит к выводу о законности действий Роспатента, совершенных уполномоченным органом в соответствии с требованиями действующего законодательства, в связи с чем требование общества удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины при подаче заявления в суд, в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

в удовлетворении требований общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Е.С. Четвертакова