Решение Суда по интеллектуальным правам от 20 февраля 2020 г. по делу N СИП-985/2019 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака вследствие его неиспользования

Решение Суда по интеллектуальным правам от 20 февраля 2020 г. по делу N СИП-985/2019

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 19 февраля 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 20 февраля 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.

судей Голофаева В.В., Лапшиной И.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Жегаловой А.А. рассмотрел в открытом судебном заседании, проводимом с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области,

исковое заявление индивидуального предпринимателя Баранова Алексея Сергеевича (Москва, ОГРНИП 310774620800800) к обществу с ограниченной ответственностью "Проектное-наладочное предприятие "БИОС" (ул. Малышева, 130, 209, г. Екатеринбург, 620078, ОГРН 1026604957213) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 251430.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская набережная, д. 30, к. 1., Москва, 125993, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Баранова Алексея Сергеевича - Гущина А.Н., по доверенности от 11.11.2019.

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Баранов Алексей Сергеевич (далее - Предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Проектное-наладочное предприятие "БИОС" (далее - общество) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 251430 в отношении части:

- товаров 3-го класса "антисептические средства, применяемые при бритье; бумажные шаблоны для нанесения косметики на глаза; вата для косметических целей; ватные тампоны на жестком держателе для косметических целей; зубные порошки, пасты; ионон; искусственные ногти; искусственные ресницы; клеи для прикрепления искусственных ресниц; карандаши косметические; кизельгур для полирования; красители для бороды и усов; краски для волос; ладан; препараты для удаления волос; лаки для ногтей; масла, используемые как очищающие средства; моющие средства, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; мускус; нейтрализующие средства для перманентной завивки; обезжиривающие средства, за исключением используемых в промышленных целях; составы для окуривания ароматическими веществами; орнамент декоративный для косметических целей; растворы для очистки; пемза; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; присыпка тальковая; пудра тальковая; сафрол";

- товаров 5-го класса "лекарственные средства для человека; лекарственные средства для стоматологических целей; лекарственные средства для животных; лекарственные препараты для медицинских целей; коробки с набором лекарственных средств портативные; абразивные материалы стоматологические; фармацевтические препараты; средства для ухода за полостью рта для медицинских целей; фармацевтические препараты для ухода за кожей; витаминные препараты; аптечки первой помощи; питательные среды для бактериальных культур; бактериологические препараты для медицинских или ветеринарных целей; бактериальные яды; бактерицидные средства; бальзамические препараты для медицинских целей; бандажи гигиенические; белковые пищевые продукты для медицинских целей; белковые препараты для медицинских целей; химические препараты для диагностики беременности; перевязочный материал; биологические препараты для ветеринарных целей; биологические препараты для медицинских целей; биоциды; панталоны, абсорбенты для больных, страдающих недержанием; пеленки для больных, страдающих недержанием; карандаши для лечения бородавок; браслеты для медицинских целей; бумага для горчичников; бумага с особой пропиткой от моли и других крылатых насекомых; вазелин для медицинских целей; вакцины; лечебные составы для ванн; соли для ванн из минеральных вод; ванны кислородные; морская вода для лечебных ванн; вата для медицинских целей; химические препараты для обработки пораженного винограда; воды минеральные для медицинских целей; препараты для освежения воздуха; препараты для очистки воздуха; волокна съедобных растений; воск формовочный для стоматологических целей; вяжущие средства; газы для медицинских целей; гематоген; гемоглобин; гемостатические карандаши; гигиенические панталоны женские; гигиенические трусы женские; гигиенические повязки женские; гигиенические повязки, бинты, бандажи; гигиенические пояса женские; гигиенические прокладки женские; гигиенические салфетки, подушечки; гидрастин; гидрастинин; глазные примочки; глицерофосфаты; гормоны для медицинских целей; горчичники; гуммигут для медицинских целей; дезинфицирующие средства для гигиенических целей; дезодоранты, за исключением предназначенных для личного пользования; декокты для фармацевтических целей; кора кедрового дерева как средство для отпугивания насекомых; кора деревьев для фармацевтических целей; детергенты для медицинских целей; мука для детского питания; продукты детского питания; диабетический хлеб; диагностические препараты для медицинских целей; диастаза для медицинских целей; дигиталин; диетические вещества для медицинских целей; диетические напитки для медицинских целей; диетические пищевые продукты для медицинских целей; добавки пищевые для медицинских целей; добавки пищевые минеральные; древесный уголь для фармацевтических целей; дрожжи для фармацевтических целей; едкие вещества для фармацевтических целей; жевательная резинка для медицинских целей; желатин для медицинских целей; моющие средства для животных; противопаразитарные хомуты, ошейники для животных; цементирующие вещества для копыт животных; рыбий жир; жиры для ветеринарных целей; жиры для медицинских целей; жиры, используемые при доении; масла для защиты от слепней, оводов; побочные продукты обработки хлебных злаков, используемые для медицинских целей; зубные амальгамы; клеи для зубных протезов; фарфор для зубных протезов; материалы для зубных слепков; лаки для зубов; мастики для зубов; материалы для пломбирования зубов; препараты для облегчения прорезывания зубов; цементирующие вещества для зубов; изотопы для медицинских целей; ирландский мох для медицинских целей; семенная жидкость для искусственного оплодотворения; йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей; йодоформ; каломель; капсулы для лекарств; карандаши от головной боли; кашу для фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских целей; клейкие ленты для медицинских целей; кокаин; кольца противоревматические; кольца противомозольные для ног; компрессы; кондураговая кора для медицинских целей; препараты для чистки контактных линз; контрастные радиологические вещества для медицинских целей; корни лекарственные; корпия для медицинских целей; препараты для лечения костных мозолей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; кровоостанавливающие средства; кровоочистительные средства; плазма крови; кровь для медицинских целей; кротоновая кора; кураре; курительные травы для лечебных целей; лакричник для фармацевтических целей; лактоза; растворители для удаления лейкопластырей; линименты; лосьоны для фармацевтических целей; мази для фармацевтических целей; масла лекарственные; препараты, культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; препараты с микроэлементами для человека или животных; микстуры; молоко белковое; молоко миндальное для фармацевтических целей; напитки из солодового молока для медицинских целей; молочные ферменты для фармацевтических целей; моющие средства для медицинских целей; порошок из шпанских мушек; напитки лекарственные; наркотики; настои лекарственные; настойки для медицинских целей; препараты медицинские для окуривания; опий; препараты опия; оподельдок; отвары для фармацевтических целей; фармацевтические препараты для удаления перхоти; пилюли для фармацевтических целей; пиявки медицинские; полоскания для рта; помады медицинские; припарки; проводники химические для электрокардиографических электродов, противозачаточные средства химические; противоспоровые препараты; радиоактивные вещества для медицинских целей; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; репелленты; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; сарсапарель для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сборы лекарственные; свечи медицинские; сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; сиккативы для медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; скипидар для фармацевтических целей; смазки для медицинских целей; снотворные; соли для медицинских целей; спирт медицинский; стоматологические абразивные материалы; суппозитории; сыворотки; экстракты табака; таблетки для фармацевтических целей; травы лекарственные; транквилизаторы; уголь древесный, растительный или животный для фармацевтических целей; фенолы для фармацевтических целей; ферментативные препараты для медицинских целей; добавки в фураж для медицинских целей; химико-фармацевтические препараты; химические препараты для фармацевтических целей; хинин для медицинских целей; хинолин для медицинских целей; водный раствор хлораля для фармацевтических целей; хлороформ; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических целей; эвкалипт для фармацевтических целей; химические проводники для электрокардиографических электродов; эликсиры; ююба; яды; ялапа";

- товаров 21-го класса "баллоны стеклянные [сосуды]; бумажные блюда, тарелки; бутыли; вертела металлические; глиняная посуда; емкости кухонные, за исключением изготовленных из благородных металлов; запоры для крышек кастрюль; измельчители [мельницы, дробилки, смесители] бытовые неэлектрические; изотермические мешки; керамические изделия бытовые; кофейники неэлектрические, за исключением изготовленных из благородных металлов; кружки, за исключением изготовленных из благородных металлов; кухонная посуда [наборы]; ледники портативные неэлектрические; мельницы бытовые ручные; мешочки шприцевальные кондитерские; палочки для еды; пароварки неэлектрические; рашперы; соковыжималки бытовые неэлектрические; сосуды для приготовления льда и напитков со льдом металлические; сосуды термоизолированные; приборы для специй; стеклянные пробки; хрустальная посуда";

- услуг 35-го класса "аукционная продажа; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; агентства по импорту-экспорту; сбыт товара через посредников; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей" классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), для которых знак зарегистрирован.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Роспатент представил отзыв на исковое заявление, в котором указал, что в силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) данный вопрос относится к компетенции Суда по интеллектуальным правам и просил рассмотреть исковое заявление в отсутствие его представителя.

Общество, извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечило, отзыва на исковое заявление не представило.

Судебная коллегия располагает сведениями об отсутствии общества "ПНП "БИОС по указанному в ЕГРЮЛ адресу, о чем свидетельствует ответ УФСП Свердловской области от 29.01.2019 полученный на судебный запрос по делу N СИП-873/2018.

Дело рассматривается в судебном заседании в отсутствие представителей Общества и Роспатента на основании частей 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

До судебного заседания в суд через систему "Мой арбитр" 06.02.2020 от Предпринимателя поступило заявление об уточнении исковых требований, в котором Предприниматель отказывается от заваленных требований в части товаров 5-го класса МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства на спорный знак, "лекарственные средства для животных; бактериологические препараты ветеринарных целей; бандажи гигиенические; перевязочный материал; биологические препараты для ветеринарных целей; панталоны, абсорбенты для больных, страдающих недержанием; пеленки для больных, страдающих недержанием; бумага с особой пропиткой от моли и других крылатых насекомых; вата для медицинских целей; химические препараты для обработки пораженного винограда; препараты для освежения воздуха; препараты для очистки воздуха; гигиенические панталоны женские; гигиенические трусы женские; гигиенические повязки женские; гигиенические повязки, бинты, бандажи; гигиенические пояса женские; гигиенические прокладки женские; гигиенические салфетки, подушечки; дезодоранты, за исключением предназначенных для личного пользования; кора кедрового дерева как средство для отпугивания насекомых; моющие средства для животных; противопаразитарные хомуты, ошейники для животных; цементирующие вещества для копыт животных; жиры для ветеринарных целей; жиры, используемые при доении; масла для защиты от слепней, оводов; кольца противоревматические; кольца противомозольные для ног; препараты, культуры микроорганизмов ветеринарных целей; препараты с микроэлементами для животных; реактивы химические для ветеринарных целей; резина для медицинских целей; репелленты". В остальной части заявленные требования поддерживает, а также просит досрочно прекратить правовую охрану спорного товарного знака в отношении услуг 42-го класса МКТУ "снабжение продовольственными товарами", которые указаны в претензии истца.

В судебном заседании представитель Предпринимателя поддержал ходатайство об уточнении заявленных требований.

Рассмотрев указанное ходатайство в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд принял уточнение заявленных требований.

В обоснование иска Предприниматель указывает на то, что он является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 251430, в отношении товаров 3-го, 5-го, 21-го и услуг 35-го и 42-го классов МКТУ, поскольку реализует спортивную магнезию и биологически активные добавки к пище, маркированные словесным обозначением "BE FIRST" через интернет-магазин (www.befirst.info).

Предприниматель также указывает, что подал в Роспатент заявку N 2019731195 от 28.06.2019 на регистрацию обозначения "" (далее - обозначение Предпринимателя) в отношении товаров 3-го, 5-го, 18-го, 21-го, 25-го, 27-го, 28-го, 32-го классов МКТУ, а также для услуг 35-го класса МКТУ.

При рассмотрении спора судом установлены следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела и подтверждается представленными сведениями из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, Общество является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 251430, зарегистрированного на имя Общества в отношении товаров 1-го - 34-го и услуг 35-го, 37-го, 42-го классов МКТУ (далее - спорный товарный знак). Правовая охрана указанного товарного знака в отношении всех товаров 32-го и 33-го классов МКТУ досрочно прекращена решением Суда по интеллектуальным правам от 11.04.2019 года по делу N СИП-874/2018.

Предприниматель, ссылаясь на свою заинтересованность в использовании обозначения, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком, в отношении однородных товаров и услуг, и полагая, что знак не используется Обществом в отношении этих товаров и услуг в течение трех лет, непосредственно предшествующих дате направления истцом ответчику предложения в порядке пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица).

Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации. Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

Исследовав доказательства и доводы истца о его заинтересованности, предусмотренной статьей 1486 ГК РФ суд приходит к следующим выводам.

Согласно сведениям ЕГРИП основным видом деятельности истца является торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами, дополнительными видами деятельности - торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями, торговля оптовая прочими машинами оборудованием и принадлежностями, торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах, торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков, разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги, деятельность рекламная.

В подтверждение заинтересованности в использовании сходного до степени смешения обозначения для индивидуализации товаров и услуг, однородных спорным, Предприниматель представил распечатки сведений сайта www.befirst.info в сети Интернет содержащих предложение к продаже биологически активных добавок к пище, контейнеров, бутылок, адреса магазинов в городах России.

Кроме того истец представил копии свидетельств о государственной регистрации специализированных пищевых продуктов, свидетельств о государственной регистрации биологически активных добавок, декларации о соответствии, в отношении изделий из пластмасс для взрослых: пластиковых бутылок для питья, пластиковых шейкеров от 21.07.2017. Согласно указанным свидетельствам, изготовитель продукции - ООО "В-МИН", получатель - Предприниматель.

Предприниматель представил также копии договора N 2411/15 от 24.11.2015, договора подряда N 2ИП от 01.03.2018, договора поставки 058 от 20.08.2019, а также документации по указанным договорам: счетов на оплату, товарных накладных, актов, счетов-фактур.

Представленные доказательства свидетельствуют о ведении истцом деятельности по производству и реализации биологически активных добавок к пище, специализированных пищевых продуктов, спортивной магнезии, посуды из пластмасс.

Указанные сведения в совокупности с подачей заявки N 2019731195 подтверждают действительное намерение истца использовать обозначение в отношении вышеназванных и однородных им товаров.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 162 постановления Пленума N 10, согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Согласно пункту 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482) словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Указанные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии;

3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

Указанные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Судебная коллегия, самостоятельно оценив степень сходства обозначений "" и "", принимает во внимание близость к тождеству этих обозначений по фонетическому признаку при семантическом тождестве их словесных элементов. Кроме того, суд учитывает полное вхождение всех словесных элементов обозначения истца в спорный товарный знак. При указанных обстоятельствах различия в изобразительном оформлении не исключают высокой степени сходства указанных обозначений в целом.

Судебная коллегия рассмотрела вопрос об однородности товаров и услуг, для которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны спорного товарного знака и товаров и услуг, в отношении которых истцом совершены подготовительные действия для использования обозначения.

Как следует из абзаца четвертого пункта 162 постановления Пленума N 10 и пункта 45 Правил N 482, при установлении однородности товаров (услуг) определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Вышеперечисленные правила в полной мере относятся и к определению однородности услуг.

В соответствии с пунктом 3.4 Методических рекомендаций N 198 при установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, таким признаком, как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.). Услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть отнесены к однородным. Вместе с тем при определении однородности услуг может быть учтена их принадлежность к одному и тому же роду, виду.

Спорные товары 3-го класса МКТУ и спортивная магнезия, которую реализует истец, относятся к косметическим и туалетным нелечебным средствам; препаратам для чистки и обработки поверхностей.

Кроме того, истцом совершены подготовительные действия для введения в гражданский оборот товаров 3-го класса МКТУ "тальк немедицинский для тела после принятия ванны; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; тальк туалетный" в отношении которых подана заявка истца. Указанные товары как и спорные товары 3-го класса МКТУ относятся к туалетным нелечебным средствам; препаратам для чистки и обработки поверхностей".

Товары 5-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны спорного знака, и биологически активные добавки к пище, специализированные пищевые продукты и таблетницы, которые производит и реализует истец, по родовому признаку относятся к лекарственным препаратам; к изделиям для медицинских целей; диетическому питанию и веществам для медицинских целей; к пищевым добавкам.

Кроме того, истцом совершены подготовительные действия для введения в гражданский оборот товаров 5-го класса МКТУ "волокна пищевые; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые ферментные; препараты витаминные; препараты с микроэлементами для человека или животных". Указанные товары, как и спорные товары 5-го класса МКТУ относятся к диетическому питанию и веществам для медицинских целей; к пищевым добавкам.

Товары 21-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны спорного знака, и реализуемые истцом контейнеры, пластиковые бутылки, шейкеры относятся к кухонным принадлежностям, утвари и посуде.

Кроме того, истцом совершены подготовительные действия для введения в гражданский оборот товаров 21-го класса МКТУ "бутыли; бутыли оплетенные; емкости бытовые или кухонные; емкости термоизоляционные; емкости термоизоляционные для напитков; емкости термоизоляционные для пищевых продуктов; коробки для завтрака; термосы; утварь бытовая; утварь кухонная; фляги карманные; фляги спортивные; шейкеры коктейльные; емкости для смешивания [шейкеры]; бутылки для воды". Указанные товары, как и спорные товары 21-го класса МКТУ относятся к кухонным принадлежностям, утвари и посуде.

Кроме того однородность товаров и услуг в отношении которых истцом подана заявка N 2019731195 и спорных услуг установлена Роспатентом, что указано в уведомлении от 31.07.2019. Выводы компетентного органа сторонами не оспариваются.

При таких обстоятельствах, судебная коллегия не может признать спорные товары неоднородными.

При этом разное назначение (область применения) некоторых из спорных товаров и товаров истца не опровергает вероятности отнесения потребителями товаров к одному источнику происхождения и смешения спорных обозначений ввиду близкой к тождеству степени их фонетического сходства и смысловом тождестве (высокая степень сходства обозначений), что компенсирует низкую степень однородности товаров.

Спорные услуги 35-го класса МКТУ "аукционная продажа; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; агентства по импорту-экспорту; сбыт товара через посредников; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей" и спорные услуги 42-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "снабжение продовольственными товарами" имеют высокую степень однородности с услугами 35-го класса МКТУ заявки истца "демонстрация товаров; продвижение продаж для третьих лиц; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной, оптовой продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]" и с деятельностью истца по продаже товаров через интернет-магазин, поскольку относятся к коммерческой деятельности торгового предприятия.

При таких обстоятельствах суд считает, что материалами дела подтверждается реальное намерение истца использовать спорное обозначение в своей деятельности для маркировки спорных товаров и при оказании спорных услуг и признает истца заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 251430 в отношении спорных товаров 3, 5, 21-го классов МКТУ и услуг 35-го и 42-го классов МКТУ.

Также Предприниматель указывает на неиспользование Обществом спорного товарного знака непрерывно в течение трех лет вплоть до направления Обществу предложения заинтересованного лица 11.09.2019.

Исходя из имеющихся в материалах дела предложения заинтересованного лица, почтовых чеков и описей от 18.03.2019 (т. 1, л.д. 28-31) суд приходит к выводу о том, что истцом соблюден досудебный порядок, предусмотренный статьей 1486 ГК РФ.

С учетом даты направления предложения заинтересованного лица (11.09.2019), период времени, в течение которого ответчику следует доказать факт использования спорного товарного знака - с 11.09.2016 по 10.09.2019 (далее - спорный период).

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что для целей названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из требований пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно части 2 статьи 1486 ГК РФ для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

На необходимость исследования обстоятельств фактического использования товарного знака указано в разъяснениях пункта 166 постановления N 10, согласно которым для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

Между тем, Обществом в материалы дела не были представлены доказательства фактического использования спорного товарного знака в отношении спорных товаров 3, 5, 21-го классов МКТУ и спорных услуг 35-го, 42-го классов МКТУ, для которых знак зарегистрирован, заявленных в иске, равно как и доказательства того, что имелись препятствия к такому использованию.

В силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Учитывая изложенные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам признает подлежащими удовлетворению заявленные исковые требования о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении услуг 35-го классов МКТУ, для которых он зарегистрирован, указанных в иске.

В соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования индивидуального предпринимателя Баранова Алексея Сергеевича удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 251430 в отношении:

товаров 3-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "антисептические средства, применяемые при бритье; бумажные шаблоны для нанесения косметики на глаза; вата для косметических целей; ватные тампоны на жестком держателе для косметических целей; зубные порошки, пасты; ионон; искусственные ногти; искусственные ресницы; клеи для прикрепления искусственных ресниц; карандаши косметические; кизельгур для полирования; красители для бороды и усов; краски для волос; ладан; препараты для удаления волос; лаки для ногтей; масла, используемые как очищающие средства; моющие средства, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; мускус; нейтрализующие средства для перманентной завивки; обезжиривающие средства, за исключением используемых в промышленных целях; составы для окуривания ароматическими веществами; орнамент декоративный для косметических целей; растворы для очистки; пемза; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; присыпка тальковая; пудра тальковая; сафрол";

товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "лекарственные средства для человека; лекарственные средства для стоматологических целей; лекарственные препараты для медицинских целей; коробки с набором лекарственных средств портативные; абразивные материалы стоматологические; фармацевтические препараты; средства для ухода за полостью рта для медицинских целей; фармацевтические препараты для ухода за кожей; витаминные препараты; аптечки первой помощи; питательные среды для бактериальных культур; бактериологические препараты для медицинских целей; бактериальные яды; бактерицидные средства; бальзамические препараты для медицинских целей; белковые пищевые продукты для медицинских целей; белковые препараты для медицинских целей; химические препараты для диагностики беременности; биологические препараты для медицинских целей; биоциды; карандаши для лечения бородавок; браслеты для медицинских целей; бумага для горчичников; вазелин для медицинских целей; вакцины; лечебные составы для ванн; соли для ванн из минеральных вод; ванны кислородные; морская вода для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; волокна съедобных растений; воск формовочный для стоматологических целей; вяжущие средства; газы для медицинских целей; гематоген; гемоглобин; гемостатические карандаши; гидрастин; гидрастинин; глазные примочки; глицерофосфаты; гормоны для медицинских целей; горчичники; гуммигут для медицинских целей; дезинфицирующие средства для гигиенических целей; декокты для фармацевтических целей; кора деревьев для фармацевтических целей; детергенты для медицинских целей; мука для детского питания; продукты детского питания; диабетический хлеб; диагностические препараты для медицинских целей; диастаза для медицинских целей; дигиталин; диетические вещества для медицинских целей; диетические напитки для медицинских целей; диетические пищевые продукты для медицинских целей; добавки пищевые для медицинских целей; добавки пищевые минеральные; древесный уголь для фармацевтических целей; дрожжи для фармацевтических целей; едкие вещества для фармацевтических целей; жевательная резинка для медицинских целей; желатин для медицинских целей; рыбий жир; жиры для медицинских целей; побочные продукты обработки хлебных злаков, используемые для медицинских целей; зубные амальгамы; клеи для зубных протезов; фарфор для зубных протезов; материалы для зубных слепков; лаки для зубов; мастики для зубов; материалы для пломбирования зубов; препараты для облегчения прорезывания зубов; цементирующие вещества для зубов; изотопы для медицинских целей; ирландский мох для медицинских целей; семенная жидкость для искусственного оплодотворения; йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей; йодоформ; каломель; капсулы для лекарств; карандаши от головной боли; кашу для фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских целей; клейкие ленты для медицинских целей; кокаин; компрессы; кондураговая кора для медицинских целей; препараты для чистки контактных линз; контрастные радиологические вещества для медицинских целей; корни лекарственные; корпия для медицинских целей; препараты для лечения костных мозолей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; кровоостанавливающие средства; кровоочистительные средства; плазма крови; кровь для медицинских целей; кротоновая кора; кураре; курительные травы для лечебных целей; лакричник для фармацевтических целей; лактоза; растворители для удаления лейкопластырей; линименты; лосьоны для фармацевтических целей; мази для фармацевтических целей; масла лекарственные; препараты, культуры микроорганизмов для медицинских целей; препараты с микроэлементами для человека; микстуры; молоко белковое; молоко миндальное для фармацевтических целей; напитки из солодового молока для медицинских целей; молочные ферменты для фармацевтических целей; моющие средства для медицинских целей; порошок из шпанских мушек; напитки лекарственные; наркотики; настои лекарственные; настойки для медицинских целей; препараты медицинские для окуривания; опий; препараты опия; оподельдок; отвары для фармацевтических целей; фармацевтические препараты для удаления перхоти; пилюли для фармацевтических целей; пиявки медицинские; полоскания для рта; помады медицинские; припарки; проводники химические для электрокардиографических электродов, противозачаточные средства химические; противоспоровые препараты; радиоактивные вещества для медицинских целей; реактивы химические для медицинских целей; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; сарсапарель для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сборы лекарственные; свечи медицинские; сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; сиккативы для медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; скипидар для фармацевтических целей; смазки для медицинских целей; снотворные; соли для медицинских целей; спирт медицинский; стоматологические абразивные материалы; суппозитории; сыворотки; экстракты табака; таблетки для фармацевтических целей; травы лекарственные; транквилизаторы; уголь древесный, растительный или животный для фармацевтических целей; фенолы для фармацевтических целей; ферментативные препараты для медицинских целей; добавки в фураж для медицинских целей; химико-фармацевтические препараты; химические препараты для фармацевтических целей; хинин для медицинских целей; хинолин для медицинских целей; водный раствор хлораля для фармацевтических целей; хлороформ; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических целей; эвкалипт для фармацевтических целей; химические проводники для электрокардиографических электродов; эликсиры; ююба; яды; ялапа";

товаров 21-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "баллоны стеклянные [сосуды]; бумажные блюда, тарелки; бутыли; вертела металлические; глиняная посуда; емкости кухонные, за исключением изготовленных из благородных металлов; запоры для крышек кастрюль; измельчители [мельницы, дробилки, смесители] бытовые неэлектрические; изотермические мешки; керамические изделия бытовые; кофейники неэлектрические, за исключением изготовленных из благородных металлов; кружки, за исключением изготовленных из благородных металлов; кухонная посуда [наборы]; ледники портативные неэлектрические; мельницы бытовые ручные; мешочки шприцевальные кондитерские; палочки для еды; пароварки неэлектрические; рашперы; соковыжималки бытовые неэлектрические; сосуды для приготовления льда и напитков со льдом металлические; сосуды термоизолированные; приборы для специй; стеклянные пробки; хрустальная посуда";

услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "аукционная продажа; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; агентства по импорту-экспорту; сбыт товара через посредников; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей";

услуг 42-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "снабжение продовольственными товарами";

вследствие его неиспользования.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Проектное-наладочное предприятие "БИОС" в пользу индивидуального предпринимателя Баранова Алексея Сергеевича 6 000 (Шесть тысяч) рублей в возмещение расходов на уплату государственной пошлины за подачу иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

В.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина