Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 марта 2020 г. по делу N СИП-943/2019 Суд частично удовлетворил требование заявителя признать недействительным решение Роспатента в части удовлетворения возражения и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку в части товаров и услуг, поскольку административный орган вышел за пределы доводов возражения

Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 марта 2020 г. по делу N СИП-943/2019
Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 25 июня 2020 г. N С01-647/2020 настоящее решение оставлено без изменения

Об исправлении опечатки см. определение Суда по интеллектуальным правам от 12 марта 2020 г. по делу N СИП-943/2019

Резолютивная часть решения объявлена 5 марта 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 12 марта 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Васильевой Т.В., Снегура А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лялиной А.Е.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя Гизатуллиной Алины Рустемовны (Москва, ОГРНИП 314333920400013) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123993, ОГРН 1047730015200) от 12.09.2019 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 610763,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "Линжери Клуб" (1-й Зачатьевский пер., д. 4, Москва, 119034, ОГРН1167746897240).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Гизатуллиной Алины Рустемовны - Городисская Е.Ю. (по доверенности от 20.06.2019 серия 77 АГ N 1475285);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Кишкинский Д.В. (по доверенности от 05.06.2019 N 01/32-479/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Линжери Клуб" - генеральный директор Глуховский В.М. и Шульгина Е.В. (по доверенности от 28.03.2019 N 1/19).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Гизатуллина Алина Рустемовна (далее - предприниматель) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 12.09.2019 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку "" по свидетельству Российской Федерации N 610763 и об обязании Роспатент восстановить правовую охрану указанному товарному знаку.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Линжери Клуб" (далее - общество).

В судебном заседании представитель предпринимателя поддержал заявленные требования.

Роспатент и общество в отзывах и их представители в ходе судебного заседания требования общества оспорили, просили в их удовлетворении отказать, настаивая на законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта.

При разрешении спора суд исходит из нижеследующего.

Предприниматель является правообладателем словесного товарного знака "" до свидетельству Российской Федерации N 610763 (дата приоритета - 20.08.2015, дата регистрации - 28.03.2017, дата окончания срока действия регистрации - 20.08.2025), зарегистрированного для товаров 25-го класса "белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; бюстгальтеры; корсеты, изделия трикотажные; кальсоны; колготки; корсажи; костюмы купальные; костюмы пляжные; лифы; майки с короткими рукавами; манишки; одежда для гимнастов; одежда трикотажная; одежда; пижамы; плавки; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; пояса [одежда]; халаты; чулки; юбки нижние" и услуг 35-го "реклама; менеджмент в сфере бизнеса; аренда площадей для размещения рекламы; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; менеджмент в области творческого бизнеса; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Общество "Линжери Клуб" 12.04.2019 обратилось в административный орган с возражением против представления правовой охраны вышеназванному товарному знаку. Доводы указанного заявителя возражения сводились к следующему:

- термин "бра-фиттинг" произошел от английского слова "bra fitting" и означает профессиональную услугу по индивидуальному подбору белья, которая появилась в 1990-х годах в Великобритании и впоследствии получила распространение в Европе, США и России;

- обозначение "бра-фиттинг" вошло во всеобщее употребление для обозначения определенного вида услуги, в силу длительного его использования потребителями и специалистами и не способно выполнять основную функцию товарного знака как средства индивидуализации товаров и услуг;

- обозначение "бра-фиттинг" не обладает различительной способностью, так как длительное время используется многими лицами, оказывающими этот вид услуг, поэтому потребители не могут соотнести это обозначение с конкретным производителем;

- обозначение "бра-фиттинг" вошло во всеобщее употребление для обозначения соответствующей услуги;

- услуга "бра-фиттинг" имеет общественную значимость в области здравоохранения, поскольку помогает предотвратить развитие рака молочной железы у женщин, поэтому это обозначение должно быть свободно для использования всеми участниками этой сферы деятельности, а регистрация этого обозначения в качестве товарного знака противоречит общественным интересам;

- общество является лицом, заинтересованным в подаче настоящего возражения, поскольку организует в рамках выставок нижнего белья мастер-классы по бра-фиттингу, в августе 2018 года обществу от предпринимателя поступила претензия с требованием прекратить незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 610763 в своей деятельности.

На основании изложенного общество просило признать недействительным предоставление правовой охраны спорному товарному знаку как несоответствующее пунктам 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В обоснование изложенных в возражении доводов общество представило следующие документы:

- сведения о товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 610763 [1];

- уведомление федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" о результатах проверки соответствия заявленного обозначения "Brafitter Брафиттер" по заявке 2018740149 требованиям законодательства [2];

- выдержки из книги Изабеллы Сакутовой "Брафиттинг. Лифтинг для груди без скальпеля" [3];

- распечатка по запросам "брафиттинг" на информационном портале "Бельевик" [4];

- выдержки из книг на английском языке по брафиттингу, (с переводом на русский язык) [5];

- статья "Все, что вы хотите знать о брафиттинге, и о чем боитесь спросить" в российском журнале "Модное белье", 2011 год [6];

- статьи "Брафиттинг в Польше, ч. 1", "Брафиттинг в Польше, ч. 2", "10 лет брафиттинга в Польше" в польском журнале "Модное белье" за 2012 и 2015 годы (с переводом на русский язык) [7];

- статья в журнале "Белье и колготки" N 37 за 2012 и 2013 годы о том, как 20.11.2012 компания "Даре Трейд" и компании "Крис Лайн" провели обучающий семинар по брафиттингу для владельцев розничных магазинов [8];

- письмо компании "Крис Лайн" от 27.03.2017 о том, что в 2014 году, вместе со своими российскими партнерами компания ездила по городам России с услугами брафиттинга [9];

- письмо компании "Парижанка" от 13.03.2019 N 18-юр по вопросу оказания услуги подбора белья, в котором говорится о создании академии брафиттинга в начале 2014 года, проведении семинаров, обучении и последующей регистрации собственной методики обучения брафиттингу 10.09.2015 (с приложениями) [10];

- сертификаты о прохождении курса Panache Lingerie Bra Fitting от www.panache-lingerie.com с присвоением звания "G+Lingerie Specialists" от 21.10.2015, от 21.10.2015 и от 14.11.2017, полученные сотрудниками Интернет-магазина нижнего белья и купальников "Crazy Beach", сайт https://crazybeach.ru (с переводом на русский язык) [11];

- диплом, выданный АНО "Союз предприятий г. Москвы" по заказу ООО "Дайна" 23.06.2015, заверенная копия свидетельства об аккредитации N Е2201/1-1 от 22.01.2019, заверенная копия экспертного заключения по программе обучения N Е2201/1-1 от 22.01.2019 [12];

- выдержки из каталогов общества по проводимым на выставках нижнего белья с 2015 года семинаров по брафиттингу, включая выездной тур по России (2014 год) [13];

- статья в газете РБК про правообладателя товарного знака "бра-фиттинг / bra-fitting" Алину Гизатуллину [14];

- претензия Гизатуллиной А.Р. N 08-10 от 28.08.2018 [15];

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении общества [16].

Роспатент установил заинтересованность общества в подаче возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, отметив, что оно осуществляет деятельность, связанную с организацией выставки нижнего белья "LINGERIE SHOW-FORUM" 2017 и 2018 годов, в рамках которой проводились мастер-классы по теме "Брафиттинг".

Посчитав изложенные в возражении доводы общества убедительными, Роспатент 12.09.2019 принял решение о признании правовой охраны спорного товарного знака недействительной как несоответствующее подпункту 3 пункта 1 и пункту 3 статьи 1483 ГК РФ.

В то же время Роспатент не усмотрел оснований для признания предоставления правовой охраны спорному товарному знаку не соответствующей подпунктам 1 и 2 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, поскольку общество в обоснование соответствующих доводов не представило словарно-справочных источников, в которых присутствовали бы слова "бра-фиттинг" / "bra-fitting" в качестве термина какой-либо области науки или техники, а также не представило доказательств, раскрывающих хозяйственную деятельность тех или иных лиц, осуществляющих услуги "бра фиттинга", объемы и длительность их оказания независимо друг от друга в период ранее даты приоритета спорного товарного знака.

Относительно содержащихся в возражении доводов об отсутствии у спорного товарного знака различительной способности, поскольку он характеризует определенный вид услуг по индивидуальному подбору белья, Роспатент указал, что подателем возражения также не представлено словарно-справочных источников, подтверждающих наличие в английском языке слова "bra-fitting".

Вместе с тем Роспатент установил, что входящие в состав спорного словесного элемента слова "bra" и "fitting" действительно являются лексическими единицами английского языка со значениями "бюстгальтер" и "подгонка, посадка по фигуре" соответственно, в связи с чем пришел к выводу о наличии у обозначения определенного смыслового значения.

Обратившись к официальным сведениям сервиса Международного бюро ВОИС "Madrid Goods & Services Manager" (далее - "Менеджер товаров и услуг"), Роспатент выявил наличие в 35-м классе МКТУ такой услуги как "personal styling services consisting of bra measuring and fitting services", которая в переводе на русский язык означает "услуги личного стилиста, включающие услуги по снятию мерок и подгонки бюстгальтеров", в связи с чем пришел к выводу о том, что "подгонка бюстгальтеров" является названием определенного вида услуг, при этом разница в написании обозначения "brafitting" либо "bra-fitting" в целом семантики словесного обозначения не меняет.

В обоснование данного вывода Роспатент сослался на позицию самого предпринимателя, усмотревшего в действиях общества при проведении мастер-классов по брафиттингу незаконное использование принадлежащего ей спорного товарного знака, что явилось впоследствии основанием для подачи рассматриваемого возражения.

Роспатент также установил существование такой услуги как "bra fitting" / "бра фиттинг" до даты приоритета спорного товарного знака (20.08.2015), что, по мнению административного органа, подтверждается рядом документов, которые представлены обществом наряду с возражением, в частности, [4], [6], [8].

Из документов [5] и [7], как отметил Роспатент, усматривается, что услуга "bra fitting" существовала за рубежом до даты приоритета спорного товарного знака (в Польше и США).

На основании изложенного Роспатент констатировал, что до даты приоритета спорного товарного знака потребители и специалисты в сфере бельевой индустрии были проинформированы о наличии такой услуги как "bra fitting" / "бра фиттинг", в связи с чем спорное обозначение не способно выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать товары и услуги конкретного лица в сфере бельевого сервиса.

Роспатент также принял во внимание, что такой вид услуг как "bra fitting" / "бра фиттинг" относится к 45-му классу МКТУ и предназначен для дальнейшей продажи определенного вида нижнего белья, поддерживающего и прикрывающего грудь и, следовательно, может быть соотнесен с товарами 25-го класса "бюстгальтеры; корсажи; корсеты; лифы" и услугами 35-го класса "продвижение товаров для третьих лиц; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]" МКТУ, в связи с чем сделал вывод об описательном характере спорного обозначения для названных товаров и услуг, поскольку указывает на их вид и назначение.

В отношении остальной части товаров 25-го и услуг 35-го классов МКТУ Роспатент посчитал спорное обозначение вводящим в заблуждение потребителей относительно их вида и назначения.

Относительно довода общества о несоответствии спорного товарного знака общественным интересам Роспатент пришел к выводу об отсутствии оснований для соответствующего вывода.

Не согласившись с названным решением Роспатента от 12.09.2019, предприниматель обратилась в Суд по интеллектуальным правам с требованием о признании его недействительным.

В обоснование заявления предприниматель ссылается на то, что возражение общества не содержало доводов о несоответствии спорной товарного знака подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, в связи с чем предприниматель полагает, что Роспатент вышел за пределы изложенных в возражении мотивов.

При этом предприниматель не считает, что спорный товарный знак вводит в заблуждение потребителя в отношении товаров и услуг.

Кроме того, предприниматель указывает на предположительный характер вывода Роспатента о том, что словесные элементы "bra fitting" могут по отдельности иметь смысловое значение.

Предприниматель также считает необоснованной ссылку Роспатента на формулировку "personal styling services consisting of bra measuring and fitting services", которая содержится в Менеджере товаров и услуг, поскольку данная формулировка не является нормативным документом и имеет вспомогательный характер. При этом данный документ, по мнению предпринимателя, положен в обоснование выводов оспариваемого решения самим Роспатентом.

К тому же предприниматель полагает, что перевод вышеназванной формулировки в оспариваемом решении Роспатентом дан произвольно. Толкование обозначения "bra fitting" / "бра фиттинг" при переводе его элементов с английского языка и его толкование посредством Менеджера товаров и услуг может иметь разнообразный перевод.

Для потребителей, большинство которых, с точки зрения предпринимателя, не обладает знаниями английского языка, определить семантику сложносоставного слова, выполненного в латинице, не представляется возможным.

По мнению предпринимателя, спорное обозначение, в том числе с учетом того, что оно состоит из слов английского языка, требует рассуждений, домысливания и может взывать в сознании потребителя различные ассоциации.

Предприниматель также обращает внимание на то, что целью услуг 35-го класса МКТУ для которых зарегистрирован спорный товарный знак является, вопреки мнению Роспатента, не реализация белья производящими и торгующими им организациями, а подбор правильной модели белья с учетом особенности фигуры.

Кроме того, предприниматель указывает, что однородность товаров 25-го и услуг 35-го классов МКТУ спорного товарного знака и услуг 45-го класса МКТУ Роспатентом не устанавливалась, в связи с чем вывод административного органа об описательном характере спорного обозначения не обоснован.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и в отзывах на него, выслушав пояснения представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 указанной статьи заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента предпринимателем не пропущен, что уполномоченным органом и третьим лицом не оспаривается.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 года N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в части 4 ГК РФ и Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения компании против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции этого государственного органа.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках его полномочий, что иными лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Согласно пункту 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401-1405 названного Кодекса, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401). Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

В соответствии правовой позицией, содержащейся в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты приоритета спорного товарного знака (20.08.2015) законодательством, применимым для оценки его охраноспособности, являются ГК РФ, Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56, и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила от 05.03.2003 N 32).

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (абзац шестой пункта 1 статьи 1483 ГК РФ).

При рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств.

При этом представленные доказательства относимы, если на их основании возможно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из: восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров, однородных им, или любых товаров; в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение заявлено на государственную регистрацию.

На основании пункта 2.3.1 Правил от 05.03.2003 N 32 к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

В силу подпункта 2.3.2.3 Правил от 05.03.2003 N 32 к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В силу подпункта 2 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 названного Кодекса.

Пунктом 2 статьи 1513 ГК РФ предусмотрено, что возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 этого Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Общество признано Роспатентом заинтересованным лицом в подаче возражения и данный вывод не оспаривается предпринимателем.

Изложенные в заявлении предпринимателем доводы сводятся к его несогласию с выводами Роспатента об описательности спорного обозначения для части зарегистрированных товаров 25-го класса и услуг 35-го класса МКТУ, а также о способности спорного обозначения вводить в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Коллегия судей пришла к выводу о необоснованности доводов заявителя в части несогласия с выводами Роспатента касающихся описательного характера спорного товарного знака для товаров 25-го класса "бюстгальтеры; корсажи; корсеты; лифы" и услугами 35-го класса "продвижение товаров для третьих лиц; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]" МКТУ на основании следующего.

Как верно установлено Роспатентом, входящие в состав спорного обозначения словесные элементы "bra" и "fitting" согласно Большому англо-русскому и русско-английскому словарю и Англо-русскому словарю Мюллера (https://translate.academic.ru) являются лексическими единицами английского языка и означают соответственно "бюстгальтер" и "подгонка, посадка по фигуре". Как следствие словосочетание "bra fitting" может быть переведено на русский язык как "подгонка бюстгальтера".

Таким образом, коллегия судей не может не согласиться с выводом Роспатента о том, что спорное обозначение имеет определенное смысловое значение и воспринимается как услуга по "посадке (подгонке) бюстгальтера по фигуре".

Написание указанного словесного обозначения (словосочетания) раздельно, слитно, через дефис не влияет на восприятие указанного обозначения, с точки зрения его семантики.

При этом подлежит отклонению довод заявителя о том, что для формирования описательной характеристики у спорного обозначения необходимы дополнительные домысливания и ассоциации, поскольку, как верно указал Роспатент, услуга "bra fitting" / "бра фиттинг" в качестве услуги по индивидуальному подбору бюстгальтера широко освещалась на территории Российской Федерации в средствах массовой информации до даты приоритета спорного товарного знака.

Формулируя данный вывод, Роспатент правомерно принял во внимание, в том числе статьи "Все, что вы хотите знать о брафиттинге и о чем боитесь спросить", опубликованную в журнале "Модное белье" (выпуск N 39 за 2011 год) и "Брафиттинг от Kris Line", опубликованную в журнале "Белье и Колготоки" N 37/2012-2016, в которых содержится информация об услуге по подбору бюстгальтера по фигуре; данный вид услуг возник в девяностых годах прошлого века; информация о проведенном обучающем семинаре по брафиттингу для владельцев розничных магазинов, и, как следствие, об известности российскому потребителю услуг под таким названием и его значение.

Исследовав представленные обществом документы, Роспатент пришел к обоснованному выводу об описательном характере спорного обозначения для части товаров и услуг перечисленных выше.

Оснований не согласиться с указанным выводом Роспатент коллегия судей не усматривает.

Доводы заявителя об обратном отражают его субъективное мнение.

Суд отклоняет довод заявителя о том, что Роспатент не мотивировал однородность спорных товаров 25-го и услуг 35-го класса МКТУ. Соответствующее обоснование приведено Роспатентом на странице 16 оспариваемого решения.

При этом коллегия судей соглашается с выводом Роспатента о том, что услуга "бра фиттинга" существует не сама по себе, а является составляющей частью процесса реализации (продажи) определенного вида женского белья. Как следствие, такая услуга может быть соотнесена как с соответствующими товарами 25-го класса, так и услугами 35-го класса, связанными с продажей и продвижением товаров.

Вместе с тем коллегия судей полагает заслуживающим внимания довод предпринимателя о том, что Роспатент признал регистрацию спорного товарного знака несоответствующей подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ в отсутствие соответствующего довода в возражении общества.

Так, из представленного в материалах дела возражения общества (т. 1, л.д. 49-53; т. 2, л.д. 43-47) следует, что регистрация спорного товарного знака оспаривалась как противоречащая лишь нормам пункта 1 и подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Данное обстоятельство было подтверждено представителями общества в судебном заседании 16.12.2019 и нашло отражение в протоколе указанного судебного заседания (т. 1, л.д. 84).

В то же время в судебном заседании 05.03.2020 представители третьего лица, вопреки принципу эстоппель - запрета ссылаться на обстоятельства, которые ранее признавались стороной бесспорными исходя из ее действий или заверений, и правила venire contra factum proprium (никто не может противоречить собственному предыдущему поведению), изменили свою позицию и высказались о том, что предоставление правовой охраны спорному товарному знаку оспаривалось обществом по обоим основаниям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ (по подпунктам 1 и 2).

Вместе с тем из возражения общества усматривается, что на второй странице названного документа общество лишь воспроизвело нормы пунктов 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ полностью, а обоснование доводов возражения содержится на страницах 3 и 4 (подпункт 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ). Таким образом, Роспатент в отсутствие соответствующих доводов возражения рассмотрел вопрос о соответствии спорного товарного знака подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, который не был заявлен обществом, то есть вышел за пределы доводов возражения.

При названных обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам полагает, что Роспатентом при оценке охраноспособности спорного товарного знака неправильно применен пункт 3 статьи 1483 ГК РФ.

Оспариваемое решение Роспатента нарушает права правообладателя спорного товарного знака, поскольку лишает его без достаточных на то оснований исключительного права на принадлежащий ему товарный знак в той части товаров и услуг, в отношении которых Роспатент признал спорную регистрацию вводящей потребителя в заблуждение относительно товаров и услуг.

Согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента не соответствует закону и нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем подлежит признанию недействительным.

В силу пункта 3 части 5 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае признания ненормативного акта недействительным, суд должен обязать принявший этот акт орган совершить определенные действия, принять решение или иным образом устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

Согласно пункту 138 постановления от 23.04.2019 N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 названного Кодекса указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

Исходя из обстоятельств данного дела суд полагает, что нарушение прав заявителя может быть устранено посредством восстановления правовой охраны спорного товарного знака в части товаров 25-го "белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; изделия трикотажные; кальсоны; колготки; костюмы купальные; костюмы пляжные; майки с короткими рукавами; манишки; одежда для гимнастов; одежда трикотажная; одежда; пижамы; плавки; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; пояса [одежда]; халаты; чулки; юбки нижние" и услуг 35-го класса "реклама; менеджмент в сфере бизнеса; аренда площадей для размещения рекламы; менеджмент в области творческого бизнеса; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети" МКТУ, в отношении которых предоставление правовой охраны ошибочно признано Роспатентом несоответствующей подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы предпринимателя по уплате государственной пошлины за подачу заявления в размере 300 рублей подлежат возмещению заявителю за счет Роспатента.

Излишне уплаченная заявителем по платежному поручению от 07.11.2019 N 307 государственная пошлина в размере 2 700 рублей подлежит на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации возврату предпринимателю из федерального бюджета на основании справки суда.

На основании части 3 статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования индивидуального предпринимателя Гизатуллиной Алины Рустемовны удовлетворить частично.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 12.09.2019 как несоответствующее пункту 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации в части удовлетворения возражения и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 610763 в части товаров 25-го класса "белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; изделия трикотажные; кальсоны; колготки; костюмы купальные; костюмы пляжные; майки с короткими рукавами; манишки; одежда для гимнастов; одежда трикотажная; одежда; пижамы; плавки; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; пояса [одежда]; халаты; чулки; юбки нижние" и услуг 35-го класса "реклама; менеджмент в сфере бизнеса; аренда площадей для размещения рекламы; менеджмент в области творческого бизнеса; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности восстановить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 610763 в отношении перечисленных товаров и услуг.

В удовлетворении заявления в остальной части отказать.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) в индивидуального предпринимателя Гизатуллиной Алины Рустемовны (Москва, ОГРНИП 314333920400013) 300 рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

Т.В. Васильева

А.А. Снегур