Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 мая 2020 г. по делу N СИП-831/2019 Суд признал недействительным решение Роспатента о признании частично недействительным патента на изобретение и выдаче патента с уточненной формулой и обязал его повторно рассмотреть возражение, поскольку одним из нарушений являлось то, что в ходе рассмотрения возражения компании состав коллегии палаты по патентным спорам менялся трижды, при этом в нарушение правил рассмотрение дела с самого начала не было произведено, что является обязательным (документ отменен)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 мая 2020 г. по делу N СИП-831/2019

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 7 сентября 2020 г. N С01-878/2020 по делу N СИП-831/2019 настоящее решение отменено

Резолютивная часть решения оглашена 14 мая 2020 года

Решение в полном объеме изготовлено 19 мая 2020 года

Суд по интеллектуальным правам в составе

председательствующего судьи Васильевой Т.В.,

судей Силаева Р.В., Снегура А. А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Булыгиной Н.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению

иностранного лица "NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED" (Globe House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, GB, CN 08318038)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), третье лицо: компании "PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A." (Quai Jeanrenaud 3, CH-2000, Neuchatel, Switzerland)

о признании недействительным решения Роспатента от 12.07.2019 N 2015114091/12 (2620754), принятого по результатам рассмотрения возражения от 10.05.2018 против выдачи патента на изобретение N 2620754,

при участии в судебном заседании:

от заявителя: Махлина М.Г., Озолина И.Г. (по общей доверенности от 20.02.2019);

от ответчика: Барбашин В.А. (по доверенности от 07.04.2020),

от компании "PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.": Горячев И.С. (по доверенности от 13.03.2019), Владимиров А.С. (по доверенности от 26.11.2019),

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо "NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED" (далее - компания "NICOVENTURES", патентообладатель, заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент, далее также - административный орган) с требованием признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 12.07.2019 N 2015114091/12 (2620754).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, привлечено иностранное лицо - "PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A." (далее - компания "PHILIP MORRIS" третье лицо).

В судебном заседании заявитель требования поддержал, полагая, что оспариваемое решение административного органа не соответствует пункту 2 статьи 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и пунктам 2.5, 4.9, 5.1 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила ППС).

Так, представитель компании "NICOVENTURES" обращал внимание суда на то, что в рамках рассмотрения возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2620754 на изобретение должностными лицами Роспатента был допущен ряд существенных нарушений, связанных с процедурой рассмотрения, установленной Правилами ППС.

В частности, в течение рассмотрения возражения состав коллегии палаты по патентам спорам менялся трижды, при этом, в нарушение пункта 4.1 Правил ППС рассмотрение дела с самого начала не было произведено. Систематическое изменение состава коллегии (то есть нарушение требования Правил ППС о непрерывности и непосредственности рассмотрения возражения одним составом коллегии) является недопустимым, так как такое рассмотрение не может обеспечить объективную беспристрастность.

Далее, патентообладатель на основании предоставленной возможности, с учетом доводов, которые отразила в своем возражении компания "PHILIP MORRIS", и с целью сохранить патент в силе представил измененную формулу, включив в независимый пункт формулы 1 изобретения по патенту N 2620754 зависимый пункт 58 формулы изобретения.

В возражении доводы против зависимого пункта 58 отсутствовали, что также отражено на стр. 8 оспариваемого решения. Дополнительные доводы лиц, участвующих в рассмотрении возражения или заявления, отсутствующие в первоначально представленных материалах возражения, в нарушение пункта 4.7 Правил ППС не были отражены в протоколе заседания коллегии от 15 ноября 2018 года.

В нарушение пунктов 4.9, 5.1 и 2.5 Правил ППС без принятия формулы и без направления формулы на дополнительный поиск коллегия палаты по патентным спорам заявила о неприемлемости представленной измененной формулы. Фактически таким заявлением коллегия заставила патентообладателя дальше изменять формулу в сторону сокращения объема правовой охраны, после чего патентообладатель в рамках заседания был вынужден включить в независимый пункт I формулы изобретения зависимый пункт 10 формулы изобретения. Но указанный вариант формулы также не был принят коллегией для направления на дополнительный информационный поиск. Просьбы патентообладателя о переносе даты заседания или представления перерыва на 1 - 5 дней с целью согласования какого-либо иного варианта формулы не были приняты коллегией, после чего патентообладатель был вынужден включить в независимый пункт формулы изобретения дополнительные зависимые пункты 14 и 34 формулы изобретения. Формула изобретения, в независимый пункт 1 которой были внесены зависимые пункты 1, 10, 14, 34 первоначальной формулы изобретения, был направлен на проведение дополнительного поиска.

Заявитель полагает, что действия коллегии по отказу к принятию к рассмотрению варианта измененной формулы, первоначально представленной патентообладателем на заседании коллегии, не основано на нормах права и противоречит цели деятельности Роспатента и подведомственных ему организаций: обеспечение охраняемых законом прав и интересов заявителей и обладателей охранных документов на объекты интеллектуальной собственности. Подобное не основанное на законе требование коллегии является незаконным давлением на патентообладателя, что привело к вынужденному изменению им формулы в сторону дальнейшего ограничения объема правовой охраны изобретения.

Заявитель полагает, что вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о существенном нарушении административным органом процедуры рассмотрения возражения и привели к принятию неверного решения.

Кроме того, патентообладатель обращал внимание на неверное применение норм материального права, регулирующих условия патентоспособности изобретения:

Роспатент не учел, что в оспариваемом патенте и противопоставленном источнике - патентном документе [1] (US 2010/0250280) охарактеризованы две системы абсолютно разного назначения;

вывод об отсутствии новизны изобретения по оспариваемому патенту не мотивирован и не обоснован, сделан без анализа сущности признаков формулы изобретения;

вывод об отсутствии изобретательского уровня в техническом решении согласно измененной патентообладателем формуле также не мотивирован, в решении отсутствует соответствующий анализ, предусмотренный пунктом 24.5.3 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 г. за N 327) (далее - Регламент ИЗ);

технический результат определен в решении неверно;

Роспатент в нарушение пункта 3 статьи 1398 ГК РФ неправомерно отказал в удовлетворении ходатайства правообладателя о преобразовании патента на изобретение с измененной формулой в патент на полезную модель.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявленных требований, изложив свои мотивы в отзыве.

Третье лицо возражало против удовлетворения заявленных требований, изложив свои мотивы в отзыве и поддержав позицию Роспатента.

При рассмотрении дела по существу заявителем и третьим лицом были заявлены ходатайства о проведении экспертизы. Суд рассмотрел данные ходатайства и отказал в их удовлетворении, о чем вынесено протокольное определение (протокол судебного заседания от 14.05.2020).

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства и доводы в совокупности и взаимосвязи, суд считает заявленные требования подлежащими удовлетворению в связи со следующим.

Патент РФ N 2620754 на изобретение "Электронное ингаляционное устройство" был выдан на имя заявителя по заявке N 2015114091, датой подачи которой является 09.10.2013 - дата подачи международной заявки N РСТ/ЕР2013/0711072, с конвенционным приоритетом от 19.10.2012, установленным по дате подачи конвенционной заявки GB 1218820.7 на имя заявителя с формулой изобретения в следующей редакции:

"1. Электронное ингаляционное устройство, имеющее мундштук и узел управления, содержащий источник энергии и компьютер, включающий процессор компьютера, память и средство ввода-вывода, причем устройство также содержит передатчик, подключенный к компьютеру, а компьютер сконфигурирован с возможностью сбора и хранения в памяти компьютера, в процессе работы, данных использования, относящихся к использованию устройства потребителем, передачи данных использования и очистки памяти от данных использования после передачи.

2. Устройство по п. 1, представляющее собой электронную сигарету.

3. Устройство по п. 1, в котором компьютером является микроконтроллер.

4. Устройство по п. 1, в котором передатчик выполнен с возможностью передачи данных использования беспроводными средствами.

5. Устройство по п. 1, в котором передатчиком являются звуковые средства связи, и передатчик выполнен с возможностью передачи данных использования по акустическому каналу.

6. Устройство по п. 1, в котором данные использования включают подсчет числа вдохов, представляющий собой подсчет количества вдохов пользователя через устройство.

7. Устройство по п. 6, в котором подсчет числа вдохов хранится в памяти данных на 1 или 2 байта.

8. Устройство по п. 6, в котором данные использования содержат среднюю продолжительность вдоха, представляющую собой среднее значение по вдохам, подсчитанным в подсчете числа вдохов.

9. Устройство по п. 8, в котором средняя продолжительность вдоха хранится в памяти данных на 1 или 2 байта.

10. Устройство по п. 6, в котором данные использования содержат подсчет числа сеансов, представляющий собой подсчет количества сеансов вдыхания.

11. Устройство по п. 10, в котором подсчет числа сеансов хранится в памяти данных на 1 или 2 байта.

12. Устройство по п. 10, в котором обеспечивается окончание сеанса вдыхания, когда устройство бездействует в течение заданного времени бездействия после вдыхания через устройство.

13. Устройство по п. 1, в котором данные использования хранятся в памяти данных на 8 или менее байт.

14. Устройство по п. 1, в котором данные использования оптимизированы для передачи по акустическому каналу.

15. Устройство по п. 1, в котором данные использования дополнительно содержат данные заголовка в начале данных для обозначения начала данных.

16. Устройство по п. 1, в котором данные использования дополнительно содержат данные футера в конце данных для обозначения конца данных.

17. Устройство по п. 1, в котором данные использования дополнительно содержат данные конфигурации перед началом данных, показывающие конфигурацию данных для передачи.

18. Устройство по п. 17, в котором данные конфигурации показывают диапазон частот передачи данных.

19. Устройство по п. 17, в котором данные конфигурации показывают продолжительность передачи данных.

20. Устройство по п. 17, в котором данные конфигурации показывают интенсивность передачи данных.

21. Устройство по п. 1, в котором данные использования содержат подробные данные отдельных актов вдыхания.

22. Устройство по п. 21, в котором подробные данные отдельных актов вдыхания включают дату и время каждого вдыхания.

23. Устройство по п. 21, в котором подробные данные отдельных актов вдыхания включают продолжительность каждого вдыхания.

24. Устройство по п. 1, в котором компьютер сконфигурирован с возможностью последовательной передачи первой передаваемой версии данных использования и второй передаваемой версии данных использования.

25. Устройство по п. 24, в котором первая передаваемая версия в целом соответствует второй передаваемой версии.

26. Устройство по п. 24, в котором для передачи первой передаваемой версии и второй передаваемой версии используются разные диапазоны частот.

27. Устройство по п. 24, в котором первая передаваемая версия и вторая передаваемая версия имеют разную продолжительность.

28. Устройство по п. 24, в котором первая передаваемая версия и вторая передаваемая версия имеют разную интенсивность сигнала.

29. Устройство по п. 1, в котором компьютер сконфигурирован с возможностью последовательной передачи, в процессе работы, трех и более передаваемых версий данных использования.

30. Устройство по п. 1, в котором компьютер сконфигурирован с возможностью многократной передачи, в процессе работы, данных использования.

31. Устройство по п. 1, в котором компьютер сконфигурирован с возможностью передачи, в процессе работы, данных использования на частоте, существенно превышающей частоты диапазона обычного фонового шума.

32. Устройство по п. 1, в котором компьютер сконфигурирован с возможностью передачи, в процессе работы, данных использования на частоте, существенно превышающей частоты диапазона частот, слышимых человеком.

33. Устройство по п. 1, в котором компьютер сконфигурирован с дополнительной возможностью очистки памяти от данных использования по команде пользователя.

34. Устройство по п. 1, содержащее датчик давления, подключенный к компьютеру.

35. Устройство по п. 34, в котором компьютер сконфигурирован с возможностью передачи, в процессе работы, данных использования, когда датчик давления обнаруживает работу устройства за рамками нормального использования.

36. Устройство по п. 34, в котором компьютер сконфигурирован с возможностью передачи, в процессе работы, данных использования, когда датчик давления обнаруживает, что в устройство сделан выдох.

37. Устройство по п. 34, в котором компьютер сконфигурирован с возможностью передачи, в процессе работы, данных использования, когда датчик давления обнаруживает, что через устройство сделана затяжка.

38. Устройство по п. 34, в котором компьютер сконфигурирован с возможностью передачи, в процессе работы, данных использования, когда датчик давления обнаруживает, что в устройство сделан короткий резкий выдох.

39. Устройство по п. 34, в котором компьютер сконфигурирован с возможностью передачи, в процессе работы, данных использования, когда датчик давления обнаруживает, что через устройство сделана короткая резкая затяжка.

40. Устройство по п. 34, в котором компьютер сконфигурирован с возможностью передачи, в процессе работы, данных использования, когда датчик давления обнаруживает, что в устройство сделано два или более коротких резких выдоха.

41. Устройство по п. 34, в котором компьютер сконфигурирован с возможностью передачи, в процессе работы, данных использования, когда датчик давления обнаруживает, что через устройство сделаны две или более коротких резких затяжки.

42. Устройство по п. 1, в котором компьютер имеет режим меню, обеспечивающий возможность, при использовании датчика давления, активизации режима меню и выбора опции меню, в которой начинается передача данных использования.

43. Устройство по п. 42, в котором компьютер сконфигурирован с дополнительной возможностью очистки памяти от данных использования, когда пользователь выбирает опцию меню "очистить память".

44. Устройство по п. 42, в котором компьютер сконфигурирован с дополнительной возможностью очистки памяти от данных использования при выходе из режима меню.

45. Устройство по п. 42, в котором компьютер сконфигурирован с возможностью уведомления пользователя звуковым сигналом, когда устройство, в процессе работы, входит в режим меню.

46. Устройство по п. 1, в котором компьютер сконфигурирован с возможностью уведомления пользователя звуковым сигналом перед передачей, в процессе работы, данных использования.

47. Устройство по п. 1, в котором компьютер сконфигурирован с возможностью уведомления пользователя звуковым сигналом о происходящей передаче, в процессе работы, данных использования.

48. Устройство по п. 1, в котором компьютер сконфигурирован с возможностью уведомления пользователя звуковым сигналом о завершении передачи, в процессе работы, данных использования.

49. Устройство по п. 1, в котором компьютер сконфигурирован с возможностью уведомления пользователя звуковым сигналом об успешном приеме, в процессе работы, данных использования.

50. Устройство по п. 1, в котором компьютер сконфигурирован с возможностью уведомления пользователя звуковым сигналом о неудаче приема, в процессе работы, данных использования.

51. Устройство по п. 1, в котором компьютер сконфигурирован с возможностью уведомления пользователя звуковым сигналом об очистке памяти, в процессе работы, от данных использования.

52. Устройство по п. 1, имеющее микрофон, подключенный к компьютеру.

53. Устройство по п. 52, в котором компьютер сконфигурирован с возможностью определения фонового шума посредством микрофона и передачи данных использования так, чтобы в основном избежать воздействия фонового шума.

54. Устройство по п. 52, в котором компьютер сконфигурирован так, чтобы начинать передачу при получении микрофоном сигнала начала.

55. Устройство по п. 52, в котором компьютер сконфигурирован так, чтобы заканчивать передачу при получении микрофоном сигнала окончания.

56. Устройство по п. 52, в котором компьютер сконфигурирован с возможностью повторной передачи данных использования, когда микрофоном принят сигнал неудачной передачи.

57. Устройство по п. 52, в котором компьютер сконфигурирован с возможностью очистки памяти от данных использования при получении микрофоном сигнала очистки.

58. Устройство по п. 1, имеющее мундштучный конец и кончик устройства, где расположен передатчик.

59. Устройство по п. 58, в котором передатчик выполнен с возможностью передачи данных использования, в процессе работы, из кончика.

60. Устройство по п. 58, имеющее продольную центральную ось, при этом передатчик выполнен с возможностью передачи данных использования, в процессе работы, из кончика в основном параллельно продольной оси.

61. Устройство по п. 1, в котором передатчиком является громкоговоритель".

При этом независимым пунктом формулы является пункт 1, остальные пункты - зависимые от него.

Согласно патенту технический результат изобретения заключается в обеспечении мониторинга состояния устройства (см. реферат), в обеспечении минимального объема данных для передачи, что приводит к ускорению процесса передачи (см. стр. 4 строки 23-24 патента - т. 3 л.д. 74).

Компания "PHILIP MORRIS" 10.05.2018 обратилась в Роспатент с возражением против выдачи патента РФ N 2620754, мотивированным несоответствием этого изобретения условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень".

В подтверждение данных доводов в возражении были представлены следующие источники информации:

- патентный документ US 2010/0250280, опубликованный 30.09.2010 (далее - [1]);

- патентный документ US 2010/0252036, опубликованный 07.10.2010 (далее - [2]);

- патентный документ US 2012/048266, опубликованный 01.03.2012 (далее - [3]);

- патентный документ ЕР 2110034 А1, опубликованный 21.10.2009 (далее - [4]);

- патентный документ US 5363842, опубликованный 15.11.1994 (далее - [5]);

- Zhang J. Acoustic Communication in Wireless Sensor Networks. 2005, (далее - [6]);

- Дж. Челлис и др. Основы построения сетей. Учебное руководство. М., ЛОРИ, 1977, 323 с. (далее - [7]);

- Tom Igoe. Practical Methods for Connecting. 2007 (далее - [8]);

- D. Erman. Design and Implementation of an Acoustical... 2002 (далее - [9]);

- публикация международной заявки WO 01/57619 А2, от 09.08.2001 (далее - международная заявка WO 01/57619 А2 [10]).

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было установлено, что оспариваемое изобретение по патенту РФ N 2620754 не соответствует условию патентоспособности "новизна", так как, по мнению административного органа, техническому решению, известному из патентного документа [1], присущи все приведенные в независимом пункте 1 формулы изобретения по патенту РФ N 2620754 признаки, включая характеристику назначения. Согласившись с доводами возражения о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна", Роспатент пришел к выводу о нецелесообразности анализа доводов сторон для установления оценки изобретательского уровня изобретения по оспариваемому патенту.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС патентообладателю было предложено внести изменения в формулу изобретения по патенту РФ N 2620754. Корректировка формулы, представленная 15.11.2018, путем включения в независимый пункт признаков из зависимых пунктов 10, 14, 34, 58 приведенной выше формулы, была принята административным органом к рассмотрению, и в соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС материалы заявки были направлены для проведения дополнительного информационного поиска.

Согласно представленным результатам информационного поиска и экспертному заключению изобретение, охарактеризованное в уточненной формуле, не соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень" с учетом сведений, известных из патентного документа [1], патентного документа US 20110265806 А1, опубликованного 03.11.2011 (далее - [11]) и из реферативного журнала Design and Implementation of an Acoustical Transmission Protocol, опубликованного 22.02.2002 (далее - реферативный журнал [12]).

Вместе с тем было установлено, что признаки зависимых пунктов 7-9, 11, 13, 15-33, 35-51, 53-57 не известны из уровня техники.

В этой связи заявитель обратился с ходатайством сохранить патент РФ N 2620754 частично и представил 28.05.2019 скорректированную формулу, уточнив ее путем включения в независимый пункт признаков из зависимого пункта 8.

На основании изложенного Роспатентом принято решение от 12.07.2019 об удовлетворении возражения компании "PHILIP MORRIS", признании патента РФ N 2620754 недействительным частично и выдаче нового патента с уточненной заявителем формулой.

Приведенное выше явилось причиной для обращения заявителя в Суд по интеллектуальным правам.

В соответствии со статьей 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10).

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения заявителем не оспариваются, установлены статьями 1248, 1398 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

Как разъяснено в пункте 27 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10, при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент. По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента,

предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи международной заявки (09.10.2013) правовая база для проверки охраноспособности изобретения по патенту РФ N 2620754 включает ГК РФ и Регламент ИЗ.

Согласно пункту 1 статьи 1350 ГК РФ изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 ГК РФ изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

В соответствии с пунктом 24.5.2 Регламента ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы.

Изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения. Для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 5.4.2 Руководства по экспертизе заявок на изобретения, утвержденного Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25 июля 2011 N 87 (далее - Руководство по экспертизе ИЗ), которым с учетом даты подачи заявки N 2015114091 (N РСТ/ЕР2013/0711072) следовало руководствоваться работникам системы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), к компетенции которых относятся вопросы предоставления правовой охраны изобретениям, в первую очередь, государственным экспертам по интеллектуальной собственности (пункты 4-5 Руководства по экспертизе ИЗ), при оценке соответствия условию новизны не допускается сочетание отдельных признаков, принадлежащих различным средствам, описанным в одном и том же документе, если возможность такого сочетания явным образом не следует из этого документа или если такое сочетание не было специально раскрыто.

При решении вопроса о том, раскрыт ли признак в известном из уровня техники средстве, необходимо анализировать содержание этого признака, а не форму его выражения.

Как следует из материалов дела и не оспаривается Роспатентом, в решении от 12.07.2019 административный орган перечислил признаки устройства, приведенные в противопоставленном источнике [1].

Однако, в нарушение пункта 24.5.2 Регламента ИЗ и пункта 5.4.2 Руководства по экспертизе ИЗ в указанном решении от 12.07.2019 отсутствует сравнительный анализ выделенных Роспатентом признаков устройства по источнику [1] с признаками изобретения по оспариваемому патенту с учетом характеристики назначения и содержания признаков, а не их формы выражения. Кроме того, из решения от 12.07.2019 не усматривается, на каком основании Роспатент счел возможной комбинацию отдельных признаков и использование для своих выводов не конкретного анализа сущности указанных признаков, а формы их выражения. Соответствующим доводам патентообладателя, изложенным в отзыве на возражение (т. 4 л.д. 115-124), оценка не дана.

Указанное в совокупности свидетельствует о неполном исследовании Роспатентом всех обстоятельств, способных повлиять на разрешение вопроса о соответствии (несоответствии) спорного изобретения условию патентоспособности "новизна".

Данное нарушение является существенным, ибо оно могло привести к неверному выводу об отсутствии новизны у изобретения по оспариваемому патенту, что повлекло "цепочку" дальнейших ошибок.

Исследуя доводы заявителя о нарушении Роспатентом норм права при проверке изобретения с измененной формулой на соответствие условию "изобретательский уровень", принимая во внимание доводы иных лиц, участвующих в деле, суд руководствуется следующим.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 ГК РФ изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 24.5.3.(2) Регламента ИЗ проверка изобретательского уровня выполняется по следующей схеме:

определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 10.7.4.2 Регламента ИЗ;

выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); при наличии признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание как не относящиеся к заявленному изобретению;

выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;

анализ уровня техники с целью подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

При оценке технического результата необходимо учитывать не только качественно иной по сравнению с прототипом результат, но и изменение количественной меры результата, присущего прототипу. Кроме того, известность влияния отличительных признаков на достижение анализируемого результата, выявляемая из уровня техники, не препятствует признанию изобретения имеющим изобретательский уровень, если в нем обеспечивается большая степень влияния, чем это следует из уровня техники.

В связи с тем, что в ходе заседания коллегии палаты по патентным спорам 15.11.2018 патентообладателю было предложено внести изменения в формулу в связи с несоответствием изобретения по пункту 1 формулы критериям патентоспособности, патентообладатель, не согласившись с данным выводом, все-таки представил измененную формулу с включением в независимый пункт зависимых пунктов 10, 14, 34, 58.

В результате проведенного дополнительного поиска в решении Роспатента сделан вывод, что измененная формула не соответствует критерию патентоспособности "изобретательский уровень" с учетом сведений, известных из источников [1], [3], [11] и [12]. При этом Роспатент исходил из того, что техническим результатом от реализации изобретения по оспариваемому патенту является передача данных без использования дополнительного порта.

Вместе с тем административный орган не указал, на основании каких сведений он пришел к выводу о том, что техническим результатом от реализации изобретения по оспариваемому патенту является передача данных без использования дополнительного порта. В материалах дела также не содержится сведений о том, что вопрос о техническом результате, достигаемом изобретением по оспариваемому патенту, поднимался и обсуждался на заседаниях коллегии палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения компании "PHILIP MORRIS".

В решении от 12.07.2019 в нарушение п. 24.5.3 Регламента ИЗ отсутствует анализ признаков независимого пункта измененной формулы на соответствие условию патентоспособности "изобретательский уровень", отсутствует анализ влияния выявленных отличительных признаков на указанный заявителем в патенте технический результат (обеспечение мониторинга состояния устройства (см. реферат), обеспечение минимального объема данных для передачи, что приводит к ускорению процесса передачи (см. стр.4 строки 23-24 патента - т. 3 л.д. 74)).

Данные нарушения также являются существенными и могли привести к неверным выводам о несоответствии измененной формулы условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Кроме того, суд соглашается и с доводами заявителя о том, что при рассмотрении возражения Роспатентом были допущены существенные нарушения процедуры рассмотрения.

В соответствии с пунктом 4.1 Правил ППС дела по возражениям или заявлениям рассматриваются коллегиально на заседании палаты по патентным спорам в составе не менее трех её членов, включая председательствующего и ответственного за рассмотрение, утвержденном председателем палаты по патентным спорам.

Рассмотрение возражения или заявления происходит при неизменном составе коллегии палаты по патентным спорам. В случае замены одного из членов коллегии в процессе разбирательства рассмотрение дела должно быть произведено вновь.

В ходе рассмотрения возражения компании "PHILIP MORRIS" (всего по делу состоялось 6 заседаний) состав коллегии палаты по патентам спорам менялся трижды, при этом в нарушение пункта 4.1 Правил ППС рассмотрение дела с самого начала не было произведено, что Роспатентом не опровергнуто, иных сведений материалы административного дела не содержат.

Пунктом 2.5 Правил ППС установлено, что возражение должно содержать обоснование неправомерности выдачи патента. Согласно пункту 4.8 Правил ППС при рассмотрении возражения против выдачи патента коллегия палаты по патентным спорам ограничивается материалами информационного поиска, указанными в отчете экспертизы. В случае представления любым лицом, участвующим в рассмотрении такого возражения, или членом коллегии палаты по патентным спорам сведений из словарно-справочных изданий и/или указания на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решениях экспертизы, эти сведения и дополнительные обстоятельства могут быть приняты во внимание при принятии решения.

Как усматривается из материалов административного дела и не опровергнуто представителем Роспатента, изменения в формулу изобретения вносились представителем компании "NICOVENTURES" в ходе заседания палаты по патентным спорам 15.11.2018 от руки в подготовленную заблаговременно до даты заседания редакцию. Вместе с тем из материалов дела не усматривается, на основании каких норм каких нормативно - правовых актов коллегия палаты по патентным спорам не приняла к рассмотрению первоначально представленную к заседанию 15.11.2018 патентообладателем измененную редакцию формулы изобретения. Из материалов дела также не усматривается, что административным органом была дана оценка доводам патентообладателя о том, что внесенные признаки не были предметом поданного возражения (т. 2 л.д. 7, л.д. 80).

Вместе с тем, суд не может согласиться с доводом заявителя о том, что Роспатентом была нарушена норма пункта 3 статьи 1398 ГК РФ и необоснованно отклонено ходатайство о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель, либо с первоначальной, либо с измененной формулой. Ходатайство о преобразовании патента с первоначальной формулой было отклонено, так как коллегией был сделан вывод о невозможности такого преобразования в связи с несоответствием, по мнению коллегии, изобретения условию патентоспособности "новизна", а в преобразовании патента с измененной формулой было отказано в связи с тем, что законом не предусмотрена такая возможность.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1398 ГК РФ (в редакции, действовавшей в период оспаривания патента и подачи патентообладателем ходатайства о преобразовании патента) в период оспаривания патента на изобретение патентообладатель вправе подать заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель, если срок действия патента на изобретение не превысил срок действия патента на полезную модель, предусмотренный пунктом 1 статьи 1363 указанного Кодекса. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности удовлетворяет заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель при условии признания патента на изобретение недействительным полностью и соответствия полезной модели требованиям и условиям патентоспособности, предъявляемым к полезным моделям и предусмотренным пунктом 4 статьи 1349, статьей 1351, подпунктом 2 пункта 2 статьи 1376 Кодекса.

Приводя свой вариант толкования данной нормы и условия, при которых возможно преобразование патента на изобретение в патент на полезную модель, заявитель не учитывает еще двух важных условий, при которых такое преобразование возможно и которые прямо установлены пунктом 3 статьи 1398 ГК РФ: 1) при условии признания патента на изобретение недействительным полностью и 2) соответствия полезной модели требованиям и условиям патентоспособности, предъявляемым к полезным моделям.

Суд считает необходимым отметить, что в случае принятия измененной формулы патент на изобретение признается недействительным частично (и выдается новый патент с измененной формулой). Поэтому в этом случае для преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель не выполняется первое условие - признание патента на изобретение недействительным полностью.

Если патентообладатель ходатайствует о преобразовании патента на изобретение с первоначальной формулой в патент на полезную модель, то должно выполняться условие о соответствии полезной модели требованиям и условиям патентоспособности, предъявляемым к полезным моделям. В данном случае Роспатент установил невыполнение этого условия, так как пришел к спорному выводу о несоответствии изобретения с первоначальной формулой условию патентоспособности "новизна". При таких обстоятельствах преобразование патента на изобретение в патент на полезную модель было невозможно.

В соответствии с частью 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

Пунктом 4.3 Правил ППС предусмотрена обязанность административного органа обеспечить условия для полного и объективного рассмотрения дела.

Процедура рассмотрения и разрешения споров в административном порядке должна обеспечивать реальную возможность защиты каждому, чьи права на результат интеллектуальной деятельности оспариваются.

Только в этом случае достигается основная цель деятельности федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности - обеспечение охраняемых законом прав и интересов заявителей и обладателей охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, а также законных интересов иных физических и юридических лиц при принятии решений в административном порядке.

Согласно разъяснениям, приведенным в абзаце втором пункта 136 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10, при рассмотрении судом дел об оспаривании решений Роспатента следует учитывать, что нарушения Роспатентом, федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что допущенные Роспатентом нарушения при рассмотрении возражения компании "PHILIP MORRIS" являются существенными, так как не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть спор с учетом как доводов возражения, так и доводов патентообладателя, и свидетельствуют как о незаконности оспариваемого решения Роспатента, вынесенного по результатам рассмотрения этого возражения, так и о нарушении прав и законных интересов компании "NICOVENTURES" как патентообладателя.

При таких обстоятельствах решение Роспатента от 12.07.2019 не может быть признано соответствующим закону. Иное в нарушение части 1 статьи 65, части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации административным органом в судебном порядке не доказано. Доводы отзывов Роспатента и третьего лица не опровергают доводы заявления.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 138 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

В связи с изложенным, установив наличие оснований, свидетельствующих о недействительности оспариваемого ненормативного правового акта, Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение компании "PHILIP MORRIS" от 10.05.2018 против выдачи патента на изобретение Российской Федерации N 2620754 с учетом данного решения суда.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по оплате госпошлины относятся на Роспатент и подлежат взысканию с него в пользу "NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED".

В связи с отказом в удовлетворении ходатайств компаний "NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED" и "PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A." о проведении экспертизы денежные средства, перечисленные на депозитный счет суда, подлежат возврату их плательщикам.

На основании статьей 13, 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации и руководствуясь статьями 65, 71, 75, 110, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

признать недействительным полностью решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 12.07.2019 о признании недействительным частично патента РФ N 2620754 на изобретение и о выдаче патента с уточненной формулой как не соответствующее пункту 2 статьи 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктам 2.5, 4.9, 5.1 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) повторно рассмотреть возражение компании "PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A." от 10.05.2018 против выдачи патента N 2620754 на изобретение.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) в пользу "NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED" (Globe House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, GB, CN 08318038) 3000 (три тысячи) рублей расходов по оплате государственной пошлины за подачу заявления.

Возвратить "NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED" (Globe House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, GB, CN 08318038) с депозитного счета Суда по интеллектуальным правам 90000 (девяносто тысяч) рублей, оплаченных по платежному поручению от 10.01.2020 N 10 в счет возмещения расходов на проведение судебной экспертизы.

Возвратить "PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A." (Quai Jeanrenaud 3, CH-2000, Neuchatel, Switzerland) с депозитного счета Суда по интеллектуальным правам 90000 (девяносто тысяч) рублей, оплаченных по платежному поручению от 20.02.2020 N 673 в счет возмещения расходов на проведение судебной экспертизы.

Решение вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Т.В. Васильева

Судьи

Р.В. Силаев

А.А. Снегур