Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 мая 2020 г. по делу N СИП-821/2019 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента об удовлетворении возражения против предоставления им правовой охраны товарному знаку, поскольку установлено наличие в действиях заявителя признаков злоупотребления правом

Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 мая 2020 г. по делу N СИП-821/2019
Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 3 сентября 2020 г. по делу N СИП-821/2019 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 19 мая 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 21 мая 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Четвертаковой Е.С.,

судей Голофаева В.В., Лапшиной И.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Савельевой А.Н.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "НЭМС" (ул. Илимская, д. 2, оф. 24, Москва, 127576, ОГРН 1037729006127) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 12.07.2019 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 658000.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Алексеев Сергей Витальевич (Москва) и общество с ограниченной ответственностью НПП "ПараТайп" (пр-т Нахимовский, дом 47, эт. 19, пом. 1, ком. 24, Москва, 117418, ОГРН 1037739573057).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "НЭМС" - Катина В.И. (по доверенности от 09.12.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Субботин А.А. (по доверенности от 07.04.2020 N 01/32-285/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "НЭМС" (далее - заявитель, общество "НЭМС") 10.10.2019 обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 12.07.2019 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 658000 и об обязании Роспатента восстановить его правовую охрану.

В соответствии со статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Алексеев Сергей Витальевич (далее - третье лицо, Алексеев С.В.) и общество с ограниченной ответственностью НПП "ПараТайп" (далее - третье лицо, общество НПП "ПараТайп").

Выражая несогласие с выводами Роспатента, изложенными в оспариваемом ненормативном правовом акте, общество "НЭМС" указывает на то, что при рассмотрении поданного Алексеевым С.В. возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку "" по свидетельству Российской Федерации N 658000, поступившего 18.02.2019 и мотивированного несоответствием его регистрации требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также статьи 10 указанного Кодекса и статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция), названные нормы были неправильно применены административным органом при удовлетворении возражения.

Заявитель считает противоречащим фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в материалах административного дела документам вывод Роспатента о необходимости получения разрешения на регистрацию спорного обозначения у Алексеева С.В., называющего себя автором спорного элемента - "полукруга зеленого цвета", поскольку он является геометрической фигурой и не относится к объектам авторского права.

Как утверждает общество "НЭМС", описание спорного элемента имеется в различных источниках, в том числе существовавших до нашей эры, в связи с чем Алексеев С.В. не может являться его автором и как следствие не является тем лицом, у которого необходимо получать разрешение на использование известной геометрической фигуры в составе спорного товарного знака.

Заявитель обращает внимание на то, что входящий в состав спорного товарного знака словесный элемент "GOODS for PETS" выполнен широко распространенным в России шрифтом "Helios" с начертанием "Condensed Black" (узкое, сверхжирное) при помощи шрифтового программного обеспечения, которые использованы им на основании лицензионного договора, заключенного с обществом НПП "ПараТайп", называющим себя правообладателем указанного шрифта (том 3, л.д. 9-13, 14-18).

Общество "НЭМС" также ссылается на вступившие в законную силу судебные акты судов общей юрисдикции (решение Бутырского районного суда города Москвы от 18.12.2017 по делу N 2-4402/2017, оставленное без изменения апелляционным определением Московского городского суда от 10.04.2018), которыми признаны несостоятельными доводы Алексеева С.В. о наличии у него авторских прав на дизайн этикетки, в состав которой входит спорный элемент - "полукруг зеленого цвета".

Роспатент представил письменный отзыв (том 3, л.д. 1-7), в котором не согласился с заявленным требованием, полагая, что оспариваемый ненормативный правовой акт является законным и обоснованным, принят административным органом в пределах своей компетенции.

По мнению административного органа, подателем возражения представлены достаточные доказательства наличия у него авторских прав на дизайн упаковок, включающих общий элемент в виде полукруга зеленого (серого) цвета, на фоне которого имеется надпись "GOODS for PETS".

Как указал Роспатент, различное расположение словесных элементов в спорном товарном знаке и в элементах дизайна упаковок по отношению к полукругу не оказывает существенного влияния на их восприятие как имеющих сходство до степени смешения.

Отсутствие согласия Алексеева С.В. на регистрацию заявленного обществом "НЭМС" обозначения в качестве товарного знака, с точки зрения административного органа, свидетельствует о несоответствии последнего положениям пункта 9 статьи 1483 ГК РФ. При этом Роспатент констатирует, что к его компетенции не относится решение вопросов об авторстве и о том, является ли тот или иной объект самостоятельный результатом творческого труда автора и распространяются ли на него авторские права.

Алексеев С.В. представил отзыв (том 1, л.д. 35-42) и письменные пояснения (том 2, л.д. 113-115; том 3, л.д. 143-147), в которых он указывает на законность оспариваемого решения, полагает, что Роспатент правомерно удовлетворил поданное им возражение, поскольку правообладатель спорного товарного знака воспользовался фрагментом произведения, созданного третьим лицом.

В подтверждение довода о своем авторстве на произведение дизайна, фрагмент которого использован при создании спорного товарного знака, Алексеев С.В. ссылается на решение Солнцевского районного суда города Москвы от 04.06.2015 по делу N 2-882/2015, оставленное без изменения апелляционным определением Московского городского суда от 26.11.2015, а также на свидетельство о депонировании произведения от 08.04.2014 N 014-003234.

Третье лицо также обращает внимание на то, что в поданной в Роспатент обществом "НЭМС" заявке на регистрацию спорного товарного знака содержалось обозначение "", тождественное фрагменту дизайна, созданного Алексеевым С.В., однако по результатам экспертизы заявитель вынужденно внес в него изменения, уменьшив размер словесного элемента и переместив его в правую нижнюю часть и указав при этом на их несущественность.

Оригинальность произведения "дизайн упаковок для игрушек для животных", по мнению Алексеева С.В., заключается в следующем:

словесный элемент "GOODS for PETS" выполнен уникальным разработанным им шрифтом посредством леттеринга, представляющего собой отдельный художественный процесс;

расположение элементов надписи образует оригинальное графическое решение, в котором буквы "d" и "p" являются как бы зеркальным отражением друг друга: ;

начертание и взаимное расположение частей словесного элемента является самостоятельным фрагментом созданного дизайна.

Соглашаясь с выводами Роспатента, третье лицо считает необоснованными доводы заявителя о том, что административный орган рассматривал только один зеленый полукруг, не являющийся объектом авторского права, поскольку из содержания оспариваемого решения следует, что коллегия Палаты по патентным спорам анализировала все созданные Алексеевым С.В. дизайны упаковок, включающие фрагмент "", и сравнивала с ними все элементы спорного товарного знака.

Третье лицо утверждает, что на момент подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака заявителю было известно, что Алексеев С.В. является администратором доменного имени "GOODSFORPETS.RU".

Поскольку общество "НЭМС" зарегистрировало спорный товарный знак после вступления в силу судебных актов, которыми было установлено авторство Алексеева С.В. на дизайн упаковки и заявителю было запрещено использовать его, третье лицо настаивает на недобросовестности поведения указанного общества и усматривает в его действиях признаки злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции, тем более, что после регистрации обозначения правообладатель стал предъявлять претензии контрагентам организации, одним из участников которой является Алексеев С.В.

Третье лицо также обращает внимание на непоследовательность позиции общества "НЭМС" в отношении одних и тех же фактов и обстоятельств, поскольку в процессуальных документах по настоящему делу оно утверждает о том, что спорный товарный знак не подлежит сравнению с произведениями дизайна, автором которых является Алексеев С.В., и в то же время направляет его партнеру - обществу с ограниченной ответственностью "Фирма "МАРКВЕТ" (далее - общество "Фирма "МАРКВЕТ") досудебные претензии с требованиями прекратить использование упаковки и выплаты компенсации ввиду сходства до степени смешения указанного товарного знака и элемента упаковки.

Общество НПП "ПараТайп" представило письменные объяснения (том 3, л.д. 81-82, 97), в которых заявило о том, что является обладателем исключительной лицензии в отношении шрифта "Helios Condensed Black", использованного при выполнении надписи "GOODS for PETS".

Третье лицо полагает, что названный шрифт является самостоятельным оригинальным произведением, права на которые возникли у него задолго до даты создания Алексеевым С.В. своего произведения, а также подтверждает, что общество "НЭМС" правомерно использует этот шрифт на основании лицензионного договора.

Анализируя надпись, включенную в созданный Алексеевым С.В. дизайн упаковки, общество НПП "ПараТайп" считает, что она выполнена гельветико-подобным гротеском и это может быть обусловлено либо совпадением неохраняемых идей и концепций, либо переработкой шрифтов "Helios" или "Helvetica".

Представитель общества "НЭМС" в судебном заседании настаивал на удовлетворении заявления и признании оспариваемого решения недействительным.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявления, считал оспариваемое решение законным и обоснованным.

Третьи лица - Алексеев С.В. и общество НПП "ПараТайп" не явились в судебное заседание и явку своих представителей не обеспечили.

Алексеев С.В. и его представитель 18.05.2020 направили по системе "Мой арбитр" ходатайства об участии в судебном заседании с использованием системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел", в удовлетворении которых отказано, поскольку они поданы с нарушением установленного порядка после окончания рабочего дня в Суде по интеллектуальным правам и зарегистрированы непосредственно в день судебного заседания.

Между тем Алексеев С.В. и его представитель неоднократно принимали участие в судебных заседаниях, возражали против доводов общества "НЭМС", поддерживали позицию административного органа, представляли отзыв и иные письменные пояснения.

Общество НПП "ПараТайп" ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие не направило, об арбитражном процессе по настоящему делу извещено надлежащим образом, поскольку в соответствии с частью 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 11.02.2020 ему было направлено по юридическому адресу определение о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица от 10.02.2020 (ШПИ 10199044062253) и указанное судебное извещение получено им 13.02.2020, что подтверждается почтовым уведомлением (том 1, л.д. 131).

Кроме того, как указывалось выше общество НПП "ПараТайп" направило в материалы дела письменные объяснения.

На основании части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе, за исключением случаев, когда лицами, участвующими в деле, меры по получению информации не могли быть приняты в силу чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств.

В силу положений абзаца второго части 1 статьи 122 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации если арбитражный суд располагает доказательствами получения лицами, участвующими в деле, и иными участниками арбитражного процесса определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, информации о времени и месте первого судебного заседания, судебные акты, которыми назначаются время и место последующих судебных заседаний или совершения отдельных процессуальных действий, направляются лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса посредством размещения этих судебных актов на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в разделе, доступ к которому предоставляется лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса.

Согласно приобщенным к материалам дела отчетам о публикации судебных актов все определения были своевременно размещены в информационном ресурсе "Картотека арбитражных дел":

определение от 24.10.2019 о принятии заявления к производству и назначении предварительного судебного заседания на 09.12.2019 опубликовано 25.10.2019 в 19 часов 16 минут (время московское) (том 1, л.д. 63);

определение от 09.12.2019 об отложении предварительного судебного заседания на 20.01.2020 опубликовано 10.12.2019 в 13 часов 23 минуты (время московское) (том 2, л.д. 141);

определение от 20.01.2020 об отложении предварительного судебного заседания на 10.02.2020 опубликовано 21.01.2020 в 15 часов 6 минут (время московское) (том 3, л.д. 72);

определение от 10.02.2020 о назначении дела к судебному разбирательству на 24.03.2020 и привлечении третьего лица опубликовано 11.02.2020 в 20 часов 33 минуты (время московское) (том 3, л.д. 135);

определение от 24.03.2020 об отложении судебного разбирательства на 19.05.2020 опубликовано 25.03.2020 в 15 часов 48 минут (время московское) (том 4, л.д. 14).

Таким образом, судебная коллегия полагает, что все лица, участвующие в настоящем деле, об арбитражном процессе по настоящему делу, а также о дате, времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом в соответствии с частью 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с чем суд считает возможным на основании части 5 статьи 156 указанного Кодекса рассмотреть дело в отсутствие неявившихся третьих лиц и их представителей.

Как усматривается из материалов дела, комбинированное обозначение "" зарегистрировано 29.05.2018 по заявке N 2016743808 с приоритетом от 21.11.2016 в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 658000 на имя общества "НЭМС". Правовая охрана распространяется на следующие товары и услуги Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ):

18-го класса "вальтрапы; подпруги кожаные; шкуры животных; коробки из кожи или кожкартона; намордники; шевро; ремешки кожаные; ремни кожаные [изделия шорные]; плетки многохвостые; поводки; портупеи кожаные; уздечки [конская сбруя]; чепраки под седло для лошадей; попоны для лошадей; подковы; изделия шорно-седельные; вожжи; ремни стременные; крупоны [кожевенные полуфабрикаты]; подкладки мягкие под седла для верховой езды; коврики для верховой езды; ошейники для животных; шоры [сбруя конская]; шкуры крупного рогатого скота; крепления для седел; седла для лошадей; ленчики седел; гарнитуры сбруйные; сумки хозяйственные; удила [сбруя конская]; шнуры кожаные; одежда для животных; постромки [конская сбруя]; стремена; сумки; коробки из фибры; шкуры выделанные; ремни для конской сбруи; детали для стремян резиновые; торбы [мешки для кормов]; нити кожаные; недоуздки для лошадей; наколенники для лошадей; ремни подбородочные кожаные; упряжь для животных; трензели для конской сбруи; кнуты; хомуты для лошадей";

20-го класса "полки для хранения; подушечки для комнатных животных; створки раковин устриц; чехлы для одежды [хранение]; конуры собачьи; гнезда для домашней птицы; полоски из соломы; раздатчики мешков для собачьих отходов, стационарные неметаллические; шкафы для пищевых продуктов неметаллические; домики для комнатных животных; ульи пчелиные; решетки кормовые; садки для рыбы; соты для ульев; изделия деревянные для точки когтей для кошек; изделия плетеные [короба, корзины]; когтеточки для кошек; лежанки-гнезда для комнатных животных; вощина искусственная для ульев; коврики напольные для сна; лежанки для комнатных животных";

21-го класса "клетки для птиц; щетина животных [щетки и кисти]; террариумы комнатные [виварии]; яйца подкладные для несушек искусственные; вольеры для птиц; предметы домашней утвари туалетные; тряпки для уборки; поилки; кольца маркировочные для птиц; кормушки; щетина свиная; клетки для домашних животных; террариумы для выращивания растений в комнатных условиях; щетки для чистки лошадей; кольца маркировочные для домашней птицы; кормушки для животных; туалеты [поддоны] для домашних животных; гребни для животных; сосуды для питья; ванночки для птиц";

28-го класса "игрушки плюшевые; игрушки мягкие; приманки пахучие для охоты и рыбалки; мячи для игры; погремушки [игрушки]; диски летающие [игрушки]; приманки для охоты или рыбной ловли; игрушки для домашних животных";

31-го класса "жмых кормовой; препараты для повышения яйценоскости домашней птицы; корма для птиц; корма для животных; продукты обработки хлебных злаков кормовые; препараты для откорма животных; соль для скота; жвачка для животных; мука арахисовая кормовая; торф для подстилок для скота; корма для откармливания животных в стойле; водоросли пищевые и кормовые; напитки для комнатных животных; корма для комнатных животных; жмых арахисовый кормовой; отходы винокурения кормовые; ростки пшеницы кормовые; жмых рапсовый для скота; альгаробилла [корм для животных]; жмых кукурузный для скота; песок ароматизированный для комнатных животных [наполнитель для туалета]; зерно кормовое; подстилки для животных; смесь из бумаги и песка для комнатных животных [наполнитель для туалета]; мука из льняного семени кормовая; сено; мука рыбная кормовая; корма укрепляющие для животных; мешанки из отрубей кормовые; мука рисовая кормовая; семена льняные кормовые; пойло из отрубей для скота; дрожжи кормовые; галеты для собак; пенка из каракатицы для птиц; мука кормовая; известь для кормов; крупы для домашней птицы";

35-го класса "продвижение продаж для третьих лиц; реклама; исследования маркетинговые; демонстрация товаров; агентства по импорту-экспорту; реклама телевизионная; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; распространение образцов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; реклама наружная; рассылка рекламных материалов; реклама почтой; публикация рекламных текстов; продажа аукционная; управление процессами обработки заказов товаров; ведение автоматизированных баз данных; реклама интерактивная в компьютерной сети; маркетинг; обновление рекламных материалов; распространение рекламных материалов; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]".

Правовая охрана спорному товарному знаку предоставлена в зеленом и белом цветах, а слова "Goods for pets" являются неохраняемыми элементами.

В Роспатент 18.02.2019 поступило возражение Алексеева С.В. против предоставления правовой охраны названному знаку, мотивированное несоответствием регистрации требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, а также статьи 10 указанного Кодекса и статьи 10.bis Парижской конвенции (том 1, л.д. 140-146).

Доводы возражения сводились к следующему:

подателю возражения принадлежит более раннее исключительное право на произведение дизайна ("Дизайн упаковок для игрушек для животных", содержащих общий фрагмент "");

подателем возражения в 2014 г. получено свидетельство о депонировании произведения;

вступившими в законную силу судебными актами установлено возникновение в 2010 г. (ранее даты приоритета спорного товарного знака) у подателя возражения авторских прав на произведения дизайна;

податель возражения не предоставлял согласие на регистрацию спорного товарного знака;

на дату подачи заявки N 2016743808 податель возражения являлся администратором доменного имени "GOODSFORPETS.RU";

регистрация спорного товарного знака является актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом;

после регистрации спорного товарного знака его правообладателем были направлены претензии контрагентам подателя возражения о нарушении ими исключительного права на указанное средство индивидуализации.

К возражению Алексеевым С.В. были приложены следующие документы:

сведения из публичного реестра о товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 658000 и о заявке N 2016743808;

свидетельство о депонировании произведения от 08.04.2014 N 014-003234 и само произведение "Дизайн упаковок для игрушек для животных";

решение Солнцевского районного суда города Москвы от 04.06.2015 по делу N 2-882/2015, определение Солнцевского районного суда города Москвы от 05.10.2015 об исправлении опечатки в указанном решении, апелляционное определение Московского городского суда от 26.11.2015 по делу N 33-38296;

сведения об администраторе доменного имени "GOODSFORPETS.RU";

постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.12.2009 N 9833/09;

досудебные претензии от 02.10.2018 и от 27.11.2018, направленные обществом "НЭМС" в адрес общества "Фирма "МАРКВЕТ", и ответ общества с ограниченной ответственностью "ГИГВИ" (далее - общество "ГИГВИ") на претензионное письмо общества "НЭМС".

Решением Роспатента от 12.07.2019 возражение Алексеева С.В. в удовлетворено, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 658000 признано недействительным полностью.

При принятии указанного решения административный орган признал Алексеева С.В. лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, поскольку оно является обладателем более раннего авторского права на произведение дизайна, фрагмент которого имеет сходство до степени смешения со спорным товарным знаком. Наряду с этим Роспатентом приняты во внимание направленные правообладателем указанного товарного знака претензии в адрес контрагентов подателя возражения.

Проанализировав фрагмент произведения дизайна и спорный товарный знак, административный орган установил, что они включают тождественные изобразительные элементы (полукруг) и тождественные словесные элементы (надпись "GOODS for PETS"), и исходил из того, что имеющиеся различия в расположении надписи, размере шрифта, а также дискламация словесного элемента в спорном товарном знаке не оказывают существенное влияние на восприятие и запоминание обозначений, в связи с чем они являются сходными до степени смешения.

Представленные правообладателем доказательства, в том числе заключенный им договор от 03.12.2008 N AL_001_NEM и акт к нему, нотариальный протокол осмотра сайта с перепиской по электронной почте, судебные акты по делу N А40-433664/2017, были исследованы и критически оценены Роспатентом, который пришел к выводу о доказанности авторства Алексеева С.В. в отношении фотографических произведений, размещенных в каталоге общества "НЭМС", и об отсутствии документов, подтверждающих получение разрешения на их использование.

В отношении доводов подателя возражения о том, что регистрация спорного товарного знака со стороны общества "НЭМС" является актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом, а также доводов правообладателя этого знака о недобросовестных действиях Алексеева С.В., административный орган указал, что установление данных фактов не относится к его компетенции.

Полагая, что решение Роспатента от 12.07.2019 не соответствует требованиям законодательства, нарушает его права и законные интересы, общество "НЭМС" обратилось в суд с заявлением о признании его недействительным.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и отзывах на него, заслушав правовую позицию представителей заявителя и административного органа, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

В соответствии со статьями 1248 и 1512 ГК РФ решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятые по результатам рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания), могут быть оспорены в суде.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на обращение с заявлением об оспаривании решения Роспатента обществом "НЭМС" не пропущен.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

На основании части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, решение от 12.07.2019 принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривается обществом "НЭМС" в поданном в суд заявлении.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 27 Постановления Пленума N 10, по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными принятого решения.

С учетом даты приоритета спорного товарного знака (21.11.2016) правовая база для оценки его охраноспособности включает ГК РФ и введенные в действие 31.08.2015 Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 N 38572 (далее - Правила N 482).

При этом порядок рассмотрения возражения определяется в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено путем подачи возражения в Роспатент и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 указанного Кодекса.

Пунктом 2 статьи 1513 ГК РФ предусмотрено, что возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 этого Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Заинтересованность Алексеева С.В. в подаче возражения лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Судебная коллегия не находит оснований не согласиться с выводами административного органа о наличии у подателя возражения заинтересованности, а кроме того, принимает во внимание, что данное обстоятельство не оспаривается лицами, участвующими в деле (часть 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Анализируя товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 658000, Роспатент установил, что он представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде полукруга зеленого цвета, в нижней правой части которого расположен словесный элемент "GOODS for PETS", написанный буквами латинского алфавита белого цвета и являющийся неохраняемым элементом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в зеленом и белом цветовом сочетании в отношении перечисленных выше товаров 18, 20, 21, 28 и 31-го классов и услуг 36-го класса МКТУ.

Доводы заявителя сводятся к несогласию с выводами Роспатента о том, что изобразительный элемент спорного товарного знака, представляющий собой известную геометрическую фигуру в виде полукруга зеленого цвета, относится к объектам авторского права, и о необходимости получения разрешения на регистрацию спорного обозначения у Алексеева С.В., поскольку, по мнению заявителя, представленные им в материалы дела документы, в частности решение Бутырского районного суда города Москвы от 18.12.2017 по делу N 2-4402/2017, оставленное без изменения апелляционным определением Московского городского суда от 10.04.2018, достаточны для вывода об обратном.

Заявитель обращает внимание на то, что входящий в состав спорного товарного знака словесный элемент "GOODS for PETS" выполнен широко распространенным в России шрифтом "Helios" с начертанием "Condensed Black" (узкое, сверхжирное) при помощи шрифтового программного обеспечения, которые использованы им на основании лицензионного договора, заключенного с обществом НПП "ПараТайп", называющим себя правообладателем указанного шрифта (том 3, л.д. 9-13, 14-18).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ (в редакции, действующей на дату приоритета спорного товарного знака) не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492 ГК РФ) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно абзацу седьмому пункта 1 статьи 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения: произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства.

В статье 1257 ГК РФ указано, что автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения либо иным образом в соответствии с пунктом 1 статьи 1300 этого Кодекса, считается его автором, если не доказано иное.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Достаточность доказательств оценивается судом индивидуально в каждом конкретном деле и представляет собой качество совокупности имеющихся доказательств, необходимых для разрешения дела или для установления обстоятельств по делу.

Судебная коллегия полагает верным вывод Роспатента о том, что авторство Алексеева С.В. на произведение дизайна "Дизайн упаковок для игрушек для животных" подтверждается вступившими в законную силу решением Солнцевского районного суда города Москвы от 04.06.2015 по делу N 2-882/2015 с учетом определения от 05.10.2015 об исправлении описки в решении суда, оставленным без изменения апелляционным определением Московского городского суда от 26.11.2015 по делу N 33-38296 (том 2, л.д. 20-32, 125-132), а также решением Арбитражного суда города Москвы от 07.02.2018 по делу N А40-133664/2017 (том 2, л.д. 62-64), оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.04.2018 и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2018.

Из мотивировочных частей перечисленных судебных актов усматривается, что при рассмотрении этих споров принимали участие как общество "НЭМС", так и Алексеев С.В. и в качестве доказательства в обоснование авторства последнего на произведение дизайна "Дизайн упаковок для игрушек для животных" среди прочего было представлено свидетельство о депонировании произведения от 08.04.2014 N 014-003234.

Поскольку в материалы административного дела подателем возражения был представлен экземпляр произведения дизайна в виде прошитых материалов с наклеенным на последнем листе контрольным листком, на котором имеется заверительная надпись, печать и подпись генерального директора российского авторского общества "КОПИРУС" (том 2, л.д. 10-19), Роспатент обоснованно признал их частью свидетельства о депонировании.

Как следует из оспариваемого решения, приложенные к свидетельству о депонировании изображения упаковок включают в свой состав следующий фрагмент: "".

В силу части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Согласно положениям части 3 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда, рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле.

С учетом изложенного у Суда по интеллектуальным правам при рассмотрении настоящего дела не имеется оснований не признать в качестве установленного авторство Алексеева С.В. на произведение дизайна "Дизайн упаковок для игрушек для животных".

Судебная коллегия не находит оснований не согласиться с выводом Роспатента о наличии сходства до степени смешения между сравниваемыми обозначениями:

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 658000	Фрагмент произведения дизайна, созданного Алексеевым С.В.

Применительно к методологии сравнения обозначений, предусмотренной пунктами 41-43, 45 Правил N 482, суд, что между ними имеется высокая степень сходства в силу следующего:

использованные в спорном товарном знаке и фрагменте произведения дизайна изобразительные элементы представляют собой полукруги зеленого цвета. При этом различия в оттенках зеленого цвета не влияют на их неодинаковое восприятие потребителем. Размер, пропорции и расположение изобразительных элементов позволяют сделать вывод об их идентичности по графическому признаку сравнения;

сопоставление использованных в спорном товарном знаке и фрагменте произведения дизайна словесных обозначений по фонетическому и семантическому критериям свидетельствует об их тождественности. Пропорции, расположение букв, вид и цвет шрифта свидетельствуют об идентичности словесных элементов. При этом различное положение словесного элемента в каждом из сравниваемых обозначений (в спорном товарном знаке - в правой нижней части изобразительного элемента размером менее 1/5 от размера полукруга и во фрагменте произведения дизайна - в центре изобразительного элемента размером более 1/2 от размера полукруга) не изменяют их одинаковое восприятие потребителем. То обстоятельство, что правообладатель исключил из правовой охраны спорного товарного знака словесный элемент "GOODS for PETS", как правильно указал Роспатент, не оказывают существенное влияние на восприятие и запоминание обозначений, в связи с чем они являются сходными до степени смешения;

сходство между спорным товарным знаком и фрагментом произведения дизайна усиливается, поскольку они предназначены для маркировки товаров для домашних животных.

Наряду с этим судебная коллегия считает заслуживающим внимания довод Алексеева С.В. о том, что общество "НЭМС" имело намерение просить предоставление правовой охраны обозначению, тождественному проанализированному выше фрагменту произведения дизайна, поскольку в поданной им заявке на регистрацию спорного товарного знака содержалось следующее обозначение: "".

Суд критически оценивает доводы общества "НЭМС" о том, что Алексеев С.В. не является и не может являться автором известной геометрической фигуры и шрифта, которым выполнен словесный элемент в спорном товарном знаке, поскольку из представленных третьим лицом письменных пояснений от 14.05.2020 (том 3, л.д. 143-147) следует, что он и не заявляет притязаний на указанные элементы и ссылается лишь на фрагмент произведения дизайна "Дизайн упаковок для игрушек для животных", который был предметом спора в Солнцевском районном суде города Москвы (дело N 2-882/2015) и в Арбитражном суде города Москвы (дело N А40-133664/2017).

Судебная коллегия также отмечает, что при регистрации спорного товарного знака правовая охрана была предоставлена не его отдельным элементам (изобразительному и словесному), а в целом комбинированному обозначению в том композиционном сочетании графики, цвета, пропорции, расположения букв и т.п., которое задумано его будущим правообладателем, и в рассматриваемом случае высокая степень сходства спорного товарного знака и придуманного Алексеевым С.В. фрагментом произведения дизайна является очевидной.

Представленные обществом "НЭМС" письменные доказательства (решение Бутырского районного суда города Москвы от 18.12.2017 по делу N 2-4402/2017, оставленное без изменения апелляционным определением Московского городского суда от 10.04.2018 по делу N 33-14257, и заключенный с обществом НПП "ПараТайп" лицензионный договор от 10.12.2019 N 19121420) проанализированы судебной коллегией.

Прежде всего суд обращает внимание на то, что перечисленные доказательства не были представлены заявителем в Роспатент в качестве приложений к отзыву либо иным образом, в связи с чем административный орган был лишен возможности учесть их при принятии оспариваемого ненормативного акта.

Между тем, как разъяснено в пункте 137 Постановления Пленума N 10, при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых по результатам рассмотрения возражений правообладатель, против которого было подано возражение, не может быть лишен права в суде при рассмотрении дела о проверке законности оспариваемого ненормативного правового акта приводить любые доводы и представлять доказательства, в том числе те, которые не были предметом рассмотрения в Роспатенте. Кроме того, и правообладатель, и податель возражения, заявления вправе представлять дополнительные доказательства по существу поданного возражения, заявления и принятого на его основе решения в опровержение доказательств, представляемых иными лицами, участвующими в деле, непосредственно в суд.

С учетом изложенного суд квалифицирует представленные дополнительные доказательства как направленные на опровержение авторства Алексеева С.В. на фрагмент произведения "Дизайн упаковок для игрушек для животных".

При этом суд отмечает, что на момент рассмотрения возражения в Палате по патентным спорам общество "НЭМС", безусловно, располагало вышеназванными судебными актами Бутырского районного суда города Москвы и Московского городского суда, в связи с чем имело возможность приобщить их копии к материалам административного дела, тогда как лицензионный договор от 10.12.2019 N 19121420 был заключен между заявителем и обществом НПП "ПараТайп" спустя 5 месяцев после принятия оспариваемого решения, что само по себе исключало возможность направления его копии в Роспатент.

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные обществом "НЭМС" дополнительные доказательства, судебная коллегия полагает, что они не свидетельствуют о незаконности решения Роспатента от 12.07.2019 в силу следующего.

Из мотивировочной части решения Бутырского районного суда города Москвы от 18.12.2017 по делу N 2-4402/2017, оставленного без изменения апелляционным определением Московского городского суда от 10.04.2018 по делу N 33-14257, с учетом обстоятельств, установленных Судом по интеллектуальным правам при рассмотрении дел N СИП-797/2018 и N СИП-300/2019, усматривается, что предметом спора было требование Алексеева С.В. о признании его автором графического изображения "" (квадрат красного цвета, в верхней части которого расположены восемь белых квадратов одного размера, а в нижней - размещен стилизованный логотип "GiGwi", созданный от "английской детской несуразицы Giggli Wiggli").

Следовательно, объектом судебной оценки Бутырского районного суда города Москвы и Московского городского суда по делу N 2-4402/2017 было иное произведение изобразительного искусства, отличное от того, которое Алексеев С.В. противопоставил спорному товарному знаку при подаче возражения в Роспатент.

Изложенное позволяет Суду по интеллектуальным правам признать представленные обществом "НЭМС" судебные акты не отвечающими положениям статей 67 и 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ссылаясь на лицензионный договор от 10.12.2019 N 19121420, заявитель указывает на то, что правообладателем шрифтового программного обеспечения и шрифта, которым в спорном товарном знаке выполнен словесный элемент "GOODS for PETS", является общество НПП "ПараТайп", а не Алексеев С.В.

С учетом представленных в материалы дела Алексеевым С.В. письменных пояснений от 14.05.2020 судебная коллегия отмечает, что податель возражения не заявляет притязаний и не считает себя автором шрифта, использованного в технике леттеринг при создании надписи "GOODS for PETS" в произведении дизайна "Дизайн упаковок для игрушек для животных".

В случае если общество НПП "ПараТайп" полагает, что действиями Алексеева С.В. нарушены принадлежащие ему исключительные права на соответствующий шрифт, оно не лишено права защитить их самостоятельно, в том числе в рамках отдельного судебного спора.

Таким образом, вопреки доводам заявителя, судебная коллегия считает, что оспариваемый ненормативный правовой акт соответствует закону, а выводы Роспатента не противоречат фактическим обстоятельствам дела и доказательствам, приобщенным в материалы административного дела с соблюдением требований, установленных в Правилах N 56, а также дополнительным доказательствам, представленным обществом "НЭМС" на стадии судебной проверки принятого решения.

Наряду с этим суд считает заслуживающими внимания доводы Алексеева С.В. о недобросовестности поведения правообладателя при регистрации спорного товарного знака.

В обоснование приведенных доводов податель возражения ссылается на положения статьи 10 ГК РФ и статьи 10.bis Парижской конвенции, на пункт 9 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции) и указывает, что на момент подачи заявки N 2016743808 обществу "НЭМС" было известно о наличии вступившего в законную силу решения Солнцевского районного суда города Москвы от 04.06.2015 по делу N 2-882/2015 и что Алексеев С.В. является администратором доменного имени "GOODSFORPETS.RU", а кроме того, после получения свидетельства о регистрации спорного товарного знака общество "НЭМС" стало предъявлять претензии контрагентам Алексеева С.В. с требованиями о прекращении реализации товаров и взыскании компенсации.

Как усматривается из оспариваемого решения, при рассмотрении возражения в отношении приведенных доводов Роспатент указал, что установление этих фактов не относится к его компетенции.

Как разъяснено в пункте 170 Постановления Пленума N 10, законом не установлен специальный порядок признания действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом. Возможность заявления отдельного требования о признании таких действий злоупотреблением правом законом не предусмотрена.

Вместе с тем в пункте 171 Постановления Пленума N 10 обращено внимание судов на то, что при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента о признании или об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, об оспаривании решения, вынесенного по результатам рассмотрения возражения на отказ в предоставлении правовой охраны товарного знака, суд на основании положений статьи 10 ГК РФ, статьи 10.bis Парижской конвенции вправе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать действия лица по регистрации товарного знака, в том числе по подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией и принять решение о признании недействительным решения административного органа и об обязании его аннулировать регистрацию товарного знака, оставить в силе решение административного органа об аннулировании правовой охраны товарного знака или об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку.

Признание действий лица по регистрации товарного знака, в том числе по подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией в случаях, предусмотренных пунктом 171 Постановления Пленума N 10, осуществляется исходя из поданного в Роспатент возражения.

В рассматриваемом случае на странице 5 возражения Алексеев С.В. процитировал положения статьи 10.bis Парижской конвенции и статьи 10 ГК РФ, описал действия правообладателя спорного товарного знака и приложил копии решения Солнцевского районного суда города Москвы от 04.06.2015 по делу N 2-882/2015, апелляционного определения Московского городского суда от 26.11.2015 по делу N 33-38296, сведения о его правах на доменное имя "GOODSFORPETS.RU", а также копии претензионных писем общества "НЭМС" и ответ на них.

Согласно пункту 2.5 Правил N 56 пределы полномочий Роспатента по проверке обоснованности поданных возражений в рамках административной процедуры обусловлены теми мотивами, на которые ссылается податель возражения в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительными полностью или частично.

Судебная коллегия полагает, что административный орган обоснованно указал на то, что оценка действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, как злоупотребление правом либо акт недобросовестной конкуренции по существу, не относится к его компетенции.

При таких обстоятельствах судебная коллегия считает необходимым рассмотреть по существу доводы Алексеева С.В. о наличии в действиях общества "НЭМС" при регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 658000 признаков злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции.

Судебная коллегия принимает во внимание, что общество "НЭМС" не опровергло доводы Алексеева С.В. о наличии в его действиях признаков злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции (часть 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), однако это не исключает необходимость проверки обоснованности заявленных третьим лицом оснований для признания недействительным оспариваемого решения Роспатента.

Исходя из положений подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака (пункт 1 статьи 1512 ГК РФ).

Положениями пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 10 ГК РФ установлено, что в случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 этой же статьи Кодекса, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены ГК РФ.

По смыслу приведенных норм для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

Таким образом, исходя из указанных положений гражданского законодательства, злоупотреблением правом признается действие по осуществлению права, хотя формально законное, но имеющее противоправную цель.

Как разъяснено в абзаце втором пункта 5 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.02.2018 N 8-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "ПАГ", конституционное требование действовать добросовестно и не злоупотреблять своими правами равным образом обращено ко всем участникам гражданских правоотношений. Исходя из этого ГК РФ называет в числе основных начал гражданского законодательства следующие: при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно (пункт 3 статьи 1 ГК РФ); никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ); не допускаются любое заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом), использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке (пункт 1 статьи 10 ГК РФ); в случае несоблюдения этих требований суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

В силу статьи 10.bis Парижской конвенции актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. Так, подлежат запрету: 1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; 2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; 3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Недобросовестная конкуренция - это любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации (пункт 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции).

Для признания действий по приобретению исключительного права на средство индивидуализации актом недобросовестной конкуренции, прежде всего, должна быть установлена цель совершения соответствующих действий. На необходимость учета цели действий при анализе добросовестности поведения обращено внимание, в частности, в пункте 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что иные лица (конкуренты) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Однако установления осведомленности правообладателя об использовании другими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака самого по себе недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно. Должно быть также установлено, что, приобретая исключительное право на товарный знак, лицо имело нечестную цель.

С точки зрения определения намерений при исследовании вопроса о добросовестности приобретения исключительных прав на товарный знак, исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, характеризующее цели такого приобретения. При этом недобросовестность правообладателя должна быть установлена прежде всего на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на товарный знак, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения. Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно.

Приведенные выше нормы права, основанные на положениях статьи 10.bis Парижской конвенции, обуславливают нежелательность появления в гражданском обороте товарных знаков, вызывающих у потребителей неоправданные представления об ассоциативной связи между разными производителями товаров и услуг. Это обязывает хозяйствующего субъекта, претендующего на правовую охрану конкретного обозначения в качестве товарного знака, принять исчерпывающие меры по предотвращению регистрации в качестве товарного знака обозначения, при использовании которого маркируемый этим обозначением товар воспринимается потребителями как товар иного производителя (в том числе путем смешения его обозначения со средствами индивидуализации иных лиц).

Таким образом, в спорной ситуации для признания действий общества "НЭМС" по приобретению и использованию исключительного права на спорный товарный знак актом недобросовестной конкуренции подлежат установлению следующие обстоятельства:

факт использования Алексеевым С.В. либо иными лицами под его контролем фрагмента произведения дизайна до даты подачи обществом "НЭМС" заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака, а также что такое обозначение приобрело известность среди потребителей;

наличие на дату подачи спорной заявки конкурентных отношений между обществом "НЭМС" и Алексеевым С.В.;

наличие у общества "НЭМС" намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на такое обозначение (приобретение монополии на него) причинить вред Алексееву С.В. или иным лицам, действующим под его контролем, вытеснить их с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения, либо намерение использовать их деловую репутацию;

причинение либо вероятность причинения Алексееву С.В. или иным лицам, действующим под его контролем, вреда путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения.

Судебная коллегия считает, что представленными в материалы настоящего дела доказательствами подтверждается, что на 21.11.2016, то есть на момент подачи заявки N 2016743808 обществу "НЭМС" было известно об обстоятельствах создания Алексеевым С.В. произведения "Дизайн упаковок для игрушек для животных", включающий фрагмент "", поскольку они были установлены решением Солнцевского районного суда города Москвы от 04.06.2015 по делу N 2-882/2015, оставленным без изменения апелляционным определением Московского городского суда от 26.11.2015 (том 2, л.д. 125-132).

Кроме того, указанными судебными актами на общество "НЭМС" была возложена обязанность прекратить использование, воспроизведение, реализацию и рекламу произведения "Дизайн упаковок для игрушек для животных" и в пользу Алексеева С.В. взыскана компенсация за нарушение его авторских прав.

Следовательно, вопреки установленному судебному запрету общество "НЭМС" использовало вышеуказанный фрагмент, поместив тождественное изображение в текст первоначально поданной в Роспатент заявки (том 1, л.д. 43).

Суд также принимает во внимание наличие между обществом "НЭМС" и Алексеевым С.В. корпоративного конфликта, поскольку в период с 18.11.2002 по 24.02.2013 последний являлся участником и сотрудником указанного общества, а после выхода из состава участников он совместно с иными лицами создал новую организацию (общество "ГИГВИ"), которая стала конкурентом обществу "НЭМС" на рынке производства и продажи товаров для животных.

Изложенные обстоятельства установлены решением Арбитражного суда города Москвы от 07.02.2018 по делу N А40-133664/2017 (том 2, л.д. 62-64), оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.04.2018 и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2018, в связи с чем они принимаются в качестве преюдициальных на основании части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Тот факт, что спустя полгода после получения свидетельства о регистрации спорного товарного знака общество "НЭМС" стало предъявлять претензии обществу "Фирма "МАРКВЕТ", являющемуся контрагентом общества "ГИГВИ", дополнительно свидетельствует о намерении правообладателя средства индивидуализации устранить конкурентов с товарного рынка и о наличии недобросовестной цели по созданию препятствий иным участникам гражданских правоотношений.

С учетом изложенного, оценив последовательность действий общества "НЭМС", судебная коллегия считает доказанными доводы Алексеева С.В. о том, что направленность умысла заявителя охватывала его намерение приобрести исключительное право на спорный товарный знак, вопреки позиции автора произведения дизайна, фрагмент которого был использован при создании средства индивидуализации, а затем препятствовать иным лицам индивидуализировать товары и услуги сходными либо тождественными с ним обозначениями.

При таких обстоятельствах суд усматривает в действиях общества "НЭМС" признаки злоупотребления правом.

Вместе с тем коллегия судей полагает, что Алексеевым С.В. не представлены доказательства, позволяющие признать действия общества "НЭМС" по регистрации спорного товарного знака актом недобросовестной конкуренции.

Так, Алексеевым С.В. не доказаны наличие на дату подачи спорной заявки конкурентных отношений между ним и обществом "НЭМС", а также факт использования им самим либо иными лицами под его контролем фрагмента произведения дизайна до даты подачи обществом "НЭМС" заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака и наличие у него известности среди потребителей.

Доводы Алексеева С.В. о наличии у общества "НЭМС" намерения (цели) посредством приобретения исключительного права спорный товарный знак (приобретение монополии на него) причинить вред Алексееву С.В. или иным лицам, действующим под его контролем, вытеснить их с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения, либо намерения использовать их деловую репутацию, по мнению судебной коллегии, носят предположительный характер и вопреки требованиям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не подтверждены доказательствами, отвечающим принципам относимости, достоверности, допустимости и объективности.

Согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

С учетом изложенного суд не усматривает оснований для признания действий общества "НЭМС" по приобретению исключительного права на спорный товарный знак актом недобросовестной конкуренции, в связи с чем соответствующие доводы Алексеева С.В. подлежат отклонению.

Вместе с тем данные обстоятельства не влияют на правовую квалификацию оспариваемого решения Роспатента как законного и обоснованного, поскольку судом проверено и установлено, что оно принято уполномоченным органом и соответствует требованиям законодательства. Нарушений процедуры рассмотрения возражения также не установлено.

Таким образом, оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о том, что требование заявителя о признании оспариваемого решения Роспатента недействительным удовлетворению не подлежит.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса. Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

При обращении в Суд по интеллектуальным правам заявитель уплатил государственную пошлину в размере 3 000 рублей, что подтверждается платежным поручением от 09.10.2019 N 217 (том 1, л.д. 14).

Поскольку в удовлетворении заявления отказано, понесенные обществом "НЭМС" судебные расходы относятся на него.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "НЭМС" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Е.С. Четвертакова

Судьи

В.В. Голофаев

И.В. Лапшина