Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 мая 2020 г. N С01-1629/2019 по делу N СИП-151/2019 Суд оставил без изменения решение суда первой инстанции об отказе в признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента на изобретение, и о признании указанного патента недействительным полностью, поскольку само по себе указание в описании изобретения на признаки, известные из уровня техники, не означает, что такие признаки относятся к признакам, характеризующим уровень техники, и не свидетельствует о несоответствии изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость"

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 мая 2020 г. N С01-1629/2019 по делу N СИП-151/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 25 мая 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 28 мая 2020 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Химичева В.А., Рассомагиной Н.Л. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "БиоИнтегратор" (ул. Рабочая, д. 2А, стр. 1, г. Химки, Московская обл., 141401, ОГРН 1105047011937) на решение Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2019 по делу N СИП-151/2019

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "БиоИнтегратор" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 30.11.2018, принятого по результатам рассмотрения поступившего 25.05.2018 возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2569732 на изобретение, и о признании указанного патента недействительным полностью.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо Novartis AG (CH-4002 Basel, Schweiz).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "БиоИнтегратор" - Пыршова Н.В. (по доверенности от 01.02.2019), Карпова О.В. (по доверенности от 01.02.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Конюхова В.А. (по доверенности от 07.04.2020 N 01/32-265/41);

от иностранного лица Novartis AG - Угрюмов В.М. (по доверенности от 14.02.2020), Гизатуллина Е.М. (по доверенности от 14.02.2020).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "БиоИнтегратор" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 30.11.2018, принятого по результатам рассмотрения поступившего 25.05.2018 возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2569732 на изобретение, и о признании указанного патента недействительным полностью.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо Novartis AG (далее - компания).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2019 заявление общества оставлено без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество просит отменить решение суда первой инстанции, признать недействительным решение Роспатента от 30.11.2018 и признать патент Российской Федерации N 2569732 недействительным полностью, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права.

Компания и Роспатент представили отзывы на кассационную жалобу, в которых не согласились с изложенными в ней доводами, просили оставить обжалуемое решение суда первой инстанции без изменения как законное и обоснованное.

До судебного заседания от компании поступили дополнительные письменные пояснения.

В судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам явились представители общества и компании.

Представитель Роспатента принял участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

В судебном заседании представитель общества возражал против приобщения письменных пояснений компании, мотивируя свои возражения недостаточностью времени для представления возражений на доводы, приведенные в этих пояснениях.

Поскольку представитель компании не настаивал на приобщении своих письменных пояснений, сообщив о возможности изложить приведенные в них доводы в устном порядке, президиум Суда по интеллектуальным правам отказал в приобщении письменных пояснений компании.

Представитель общества поддержал изложенные в кассационной жалобе доводы, просил ее удовлетворить.

Представитель Роспатента и общества возражали против удовлетворения кассационной жалобы, считая оспариваемое решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как установил суд первой инстанции и следует из материалов дела, патент Российской Федерации N 2569732 на изобретение "Модуляторы рецептора S1P для лечения рассеянного склероза" (коды международной патентной классификации - A61K 31/137, A61P 37/02, A61P 25/28) выдан по заявке N 2013131176/15 от 08.07.2013, выделенной из заявки N 2009102278 от 26.01.2009 о рассмотрении международной заявки РСТ/ЕР2007/005597 от 25.06.2007 на национальной фазе, с приоритетом от 27.06.2006, установленным по дате подачи конвенционной заявки GB 0612721.1, на имя компании со следующей формулой:

"1. Применение модулятора рецептора S1P для лечения рецидивно-ремиттирующего рассеянного склероза у субъекта, нуждающегося в таком лечении, где указанный модулятор рецептора S1P представляет собой 2-амино-2-[2-(4-октилфенил)этил]пропан-1,3-диолили его фармацевтически приемлемую соль и где модулятор рецептора S1P вводят указанному субъекту перорально в суточной дозе 0.5 мг.

2. Применение по п. 1, при котором лечение представляет собой замедление прогрессирования рецидивно-ремиттирующего рассеянного склероза.

3. Применение по п. 1 или 2, где модулятор рецептора S1P представляет собой 2-амино-2-[2-(4-октилфенил)этил]пропан-1,3-диол гидрохлорид.".

В Роспатент 25.05.2018 от общества поступило возражение против выдачи патента Российской Федерации N 2569732, мотивированное несоответствием изобретения по указанному патенту условию патентоспособности "промышленная применимость".

В возражении общество указало, что формула изобретения по первоначальной заявке, из которой выделена заявка на спорный патент, относится к способу, в связи с чем является неправомерной выдача патента на такой объект изобретения, как применение.

Общество также отметило, что термин "модулятор рецептора" не является общепринятым в научной литературе, а также не является синонимом термина "агонист рецептора".

По мнению общества, в приоритетной заявке не приведено назначение запатентованного изобретения.

Податель возражения также указал на недостоверность приведенных в описании изобретения сведений, а также на отсутствие признаков, характеризующих запатентованное изобретение, в том числе и его назначение.

Общество обратило внимание на то, что в заключениях коллегии Палаты по патентным спорам (по ранее рассмотренным возражениям) неправомерно использовано расширительное толкование средства, применение которого запатентовано. Так, по мнению общества, средством являются способы, а не модулятор рецептора S1P, как было установлено при проведении экспертизы по существу.

В своем возражении общество указало на отсутствие сведений, которые позволили бы убедиться в том, что в случае осуществления изобретения действительно возможна реализация указанного заявителем назначения: отсутствуют информация о проведении клинических испытаний, опубликованных в официальных источниках до даты приоритета изобретения по спорному патенту. Помимо этого, общество ссылалось на то, что в первоначальной заявке отсутствует достаточная информация о клинических исследованиях на человеке: приведенная в приоритетной заявке и в описании изобретения по спорному патенту информация о выборке из 20 пациентов для проведения испытаний является недостаточной для признания изобретения соответствующим условию патентоспособности "промышленная применимость". По мнению общества, при подобной выборке не могут быть учтены наличие иных заболеваний, расовая и национальная принадлежность, беременность.

Роспатент 30.11.2018 принял решение об отказе в удовлетворении возражения общества, патент Российской Федерации N 2569732 оставлен в силе.

Роспатент установил, что исходя из даты подачи международной заявки (25.06.2007) законодательство, применимое для оценки соответствия изобретения по спорному патенту условиям патентоспособности, включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-I (далее - Патентный закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 06.06.2003 N 82 (далее - Правила N 82).

Административный орган признал, что объектом спорного изобретения является "Применение модулятора рецептора S1P для лечения рецидивно-ремиттирующего рассеянного склероза у субъектов, нуждающихся в таком лечении".

В отношении довода возражения о том, что изобретение по спорному патенту должно относиться к объекту "способ", а не к объекту "применение", Роспатент указал, что заявка N 2013131176, по которой выдан спорный патент, является выделенной по отношению к заявке N 2009102278 и не ограничивает патентообладателя по выделенной заявке в выборе объектов для получения правовой охраны.

Принимая данное решение, Роспатент исходил из того, что описание изобретения по спорному патенту содержит сведения, подтверждающие возможность использования изобретения в здравоохранении при лечении рецидивно-ремиттирующего рассеянного склероза; в описании изобретения по спорному патенту приведены сведения о средствах и методах, позволяющих использовать изобретение в том виде, в котором оно охарактеризовано в формуле, а также сведения о реализации указанного патентообладателем назначения.

Роспатент пришел к выводу о том, что описание изобретения по спорному патенту содержит необходимые экспериментальные данные, которые подтверждают не только возможность реализации указанного назначения, но и эффективность, а также безопасность лечения указанной в формуле изобретения по спорному патенту формы рассеянного склероза именно при определенном режиме и дозировке финголимода.

При этом административный орган отметил, что общество не представило сведения, которые свидетельствовали бы о невозможности лечения заболевания режимами, охарактеризованными в формуле изобретения по спорному патенту.

Роспатент также подчеркнул, что некорректность (по мнению подателя возражения) термина "модулятор рецептора" не является обстоятельством, препятствующим признанию изобретения по спорному патенту соответствующим условию патентоспособности "промышленная применимость": термин "модулятор рецептора" является общеупотребимым и использовался в соответствующей области техники до даты приоритета спорного изобретения, а также применялся в литературе, что подтверждается приложенными к возражению материалами.

Административный орган отметил, что в контексте описания изобретения модулятором рецептора S1P является агонист рецептора S1P (что усматривается, в частности, из страницы 10 описания), в связи с чем корректность формулировки совокупности признаков изобретения по независимому пункту 1 формулы спорного патента не вызывает сомнения.

По мнению Роспатента, наличие в описании изобретения по спорному патенту обзора иных форм рассеянного склероза является лишь указанием на дополнительные сведения, которые не влияют на соответствие изобретения по спорному патенту условию патентоспособности "промышленная применимость".

Административный орган не согласился с доводом возражения о том, что в описании спорного изобретения отсутствуют сведения, которые позволяют убедиться в реализации указанного назначения, и отклонил как неподтвержденный положениями действующего законодательства довод об обязательном включении в описание изобретения данных о клинических испытаниях, которые были опубликованы до даты приоритета изобретения.

Роспатент признал, что мнение подателя возражения о недостаточности выборки (20 чел.) для проведений испытаний не опровергает возможность применения 2-амино-2-[2-(4-октилфенил)этил]пропан-1,3-диол в качестве модулятора рецептора для лечения рецидивно-ремиттирующего рассеянного склероза.

Изучив доводы возражения и приложенные к нему материалы, административный орган констатировал отсутствие доводов, позволяющих признать изобретение по спорному патенту несоответствующим условию патентоспособности "промышленная применимость".

Не согласившись с решением Роспатента, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании этого решения недействительным.

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

Суд первой инстанции согласился с позицией Роспатента о том, что применимым законодательством для проверки охраноспособности изобретения по спорному патенту являются Патентный закон и Правила N 82 (с учетом даты подачи международной заявки).

Проверив доводы заявления общества о том, что Роспатент неправильно определил объект изобретения, суд первой инстанции согласился с позицией административного органа о том, что объектом спорного изобретения является "Применение модулятора рецептора S1P для лечения рецидивно-ремиттирующего рассеянного склероза у субъектов, нуждающихся в таком лечении", то есть о том, что объект изобретения определен как применение по определенному назначению.

Проанализировав доводы заявления общества том, что в приоритетной заявке указано на применение агониста рецептора S1Р, а в описании изобретения - на применение модулятора рецептора S1Р, суд первой инстанции (с привлечением к участию в деле специалиста) установил, что примененные в приоритетной заявке и в описании спорного изобретения термины являются равнозначными.

Суд первой инстанции признал, что в описании первоначальной заявки, также как и в описании и в формуле изобретения по спорному патенту, содержится указание на назначение изобретения.

Суд первой инстанции не согласился с доводами общества об отсутствии достаточных сведений о необходимых клинических испытаниях изобретения по спорному патенту, поскольку установил, что и описание названного изобретения, и первоначальная заявка содержат необходимые и достаточные экспериментальные данные, подтверждающие не только возможность реализации назначения изобретения, но и его эффективность и безопасность лечения. При этом суд первой инстанции отклонил как немотивированный и не основанный на нормах права и представленных доказательствах довод общества о недостаточности выборки из 20 пациентов.

Суд первой инстанции обратил внимание на то, что критерий "промышленная применимость" предполагает лишь принципиальную пригодность изобретения для использования в какой-либо из отраслей деятельности.

Согласие суда первой инстанции с данной Роспатентом квалификацией объекта изобретения по спорному патенту (применение по определенному назначению) послужило основанием для вывода об отсутствии необходимости применения того порядка проверки промышленной применимости, который предусмотрен для изобретений, объектом которых является способ.

Изучив доводы лиц, участвующих в деле, а также имеющиеся в материалах дела документы, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что приведенные в возражении доводы не опровергают соответствие изобретения по спорному патенту критерию патентоспособности "промышленная применимость".

Суд первой инстанции отметил, что в возражении общество оспаривало патент по мотиву несоответствия охраняемого им изобретения критерию патентоспособности "промышленная применимость", констатировал, что доводы о несоответствии содержания формулы изобретения существу изобретения не приведены в возражении в качестве самостоятельного основания для оспаривания предоставления патенту правовой охраны.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента на вынесение оспариваемого решения.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

В кассационной жалобе общество указывает на то, что суд первой инстанции неверно квалифицировал понятия "назначение изобретения", "уровень техники", а также объект изобретения и не применил подлежащие применению нормы права.

Заявитель кассационной жалобы ссылается на то, что объектом изобретения по спорному патенту является способ лечения, а не применение вещества по новому назначению.

Общество обращает внимание на то, что Патентный закон, Правила N 82 и Гражданский кодекс Российской Федерации не содержат информации о существовании самостоятельного объекта изобретения в виде "применения".

Общество просит принять во внимание то, что заявка не содержит указания на патентование применения известного продукта по новому назначению, отличающемуся от известного из уровня техники лечения рецидивно-ремиттирующего рассеянного склероза, следовательно, патентообладатель не мог запатентовать ничего иного, кроме способа лечения.

По мнению общества, поскольку объектом изобретения является именно способ лечения, при рассмотрении настоящего дела подлежал применению пункт 3.2.4.5 Правил N 82, в соответствии с которым в заявке должны быть приведены достоверные данные, подтверждающие пригодность изобретения для лечения рецидивно-ремиттирующего рассеянного склероза. Общество указывает, что в описании содержатся сведения об исследованиях, которые никогда не проводились: сведения об осуществлении исследований, приведенные в примере "С", нигде не обнаружены и не могли быть признаны достоверными.

Кроме того, как полагает общество, сведения, представленные компанией только в 2012 году, не могли быть учтены, поскольку основываются на фактах (проведенных исследованиях), появившихся значительно позднее даты приоритета спорного патента.

По мнению общества, компания должна была привести в материалах приоритетной заявки экспериментальные доказательства того, что именно пероральное введение 0,5 мг модулятора S1P или его фармацевтически приемлемой соли приводит к возможности реализации назначения изобретения.

В этой ситуации общество усматривает также нарушение судом первой инстанции положений пункта 19.5.1 Правил N 82.

Общество также полагает, что приоритетная заявка не содержала указания на назначение изобретения.

Общество просит принять во внимание то, что назначение изобретения является одним из его существенных признаков и должно быть указано в описании или в формуле изобретения приоритетной заявки.

Общество полагает, что при ответе на вопрос о том, содержит ли описание и (или) формула изобретения назначение изобретения, Роспатент и суд первой инстанции обязаны были установить, какие признаки описания и формулы относятся к признакам изобретения, а какие нет.

Общество считает, что содержащаяся в приоритетной заявке фраза "Настоящее изобретение относится к применению модулятора рецептора S1P для лечения или профилактики неоангиогенеза, связанного с демиелинизирующим заболеванием, например с рассеянным склерозом" относится к уровню техники (поскольку такой признак был известен из уровня техники), а соответственно такая фраза не могла быть учтена при определении того, указано ли в приоритетной заявке назначение изобретения (пункт 20 Правил N 82).

При таких обстоятельствах общество считает, что в материалах приоритетной заявки отсутствует указание на назначение изобретения, а следовательно, изобретение не соответствует условию "промышленная применимость".

Кроме того, общество считает, что формула изобретения не соответствует требованиям пунктов 3.3.1 и 3.3.2.3 Правил N 82.

Общество также обращает внимание на недобросовестное поведение компании, которое направлено на причинение ущерба участникам рынка препаратов для лечения рассеянного склероза.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационных жалобах, заслушав в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к следующим выводам.

С учетом даты подачи международной заявки (РСТ/ЕР2007/005597 от 25.06.2007) и пункта 3 Договора о патентной кооперации от 19 июня 1970 г. (в соответствии с которым дата международной подачи заявки является датой подачи в каждом государстве) Роспатент и суд первой инстанции пришли к правильному выводу о применении при проверке изобретения по спорному патенту условию патентоспособности "промышленная применимость" Патентного закона и Правил N 82.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду пункт 3 статьи 11 Договора о патентной кооперации

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Патентного закона объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение, определяется его формулой. Для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 1 статьи 4 Патентного закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, в сельском хозяйстве, в здравоохранении и в других отраслях деятельности.

Как следует из подпункта 2 пункта 19.5.1 Правил N 82, при установлении возможности использования изобретения проверяется, содержат ли материалы заявки указание назначения заявленного объекта изобретения.

Кроме того, проверяется, приведены ли в описании, содержащемся в заявке, и в указанных документах средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 19.5.1 Правил N 82, если установлено, что на дату приоритета изобретения соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию "промышленная применимость".

При несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию "промышленная применимость".

Как полагает заявитель кассационной жалобы, Роспатент и суд неправильно квалифицировали объект изобретения по спорному патенту.

По результатам рассмотрения этого довода президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Административный орган признал, что объектом спорного изобретения является "Применение модулятора рецептора S1P для лечения рецидивно-ремиттирующего рассеянного склероза у субъектов, нуждающихся в таком лечении".

Этот вывод поддержан судом первой инстанции.

В силу подпункта 8 пункта 3.2.3 Правил N 82 в названии изобретения, охарактеризованного в виде применения по определенному назначению (подпункт 1.2 пункта 3.2.4.3 этих Правил), приводится наименование средства, отражающее это назначение.

Согласно абзацу восьмому подпункта 1.2 пункта 3.2.4.3 Правил N 82, если изобретение охарактеризовано в виде применения по определенному назначению, кроме признаков применяемого объекта и назначения, приводятся сведения о его свойствах, обусловивших такое назначение.

Как установлено судом первой инстанции и следует из описания изобретения по спорному патенту и из приоритетной заявки, модуляторы S1P являются соединениями, которые передают сигнал в качестве агонистов одного или более рецепторов сфингозин-1-фосфата, например S1P1-S1P8; приведены примеры предпочтительных соединений.

Кроме того, суд первой инстанции подчеркнул, что каждый из пунктов формулы изобретения по спорному патенту начинается со слов "Применение модулятора рецептора S1P.....", что соответствует пункту 3.3.7 Правил N 82 "Особенности формулы изобретения, охарактеризованного в виде применения по определенному назначению", согласно которому для изобретения, охарактеризованного в виде применения по определенному назначению, используется формула следующей структуры: "Применение... (приводится название или характеристика продукта или способа) в качестве... (приводится заявляемое назначение указанного продукта или способа)".

В такой ситуации тот вывод суда первой инстанции и Роспатента, что объектом изобретения по спорному патенту является применение по определенному назначению, является правильным.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что гражданскому законодательству не был известен такой объект изобретения, как "применение по определенному назначению", опровергается приведенными нормами Правил N 82.

При этом, как и предусмотрено пунктом 3.3.7 Правил N 82, в формуле после слова "Применение" приведены название продукта "модулятор рецептора S1P" и назначение продукта "для лечения рецидивно-ремиттирующего рассеянного склероза у субъектов, нуждающихся в таком лечении".

Тот факт, что в независимый пункт формулы изобретения дополнительно включены признаки, характеризующие дозу и периодичность применения продукта, не свидетельствует об изменении самого объекта изобретения.

Довод общества о том, что применение такого соединения по указанному в изобретении назначению известно из уровня техники, не связан с определением объекта изобретения и не порочит соответствие изобретения по спорному патенту условию патентоспособности "промышленная применимость" (в возражении указывалось на несоответствие изобретения по спорному патенту именно условию патентоспособности "промышленная применимость").

Более того, в ранее поданном возражении общество само полагало, что объектом изобретения по спорному патенту является применение продукта по определенному назначению. Так, в особом мнении общество указывало: "Данный патент выдан на объект "применение известного средства по новому назначению". Известным средством является "финголимод в суточной дозировке 0,5 мг". Новое назначение - "для лечения рецидивно-ремиттирующего рассеянного склероза (далее - "РРРС") у субъекта, нуждающегося в таком лечении"." (т. 17, л. д. 74).

Такая позиция была принята и Роспатентом в решениях, вынесенных как по результатам первого возражения, поданного обществом, так и по результатам повторного (настоящего) возражения.

В судебном заседании представитель общества не смог пояснить, с чем связана иная по сравнению с ранее данной квалификация обществом объекта изобретения по спорному патенту.

При изложенных обстоятельствах довод общества о неправильной квалификации Роспатентом и судом первой инстанции объекта изобретения по спорному патенту не нашел своего подтверждения.

Кроме того, общество обращает внимание на то, что в приоритетной заявке не указано назначение изобретения по спорному патенту.

На основе исследования описания изобретения по спорному патенту и приоритетной заявки Роспатент и суд первой инстанции установили, что "Настоящее изобретение относится к применению модулятора рецептора S1P для лечения или профилактики неоангиогенеза, связанного с димиелинизирующим заболеванием, например рассеянным склерозом", в описании изобретения по спорному патенту и в приоритетной заявке указано на категории рассеянного склероза и на возможность использования модулятора рецептора S1P для их лечения.

Общество не отрицает, что данная информация включена в описание изобретения по спорному патенту и в приоритетную заявку, однако считает, что данный признак относится к уровню техники, а не характеризует назначение изобретения по спорному патенту.

Данный довод общество мотивирует тем, что использование модулятора рецептора S1P по этому назначению было известно из уровня техники.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что приведенный довод подлежит отклонению.

Сама по себе формулировка приведенной фразы: "Настоящее изобретение относится к применению модулятора рецептора S1P для лечения или профилактики...." (а не "Из уровня техники известно применение модулятора рецептора S1P для лечения или профилактики....") свидетельствует об указании на назначение изобретения.

Пункт 20 Правил N 82, на который ссылается общество в подтверждение своего довода, регламентирует проверку дополнительных материалов.

Согласно подпункту 3 пункта 20 Правил N 82 при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Признаки считаются подлежащими включению в формулу изобретения не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле, но и когда заявитель лишь указывает на необходимость включения в формулу изобретения таких признаков.

Если на дату подачи заявки признак изобретения был выражен в документах заявки общим понятием без раскрытия частных форм его выполнения, то представление такой формы выполнения в дополнительных материалах с отнесением ее к признаку, подлежащему включению в формулу изобретения, является основанием для признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения.

Признаки, упомянутые на дату подачи заявки в описании изобретения лишь в отношении уровня техники, в том числе и ближайшего аналога изобретения, не относятся к признакам заявленного изобретения, содержащимся на указанную дату в документах заявки.

Если заявленное изобретение относится к применению продукта или способа по определенному назначению, то изменяющими сущность признаются дополнительные материалы, содержащие указание назначения применяемого объекта и/или иных признаков, используемых для характеристики этого объекта, отсутствующих на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи.

Дополнительные материалы, содержащие наряду с отсутствующими на дату подачи заявки в указанных выше документах заявки признаками, подлежащими включению в формулу изобретения, также иные сведения, необходимые для рассмотрения заявки (дополнительные примеры реализации изобретения, указание на возможность получения дополнительного технического результата, уточненные графические материалы и т.д.), признаются изменяющими сущность лишь в части. При этом иные сведения, содержащиеся в дополнительных материалах, учитываются при проведении экспертизы.

В случае признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения заявителю сообщается (в очередном направляемом ему документе экспертизы) о том, какие из включенных в дополнительные материалы сведений послужили основанием для такого вывода экспертизы. При этом дальнейшее рассмотрение заявки продолжается в отношении представленной в этих дополнительных материалах формулы изобретения, но без учета признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи.

Таким образом, указанная норма регулирует иные отношения, в связи с чем не подлежала применению в настоящем споре, а приведенная обществом цитата (абзац третий подпункта 3 пункта 20 Правил N 82) фактически "вырвана" из контекста.

При этом ссылка общества на то, что такое назначение модулятора рецептора S1P было известно из предшествующего уровня техники, является предположением о несоответствии изобретения по спорному патенту иным условиям патентоспособности, на которые общество в возражении не ссылалось.

Само по себе указание в описании изобретения или в заявке на признаки (в том числе на назначение как один из признаков), известные из уровня техники, не означает, что такие признаки относятся к признакам, характеризующим уровень техники, и не свидетельствует о несоответствии изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость".

В кассационной жалобе общество указывает, что при проверке промышленной применимости изобретения по спорному патенту Роспатент и суд первой инстанции неправомерно не применили положения подпункта 4 пункта 3.2.4.5 Правил N 82.

Как следует из подпункта 4 пункта 3.2.4.5 Правил, для изобретения, относящегося к способу, в примерах его реализации указываются последовательность действий (приемов, операций) над материальным объектом, а также условия проведения действий, конкретные режимы (температура, давление и т.п.), используемые при этом материальные средства (устройства, вещества, штаммы и т.п.), если это необходимо. Если способ характеризуется использованием средств, известных до даты приоритета изобретения, достаточно эти средства раскрыть таким образом, чтобы можно было осуществить изобретение. При использовании неизвестных средств приводится их характеристика и в случае необходимости прилагается графическое изображение.

При использовании в способе неизвестных веществ раскрывается способ их получения, а при использовании неизвестных штаммов микроорганизмов или линий клеток приводятся сведения об их депонировании или описание способа получения штамма или линии клеток, достаточное для осуществления изобретения.

Для изобретения, относящегося к способу получения группы (ряда) химических соединений, описываемых общей структурной формулой, приводится пример получения этим способом соединения группы (ряда), а если группа (ряд) включает соединения с разными по химической природе радикалами, приводится такое количество примеров, которое достаточно для подтверждения возможности получения соединений с этими разными радикалами. Для полученных соединений, входящих в группу (ряд), приводятся структурные формулы, подтвержденные известными методами, и физико-химические характеристики, а для неизвестных соединений и для известных соединений, назначение которых ранее не было установлено, - также сведения о назначении или биологической активности.

Для изобретений, относящихся к способам получения химических соединений с неустановленной структурой или смесей неустановленного состава, приводятся характеристики, позволяющие отличить данные соединения от других, сведения об исходных реагентах для получения соединений или смесей, а также данные, подтверждающие возможность реализации указанного заявителем назначения этих соединений или смесей, в частности сведения о свойствах, обусловливающих такое назначение.

Для изобретения, относящегося к способу лечения, диагностики, профилактики состояния или заболевания людей или животных, приводятся сведения о выявленных факторах, объясняющих влияние его использования на этиопатогенез заболевания, или другие достоверные данные, подтверждающие его пригодность для лечения, диагностики или профилактики указанного состояния или заболевания (полученные, в частности, в эксперименте на адекватных моделях или иным путем).

Как следует из приведенной нормы права, она подлежит применению к изобретению, относящемуся к способу.

Поскольку объектом изобретения по спорному патенту является применение продукта по определенному назначению, при проверке соответствия изобретения по спорному патенту условию патентоспособности "промышленная применимость" подпункт 4 пункта 3.2.4.5 Правил N 82 применению не подлежал.

Подпунктом 5 пункта 3.2.4.5 (осуществление изобретения) Правил N 82 установлено, что для изобретения, охарактеризованного в виде применения по определенному назначению, приводятся сведения, подтверждающие возможность реализации применяемым объектом этого назначения, а если применяемый объект не является известным - также сведения, достаточные для его получения.

Суд первой инстанции правильно указал, что критерий "промышленная применимость" предполагает лишь принципиальную пригодность изобретения для использования в какой-либо из отраслей промышленности, и отметил, что требованию промышленной применимости могут соответствовать изобретения, которые реализуемы лишь однократно в специфических, неповторимых условиях.

Суд первой инстанции обоснованно, с целью проверки промышленной применимости изобретения по спорному патенту, руководствовался пунктом 1 статьи 4 Патентного закона и подпунктами 1, 2 и 3 пункта 19.5.1 Правил N 82 и установил, что в описании изобретения по спорному патенту и в приоритетной заявке в разделе С "Клинические испытания" содержатся сведения о проведении мероприятий (клинических испытаний), направленных на лечение рецидивно-ремиттирующего рассеянного склероза, а также информация, подтверждающая эффективность и безопасность использования модулятора рецептора S1P для лечения этого заболевания, то есть описание изобретения по спорному патенту и приоритетная заявка содержат необходимые и достаточные экспериментальные данные, подтверждающие не только возможность реализации назначения изобретения, но и эффективность и безопасность лечения.

С учетом изложенного довод общества о том, что проверка соответствия изобретения по спорному патенту условию патентоспособности "промышленная применимость" проведена без применения подлежащих применению норм права, не нашел своего подтверждения.

Довод заявителя кассационной жалобы о неубедительных пояснениях специалиста в отношении назначения изобретения по спорному патенту и присутствия сведений о его назначении в материалах описания изобретения по спорному патенту и в материалах приоритетной заявки подлежит отклонению, поскольку из содержания обжалуемого судебного акта следует, что выводы о назначении изобретения по спорному патенту, об отражении таких сведения в описании изобретения по спорному патенту и в приоритетной заявке сделаны судом самостоятельно.

В силу части 2 статьи 55.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, вызванное арбитражным судом в качестве специалиста, обязано явиться в суд, отвечать на поставленные вопросы, давать в устной форме консультации и пояснения.

Согласно части 3 статьи 87.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в целях получения разъяснений и дополнений по оказанной консультации специалисту могут быть заданы вопросы судом и лицами, участвующими в деле.

Таким образом, суд вправе по собственной инициативе привлечь в процесс специалиста, если именно ему требуется получение разъяснений, консультаций, выяснение профессионального мнения лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого спора. При этом может быть учтено мнение лиц, участвующих в деле.

Как уже указывалось, вывод о наличии в материалах описания изобретения по спорному патенту и приоритетной заявки назначения изобретения сделан судом самостоятельно, а неубедительные и ошибочные, по мнению общества, пояснения специалиста по этому вопросу не свидетельствуют о нарушениях, допущенных судом в ходе рассмотрения спора.

Ссылка общества на недобросовестное поведение компании, имеющее целью воспрепятствовать деятельности фармацевтических компаний, документально не подтверждена.

В ходе заседания президиума Суда по интеллектуальным правам представитель общества указывал на то, что действия общества по патентованию спорного изобретения свидетельствуют о получении исключительного права на "вечно зеленый патент".

Между тем дата приоритета изобретения, из заявки на которое выделена заявка на настоящее изобретение, и дата приоритета изобретения по спорному патенту совпадают. Представитель общества затруднился пояснить, какое изобретение пыталась "озеленить" компания, патентуя спорное техническое решение.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзывах на нее, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины при подаче кассационной жалобы, относятся на ее заявителя.

Излишне уплаченная при подаче кассационной жалобы государственная пошлина подлежит возврату обществу из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2019 по делу N СИП-151/2019 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "БиоИнтегратор" - без удовлетворения.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "БиоИнтегратор" из федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей, излишне уплаченную по чеку-ордеру от 09.01.2020 (операция 57) при подаче кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина