Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 июня 2020 г. по делу N СИП-1005/2019 Суд отказал в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку ответчиком доказано его использование в отношении ряда товаров в спорный период

Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 июня 2020 г. по делу N СИП-1005/2019

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 6 ноября 2020 г. N С01-1073/2020 по делу N СИП-1005/2019 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 17 июня 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 22 июня 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.,

судей - Голофаева В.В., Погадаева Н.Н.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Беляевым П.С.

рассматривает в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Бодитон" (Горский мкр-н., д. 8., лит. А, оф. 6, г. Новосибирск, Новосибирская обл., 630073, ОГРН 1145476079022) к акционерному обществу "Твинс Тэк" (ул. Промзона технопарк ул. Восточная, д. 18, стр. 1, п. Горки Ленинские, Ленинский р-н., Московская обл., ОГРН 1027700066217) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "Заживин" по свидетельству Российской Федерации N 583730 в отношении товаров 3-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители посредством онлайн заседания через систему "Мой Арбитр":

от общества с ограниченной ответственностью "Бодитон" - Галимов В.В. (по доверенности от 12.05.2020);

от акционерного общества "Твинс Тэк" - Рябов В.Н., Озолина И.Г. (по доверенности от 13.01.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Бодитон" (далее - общество "Бодитон") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к акционерному обществу "Твинс Тэк" (далее - общество "Твинс Тэк") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "Заживин" по свидетельству Российской Федерации N 583730 в отношении товаров 3-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), а именно: "бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические" (с учетом уточнений заявленных требований, принятых судом в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование поданного в суд искового заявления общество "Бодитон" указало, что является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 583730 в отношении товаров 3-го класса МКТУ, а именно: "бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические", поскольку намерено осуществлять свою деятельность с использованием словесного обозначения "Заживит", в том числе производит и реализует косметические средства, однородные товарам, зарегистрированным для спорного товарного знака.

Кроме того, истцом подана заявка N 2019743167 на регистрацию словесного обозначения "Заживит" в качестве товарного знака в отношении однородных товаров 3-го класса МКТУ, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком ответчика.

Истец также отмечает, что на его имя зарегистрированы товарные знаки "НАНОПЯТКИ" N 616114, "BODYTON" N 585271, "LOBORO" N 719584, которые подтверждают осуществление истцом деятельности по введению в гражданский оборот товаров 3-го класса МКТУ, что также свидетельствует о его заинтересованности в использовании обозначения "Заживит" в отношении заявленных классов МКТУ.

В соответствии со статьей 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обществом "Твинс Тэк" представлен отзыв на исковое заявление, в котором оно считает заявленные требования необоснованными, противоречащими фактическим обстоятельствам, и не подлежащими удовлетворению.

Общество "Твинс Тэк" указало, что вопреки доводам истца, в течение трех лет предшествующих дню направления претензии правообладатель использовал товарный знак в частности на этикетках, упаковках товаров, производимых и реализуемых ответчиком на территории Российской Федерации в период с 01.01.2017 по 31.12.2019.

В подтверждение использования спорного товарного знака общество "Твинс Тэк" ссылалось на наличие заключенных договоров на производство и поставку геля-бальзама от трещин в ступнях и пятках "Заживин" серии 911, 100 мл., сведения из сети Интернет с рекламой спорного товара, маркированного товарным знаком с использованием словесного обозначения "Заживин", а также договор на производство упаковки товара, в связи с чем полагало, что оснований для прекращения правовой охраны спорного товарного знака не имеется.

Роспатент также направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации словесный товарный знак по заявке N 2015734160 (дата приоритета 22.10.2015) зарегистрирован в Роспатенте 11.08.2016 за N 583730 в отношении товаров 3-го класса МКТУ на имя общества "Твинс Тэк".

Роспатент также указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции Роспатента, поэтому пояснений по существу заявленных требований он представить не может.

Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

В порядке, предусмотренном статьей 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обществом "Твинс Тэк" представлены письменные объяснения, в которых оно обратило внимание на то, что на представленных ответчиком документах используется комбинированное обозначение "Заживин", представляющее собой сочетание изобразительного и словесного элементов, который отличается от товарного знака ответчика, что в свою очередь не свидетельствует об использовании последним спорного товарного знака.

Таким образом, истец полагает, что представленные ответчиком в материалы дела доказательства не подтверждают факт использования им спорного товарного знака в отношении товаров, для которых он зарегистрирован.

В судебном заседании представитель ответчика против заявленных требований возражал, считал, что оснований для досрочного прекращения, принадлежащего обществу спорного товарного знака, не имеется.

Роспатент, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного разбирательства, исходя из положений статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем публикации указанных сведений на официальном Интернет-сайте Картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru, своего представителя в судебное заседание не направил, извещен надлежащим образом.

С учетом изложенного, суд считает возможным на основании частей 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотреть дело в отсутствие представителя Роспатента.

Как следует из материалов дела и установлено судом, общество "Твинс Тэк" является правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 583730 в отношении следующих товаров: 3-го класса МКТУ "бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические".

Между тем, по мнению общества "Бодитон", общество "Твинс Тэк" не использовало в течение трех лет указанный товарный знак в своей хозяйственной деятельности в отношении товаров 3-го класса МКТУ.

В целях соблюдения досудебного порядка обществом "Бодитон" 17.09.2019 в адрес общества "Твинс Тэк" по указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, а также в Государственном реестре товарных знаков адресу, было направлено предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 583730 в отношении всех товаров 3-го класса МКТУ, либо заключить с истцом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении вышеуказанных товаров.

Предложение заинтересованного лица было оставлено ответчиком без удовлетворения.

Ввиду того, что предложение истца оставлено ответчиком без удовлетворения по истечении двухмесячного срока, установленного частью 1 статьи 1486 ГК РФ, истец обратились в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленными в материалы дела предложением, адресованным ответчику, а также почтовой квитанцией.

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в использовании товарного знака и полагая, что он не используется правообладателем в отношении товаров 3-го класса МКТУ в течение трех лет, предшествующих дате направления претензии, обратился в суд с настоящим иском.

Изучив материалы дела, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, имеющиеся в материалах дела доказательства, выслушав доводы представителей истца и ответчика, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований ввиду следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака истец обосновал тем, что намерен осуществлять свою деятельность с использованием словесного обозначения "Заживит", в том числе производит и реализует косметические средства, однородные товарам, для которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Кроме того, истцом подана заявка N 2019743167 на регистрацию словесного обозначения "Заживит" в качестве товарного знака в отношении однородных товаров 3-го класса МКТУ, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком ответчика.

Истец также отмечает, что на его имя зарегистрированы товарные знаки "НАНОПЯТКИ" N 616114, "BODYTON" N 585271, "LOBORO" N 719584, которые подтверждают осуществление истцом деятельности по введению в гражданский оборот товаров 3-го класса МКТУ, что также свидетельствует о его заинтересованности в использовании обозначения "Заживит" в отношении заявленных классов МКТУ. Между тем правовая охрана спорного товарного знака в отношении однородных товаров препятствует нормальному осуществлению хозяйственной деятельности истца, при этом прекращение правовой охраны товарного знака ответчика не приведет к нарушению его прав.

В подтверждение наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака истцом представлены в материалы дела следующие документы: копия выписки из реестра Федеральной службы по интеллектуальной собственности в отношении товарного знака "ЗАЖИВИН" N 583730; копия предложения правообладателю; копии квитанции об отправке предложения правообладателю; распечатка с сайта курьерской компании СДЭК о доставке; уведомление о поступлении заявки N 2019743167 от 30.08.2019; декларация о соответствии на косметическое средство для ухода за кожей тела "Заживит" от 12.10.2016; декларация о соответствии на косметическое средство для ухода за кожей тела "Заживит", регистрационный номер ЕАЭС N RU Д-1Ш.РД04.В.04451/19 от 15.11.2019; договор N 112 с ООО "Типография Альбатрос" на изготовление от 20.06.2018; счет N 1051 от 10.07.2018; платёжные поручения N 370 от 16.07.2018, N 408 от 25.07.2018; счет-фактура N 580 от 26.04.2019; спецификация о согласовании макета от 10.04.2019; спецификация о согласовании макета от 04.07.2019; счет N 3431 от 11.04.2019; платёжное поручение N 456 от 12.04.2019; платёжное поручение N 534 от 26.04.2019; счет N 4177 от 04.07.2019; платёжное поручение N 905 от 05.07.2019; платёжное поручение N 1003 от 17.07.2019; договор N 13/0119П с ООО "Диамант Флеке" на изготовление полиграфической продукции от 14.01.2019; товарная накладная N 140 от 31.01.2019; счет-фактура N 140 от 31.01.2019; товарная накладная N 1835 от 10.09.2019; счет-фактура N 1835 от 10.09.2019; спецификация о согласовании макета N 0077 от 17.01.2019; спецификация о согласовании макета N 5540 от 28.08.2019; счет N 44 от 16.01.2019; платёжное поручение N 63 от 16.01.2019; счет N 1160 от 30.08.2019; платёжное поручение N 1252 от 30.08.2019; копии выписок из реестра Федеральной службы по интеллектуальной собственности в отношении товарных знаков "НАНОПЯТКИ" N 616114, "BODYTON" N 585271; "LOBORO" N 719584.

Кроме того, в дополнение к имеющимся доказательствам, обществом представлена выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в которой в качестве дополнительных видов деятельности истца указаны "производство парфюмерных и косметических средств, мыла и моющих средств, средств для ароматизации и дезодорирования воздуха и восков".

Истцом осуществлены подготовительные действия к использованию обозначения, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком, в подтверждение чего представлено уведомление Роспатента о приеме и регистрации заявки N 2019743167 в отношении товаров 3-го класса МКТУ: абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; басма [краситель косметический]; блески для губ; блестки для ногтей; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический; вакса, гуталин для обуви; вар сапожный; вата для косметических целей; вещества ароматические для отдушивания белья; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для паркетных полов; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск для удаления волос; воск для усов; воск портновский; воски для кожи; воски для полирования мебели и полов; воски обувные; воски полировочные; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; глиттеры для ногтей; грим; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; депилятории; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; духи; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических целей; зола вулканическая для чистки; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; камни шлифовальные; карандаши для бровей; карандаши косметические; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур для полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители косметические; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; крем для обуви; кремы для кожи; кремы для полирования; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; крокус красный для полирования; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наждак; накладки для глаз гелевые косметические; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; пасты для ремней для заточки бритв; пасты зубные; патчи для глаз гелевые косметические; пемза; пеналы для губной помады; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; помада губная; помады для косметических целей; порошки зубные; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудания косметические; препараты для придания блеска белью; препараты для придания блеска листьям растений; препараты для придания лоска; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления макияжа; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты для чистки химические бытовые; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты отбеливающие [обесцвечивающие] для бытовых целей; препараты отбеливающие для стирки; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; продукты для наведения блеска [для полировки]; пудра для макияжа; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; растворители лаков для ногтей; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; сафрол; свечи массажные для косметических целей; синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода для стирки; сода для чистки; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства для ухода за обувью; средства косметические; средства косметические для детей; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; ткань наждачная; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; хна [краситель косметический]; шампуни; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие; шкурка стеклянная; щелок содовый; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло].

Как разъяснено в пункте 165 постановления от 23.04.2019 N 10, для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 162 постановления от 23.04.2019 N 10, специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При этом сходство словесных элементов сравниваемых обозначений "Заживит" по заявке N 2019743167, со спорным товарным знаком "Заживин" является очевидным, обусловлено фонетическим тождеством их словесных элементов. Степень такого сходства оценивается судом как высокая в силу совпадения словесных элементов сравниваемых обозначений за исключением одной буквы.

Различия в графическом оформлении сравниваемых товарных знаков не влекут качественно иного восприятия потребителями сравниваемых обозначений, поскольку их доминирующие словесные элементы занимают центральное положение, а, следовательно, акцентируют на себе основное внимание потребителя.

Оценив изображение, в отношении которого истцом подана заявка, и спорный товарный знак ответчика по свидетельству Российской Федерации N 583730, судебная коллегия приходит к выводу о том, что названные обозначения являются сходными до степени смешения ввиду фонетического тождества словесного элемента. Данные обстоятельства лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

В пункте 162 постановления от 23.04.2019 N 10 разъяснено, что однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

При анализе однородности осуществляемой истцом либо подготавливаемой им деятельности с товарами 3-го класса МКТУ, на которые распространяется правовая охрана спорного товарного знака и в отношении которых истцом предъявлены требования о ее досрочном прекращении, суд исходит из следующего.

Из пункта 45 Правил N 482 следует, что при установлении однородности товаров (услуг) определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров (услуг), их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров (услуг), условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров (услуг) делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Аналогичные рекомендации по проверке однородности товаров (услуг) содержатся в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденном приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2018 N 128.

Признаки однородности товаров (услуг) подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров (услуг); назначение товаров (услуг); вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Оценив представленные истцом доказательства, суд установил факт направленности коммерческого интереса истца на осуществление деятельности в сфере производства и реализации косметических средств, к которым относятся бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические.

Таким образом, судебная коллегия полагает, что изделия, которые производит и реализует истец являются однородными товарам 3-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, поскольку имеют один круг потребителей, назначение, условия и места реализации, вид материала из которого они изготовлены, в связи с чем могут быть отнесены потребителем к одному источнику происхождения.

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные истцом доказательства в подтверждение своей заинтересованности, судебная коллегия приходит к выводу о том, что истцом подтверждена заинтересованность в досрочном прекращении спорного товарного знака в отношении товаров 3-го класса МКТУ, а именно "бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические".

Ответчиком заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака не оспаривается.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

С учетом даты направления предложения заинтересованного лица (17.09.2019), период времени, к которому должны относиться доказательства использования товарного знака, составляет с 17.09.2016 по 16.09.2019.

Обществом "Твинс Тэк" в подтверждение фактического использования спорного товарного знака в указанный период времени в материалы дела представлены следующие доказательства: справка по отгрузкам, реестр отгрузок, на 21 л.; копии выборочных товарных накладных в аптеку "Южная Пальмира", на 19 л.; копии выборочных товарных накладных в иные компании, на 277 л.; фотографии аптечных полок, сделанные в декабре 2016 года, на 2 л.; справка компании DSM об объеме розничных продаж указанного товара в рассматриваемый период, на 1 л.; фотографии упаковки геля-бальзама от трещин в ступнях и пятках "Заживин" серии 911, 100 мл со сроком годности до 01.2018. партия номер 6889, на 8 л.; распечатки с сайта web.archive.om. на 3 л.; договор N 31/07 от 02.07.2007 с дополнительными соглашениями к нему, на 12 л.; спецификации к договору N 31/07 от 2 июля 2007 года, на 57 л.; элемент коробки, в которой был поставлен указанный товар, на 1 л.; эталоны по цвету от 11.07.2013, 02.02.2014 и 16.03.2016, на 9 л.; торговый каталог с продукцией правообладателя (оригинал), на 14 л.; декларация о соответствии N ТС N RU Д-1Ш.РА01.В.29603, на 1 л.; распечатка данных о товарной группе 3304 Единого таможенного тарифа Евразийского Экономического Союза, на 1 л.

Суд по интеллектуальным правам, оценив представленные правообладателем спорного товарного знака доказательства, приходит к выводу о том, что ответчиком доказано использование спорного товарного знака в отношении товаров 3-го класса МКТУ, а именно "бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические".

Как следует из представленных в материалы дела доказательств, правообладатель в спорный период использует товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 583730 на упаковках косметического средства "Заживин".

Данное косметическое средство может быть отнесено к товарам, включенным в перечень 3-го класса МКТУ, для которых товарный знак зарегистрирован, а именно бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические, поскольку гель-бальзам от трещин в ступнях и пятках "Заживин" серии 911, 100 мл относится к бальзамам (за исключением используемых для медицинских целей), средствам для ухода за кожей косметическим и средствам косметическим.

Так, согласно представленной в материалы дела декларации о соответствии, продукция гель-бальзам косметический "Заживин" серии "911 Ваша служба спасения" соответствует ГОСТу 31695-2012 "Гели косметические. Общие технические условия", следовательно, продукция является бальзамом (согласно наименованию).

Как следует из указанной декларации продукции присвоен код ТН ВЭС ЕАЭС: 3304 99 000 0.

Согласно Единой товарной номенклатуре ЕАЭС, к позиции 3304 99 000 0 относятся прочие косметическим средствам и средствам ухода за кожей (кроме лекарственных).

Следовательно, указанная продукция является косметическим средством, в частности, косметическим средством для ухода за кожей, а также не является лекарственным средством - то есть, используемым для медицинских целей.

Указанная продукция соответствует требованиями Технического регламента Таможенного Союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011).

Согласно статье 3 указанного Технического регламента (термины и определения), парфюмерно-косметическая продукция (ПКП) - вещество или смеси веществ, предназначенные для нанесения непосредственно на внешний покров человека (кожу, волосяной покров, ногти, губы и наружные половые органы) или на зубы и слизистую оболочку полости рта с единственной или главной целью их очищения, изменения их внешнего вида, придания приятного запаха, и/или коррекции запаха тела, и/или защиты, и/или сохранения в хорошем состоянии, и/или ухода за ними.

Гель-бальзам "Заживин" предназначен для нанесения на кожу с главной целью сохранения ее в хорошем состоянии и ухода за ней, в связи с чем относится к парфюмерно-косметической продукции, в том числе является бальзамом, средством для ухода за кожей косметическим; средством косметическим.

Судебная коллегия отмечает, что правообладателем спорного товарного знака в материалы дела представлены доказательства использования спорного обозначения для маркировки гель-бальзама от трещин в ступнях и пятках "Заживин" серии 911, 100 мл в период между сентябрем 2016 - сентябрем 2019 года.

Так, из материалов дела усматривается, что гель-бальзам косметический "Заживин" серии "911 Ваша служба спасения" в рассматриваемый период производится в соответствии с декларацией о соответствии N ТС N RU Д-Ки.РА01.В.29603, зарегистрированной 21.03.2016, действует до 20.03.2021 (т. 4 л.д. 69).

Согласно справке по отгрузке правообладателем в период с 1 января 2017 года по 1 сентября 2019 года было отгружено третьим лицам 278 681 упаковок геля-бальзама от трещин в ступнях и пятках "Заживин" серии 911, 100 мл (т. 1 л.д. 107). В представленном правообладателем Реестре отгрузок указаны лица, которым поставлялся указанный товар, а также номера и даты товаросопроводительных документов, по которым осуществлялась отгрузка. В период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года было отгружено 309 321 упаковок указанного товара на сумму 15 224 879,75 рублей, причем, существенная часть указанных поставок была осуществлена до 1 сентября 2019 года (т. 1 л.д. 108-128). В подтверждение чего правообладателем представлены копии товарных накладных за рассматриваемый период, подтверждающие фактическую отгрузку правообладателем геля-бальзама от трещин в ступнях и пятках "Заживин" серии 911, 100 мл как непосредственно в аптеку "Южная Пальмира" (Приложение 3), так и компаниям, осуществляющим оптовые поставки продукции в различные аптеки на территории Российской Федерации, а также иные розничные торговые организации.

Фактическое доведение товара до потребителей подтверждается фотографиями полок с товаром, сделанными в декабре 2016 года (т. 3 л.д. 122-123), а также справкой компании DSM об объеме розничных продаж указанного товара только через аптечные организации в рассматриваемый период (т. 3 л.д. 124).

Правообладателем в подтверждение использования спорного товарного знака также представлена фотография упаковки геля-бальзама от трещин в ступнях и пятках "Заживин" серии 911, 100 мл со сроком годности до 01.2018 (срок годности товара 2 года). Партия номер 6889.

Кроме того, правообладателем представлены распечатки с сайта web.archive.or, подтверждающие использование спорного товарного знака на сайте правообладателя, twinstec.ru с рекламой указанного товара в рассматриваемый период (10.12.2016, 17.05.2018 и 10.01.2019).

Также в материалы дела представлен оригинал торгового каталога с продукцией правообладателя.

Учитывая совокупность представленных в материалы дела доказательств, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что ответчиком доказано использование спорного товарного знака отношении товаров 3-го класса МКТУ, "бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические".

Представленные ответчиком в материалы дела доказательства не опровергнуты истцом.

Таким образом, использование ответчиком спорного товарного знака непосредственно связано с введением товаров, маркированных этим товарным знаком, в гражданский оборот.

Также судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам не может согласиться с доводом истца о том, что ответчиком использовался оспариваемый товарный знак не в том виде, в котором он зарегистрирован, так как использование товарного знака путем расположения его среди иных слов и графических элементов допускается в силу положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ, поскольку не меняет существо товарного знака и не ограничивает охрану, предоставленную товарному знаку.

Размещение на этикетке товара слова "Заживин" с использованием изобразительных элементов, не свидетельствует о том, что добавление к словесному элементу "Заживин" стилизованного изобразительного элемента существенно изменяет спорный словесный товарный знак и меняет его существо.

При таких обстоятельствах, принимая во внимание, что истец признан судом заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны данного товарного знака в отношении товаров 3-го класса МКТУ "бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические", а ответчиком доказано использование этого товарного знака в отношении указанных товаров в спорный период, судебная коллегия приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "Бодитон" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Погадаев