Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 июня 2020 г. N С01-335/2020 по делу N А65-9273/2019 Суд отменил постановление суда нижестоящей инстанции, которым отказано в удовлетворении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, и направил дело на новое апелляционное рассмотрение, поскольку, ссылаясь на непредставление истцом доказательств контрафактности товара, апелляционный суд не учел, что при обращении общества с исковым заявлением им представлялось заключение, в котором исследуется спорный товар

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 июня 2020 г. N С01-335/2020 по делу N А65-9273/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 16 июня 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 22 июня 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Рогожина С.П., Сидорской Ю.М.,

рассмотрел в судебном заседании с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Нижегородской области (судья Елисейкин Е.П., при ведении протокола отдельного процессуального действия секретарем судебного заседания Беагон М.А.) кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "РУСМАШ" (ул. Мира, д. 23, оф. 01, г. Электросталь, Московская обл., 144007, ОГРН 1085053002495) на постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.12.2019 по делу N А65-9273/2019

по иску общества с ограниченной ответственностью "РУСМАШ" к индивидуальному предпринимателю Агафонову Андрею Анатольевичу (г. Зеленодольск, ОГРНИП 315167300001962) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Шайдуллин Александр Максутович (г. Казань).

В судебном заседании приняли участие:

индивидуальный предприниматель Агафонов Андрей Анатольевич (паспорт гражданина Российской Федерации);

от общества с ограниченной ответственностью "РУСМАШ" - Борисов Д.М. (по доверенности от 31.12.2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "РУСМАШ" (далее - общество "РУСМАШ", истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к индивидуальному предпринимателю Агафонову Андрею Анатольевичу (далее - ответчик) о взыскании 200 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 473042 (с учетом изменения размера исковых требований, принятого судом первой инстанции в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Шайдуллин Александр Максутович (далее - третье лицо).

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 20.09.2019 исковые требования удовлетворены.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.12.2019 решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с постановлением суда апелляционной инстанции, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судом норм материального и процессуального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить постановление, решение суда первой инстанции оставить в силе.

Кассационная жалоба мотивирована неправомерностью вывода суда апелляционной инстанции о легальности происхождения спорного товара, реализованного ответчиком.

Истец ссылается на то, что суд неправильно распределил бремя доказывания, возложив на истца бремя доказывания отсутствия контрафактности товара.

Как указывает истец, он не производил спорный товар и не наносил товарный знак на упаковку товара. Отличительные признаки оригинальной упаковки от упаковки товара, приобретенного в торговой точке ответчика, приведены в представленном истцом заключении от 05.12.2018 N 3481-2018.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы ссылается на непредставление ответчиком в материалы дела доказательств исчерпания прав истца в отношении спорного товара.

В отзыве на кассационную жалобу ответчик просит оставить без изменения обжалуемое постановление, сославшись на его законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель истца доводы кассационной жалобы поддержал, просил обжалуемое постановление отменить, решение суда первой инстанции оставить в силе.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения кассационной жалобы, по основаниям, изложенным в отзыве.

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, своих представителей в судебное заседание не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может служить препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, выслушав представителей сторон, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу о наличии правовых оснований для его отмены в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия (статья 1487 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Аналогичные разъяснения изложены в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), согласно которому компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Как установлено судами и следует из материалов дела, общество "РУСМАШ" является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 473042, зарегистрированного 17.10.2012 с приоритетом от 13.09.2011 в отношении товаров 12-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

В торговом помещении, расположенном по адресу: Республика Татарстан, гор. Зеленодольск, ул. Паратская, около д. 8 (магазин автозапчастей "Спутник-3") 19.10.2016 ответчиком продан автоматический натяжитель цепи "Пилот" для автомобилей ВАЗ, маркированный спорным обозначением.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с требованием о взыскании компенсации, рассчитанной на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ исходя из стоимости права использования товарного знака, указанной в лицензионном договоре от 01.03.2016 N 2, заключенном между истцом и ИП Новиковым С.В.

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции исходил из того, что представленные в материалы дела доказательства в своей совокупности и взаимосвязи подтверждают факт реализации ответчиком контрафактного товара - автоматического натяжителя цепи в картонной упаковке, содержащей словесное обозначение "Русмаш". При этом суд отказал в снижении размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривавший дело в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не согласился с выводами суда первой инстанции, отказав в удовлетворении исковых требований.

При этом суд апелляционной инстанции указал на недоказанность истцом наличия запрета использования ответчиком этого товарного знака.

Суд апелляционной инстанции установил, что согласно сведениям, содержащимся на упаковке, спорный товар произведен самим правообладателем спорного товарного знака. В материалах дела отсутствуют доказательства того, что данный товар является контрафактным и товарный знак на него не был нанесен самим правообладателем.

Как отметил суд, доказательства того, что представленная в качестве вещественного доказательства упаковка автоматического натяжителя цепи "Пилот" не соответствует требованиям, предъявляемым к оригинальной продукции, производимой самим истцом, не представлены.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам полагает, что вышеуказанные выводы суда апелляционной инстанции нельзя признать законными и обоснованными, поскольку они сделаны с нарушением норм процессуального права и не соответствуют имеющимся в деле доказательствам.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков (пункт 59 Постановления N 10).

Учитывая специфику споров о защите исключительного права на объекты интеллектуальных прав и особенности доказывания обстоятельств, входящих в предмет доказывания по указанным спорам, истцу в качестве подтверждения факта несанкционированного использования достаточно заявить об отсутствии его согласия, в то время как соблюдение требований законодательства об интеллектуальной собственности и наличие прав на использование объекта интеллектуальной собственности подтверждает ответчик путем представления соответствующих доказательств (наличие согласия правообладателя, отсутствие сходства между обозначениями, исчерпание права и пр.). Истец, в свою очередь, вправе опровергнуть обстоятельства, подтверждающие соблюдение ответчиком требований законодательства об интеллектуальной собственности путем представления соответствующих доказательств, заявлений, ходатайств.

Таким образом, вопрос установления контрафактности товара также подчиняется общим требованиям о распределении бремени доказывания.

Так, в случае если истец ссылается на нарушение ответчиком исключительного права на товарный знак при продаже ответчиком контрафактного товара, а ответчик (при доказанности факта использования) заявляет соответствующие возражения, то вопрос о нарушении исключительного права на товарный знак и о контрафактности товара подлежит установлению с учетом конкретных обстоятельств дела и представленных сторонами спора доказательств. Например, ответчик может ссылаться на законность использования товарного знака в связи с тем, что товар введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия (статья 1487 ГК РФ), доказывая это тем, что товар внешне выглядит как оригинальный, товарный знак использован в том виде, в каком его использует сам правообладатель, а в качестве изготовителя на товаре (упаковке) указан сам правообладатель или его лицензиат.

Истец же вправе оспорить доводы ответчика о законности использования товарного знака, например, указывая на то, что спорный товар не произведен ни им, ни его лицензиатом, подтверждая это несоответствием спорного товара производимым им товарам или отсутствием производства спорных товаров в целом.

В случае если возражения ответчика о правомерности использования спорного товарного знака и об оригинальности товара в установленном порядке не оспорены истцом, суд с учетом части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исходит из доказанности законности использования товарного знака ответчиком.

Приняв во внимание, что ответчик в ходе рассмотрения дела настаивал на законности реализации произведенного истцом и введенного им же в гражданский оборот товара, а также тот факт, что на реализованном ответчиком товаре в качестве производителя указано именно общество "РУСМАШ", суд апелляционной инстанции правомерно исходил из необходимости доказывания истцом его довода о контрафактности спорного товара.

Вместе с тем, ссылаясь на непредставление истцом доказательств контрафактности данного товара, апелляционный суд не учел, что при обращении общества "РУСМАШ" с исковым заявлением им представлялось заключение от 05.12.2018 N 3481-2018 (том 1, л. д. 33-35), в котором исследуется спорный товар.

Кроме того, на данное заключение истец ссылался и в письменных возражениях на отзыв ответчика (том 1, л. д. 76-78) в подтверждение контрафактности приобретенного у ответчика товара.

Между тем данное заключение оставлено судом апелляционной инстанции без внимания, какая-либо оценка ему в обжалуемом постановлении не содержится.

В соответствии с частью 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны, в частности обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

В силу частей 1, 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства, в том числе заключение эксперта, не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы (части 4 и 5 статьи 71, часть 3 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В связи с изложенным, учитывая существенное значение для разрешения спора по существу обстоятельств, которые могли бы свидетельствовать о наличии контрафактности приобретенного у ответчика товара либо его законном происхождении, отсутствие оценки судом апелляционной инстанции представленного истцом заключения от 05.12.2018 N 3481-2018 не может быть признано надлежащим выполнением требований, предъявляемых арбитражным процессуальным законодательством к оценке доказательств судом и мотивированности судебных актов. Указание суда апелляционной инстанции на непредставление истцом доказательств контрафактности спорного товара не соответствует имеющимся в деле доказательствам.

При таких обстоятельствах, учитывая, что допущенное судом апелляционной инстанции нарушение норм процессуального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам привели к принятию неверного постановления, оно не может быть признано законным и подлежит отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исходя из того, что для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

При новом рассмотрении дела суду апелляционной инстанции необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, в том числе заключению от 05.12.2018 N 3481-2018, и, исходя из установленного, принять судебный акт в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.12.2019 по делу N А65-9273/2019 отменить, дело направить на новое рассмотрение в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

С.П. Рогожин

Судья

Ю.М. Сидорская