Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 июня 2020 г. N С01-61/2020 по делу N СИП-389/2019 Суд отменил решение суда первой инстанции, которым отказано в признании действий по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции, и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку для принятия законного и обоснованного решения необходим анализ действий предприятия на предмет наличия в них всех признаков недобросовестной конкуренции

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 июня 2020 г. N С01-61/2020 по делу N СИП-389/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 22 июня 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 26 июня 2020 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Корнеева В.А., Рассомагиной Н.Л. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Издательско-книготорговый центр "Академкнига" (ул. Бутлерова, д. 17Б, эт. 4, пом. XIII, к. 16, оф. 30, Москва, 117342, ОГРН 1027700304290) на решение Суда по интеллектуальным правам от 21.11.2019 по делу N СИП-389/2019

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Издательско-книготорговый центр "Академкнига" к федеральному государственному унитарному предприятию "Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский центр "Наука" (ул. Профсоюзная, д. 90, Москва, 117864, ОГРН 1037739185780) о признании действий по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 598144 злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Издательско-книготорговый центр "Академкнига" - Гумбург Н.В. (по доверенности от 13.05.2019);

от федерального государственного унитарного предприятия "Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский центр "Наука" - Перов К.А. (по доверенности от 27.12.2019 N 38/19/ПУ).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Издательско-книготорговый центр "Академкнига" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к федеральному государственному унитарному предприятию "Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский центр "Наука" (далее - предприятие) о признании действий по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 598144 злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 21.11.2019 заявленные требования оставлены без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, просит отменить решение суда первой инстанции, направить дело на новое рассмотрение.

Предприятие представило отзыв на кассационную жалобу, в котором оно не согласилось с изложенными в жалобе доводами, просило оставить обжалуемое решение суда первой инстанции без изменения как законное и обоснованное.

Судебное разбирательство по рассмотрению кассационной жалобы неоднократно откладывалось как с целью предоставления сторонам времени для мирного разрешения возникшего конфликта, так и вследствие неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

В судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам 22.06.2020 явились представители общества и компании.

Роспатент, надлежащим образом извещенный о месте и времени судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам не направил, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Рассмотрение кассационной жалобы начато с самого начала в связи с изменением состава президиума Суда по интеллектуальным правам, рассматривающего дело.

Предприятию отказано в приобщении отзыва на кассационную жалобу по причине отсутствия доказательств его направления иным лицам, участвующим в деле (несмотря на неоднократные отложения судебного разбирательства).

В судебном заседании представитель общества поддержал изложенные в кассационной жалобе доводы, просил ее удовлетворить.

Представитель предприятия возражал против удовлетворения кассационной жалобы, считая оспариваемое решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 данного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, предприятие 30.12.2015 обратилось в Роспатент с заявкой N 2015743696 на регистрацию обозначения в качестве товарного знака. Заявленное обозначение 08.12.2016 зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в качестве товарного знака в отношении товаров 9-го класса "дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; карточки идентификационные магнитные; картриджи для видеоигр; карты с магнитным кодом; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [неперезаписываемые]; носители информации магнитные; обеспечение программное для компьютеров; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров", 16-го класса "бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские" и услуг 35-го класса "реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба", 41-го класса "воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий" и 42-го класса "научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ); на товарный знак выдано свидетельство Российской Федерации N 598114.

Ссылаясь на свою заинтересованность и полагая, что действия предприятия по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 598144 являются злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим исковым заявлением.

Рассматривая исковое заявление, суд первой инстанции признал общество лицом, заинтересованным в подаче искового заявления, поскольку оно использовало обозначение "Академкнига" при редакционно-издательской, полиграфической и торгово-посреднической деятельности, а также при производстве и поставке печатной продукции с момента своего учреждения, то есть задолго до даты приоритета спорного товарного знака.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил:

из отсутствия между обществом и предприятием конкурентных отношений на дату приоритета товарного знака вследствие того, что предприятие являлось одним из учредителей и участников общества (доля участия - 10%; выход из состава участников осуществлен после подачи заявки на спорный товарный знак);

из недоказанности приобретения спорным обозначением известности у потребителей, достигнутой за счет деятельности общества, и как следствие - отсутствия оснований для вывода о том, что предприятие имело намерение при приобретении исключительного права на спорное обозначение воспользоваться репутацией общества.

Суд первой инстанции также сослался на то, что досудебная претензия, касающаяся использования обществом спорного обозначения, была направлена в его адрес 10.08.2018, то есть спустя полтора года после подачи в Роспатент заявки N 2015743696, а после предъявления этой претензии не последовало обращение предприятия в суд с соответствующими требованиями.

Суд первой инстанции отметил, что сам по себе факт предъявления претензии после регистрации товарного знака не свидетельствует о недобросовестной конкуренции и злоупотреблении правом, а представляет собой реализацию права на защиту исключительного права.

Кроме того, ссылаясь на пункт 170 постановления Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), суд первой инстанции указал на то, что возможность заявления отдельного требования о признании действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом, не предусмотрена законом, в связи с чем заявленное в рамках настоящего дела соответствующее требование в любом случае не может быть удовлетворено судом.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе и в возражениях в отношении этой жалобы.

В кассационной жалобе общество указало на неправильное толкование судом первой инстанции положений пункта 7 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции) при установлении отсутствия конкурентных отношений между истцом и ответчиком.

В обоснование данного довода общество отметило, что, являясь его учредителем, предприятие выступало в гражданском обороте как самостоятельное юридическое лицо, осуществляло деятельность, связанную с выпуском периодических изданий, производством полиграфической продукции, в том числе на конкурсной основе.

Общество также обратило внимание на то, что истец и ответчик не являлись группой лиц по смыслу статьи 9 Закона о защите конкуренции, поскольку доля предприятия в уставном капитале общества составляла всего 10%.

Таким образом, заявитель кассационной жалобы считает, что, вопреки выводам суда первой инстанции, на момент подачи в Роспатент заявки на регистрацию спорного товарного знака общество и предприятие являлись конкурентами.

Общество полагает не соответствующим фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам вывод суда первой инстанции о том, что спорный товарный знак не приобрел известность по отношению к деятельности общества.

По мнению заявителя кассационной жалобы, суд первой инстанции не исследовал представленные обществом в материалы дела бухгалтерскую отчетность за разные годы, сведения о заключенных соглашениях и об их исполнении, договоры на выполнение работ и оказание услуг, перечень контрагентов истца, а также сопроводительные документы к ним, копии обложек изданных обществом книг за разные годы.

Как отмечает общество, суд первой инстанции ограничился лишь указанием на отсутствие в материалах дела доказательств наличия у предприятия намерения (умысла) воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью спорного обозначения при подаче в Роспатент заявки на регистрацию товарного знака, но не исследовал вопрос о наличии намерения (умысла) вытеснить конкурента с рынка определенного товара.

В обжалуемом решении, по мнению общества, суд первой инстанции не привел мотивы, по которым отклонил представленные обществом доказательства.

Общество согласилось с выводом суда первой инстанции о том, что возможность заявления отдельного требования о признании действий по приобретению исключительного права на товарный знак злоупотреблением правом не предусмотрена законом, однако отметило, что суд первой инстанции не дал в полной мере оценку доводам заявления о последующем поведении предприятия при использовании исключительного права на спорный товарный знак, тогда как установление таких обстоятельств может иметь существенное значение для рассмотрения судом вопроса о добросовестности лица при регистрации товарного знака.

Общество полагает, что указание суда первой инстанции на то, что претензионное письмо предприятия было направлено в адрес общества спустя полтора года после выхода из состава учредителей, не имеет правового значения для настоящего дела; не исключена возможность предъявления исковых требования предприятия к обществу о защите исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 598144 в дальнейшем.

Заявитель кассационной жалобы обратил внимание на то, что он использует спорное обозначение в том числе в составе своего фирменного наименования с 2001 года, то есть задолго до даты приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 598144, тогда как предприятие использует названный товарный знак только на вывеске магазина и не использует при производстве товаров и оказании услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Рассмотрев доводы, приведенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В силу статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года (далее - Парижская конвенция) актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Так, подлежат запрету: 1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; 2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; 3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

В силу пункта 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Исходя из нормы пункта 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции (в редакции, действующей на момент рассмотрения спора; аналогичная норма содержалась ранее в пункте 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции в редакции, действовавшей на момент подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака) не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.

В пункте 169 Постановления N 10 отмечено, что на основании части 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации.

Недобросовестная конкуренция, связанная лишь с приобретением исключительного права на средства индивидуализации, не допускается в силу статьи 14.8 Закона о защите конкуренции.

Квалификация действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак путем его государственной регистрации в качестве акта недобросовестной конкуренции зависит от цели, преследуемой лицом при приобретении такого права, от намерений этого лица на момент подачи соответствующей заявки. Цель лица, его намерения могут быть установлены с учетом в том числе предшествующего подаче заявки на товарный знак поведения правообладателя, а равно его последующего (после получения права) поведения. В случае если лицо подает заявку на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения, использующегося иными лицами, оценке подлежат в числе прочего известность, репутация обозначения, вероятность случайности такого совпадения.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 31.10.2016 по делу N СИП-620/2015, от 14.05.2018 по делу N СИП-497/2017.

Определяющим для признания конкретных действий недобросовестными является не упоминание их в главе 2.1 Закона о защите конкуренции, а то, охватываются ли они составом недобросовестной конкуренции в том виде, в котором этот состав охарактеризован в пункте 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции и в статье 10.bis Парижской конвенции.

Для квалификации конкретных совершенных лицом действий как акта недобросовестной конкуренции следует исходить из цели таких действий (пункт 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", пункт 169 Постановления N 10). Цель действий может быть установлена исходя в том числе из последующего поведения правообладателя. Вместе с тем такая цель может быть установлена и на основании иных обстоятельств.

Одним из оснований для отклонения требования о признании действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на спорный товарный знак актом недобросовестной конкуренции явился вывод суда об отсутствии конкурентных отношений между обществом и предприятием на момент подачи последним заявки на спорный товарный знак. В свою очередь, вывод об отсутствии конкурентных правоотношений между указанными лицами обусловлен, по мнению суда первой инстанции, исключительно тем обстоятельством, что предприятие являлось на дату приоритета спорного товарного знака учредителем и участником общества (доля участия - 10%).

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что вывод суда об отсутствии оснований для признания действий по приобретению и использованию исключительного права на спорный товарный знак недобросовестной конкуренцией, мотивированный отсутствием конкурентных отношений между обществом и предприятием на дату подачи заявки на спорный товарный знак, является недостаточно обоснованным.

Действительно, для квалификации действий лица как акта недобросовестной конкуренции через призму Закона о защите конкуренции подтверждение факта конкурентных отношений между истцом и ответчиком является обязательным.

Вместе с тем, как уже указывалось, при рассмотрении соответствующих дел применению подлежит и Парижская конвенция, нормы которой не требуют обязательного подтверждения наличия конкурентных отношений.

Иное толкование международного правового акта привело бы к невозможности признания актом недобросовестной конкуренции действий лица, которое до подачи заявки на регистрацию товарного знака не осуществляло соответствующую деятельность с использованием спорного обозначения, но было осведомлено о том, что такую деятельность осуществляют иные лица, а после подачи заявки начало осуществлять соответствующую деятельность, используя репутацию обозначения, приобретенную за счет деятельности этих иных лиц, либо предпринимая попытки вытеснить этих других лиц с рынка определенного товара.

Кроме того, вывод суда первой инстанции об отсутствии конкурентных отношений между обществом и предприятием мотивирован исключительно тем, что предприятие на дату приоритета товарного знака являлось участником общества.

Президиум Суда по интеллектуальным правам не может согласиться с таким выводом и отмечает, что отношения участия одного юридического лица в другом сами по себе не исключают возможности признания таких лиц конкурентами на рынке определенного товара при осуществлении ими самостоятельной хозяйственной деятельности.

Правовая позиция о возможности конкурирования хозяйствующих субъектов, в том числе связанных корпоративными отношениями, содержится в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.05.2020 N 16678/09 и от 15.02.2011 N 12221/10.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 16678/09 следует читать как "от 25.05.2010 г."

При этом в данном случае общество и предприятие, исходя из положений статьи 9 Закона о защите конкуренции, не являются группой лиц.

Как было отмечено ранее, квалификация действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак путем его государственной регистрации в качестве акта недобросовестной конкуренции зависит от цели, преследуемой лицом при приобретении такого права, от намерений этого лица на момент подачи соответствующей заявки.

Кроме того, при анализе вопроса о наличии или отсутствии оснований для признания действий предприятия по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 598144 актом недобросовестной конкуренции суд первой инстанции не учел следующее.

Известность предприятию факта использования обществом спорного обозначения судом установлена как следующая из того, что предприятие являлось учредителем и участником общества, отличительная часть фирменного наименования которого тождественна спорному товарному знаку.

Недобросовестная цель лица, подавшего заявку на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, использующегося иным лицом или лицами, может определяться не только желанием воспользоваться репутацией обозначения, приобретенной за счет действий таких лиц, но и намерением вытеснить с рынка определенного товара лиц, ранее использовавших такое обозначение.

Из обжалуемого решения не усматривается, что суд первой инстанции рассмотрел вопрос о наличии или отсутствии у ответчика указанных намерений.

При неустановлении названных обстоятельств вывод суда об отсутствии оснований для признания действий предприятия актом недобросовестной конкуренции является преждевременным.

При таких обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным приходит к выводу о том, что решение суда первой вынесено при неполном выяснении обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения дела, в связи с чем подлежит отмене.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения необходим анализ действий предприятия на предмет наличия в них всех признаков недобросовестной конкуренции, что невозможно в суде кассационной инстанции, дело направляется на новое рассмотрение.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить следующее.

Обращаясь с иском, общество просило признать действия правообладателя актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом.

Как разъяснено в пункте 170 Постановления N 10, законом не установлен специальный порядок признания действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом. Возможность заявления отдельного требования о признании таких действий злоупотреблением правом законом не предусмотрена. Вместе с тем следует учитывать, что такое злоупотребление правом может быть установлено судом при рассмотрении иного дела, например по иску правообладателя о применении мер защиты принадлежащего ему права. Решение суда, которым установлено злоупотребление правом правообладателем при приобретении исключительного права, является основанием для оспаривания и признания недействительным полностью или частично предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, вопреки мнению заявителя кассационной жалобы, суд первой инстанции верно указал, что требование о признании действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции не могло быть удовлетворено судом.

Однако суд не учел процессуальные последствия по отношению к выводу о невозможности заявления и, соответственно, рассмотрения судом некого притязания в качестве самостоятельного требования, установленные статьей 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В такой ситуации при новом рассмотрении суду первой инстанции следует не только проанализировать действия предприятия на предмет наличия в них всех элементов состава акта недобросовестной конкуренции, но и определить процессуальную судьбу требования, заявление которого и, соответственно, рассмотрение в арбитражном процессе невозможны.

В связи с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции вопрос о распределении понесенных в связи с уплатой государственной пошлины за подачу кассационной жалобы судебных расходов подлежит разрешению судом первой инстанции.

Излишне уплаченная при подаче кассационной жалобы государственная пошлины подлежит возврату обществу.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 21.11.2019 по делу N СИП-389/2019 отменить.

Дело N СИП-389/2019 направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Издательско-книготорговый центр "Академкнига" из федерального бюджета государственную пошлину в размере 3 000 (три тысячи) рублей, излишне уплаченную по платежному поручению от 14.01.2020 N 20 при подаче кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

В.А. Корнеев

Н.Л. Рассомагина