Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 июня 2020 г. N С01-219/2019 по делу N А33-4702/2018 Суд отменил вынесенные ранее судебные решения и направил дело о признании незаконным использования спорного обозначения и о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на него на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суды первой и апелляционной инстанций неверно определили обозначение, с использованием которого ответчиком предприниматель связывал нарушение его исключительного права

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 июня 2020 г. N С01-219/2019 по делу N А33-4702/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 25 июня 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 26 июня 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего Мындря Д.И.,

судей Васильевой Т.В., Силаева Р.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (г. Уфа, ОГРНИП 311028012400084) на постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 16.12.2019 по делу N А33-4702/2018

по иску индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича

к обществу с ограниченной ответственностью "Торговая сеть Командор" (ул. Академика Вавилова, д. 1, стр. 51/1, г. Красноярск, 660010, ОГРН 1022402479505) о признании незаконным использования обозначения "Командор" и о взыскании компенсации за нарушение исключительного права,

с участием в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "Командор-Холдинг" (ул. Академика Вавилова, д. 1, стр. 51/1, г. Красноярск, 660010, ОГРН 1072465006646), общества с ограниченной ответственностью "Стройпрестиж" (ул. 78 добровольческой бригады, 12, г. Красноярск, 660077, ОГРН 1022401793270).

В судебном заседании принял участие индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович (личность удостоверена по паспорту гражданина Российской Федерации).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович (далее - предприниматель) обратился в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Торговая сеть Командор" (далее - общество "ТС Командор") о признании незаконным использования коммерческого обозначения "Командор" при осуществлении предпринимательской деятельности, в том числе в фирменном наименовании, о взыскании компенсации за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 567820, в размере 600 000 руб.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Командор-Холдинг" (далее - общество "Командор-Холдинг"), общество с ограниченной ответственностью "Стройпрестиж" (далее - общество "Стройпрестиж").

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 09.10.2018, оставленным без изменения постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 25.01.2019, иск удовлетворен частично: использование ответчиком коммерческого обозначения "Командор" в фирменном наименовании признано незаконном, в удовлетворении иска в остальной части отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 08.04.2019 решение Арбитражного суда Красноярского края от 09.10.2018 и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 25.01.2019 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края.

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 24.06.2019 N 302-ЭС19-9530 отказано в передаче кассационной жалобы на постановление суда кассационной инстанции для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 10.09.2019 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 16.12.2019 решение Арбитражного суда Красноярского края от 10.09.2019 оставлено без изменения.

Не согласившись с постановлением суда апелляционной инстанции, предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит указанный судебный акт отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

В обоснование довода о незаконности обжалуемого судебного акта предприниматель ссылается на то, что судом апелляционной инстанции не были исполнены содержащиеся в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 08.04.2019 указания. Так, предприниматель указывает на то, что при новом рассмотрении дела суды необоснованно провели сравнение товарного знака предпринимателя и товарного знака, право на который принадлежало обществу "Стройпрестиж" и впоследствии перешло к ответчику, в то время как предприниматель заявлял о нарушении его исключительного права на товарный знак при использовании ответчиком словесного элемента "КОМАНДОР" (в частности, в доменном имени, описании и рекламе торговой сети "Командор"). Заявитель кассационной жалобы обращает внимание на то, что в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 08.04.2019 указанный довод был признан обоснованным, однако при новом рассмотрении дела суды повторно сравнивали товарный знак, в защиту права на который подан иск, не с тем объектом, в использовании которого ответчиком предприниматель усматривает нарушение своего права.

Предприниматель также обращает внимание на то, что при новом рассмотрении дела суды необоснованно исследовали и положили в основу своих выводов представленные ответчиком лицензионный договор и сублицензионный договор. Заявитель кассационной жалобы ссылается на то, что при первом рассмотрении дела он заявлял о фальсификации данных доказательств, в связи с чем при повторном рассмотрении настоящего дела суды также должны были рассмотреть данное заявление, прежде чем основывать свои выводы на указанных доказательствах. Предприниматель также обращает внимание на то, что указанные договоры не зарегистрированы в установленном законом порядке.

По мнению предпринимателя, суд апелляционной инстанции необоснованно не принял во внимание его доводы о том, что в объем правовой охраны товарного знака, право на которое принадлежит ответчику, входит лишь реализация товаров 28-го и 29-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, в то время как фактически использование ответчиком спорного обозначения осуществлялось для индивидуализации и иных видов деятельности, что также является нарушением исключительного права истца.

Заявитель кассационной жалобы также считает необоснованным вывод суда апелляционной инстанции о территориальной удаленности истца и ответчика как об основании для отказа в удовлетворении иска, поскольку исключительное право на товарный знак, в защиту которого предъявлен иск, признается и действует на всей территории Российской Федерации. Предприниматель также оспаривает вывод суда о неиспользовании им товарного знака, ссылаясь при этом на наличие в материалах дела доказательств, подтверждающих использование этого товарного знака лицензиатом предпринимателя.

Заявитель кассационной жалобы также обращает внимание на то, что суд апелляционной инстанции не учел указания суда кассационной инстанции о том, что обстоятельства законности государственной регистрации товарного знака предпринимателя не входят в круг обстоятельств, подлежащих установлению по настоящему делу.

Предприниматель указывает, что суд апелляционной инстанции неправомерно исходил из того, что истцом заявлено о взыскании компенсации в размере двукратной стоимости права использования принадлежащего ему товарного знака. Заявитель кассационной жалобы ссылается на то, что из его процессуальных документов следует, что он просил взыскать компенсацию в двукратном размере стоимости товаров (услуг), для индивидуализации которых использовалось спорное обозначение.

Дополнительно правовая позиция предпринимателя раскрыта в письменных пояснениях от 23.01.2020, от 16.03.2020.

От предпринимателя 25.06.2020 посредством системы "Мой Арбитр" также поступили дополнительные письменные пояснения, на приобщении которых к материалам дела в судебном заседании предприниматель не настаивал.

Учитывая несвоевременную подачу указанных письменных пояснений и отсутствие сведений о заблаговременном ознакомлении иных лиц, участвующих в деле, с этим документом, а также принимая во внимание позицию предпринимателя по поводу их приобщения к материалам дела, суд кассационной инстанции приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для их приобщения.

Общество "ТС Командор" представило отзыв на кассационную жалобу и дополнения к нему от 16.03.2020, от 19.03.2020, в котором сослалось на необоснованность содержащихся в ней доводов и просило оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

Общество "Стройпрестиж" и общество "Командор-Холдинг" представили отзывы на кассационную жалобу, в которых поддержали позицию общества "ТС Командор" и просили отказать в удовлетворении жалобы.

Принявший участие в судебном заседании предприниматель выступил по доводам, содержащимся в кассационной жалобе, и настаивал на ее удовлетворении.

Общества "ТС Командор", "Стройпрестиж", "Командор-Холдинг", надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания суда кассационной инстанции, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

До судебного заседания от общества "ТС Командор" поступило ходатайство об отложении судебного заседания, мотивированное тем, что согласно официальному сайту "Картотека арбитражных дел" в материалы дела 28.05.2020 поступило дополнение, которое отсутствует у названного общества. Рассмотрев указанное ходатайство, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно части 3 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если лицо, участвующее в деле и извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, заявило ходатайство об отложении судебного разбирательства с обоснованием причины неявки в судебное заседание, арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает причины неявки уважительными.

Из смысла части 3 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что отложение судебного разбирательства по ходатайству лица, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, является правом, а не обязанностью суда, которое реализуется в случае признания указанных в ходатайстве причин уважительными.

Суд по интеллектуальным правам не усматривает уважительных причин для удовлетворения ходатайства общества "ТС Командор" об отложении судебного разбирательства, учитывая, что 28.05.2020 в материалы дела поступили документы от Третьего арбитражного апелляционного суда, касающиеся организации сеанса видеоконференц-связи. При этом судебная коллегия отмечает, что общество "ТС Командор" не было лишено возможности заблаговременно ознакомиться с этими документами в удаленном электронном формате, однако ходатайство об ознакомлении с материалами дела от названного общества поступило лишь 25.06.2020, то есть в день судебного заседания.

Таким образом, приведенные в ходатайстве об отложении судебного заседания доводы не являются уважительной причиной для удовлетворения названного ходатайства и отложения судебного заседания.

Иные причины, которые могли бы быть оценены Судом по интеллектуальным правам как уважительные, в ходатайстве общества "ТС Командор" не указаны.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Судом по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судами норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Как установлено судами и следует из материалов дела, на основании зарегистрированного в установленном порядке договора об отчуждении исключительного права от 08.12.2016 N РД0212303 предприниматель является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 567820, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) 28.04.2003 с приоритетом от 05.11.2001 в отношении услуг 41-го класса "организация досуга; организация развлечений; организация лотерей; организация конкурсов, выставок, симпозиумов" и 42-го класса "реализация товаров; обеспечение пищевыми продуктами и напитками; базы, магазины; кафе; рестораны; программирование; создание новых видов товаров; использование запатентованных объектов интеллектуальной собственности; юридические услуги" МКТУ.

На основании договора, зарегистрированного Роспатентом 15.12.2017 за N РД0239497, истец предоставил индивидуальному предпринимателю Кондаковой Надежде Яковлевне право использования названного товарного знака на условиях неисключительной лицензии для индивидуализации магазина "Командор", расположенного по адресу: Республика Башкортостан, с. Иглино, ул. Заводская, д. 4.

Судами первой и апелляционной инстанций также установлено, что общество "ТС Командор" зарегистрировано в качестве юридического лица 18.12.1991, первоначально имело наименование общество с ограниченной ответственностью "Элита - 98", которое было изменено на основании протокола общего собрания участников от 10.04.2017. В качестве места его нахождения указан адрес: ул. Академика Вавилова, д. 1, стр. 51/1, г. Красноярск. Основным видом экономической деятельности ответчика является торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах, а дополнительными - производство мяса и пищевых субпродуктов в охлажденном виде и замороженном виде, производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде и другие.

Обращаясь в суд с иском по настоящему делу, предприниматель ссылался на то, что ответчик использует сходное до степени смешения с вышеуказанным товарным знаком обозначение для индивидуализации (в качестве названия) 73 магазинов, а также в произвольной части своего фирменного наименования. Наряду с этим истец указал, что обозначение "Командор" используется истцом в доменном имени и рекламе (том 1, л.д. 88-94).

Общество "ТС Командор", возражая против удовлетворения иска в полном объеме, ссылался на то, что для обозначения магазинов своей компании использует товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 309427, правообладателем которого является общество "Стройпрестиж". Противопоставленный товарный знак зарегистрирован 27.06.2006 с приоритетом от 31.12.2004 в отношении товаров и услуг 28, 29, 35, 37, 39, 43-го классов МКТУ.

В обоснование правомерности своих действий ответчик представил лицензионный договор о предоставлении права на использование товарного знака от 01.01.2016 N КХ-СПр/Ком-1-16, заключенный между обществом "Стройпрестиж" и обществом "Командор-Холдинг", а также сублицензионный договор о предоставлении права на использование товарного знака от 01.01.2016 N КХ-Э/Ком-2-16, заключенный между обществом "Командор-Холдинг" и ответчиком.

Удовлетворяя иск в части требования неимущественного характера, суд первой инстанции установил наличие у истца исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 567820, факт использования ответчиком обозначения "Командор" в фирменном наименовании и в своей деятельности (на документации, вывесках, в рекламе и другими способами), а также сделал вывод о том, что стороны спора осуществляют аналогичный (однородный) вид деятельности.

Представленные ответчиком лицензионный и сублицензионный договор не приняты судом первой инстанции в качестве доказательства правомерного использования обозначения "Командор", поскольку вопреки требованиям статей 1232 и 1490 ГК РФ они не зарегистрированы Роспатентом.

В резолютивной части решения суда первой инстанции суд признал незаконным использование ответчиком коммерческого обозначения "Командор" в фирменном наименовании.

Отказывая в удовлетворении требования имущественного характера о взыскании компенсации за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 567820, в размере 600 000 рублей, суд первой инстанции указал, что коммерческие обозначения истца и ответчика не являются тождественными или сходными до степени смешения, их различительная способность достаточно велика и сделал вывод о недоказанности истцом факта незаконного использования его товарного знака с целью взыскания компенсации.

Суд апелляционной инстанции поддержал вышеизложенные выводы суда первой инстанции, отклонив при этом довод ответчика о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом и дополнительно указав на отсутствие обоснования размера взыскиваемой компенсации.

Суд по интеллектуальным правам отменил решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. При этом суд кассационной инстанции исходил из того, что вопреки заявленным предпринимателем требованиям о защите исключительного права на товарный знак, суды сделали выводы о наличии у него исключительного права на коммерческое обозначение и признали незаконным использование ответчиком в фирменном наименовании этого коммерческого обозначения. С учетом изложенного суд кассационной инстанции констатировал, что судами был неверно определен объект интеллектуальной собственности, в защиту права на который подан иск.

Суд по интеллектуальным правам также отметил, что суды первой и апелляционной инстанций фактически не рассмотрели заявленные исковые требования в полном объеме, уклонившись от оценки правомерности использования ответчиком словесного обозначения "Командор" в доменном имени, описании и рекламе торговой сети "Командор".

Помимо этого, суд кассационной инстанции признал обоснованными доводы предпринимателя о том, что суды неправомерно сравнивали принадлежащий истцу товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 567820 с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 309427 и отметил, что нарушение исключительного права на товарный знак само по себе является достаточным основанием для удовлетворения требования имущественного характера о взыскании компенсации.

При новом рассмотрении суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявленного предпринимателем требования, исходя при этом из того, что общество "ТС Командор" для индивидуализации собственной деятельности использует товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 309427. При этом суд первой инстанции установил, что "Коммерческое обозначение отличается от товарного знака истца по графической манере, выполненной оригинальным шрифтом, в том числе выраженной в отсутствии части нижнего элемента буквы "А" в наименовании "Командор". Кроме того, в составе товарного знака N 309427, используемом ответчиком, имеется оригинальный охраняемый изобразительный элемент, который является одним из основных отличительных признаков товарного знака N 309427, используемого истцом. Используемое ответчиком коммерческое обозначение, имеют один сходный элемент - слово "Командор" и различаются по иным элементам изображений. В результате визуального сравнения изображения принадлежащего истцу коммерческого обозначения и обозначения, используемого ответчиком, суд пришел к выводу, что коммерческое обозначение истца и коммерческое обозначение ответчика не являются тождественными или сходными до степени смешения, их различительная способность достаточно велика.".

На основании положений статей 1539, 1540 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) суд первой инстанции констатировал, что сосуществование коммерческих обозначений, известных в пределах различных территорий, как это имеет место в данном случае, не исключено. Суд первой инстанции также исходил из того, что поскольку деятельность истца и ответчика осуществляется в различных регионах, в то время как доказательств "общероссийской" известности товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 567820 в материалах дела не имеется, сходство до степени смешения словесных элементов указанных средств индивидуализации предпринимателем не доказано.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, отметив при этом отсутствие в материалах дела доказательств осуществление деятельности предпринимателем, сходной с деятельностью ответчика, в отношении которой используется спорное обозначение, и доказательств, свидетельствующих об известности товарного знака предпринимателя.

Суд апелляционной инстанции также принял во внимание представленное обществом "ТС Командор" заключение специалиста-лингвиста, в котором были даны ответы на вопросы ответчика относительно этимологии слова "командор".

Кроме того, суд апелляционной инстанции констатировал, что предпринимателем не представлено доказательств, подтверждающих стоимость права использования его товарного знака, в связи с чем основания для взыскания компенсации по подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ отсутствуют.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, выслушав явившегося в судебное заседание представителя общества, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1229 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что товарный знак, фирменное наименование и коммерческое обозначение являются самостоятельными средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

Как следует из искового заявления и иных процессуальных документов предпринимателя, он обратился в суд с иском в защиту исключительного права на товарный знак, которое, как верно отмечено в кассационной жалобе, действует на всей территории Российской Федерации и не зависит от известности обозначения, охраняемого таким товарным знаком.

Как разъяснено в пункте 154 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Таким образом, выводы судов первой и апелляционной инстанции о том, что деятельность истца и ответчика осуществляется в различных регионах России, что истцом не представлено доказательств общеизвестности его товарного знака и доказательств использования этого знака, что товарный знак предпринимателя предоставляет правовую охрану общеупотребимому слову, не имеют правового значения для вывода о нарушении исключительного права на этот товарный знак.

Суд по интеллектуальным правам соглашается также с содержащимся в кассационной жалобе аргументом предпринимателя о том, что суды первой и апелляционной инстанций неверно определили обозначение, с использованием которого ответчиком предприниматель связывал нарушение его исключительного права.

Так, предприниматель не ссылался на то, что использование ответчиком товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 309427 нарушает его исключительное право. Истец указывал на то, что его право нарушается при использовании ответчиком словесного элемента "Командор" в фирменном наименовании, в доменном имени на сайте в сети Интернет, в рекламе.

Судебная коллегия полагает очевидным то обстоятельство, что ни в фирменном наименовании, ни в доменном имени не может быть использовано обозначение, охраняемое комбинированным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 309427, в том виде, в котором ему предоставлена правовая охрана. Соответственно, при рассмотрении настоящего спора судам следовало производить сравнение не товарного знака предпринимателя и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 309427, а товарного знака предпринимателя и обозначений общества "ТС Командор", в использовании которых истец усматривает нарушение его права.

Кроме того, судебная коллегия отмечает, что исключительное право на товарный знак действует лишь в отношении товаров (услуг), указанных в свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 ГК РФ). Таким образом, судам при проверке довода общества "ТС Командор" о законности использования спорного обозначения следовало также оценить, соответствуют ли товары (услуги), для индивидуализации которых используется товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 309427, товарам (услугам), для которых этот товарный знак зарегистрирован.

Судебная коллегия обращает внимание судов на то обстоятельство, что полное вхождение единственного словесного элемента одного обозначения в другое обозначение, содержащее тождественный элемент, само по себе исключает вывод об отсутствии какого-либо сходства сравниваемых обозначений.

Помимо этого, суд кассационной инстанции отмечает, что исходя из правовой позиции, изложенной в пункте 177 постановления N 10, исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Бремя доказывания использования коммерческого обозначения лежит на лице, заявляющего о наличии у него права на такое обозначение.

Таким образом, для признания за лицом исключительного права на коммерческое обозначение необходимо устанавливать, существует ли спорное обозначение, используется ли оно конкретным лицом для индивидуализации конкретного предприятия, с какого момента такое использование началось и продолжается ли его использование. Кроме того, следует устанавливать, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками и имеются ли соответствующие доказательства приобретения известности коммерческим обозначением на определенной территории.

При этом должна быть установлена вся совокупность вышеназванных условий. В случае недоказанности наличия хотя бы одного из этих условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться возникшим.

Между тем, содержащиеся в решении суда первой инстанции и постановлении суда апелляционной инстанции выводы о наличии у общества "ТС Командор" исключительного права на коммерческое обозначение не мотивированы установлением всей совокупности обстоятельств, указанных выше и имеющих значение для констатации факта наличия исключительного права на коммерческое обозначение. Судебная коллегия отмечает, что само по себе заявление ответчика о принадлежности ему исключительного права на коммерческое обозначение об этом не свидетельствует.

Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 08.04.2019 указал суду первой инстанции на необходимость определения объекта интеллектуальной собственности, в защиту права на который подан иск, а также определения действий, в совершении которых истец усматривает нарушение его прав.

Проверив принятые при новом рассмотрении судебные акты по делу, суд кассационной инстанции приходит к выводу, что содержащиеся в постановлении от 08.04.2019 указания суда кассационной инстанции, в силу части 2.1 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязательное для суда, повторно рассматривающего дело, судами первой и апелляционной инстанций не исполнены.

Кроме того, судебная коллегия соглашается с доводом предпринимателя о том, что судом апелляционной инстанции неверно применено положение подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

С учетом положений статьи 1477 ГК РФ подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ позволяет правообладателю взыскивать не только компенсацию в двукратном размере стоимости товаров, на которых размещен товарный знак, но и, в аналогичных случаях, позволяет правообладателю взыскивать компенсацию в двукратном размере стоимости оказанных услуг или выполнения работы, если при оказании таких услуг или выполнении таких работ незаконно использовался товарный знак.

Истец, избрав вид компенсации в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, и представив свой расчет компенсации, не лишен при этом возможности добровольно снизить заявленный размер компенсации, как это имело место в рассматриваемом случае.

Как видно из имеющихся в материалах дела процессуальных документов предпринимателя, он просил взыскать компенсацию двукратном размере стоимости услуг, для индивидуализации которых, по мнению предпринимателя, ответчиком незаконно использовалось спорное обозначение, что также предусмотрено указанной выше статьей.

Таким образом, вывод суда апелляционной инстанции о том, что непредставление предпринимателем доказательств стоимости права использования его товарного знака исключает возможность взыскания компенсации по подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, не соответствует этой норме и существу спора, учитывая также, что предпринимателем представлены доказательства в обоснование стоимости услуг, при оказании которых, по его мнению, незаконно использовался товарный знак. Бремя опровержения указанных доказательств лежит на ответчике.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что судами первой и апелляционной инстанций допущено неправильное применение норм материального права, выводов судов не соответствуют имеющимся в деле доказательствам. Кроме того, судами не исполнены обязательные указания Суда по интеллектуальным правам, содержащиеся в постановлении от 08.04.2019 по настоящему делу.

Согласно пункту 23 информационного письма Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 22.12.2005 N 99 "Об отдельных вопросах практики применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" и исходя из содержания статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд кассационной инстанции при рассмотрении кассационной жалобы на постановление суда апелляционной инстанции вправе отменить или изменить как постановление суда апелляционной инстанции, так и судебный акт арбитражного суда первой инстанции.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что отмене на основании пункта 3 части 1 статьи 287, пункта 4 части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит как обжалуемое постановление Третьего арбитражного апелляционного суда, так и решение Арбитражного суда Красноярского края.

При названных обстоятельствах, учитывая, что для правильного разрешения спора требуется оценка доказательств и установление фактических обстоятельств, что не относится к полномочиям суда кассационной инстанции в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду следует устранить указанные в настоящем постановлении и в постановлении от 08.04.2019 недостатки, установить обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного рассмотрения дела, принять законное и обоснованное решение, руководствуясь подлежащими применению нормами материального права.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Красноярского края от 10.09.2019 по делу N А33-4702/2018 и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 16.12.2019 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Д.И. Мындря

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Р.В. Силаев