Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 июня 2020 г. по делу N СИП-822/2019 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента об удовлетворении возражения и признании недействительным патента на изобретение, поскольку оно по независимым пунктам формулы спорного патента в части не соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень"

Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 июня 2020 г. по делу N СИП-822/2019
Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 16 октября 2020 г. N С01-1115/2020 по делу N СИП-822/2019 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 23 июня 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 29 июня 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - судья Голофаев В.В.,

судьи - Рогожин С.П., Сидорская Ю.М.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кутявиной Н.А. рассмотрел в открытом судебном заседании заявление иностранного лица SHIRE-NPC Pharmaceuticals, Inc. (300 Shire Way, Lexington, Massachusetts 02421, USA) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 12.07.2019 об удовлетворении возражения и признании недействительным патента Российской Федерации N 2195446 на изобретение.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Розлекс Фарм" (ул. Заводская, д. 1, пгт. Редкино, Конаковский р-н, Тверская обл., 171261, ОГРН 1046908000908).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица SHIRE-NPC Pharmaceuticals, Inc. - Мельников А.В., Колесникова М.В. (по доверенности от 02.03.2018);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Старцева Д.Б., с использованием системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (по доверенности от 07.04.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо SHIRE-NPC Pharmaceuticals, Inc. (далее - заявитель, компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 12.07.2019 об удовлетворении возражения и признании недействительным патента Российской Федерации N 2195446 на изобретение "Соединения, обладающие активностью в отношении рецептора кальция (варианты), фармацевтическая композиция и способы лечения (варианты)".

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Розлекс Фарм" (далее - общество, третье лицо).

Заявление мотивировано ошибочностью вывода Роспатента о несоответствии оспариваемого изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень".

В обоснование заявления (с учетом письменных пояснений) компания ссылается на то, что Роспатент допустил ограничительное толкование пункта 19.5.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных приказом Комитета Российской Федерации по патентам и товарным знакам от 20.09.1993 (далее - Правила), придя к выводу о том, что данные, приведенные в таблице 1 описания к спорному патенту, не являются достаточными для подтверждения более высокой активности соединения 22J (цинакальцета) в различных его концентрациях. Заявитель указывает на то, что значение биологической активности соединения 22J подтверждено в таблице 1а описания к данному патенту, согласно которой активность соединения при минимальной концентрации 3,3 нг/мл составляет 45%. С точки зрения заявителя, этих данных достаточно для вывода о наличии у соединения 22J более высокой активности (почти в 2 раза) по сравнению с соединением R-568.

Заявитель считает, что Роспатент необоснованно отказался принимать во внимание доказательства, представленные им вместе с отзывом на возражение, подтверждающие, по его мнению, проявление биологической активности соединения 22J на всех диапазонах концентрации (достижение технического результата).

Компания полагает, что при проверке изобретательского уровня индивидуального химического соединения по пункту 1 формулы изобретения по спорному патенту Роспатент не должен был применять одновременно общую (подпункт 1 пункта 19.5.3 Правил) и специальную (подпункт 4 пункта 19.5.3 Правил) нормы.

Как указывает заявитель, Роспатент не должен был исследовать таблицу 2 описания к спорному патенту, в которой нет данных в отношении соединения 22J.

Роспатент и общество представили отзывы на заявление, в которых возражают против его удовлетворения, ссылаясь на обоснованность вывода административного органа о несоответствии оспариваемого изобретения условию изобретательского уровня.

Представители заявителя в судебном заседании заявленные требования поддержали.

Представитель Роспатента в судебном заседании возражал против удовлетворения заявленных требований, полагая оспариваемое решение законным и обоснованным.

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания, своего представителя в суд не направило. Дело рассмотрено на основании частей 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей третьего лица.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителей участвующих в деле лиц, оценив представленные доказательства в их совокупности в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд признает заявленное требование не подлежащим удовлетворению в силу нижеследующего.

Как следует из материалов дела, патент Российской Федерации N 2195446 на изобретение "Соединения, обладающие активностью в отношении рецептора кальция (варианты), фармацевтическая композиция и способы лечения (варианты)", с установленным конвенционным приоритетом от 08.12.1994 US 08/353,784 (согласно опубликованным сведениям), был выдан по заявке N 97108069/04. Патентообладателем данного патента является компания. Согласно опубликованному 20.03.2009 извещению (БИ: 08/2009) срок действия оспариваемого патента продлен до 24.10.2020 в отношении пунктов 1, 5, 23 формулы. Совокупность признаков группы изобретений, которой предоставлена правовая охрана, изложена в следующей редакции:

"1. Соединение, выбранное из группы, включающей: 20Y (N-(2-хлорфенилпропил)-1-(3-(2,2,2-трифторэтокси)фенил)этиламин); 21М ((R)-N-(3-(3-трифторметокси)пропил)-1-(3-метоксифенил)этиламин); 21S ((R)-N-(3-(2-хлорфенил)пропил)-1-(3-пропоксифенил)этиламин); 21Т ((R)-N-(3-(2-хлорфенил)пропил)-1-(3-изопропокси-фенил)этиламин; 21U ((R)-N-(3-(2-хлорфенил)пропил)-1-(3-изобутокси-фенил)этиламин); 21Y ((R, R)-N-(4-(3-(трифторметил)фенил)-2-бутил)-1-(3-метоксифенил)этиламин); 22J ((R)-N-(3-(3-трифторметил)фенил)пропил)-1-(1-нафтил)этиламин; 23А ((R)-N-(4-(3-(трифторметокси)фенил)-2-бутил)-1-(3-метоксифенил)этиламин); 23Е ((R)-N-((3-(трифторметокси)фенил)метил)-1-(1-нафтил)этиламин); 24В (N-((3-метил-4-метоксифенил)метил)-1-(2-трифторметил)фенил)этиламин; 24J ((R)-N-(3-(3-трифторметокси)фенил)пропил)-1-(1-нафтил)этиламин); 24М ((R)-N-(3(3,5-дифторфенил)пропил)-1-(3-метоксифенил)этиламин); 24V (N-((3-метил-4-метоксифенил)метил)-1-(3-(этилацетокси)фенил)этиламин); 24Х ((R)-N-((3-бром-4-метоксифенил)метил)-1-(1-нафтил)этиламин); 24Y ((R)-N-((3-хлор-4-этоксифенил)метил)-1-(1-нафтил)этиламин); 25С ((S, R)-N-(4-(3-трифторметил)фенил)-2-бутил)-1-(1-нафтил)этиламин); 25D ((R, R)-N-(4-((3-трифторметил)фенил)-2-бутил)-1-(1-нафтил)этиламин и 25Е ((R)-N-(3-фенилпроп-2-ен-1-ил)-1-(3-метоксифенил)этиламин), или их фармацевтически приемлемая соль.

5. Соединение по п. 1, которое представляет собой 22J ((R)-N-(3-(3-трифторметил)фенил)пропил)-1-(1-нафтил)этиламин) или его фармацевтически приемлемую соль.

23. Фармацевтическая композиция, модулирующая активность рецептора кальция, отличающаяся тем, что содержит терапевтически эффективное количество соединения по любому из пп. 1-22 и фармацевтически приемлемый носитель".

На изобретения, охарактеризованные в упомянутых пунктах 1 и 23 формулы по оспариваемому патенту, установлен приоритет от 23.10.1995.

Против выдачи данного патента (в объеме действующей формулы), в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), обществом 12.05.2017 в Роспатент было подано возражение, мотивированное несоответствием группы изобретений, охарактеризованных в независимых пунктах 1, 23, условиям патентоспособности "новизна", "изобретательский уровень", а также тем, что данная группа изобретений "противоречит общественным интересам".

Для подтверждения доводов, указанных в возражении, обществом были представлены следующие источники информации: международная публикация W0 94/18959, опубликованная 01.09.1994 - [1]; патентный документ Российской Федерации N 2146132, дата приоритета от 23.02.1993 - [2]; международная публикация WO 93/04373, опубликованная 04.03.1993 - [3]; патентный документ Российской Федерации N 2147574, дата приоритета от 23.08.1991- [4]; судебные акты по делам N СИП-658/2016, СИП-711/2016, СИП-711/2016, СИП-464/2016 - [5], [6], [7], [8] соответственно; Павловский А.Н. (ред.), коллектив авторов ООО "Городисский и партнеры". Патентное право в России. Сборник.//Арбат-Информ. Москва. 2002 г. с. 1-3, 152-153. - [9]; Bengt Domeij. Pharmaceutical Patents in Europe.// Martinus Nijhoff Publishers, 15Mar 2000. CC.1-3, 111-126. - [10]; Распечатка из Государственного реестра лекарственных средств //http://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_ v2.aspx?routingGuid=ad5e3743-fb60-4394-a85b-8147efd8dcc5&t- [11].

В качестве перевода на русский язык международных публикаций [1] и [3] общество просило рассматривать патентные документы [2] и [4].

Общество указывало, что оспариваемый патент оспаривается им только в той части альтернатив, которые характеризуют соединение с международным непатентованным наименованием цинакальцет, имеющее соответствующую химическую структуру и название ((R)-N-(3-(3-трифторметил)фенил)пропил)-1-(1-нафтил)этиламин), которое соответствует структурной формуле 22J на фиг.1 в оспариваемом патенте. При этом именно выдача регистрационного удостоверения от 17.03.2008 N ЛСР-001784/08 [11] на лекарственный препарат, содержащий цинакальцет, послужила основанием для продления срока действия оспариваемого патента, равно как и патента Российской Федерации N 2147574.

В возражении было отмечено, что все без исключения признаки изобретений по пунктам 1, 5, 23 формулы по оспариваемому патенту" известны из источников информации [1]-[4], в связи с чем данная группа изобретений (независимые пункты 1, 23 формулы по оспариваемому патенту) не соответствуют условию патентоспособности "новизна".

В отношении несоответствия группы изобретений, охарактеризованных в независимых пунктах 1, 23 формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности "изобретательский уровень" в возражении общество указывало, что соединения по пунктам 1, 23 полностью подпадают под общие структурные формулы, известные из противопоставленных источников информации [1]-[4], то есть не имеют отличительных признаков, а также что соединения по пунктам 1, 23 не обладают какими-либо неожиданными свойствами в качественном или в количественном выражении по сравнению с соединениями, известными из названных источников информации.

Общество также полагало, что изобретения по пунктам 1, 5 и 23 формулы по оспариваемому патенту противоречит общественным интересам, поскольку предоставление правовой охраны цинакальцету одновременно по оспариваемому патенту и по младшим патентам Российской Федерации N 2146132 и N 2147574 противоречит сущности исключительного права.

По результатам рассмотрения указанного возражения Роспатентом 27.11.2017 было принято решение об отказе в его удовлетворении.

Не согласившись с решением Роспатента от 27.11.2017, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 06.12.2018 по делу N СИП-88/2017, оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.03.2019, требования общества были удовлетворены, решение Роспатента от 27.11.2017 признано недействительным. Суд признал необоснованным решение Роспатента в части оценки соответствия оспариваемого изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Как следует из решения Суда по интеллектуальным правам от 06.12.2018, представленные в Таблице 1а данные не позволяют выявить калицимиметическую активность соединения 22J (цинакальцета) при концентрации 3,3 нг/мл в клетках НЕК-293, экспрессирующих кальциевый рецептор человека, поскольку цифры, относящиеся к активности, находятся в Таблице 2 (показатели ЕС50), в которой отсутствуют сведения для соединения 22J (цинакальцета). Отсутствие таких сведений не позволяет выявить у оспариваемого соединения наличие новых неизвестных в количественном отношении свойств. Таким образом, Судом по интеллектуальным правам установлено отсутствие сведений об активности соединения 22J (цинакальцета) в спорном патенте, что не позволяет установить соответствие оспариваемого соединения 22J условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Названным решением Суда по интеллектуальным правам на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть возражение общества против выдачи спорного патента.

По результатам повторного рассмотрения возражения доводы о несоответствии изобретений по независимым пунктам 1 и 23 формулы спорного патента в части соединения 22J условию патентоспособности "новизна" не нашли своего подтверждения.

Кроме того, Роспатент указал на отсутствие в поданном возражении обоснований, позволяющих отнести соединение 22J (охарактеризованное в независимых пунктах 1 и 23 и зависимом пункте 5 формулы по оспариваемому патенту) к решениям, противоречащим общественным интересам.

Данные выводы участвующими в деле лицами не оспариваются.

В то же время по результатам рассмотрения доводов возражения о несоответствии изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" Роспатентом было установлено несоответствие этому условию независимых пунктов 1 и 23 формулы в части соединения 22J.

В связи с этим решением Роспатента от 12.07.2019 возражение общества было удовлетворено, спорный патент признан недействительным.

Не согласившись с решением Роспатента от 12.07.2019, компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании этого решения недействительным.

В соответствии со статьей 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, не соответствующий закону или иным правовым актам и нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, может быть признан судом недействительным.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что не оспаривается Роспатентом и третьим лицом.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение и разрешение в административном порядке споров, возникающих, в том числе в связи с оспариванием предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации, находится в его компетенции.

Как разъяснено в пункте 27 Постановления N 10, при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент. По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено следующее.

С учетом даты подачи заявки N 97108069/04 (23.10.1995), по которой был выдан спорный патент в объеме совокупности признаков группы изобретений, которой предоставлена правовая охрана в отношении пунктов 1, 5, 23 указанной выше формулы, применимыми правовыми актами для оценки его патентоспособности являются Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-I (далее - Патентный закон), а также Правила.

Согласно пункту 1 статьи 4 Патентного закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 1 пункта 19.5.3 Правил (в редакции, действовавшей на дату подачи заявки) изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий включает определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 3.2.4.2 Правил; выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения. В абзаце третьем данной нормы указано, что изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Условию изобретательского уровня соответствует индивидуальное соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, но не описанное как специально полученное и исследованное и при этом проявляющее новые неизвестные для этой группы свойства в качественном или количественном отношении (селективное изобретение).

Если из уровня техники выявлены решения, которым присущи признаки, совпадающие с отличительными признаками изобретения, то подтверждения известности их влияния на технический результат не требуется, если в отношении таких признаков он не определен заявителем.

Суд по интеллектуальным правам признает обоснованным вывод Роспатента о несоответствии спорного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень", исходя из нижеследующего.

Для оценки данной группы изобретений по спорному патенту условию патентоспособности "изобретательский уровень" в возражении приведены источники информации [1] - [4]. При этом общество ссылалось на то, что соединение 22J (независимый пункт 1 формулы патента) полностью подпадает под общие структурные формулы, известные в патентных документах [1]-[4], не имеет отличительных признаков и не обладает какими-либо неожиданными свойствами в качественном или в количественном выражении по сравнению с известными из патентных документов [1]-[4] соединениями.

При рассмотрении возражения административный орган исходил из того, что патенты Российской Федерации N 2146132 [2] и N 2147574 [4] с учетом положений пункта 22.3 Правил не подлежат включению в уровень техники при оценке изобретательского уровня изобретений по независимым пунктам 1 и 23 формулы спорного патента, поскольку опубликованы после даты приоритета (23.10.1995) оспариваемой группы изобретений. Кроме того, судебные акты [5]-[8] и источники информации [9] и [10] не имеют отношения к предмету спора. Распечатка из Государственного реестра лекарственных средств [11] не является релевантным источником информации по отношению к оспариваемой группе изобретений, и свидетельствует лишь о наличии регистрационного удостоверения на препарат, содержащий вещество с МНН Цинакальцет, с датой регистрации 17.03.2008 (после даты приоритета группы изобретений по спорному патенту).

Проведенный административным органом анализ описания и формулы международных публикаций [1] и [3] показал, что ни одно из 18 предложенных в спорном патенте соединений, в том числе соединение 22J, не упоминается в данных документах. При этом ни одно из раскрытых в международных публикациях [1] и [3] специально полученных и охарактеризованных соединений не имеет структуру соединения 22J (МНН цинакальцет).

В результате сравнительного анализа данных, представленных в описании к спорному патенту в отношении соединения 22J (цинакальцет), и данных, имеющихся в публикациях [1] и [3], Роспатент установил, что охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы спорного патента соединение 22J (цинакальцет) обладает модулирующей активностью в отношении рецептора кальция, в частности, является кальцимиметиком. При этом в описании к спорному патенту на стр. 23 приведен пример 5, который иллюстрирует способность различных соединений модулировать активность кальциевого рецептора путем измерения увеличения [Ca2+]i в клетках.

Результаты экспериментов представлены в таблицах l.a; l.b.l; l.b.2; l.c и 2. В частности, в таблице l.a показана степень действия (% активности) исследуемых соединений, в том числе и соединения 22J (цинакальцета).

При этом в качестве одного из соединений для сравнения в описании к спорному патенту представлено соединение R-568, которое является известным агонистом кальциевого рецептора R-568 ((R)-N-[3-(2-хлорфенил)-пропил]-1-(3-метоксифенил) этиламин (структурная формула на Фиг. 1а). Соединение R-568 раскрыто также в обеих публикациях [1] и [3].

Роспатент верно установил, что согласно публикациям [1] и [3] соединение R-568 является одним из самых активных соединений из группы арилалкиламиновых кальцимиметиков, а его R-изомер более мощным энантиомером-кальцимиметиком (пример 21, стр. 161-163, фиг. 36, табл. 6, стр. 145 источника [1], табл. 3, стр. 81, фиг. 36 источника [3]).

Вместе с тем Роспатент пришел к выводу о том, что соединение 22J (цинакальцет) по спорному патенту не является более мощным кальцимиметиком не только в отношении R-568, но и по сравнению с другими известными соединениями, раскрытыми в источниках [1] и [3].

При этом Роспатент правомерно сослался на выводы, сделанные в решении Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-88/2017, в котором судом было установлено, что соединение цинакальцет имеет активность, сравнимую с активностью других соединений из этого же ряда. В данном случае высокая активность у соединения 22J (цинакальцет) - это ожидаемый результат, поскольку неожиданным результатом обладало бы вещество, если бы оно проявляло другую активность в количественном отношении по сравнению с другими веществами из этой группы - намного сильнее по активности, или, наоборот, намного слабее по активности, а так как соединение 22J (цинакальцет) проявляет схожую активность, то это является ожидаемым результатом.

Роспатент обоснованно обратил внимание на выводы Суда по интеллектуальным правам о том, что значения активности соединения в оспариваемом патенте обозначаются значением ЕС50 и приведены в таблице 2 описания к спорному патенту, которые показаны при максимальной активной концентрации вещества, а не в таблице 1а к этому патенту. Согласно данным из таблицы 1а у соединения можно построить кривую и найти значение ЕС50, но только путем сравнения трех активностей (99, 71, 45) и трех концентраций (330, 33, 3.3) соединения. При этом выявить активность соединения 22J при самой низкой концентрации 3,3 нг/мл не представляется возможным, поскольку не получится выявить средневзвешенное значение ЕС50, так как активность должна проявляться на всех диапазонах концентрации.

С учетом данных выводов Суда по интеллектуальным правам, сделанных в решении по делу N СИП-88/2017, Роспатент констатировал, что нельзя утверждать о том, что вещество цинакальцет действует активнее, сравнивая одну точку соединения концентраций и активности.

С учетом установленных обстоятельств Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что данные, представленные в таблице 1 описания к спорному патенту, не являются достаточными для подтверждения более высокой активности соединения 22J (цинакальцета) в различных его концентрациях. Исходя из того, что повышенная кальцимиметическая активность соединения 22J (цинакальцет) по спорному патенту является очевидным свойством этого соединения, Роспатент пришел к выводу о несоответствии изобретения по независимому пункту 1 формулы спорного патента в части соединения 22J условию патентоспособности "изобретательской уровень".

В связи с тем, что в независимом пункте 23 формулы спорного патента охарактеризована фармацевтическая композиция, модулирующая активность рецептора кальция, которая содержит терапевтически эффективное количество соединения 22J по пункту 1 формулы спорного патента, Роспатент правильно указал, что группа изобретений по независимым пунктам 1 и 23 формулы этого патента не соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Довод компании о том, что Роспатент допустил ограничительное толкование пункта 19.5.3 Правил, является необоснованным.

Положениями подпункта 4 пункта 19.5.3 Правил установлено, что условию изобретательского уровня соответствует, в частности, индивидуальное соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, но не описанное как специально полученное и исследованное, и при этом проявляющее новые неизвестные для этой группы свойства в качественном или количественном отношении (селективное изобретение).

Таким образом, для индивидуальных соединений, подпадающих под общую структурную формулу группы известных соединений, проверка условию изобретательского уровня включает выяснение следующих обстоятельств:

- описано ли индивидуальное соединение в уровне техники как специально полученное и исследованное;

- проявляет ли это соединение новые неизвестные для группы известных соединений свойства в качественном или количественном отношении.

В случае, если выполняются указанные условия, такое изобретение признается соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень" как селективное изобретение.

Основываясь на выводах, сделанных в судебных актах по делу N СИП-88/2017, Роспатент правомерно указал, что данные, представленные в таблице 1а описания к спорному патенту, не являются достаточными для подтверждения более высокой активности соединения 22J (цинакальцета) в различных его концентрациях по сравнению с соединением R-568.

При этом, как было отмечено выше, повышенная кальцимиметическая активность соединения 22J (цинакальцет) по спорному патенту является очевидным свойством этого соединения, что, вопреки доводам заявителя, с учетом положений пункта 4 Патентного закона, подпункта 4 пункта 19.5.3 Правил правомерно позволила административному органу сделать вывод о несоответствии изобретения по независимому пункту 1 формулы спорного патента в части соединения 22J условию патентоспособности "изобретательский уровень".

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "пункта 1 статьи 4 Патентного закона"

Таким образом, вопреки мнению заявителя, Роспатент правильно применил подлежащие применению нормы материального права.

Дополнительные доказательства (в том числе экспериментальные данные, письменные позиции лиц, к которым в порядке адвокатского запроса обращался заявитель в лице своих представителей), представленные в Роспатент и непосредственно в суд, не могут быть приняты судом во внимание, поскольку направлены на преодоление указанных выводов Суда по интеллектуальным правам, сделанных при рассмотрении дела N СИП-88/2017, не основаны на сведениях, содержащихся в описании к оспариваемому патенту, и по существу направлены на восполнение возможных недостатков этого описания. При этом сведения, содержащиеся в этих доказательствах, не опровергают выводы административного органа, сделанные с учетом вступивших в законную силу судебных актов по названному судебному делу.

Довод заявителя о том, что при проверке изобретательского уровня индивидуального химического соединения по пункту 1 формулы спорного изобретения Роспатент не должен был применять одновременно общую (подпункт 1 пункта 19.5.3 Правил) и специальную (подпункт 4 пункта 19.5.3 Правил) норму, также не является обоснованным ввиду следующего.

Закрепленные в подпункте 4 пункта 19.5.3 Правил критерии не противоречат общему подходу к оценке изобретательского уровня, раскрытому в подпунктах 1 и 2 пункта 19.5.3 Правил, о чем заявитель сам указывает в своем заявлении.

Если индивидуальное соединение подпадает под общую структурную формулу группы известных соединений и не описано ранее как специально полученное и исследованное, то оно является частным случаем (вариантом) данной группы соединений.

Если данное индивидуальное соединение (вариант) проявляет новые неизвестные для этой группы свойства в качественном или количественном отношении, то из уровня техники не известна возможность достижения таких технических результатов посредством тех отличий, которыми индивидуальное соединение (вариант) отличается от данной группы соединений.

Из приведенного выше следует, что в случае соблюдения условий, приведенных в подпункте 4 пункта 19.5.3 Правил, автоматически соблюдаются условия, закрепленные в подпунктах 1 и 2 пункта 19.5.3 Правил для общего подхода к оценке изобретательского уровня изобретения. И, наоборот, в случае несоблюдения условий, приведенных в подпункте 4 пункта 19.5.3 Правил, автоматически не соблюдаются условия, закрепленные в подпунктах 1 и 2 пункта 19.5.3 Правил для общего подхода к оценке изобретательского уровня изобретения.

Довод заявителя о том, что Роспатент не должен был исследовать таблицу 2 описания к спорному патенту, в которой нет данных в отношении соединения 22J, также не обоснован ввиду следующего.

Как было отмечено выше, Судом по интеллектуальным правам по делу N СИП-88/2017 установлено, что значения активности соединения в оспариваемом патенте обозначаются значением ЕС50 и приведены в таблице 2 описания к спорному патенту, которые показаны при максимальной активной концентрации вещества, а не в таблице 1а к этому патенту.

Согласно данным из таблицы 1а у соединения можно построить кривую и найти значение ЕС50, но только путем сравнения трех активностей (99, 71, 45) и трех концентраций (330, 33, 3.3) соединения. При этом выявить активность соединения 22J при самой низкой концентрации 3,3 нг/мл не представляется возможным, поскольку не получится выявить средневзвешанное значение ЕС50, так как активность должна проявляться на всех диапазонах концентрации. Таким образом, как установлено Роспатентом и следует из решения Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-88/2017, нельзя утверждать о том, что вещество цинакальцет действует активнее, сравнивая одну точку соединения концентраций и активности. В связи с этим данные, представленные в таблице 1 описания к спорному патенту, не являются достаточными для подтверждения более высокой активности соединения 22J (цинакальцета) в различных его концентрациях.

При таких обстоятельствах вывод Роспатента о несоответствии изобретений по независимым пунктам 1 и 23 формулы спорного патента в части соединения 22J условию патентоспособности "изобретательский уровень" сделан в полном соответствии с положениями пункта 1 статьи 4 Патентного закона и подпункта 4 пункта 19.5.3 Правил.

Таким образом, доводы заявителя не опровергают приведенные в решении Роспатента от 12.07.2019 выводы и не свидетельствуют о наличии оснований для признания его недействительным.

С учетом изложенного оспариваемое решение Роспатента не противоречит закону или иному нормативному правовому акту, в связи с чем не может быть признано недействительным.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

в удовлетворении заявленных требований отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

С.П. Рогожин

Судья

Ю.М. Сидорская