Решение Суда по интеллектуальным правам от 3 июля 2020 г. по делу N СИП-408/2019 Суд частично удовлетворил требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку ответчиком представлены доказательства, подтверждающие фактическое использование им спорного обозначения в отношении части товаров, для которого истцом испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 3 июля 2020 г. по делу N СИП-408/2019
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 2 июля 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 3 июля 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Погадаева Н.Н., Рогожина С.П.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кутявиной Н.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Оригами" (ул. Цветочная, д. 2, с. Нагаево, г. Уфа, Республика Башкортостан, ОГРН 1130280040660) к обществу с ограниченной ответственностью "Русско-Финская Компания" (ул. Загородная, д. 19, пом. 24, г. Мурманск, ОГРН 1027739050855) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 233055.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "Оригами" - Шайхутдинов А.Г. (по доверенности от 18.03.2019);

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Оригами" (далее - истец) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Русско-Финская Компания" (далее - ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 279255, N 191644, N 233055, N 282697 вследствие их неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2019 требования истца к ответчику о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 191644, N 233055, N 282697 вследствие их неиспользования выделены в отдельные производства.

Ответчик в отзыве на иск, возражая против удовлетворения заявленных требований, указал на отсутствие заинтересованности у истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 233055, а также сослался на его фактическое использование.

От Роспатента поступил письменный отзыв, в котором указано, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции данного государственного органа. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме.

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, представителей в суд не направили. От ответчика поступило ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие. В соответствии с положениями статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие представителей данных лиц.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителя истца, суд пришел к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения заявленных требований исходя из следующего.

В судебном заседании установлено, что ответчик является правообладателем комбинированного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 233055 с приоритетом от 26.01.2001, зарегистрированного 24.12.2002 в отношении товара 33-го класса Международной классификации товаров для регистрации знаков (далее - МКТУ) "водка", услуги 42-го класса МКТУ "реализация водки", для которых истцом испрашивается досрочное прекращение правовой охраны этого товарного знака.

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в использовании сходного с данным товарным знаком обозначения в отношении однородных товаров и услуг и полагая, что он не используется правообладателем в отношении этих товара и услуги в течение трех лет, предшествующих дате направления предложения заинтересованного лица, обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что соответствует положениям абзаца четвертого пункта 1 статьи 1486 ГК РФ и подтверждается представленным в материалы дела предложением заинтересованного лица с доказательствами его направления 18.01.2019 ответчику, а также соблюден двухмесячный срок ожидания ответа правообладателя с момента направления этого предложения и тридцатидневный срок на подачу искового заявления (исковое заявление подано в суд 24.04.2019).

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики от 23.09.2015), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуги), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Согласно пункту 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

В пункте 162 Постановления N 10 однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

При установлении однородности услуги целесообразно руководствоваться, в первую очередь, назначением услуги, если услуга предназначена для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.).

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истец обосновал тем, что осуществляет деятельность по оказанию услуги общественного питания, по приготовлению и последующей доставке еды, розничной реализации товаров. Кроме того, им подана заявка N 2019701059 на регистрацию товарного знака "" в отношении услуг 35-го, 36-го и 41-го классов МКТУ.

В подтверждение своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 233055 истцом в материалы дела представлены:

- скриншоты страниц сайта http://bushido102.ru/, подтверждающие ведение деятельности по обеспечению общественного питания и розничной продаже товаров;

- скриншоты страниц сайта: https://www.reg.ru/whois/?dname=bushido102.ru., подтверждающие, что обладателем домена http:/bushido102.ru является истец;

- скриншоты страниц сайта https://yandex.ru/maps/org/bushido/1683710914/?ll=56.119608%2C54.620453&source=wizbiz_new_text_single_&z=19, указывающие на расположение суши-лавки по адресу: улица Цветочная, д. 2, село Нагаево, городской округ Уфа, Республика Башкортостан, Россия, 450900;

- сведения о товарном знаке "суши-лавка БУШИДО" по свидетельству Российской Федерации N 690119, который зарегистрирован в отношении услуг 43-го класса МКТУ "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом";

- фотографии суши-лавки "Бушидо", на которой изображена вывеска суши-лавки Bushido с указанием услуги по доставке продукции;

- товарные накладные от 15.01.2018 N 42, от 05.02.2018 N 127, от 22.02.2018 N 198, от 05.03.2018 N 230, от 20.03.2018 N 935, от 05.04.2018 N 344, от 12.04.2018 N 367, от 06.05.2018 N 3480, от 07.06.2018 N 1790, от 07.06.2018 N 387, от 15.01.2018 N 42 от 25.06.2018 N 2072, от 02.07.2018 N 2158, от 12.07.2018 N 2294, от 15.01.2018 N 42 и счета-фактуры к ним, подтверждающие факт закупки товаров для приготовления блюд;

- выписки по счету N 40702810727000000545 за периоды с 11.01.2018 по 06.07.2018, подтверждающие оплату за товары;

- договор аренды нежилого помещения от 01.10.2107, указывающий на предоставление в пользование истцу части нежилого помещения, расположенного на 1-ом этаже, общей площадью 70 кв. м., включающего "площадь зала обслуживания посетителей 15.кв. м." по месту нахождения суши-лавки по адресу: Цветочная улица, 2, село Нагаево, городской округ Уфа, Республика Башкортостан, Россия, 450900.

Кроме того, в подтверждение осуществления деятельности по продаже пива истцом были представлены: видеозапись и копия чека от 20.08.2019, указывающие на факт продажи пива и снеков; копия декларации об объемах розничной продажи пива и пивных напитков за 4-й квартал 2018 года и за 2-й квартал 2019 года.

Согласно статье 39 Налогового кодекса Российской Федерации под реализацией товаров, работ или услуги организацией или индивидуальным предпринимателем признается соответственно передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуги одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, передача права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуги одним лицом другому лицу - на безвозмездной основе.

В соответствии с пунктом 3.1 ГОСТ Р 51304-2009 "Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги торговли. Общие требования", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.12.2009 N 769-ст, услугой торговли является результат непосредственного взаимодействия продавца и покупателя, а также собственная деятельность продавца по удовлетворению потребностей покупателя при купле-продаже товаров.

Назначением услуги "реализация товаров" является продажа покупателям товаров любых производителей, вида и ассортимента. Лицами, оказывающими данную услугу, являются торговые предприятия (магазины), в определенных случаях имеющие специальное разрешение (лицензию) на торговую деятельность в целом или продажу отдельных видов товаров. Потребителями данного вида услуги являются покупатели, приобретающие товары.

Представленные истцом документы в совокупности подтверждают осуществление истцом деятельности по оказанию услуги общественного питания, реализации и доставке продуктов, в том числе безалкогольных напитков и пива.

Оценив совокупность представленных истцом доказательств, суд приходит к выводу о том, что истец является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте при оказании услуги общественного питания и розничной продаже продовольственных товаров обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 233055, а, следовательно, он является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении названных товара, услуги. Услуги общественного питания, сопровождающиеся реализацией пива, являются однородными алкогольной продукции (водке), поскольку они в данном случае также характеризуются общим кругом потребителей, местами оказания услуги и реализации товаров (кафе, рестораны), имеют общее функциональное назначение (удовлетворение соответствующих потребностей в подобных напитках при посещении кафе, ресторанов), а также обусловлены тем, что пиво и алкогольная продукция характеризуются взаимозаменяемостью и взаимодополняемостью.

Что касается услуги 42-го класса МКТУ "реализация водки", для которых зарегистрирован спорный товарный знак, то судебная коллегия, руководствуясь изложенными правилами по определению однородности товаров и услуг, приходит к выводу об их однородности оказываемым истцом услугам по розничной продаже пива, поскольку они относятся к одному виду (роду) услуг - реализация товаров (пива и алкогольных напитков), имеют одно назначение (передача в собственность потребителю данных товаров), способы оказания (путем заключения договора купли-продажи и передачи в собственность потребителю товара), круг потребителей (лица, стремящиеся удовлетворить свои потребности в подобных напитках), места реализации (путем предложения товаров в кафе, ресторанах, специализированных магазинах и отделах магазинов), а, следовательно, могут быть отнесены к одному источнику происхождения.

Коллегия судей при этом отмечает, что истец занимается реализацией товара 32-го класса МКТУ "пиво", однородного товару 33-го класса МКТУ "водка". Учитывая, что услуги существуют не сами по себе, а предназначены для определенного вида деятельности, суд считает возможным признать деятельность истца по реализации пива однородной указанной в иске услуге 42-го класса МКТУ "реализация водки".

Сходство до степени смешения заявленного истцом на регистрацию в качестве товарного знака обозначения со спорным товарным знаком обусловлено наличием у них общего словесного элемента "ЛАПЛАНДИЯ". Указанные элементы имеют сходство по фонетическому, семантическому и графическому критериям, поскольку характеризуются одинаковым произношением, смысловым значением, написанием.

Довод ответчика о том, что обозначение по заявке N 2019701059 и товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 233055 обладают слабым сходством в связи с наличием в спорном товарном знаке дополнительного оригинального изобразительного элемента, занимающего доминирующее положение, не может быть принят во внимание. Роль графического критерия с учетом указанных особенностей смыслового и звукового восприятия сравниваемых обозначений в целом при наличии графических различий за счет наличия дополнительного изобразительного элемента является, по мнению судебной коллегии, незначительной, поскольку в данном случае превалирует фонетическое и семантическое их сходство в целом. При этом судебная коллегия учитывает правовой подход, сформулированной в пункте 7.1.2.4 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2018 N 128, действовавшего в период подачи истцом заявки на регистрацию товарного знака, согласно которому в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Ответчик оспаривает заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 233055, указывая, что услуги 36-го и 41-го классов МКТУ и часть услуги 35-го класса МКТУ (продвижение и продажа мебели; продвижение и продажа одежды; реклама; аренда площадей для размещения рекламы), в отношении которых подана истцом заявка N 2019701059 на регистрацию товарного знака, имеют отличное от товаров 33-го класса и услуги 42-го классов МКТУ назначение и не могут быть признаны однородными с товарами данных классов.

Между тем указанный довод не имеет правового значения, поскольку при исследовании заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 233055 суд, основываясь на приведенных выше разъяснениях Верховного Суда Российской Федерации, исходит из данных о фактически оказываемых истцом услугах.

Вместе с тем суд отмечает, что в числе услуг, содержащихся в названной заявке, указаны также услуги 35-го класса МКТУ по продвижению и реализации алкогольных напитков, услуги клубов-кафе, что свидетельствует о намерении истца приобрести правовую охрану в отношении заявленного обозначения для использования, в том числе при осуществлении указанной деятельности.

Что касается довода ответчика о том, что истец не представил доказательства осуществления деятельности в конкретной сфере, в том числе по продаже алкогольных и безалкогольных напитков, то они опровергаются вышеуказанными доказательствами, которые подтверждают осуществление истцом деятельности по оказанию услуги общественного питания и розничной продаже товаров, в том числе пива, безалкогольных напитков как путем доставки товаров до потребителей, так и в зале обслуживания посетителей, оборудованном в суши-лавке.

Довод ответчика о том, что у истца отсутствуют необходимые лицензии для осуществления деятельности по продаже алкогольных напитков, однородной товарам 33-го класса МКТУ, не имеет правового значения для разрешения настоящего спора, учитывая, что установлению подлежит факт оказания истцом услуги и реализации товаров, однородных испрашиваемым товару 33-го и услуге 42-го класса МКТУ.

Ссылка ответчика на то, что подача истцом за последний год серии исков может свидетельствовать об отсутствии интереса истца в использовании обозначения, не может быть признана обоснованной.

Как указано выше, в соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 42 Обзора судебной практики от 23.09.2015, применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Интерес истца в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака является доказанным, основан на наличии у него намерения использовать обозначение, сходное с товарным знаком ответчика, в отношении однородных товаров и услуги. В связи с этим возражения ответчика не основаны на правовых нормах, противоречат разъяснениям высшей судебной инстанции и не соответствуют имеющимся в деле доказательствам.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ на правообладателе лежит бремя доказывания использования товарного знака.

С учетом даты направления предложения заинтересованного лица (18.01.2019), период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, составляет с 18.01.2016 по 17.01.2019.

В силу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ допускается использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 164 Постановления N 10, при использовании обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, с изменением отдельных элементов судом должна быть проведена оценка наличия или отсутствия сходства товарного знака и используемого обозначения, восприятия потребителями используемого обозначения именно как того же товарного знака, а также влияния изменений на существо товарного знака вследствие такого использования.

Вопрос о том, повлияли ли внесенные правообладателем изменения на существо спорного товарного знака - остался ли он узнаваемым (отличаемым) для обычных потребителей соответствующего товара, - является вопросом факта, который устанавливается судом по результатам комплексного анализа зарегистрированного и используемого обозначения.

При этом для исследования факта использования товарного знака при оказании услуги "реализация товаров" 42-го класса МКТУ правовое значение имеет дифференцирование деятельности по реализации своих товаров от услуги по реализации товаров. Деятельность по реализации своих товаров не подпадает под понятие услуги, поскольку под услугой понимаются действия, направленные на оказание помощи, содействия другим лицам, то есть услуга оказывается третьим лицам. Реализация же своих товаров направлена на удовлетворение собственных потребностей. С этой точки зрения под данной услугой подразумеваются действия по реализации товаров иных лиц - например, путем непосредственной продажи таких товаров либо путем оказания посреднических услуги при продвижении этих товаров на рынке и пр.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В обоснование использования спорного товарного знака ответчик ссылается на использование его при продаже товара 33-го класса МКТУ "водка" лицензиатом - открытым акционерным обществом "Кашинский ликеро-водочный завод "Вереск" (далее - общество "ЛВЗ "Вереск") для маркировки производимых им алкогольных напитков.

Кроме того, ответчик указывает, что спорный товарный знак используется под контролем правообладателя, т.к. ответчик и общество "ЛВЗ "Вереск" являются аффилированными лицами: генеральным директором обществ является Перин Владимир Георгиевич, единственным учредителем ответчика является открытое акционерное общество "Завод по розливу минеральной воды "Вереск", которое также является одним из учредителей общества "ЛВЗ "Вереск".

В подтверждение использования спорного товарного знака ответчиком было представлено лицензионное соглашение от 17.07.2009, заключенное между ответчиком и обществом "ЛВЗ "Вереск", подтверждающее предоставление лицензиату за уплачиваемое вознаграждение неисключительной лицензии на использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 233055 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг, для которых товарный знак зарегистрирован. Согласно договору лицензиат вправе использовать товарный знак по свидетельству N 233055 путем размещения на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью; при выполнении работ, оказании услуги; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров в гражданский оборот, о выполнении работ, об оказании услуги, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет".

Из отзыва ответчика следует, что общество "ЛВЗ "Вереск" активно использует товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 233055 для маркировки производимых им товаров с незначительными изменениями, не меняющими существа товарного знака. Данное обозначение размещается на товарах завода "водка "Лапландия Люкс", "водка "Лапландия Лимон", "водка "Лапландия Платинум".

Сравнив используемые обществом "ЛВЗ "Вереск" обозначения и спорный товарный знак, судебная коллегия приходит к выводу о том, что при производстве и реализации водки "водка "Лапландия Люкс", "водка "Лапландия Лимон", "водка "Лапландия Платинум" в трехлетний период, предшествовавший направлению предложения заинтересованного лица, спорный товарный знак использовался с изменениями, не меняющими существа товарного знака. Так, словесный элемент "LAPLANDIA" в изображении, нанесенном на этикетки, выполнен в отличие от спорного товарного знака в латинице, несколько отличающимся шрифтом, без использования стилизованной буквы А в виде горы. При этом буква "А" увеличена по размеру относительно других букв. В самом изображении имеется элемент "солнце, подернутое тучами", но не используется элемент "горы".

Поскольку в данном случае разрешается не вопрос о сходстве сравниваемых обозначений, а проверяется, не меняется ли существо товарного знака и его восприятие в целом, судебная коллегия приходит к выводу о том, что незначительное изменение шрифта, использование букв латинского алфавита и исключение из товарного знака части изобразительного элемента не свидетельствует о его существенном изменении, влияющем на восприятие как того же самого товарного знака.

Фактическое использование спорного товарного знака с указанными изменениями, не влияющими на его существо, подтверждается товарно-транспортными накладными, датируемыми 2017 и 2018 годами, согласно которым общество "ЛВЗ "Вереск" осуществляло поставки товаров "водка "Лапландия Люкс" контрагентам, документами по заказу бутылок, документами по заказу этикеток, (договором поставки товаров N 2018-21 от 31.01.2018, спецификацией N 1 к нему, образцом этикетки, являющейся приложением N 3 к данному договору, заявкой от 08.10.2018 о включении в план производства акционерного общества "Пикалевская сода" на январь 2019 года декоративных стеклянных бутылок "Престольная Люкс", счетом акционерного общества "Пикалевская сода" N 22 от 02.02.2018 на оплату декоративных стеклянных бутылок "Лапландия люкс", рекламными материалами, сертификатами соответствия на водку "Лапландия Платинум" со сроком действия с 23.03.2018 по 23.03.2021, декларацией о соответствии Евразийского экономического союза от 22.03.2018, сертификатом соответствия водки "Лапландия Люкс" со сроком действия с 07.12.2017 по 06.12.2020, сертификатом соответствия водки "Лапландия-лимон" со сроком действия с 29.11.2017 по 28.11.2020, декларацией о соответствии Евразийского экономического союза от 22.03.2018, распечатками с сайтов общества "ЛВЗ "Вереск" и торговых сетей, реализующих товары "ЛВЗ "Вереск", маркируемых спорным товарным знаком с незначительными изменениями, фотографиями данных товаров с указанием даты производства 10.12.2018.

Таким образом, ответчиком доказано, что в трехлетний период, предшествовавший направлению предложения заинтересованного лица, его лицензиатом использовался товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 233055 с изменениями, не влияющими на его существо, в отношении товаров 33-го класса МКТУ "водка" путем размещения его на производимой и реализуемой лицензиатом ответчика алкогольной продукции.

Вместе с тем суд полагает не доказанным факт оказания ответчиком либо обществом "ЛВЗ "Вереск" услуги третьим лицам "реализация водки". Доказательства, представленные ответчиком, касаются реализации водки, произведенной непосредственно обществом "ЛВЗ "Вереск", что не свидетельствует об оказании рассматриваемых услуг каким-либо третьим лицам. Реализация собственного товара не является оказанием услуги.

Исходя из изложенных обстоятельств, учитывая, что ответчиком представлены доказательства, подтверждающие фактическое использование спорного товарного знака в отношении товара 33-го класса МКТУ "водка", для которого истцом испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований в данной части.

В то же время с учетом выводов об отсутствии доказательств, подтверждающих фактическое использование спорного товарного знака ответчиком в отношении услуги 42-го класса МКТУ "реализация водки", для которой истцом испрашивается досрочное прекращение правовой охраны этого товарного знака, требования в данной части подлежат удовлетворению.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 23 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах", при частичном удовлетворении требования неимущественного характера расходы по уплате государственной пошлины в полном объеме взыскиваются с противоположной стороны по делу.

Учитывая, что требования истца удовлетворены частично, судебный акт принят в его пользу, понесенные им судебные расходы, в том числе в связи с уплатой государственной пошлины за подачу искового заявления, подлежат взысканию в пользу истца с ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "Оригами" удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 233055 в отношении услуги 42-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "реализация водки" вследствие его неиспользования.

В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Русско-Финская компания" (ОГРН 1027739050855) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Оригами" (ОГРН 1130280040660) 6 000 (Шесть тысяч) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

С.П. Рогожин