Постановление Суда по интеллектуальным правам от 2 июля 2020 г. N С01-457/2020 по делу N А40-196841/2019 Суд отменил вынесенные ранее судебные решения и направил дело о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку вывод суда первой инстанции о том, что способ компенсации выбран истцом исходя из предусмотренного минимального и максимального пределов суммы, которая взыскивается в виде компенсации вместо возмещения убытков, противоречит материалам дела

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 2 июля 2020 г. N С01-457/2020 по делу N А40-196841/2019

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Васильевой Т.В.,

судей Булгакова Д.А., Мындря Д.И.,

рассмотрел в порядке части 2 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационную жалобу открытого акционерного общества "Рикор Электроникс" на решение Арбитражного суда города Москвы от 21.10.2019 по делу N А40-196841/2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.02.2019 по тому же делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства,

по исковому заявлению открытого акционерного общества "Рикор Электроникс" (ул. Победы, д. 9, г. Арзамас, Нижегородская обл., 607232, ОГРН 1025201335279)

к индивидуальному предпринимателю Борисовой Наталье Владимировне (Москва, ОГРНИП 309774602700802)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак,

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество "Рикор Электроникс" (далее - общество, истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Борисовой Наталье Владимировне (далее - предприниматель, ответчик) о взыскании компенсации в размере 180 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак (с учетом уточнения требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Исковое заявление рассмотрено судом в порядке упрощенного производства по правилам главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда Московской области от 21.10.2019, оставленным без изменений постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.02.2019, исковые требования удовлетворены частично. Суд взыскал с предпринимателя в пользу общества компенсацию в размере 50 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 289416, судебные расходы в размере 657,47 руб. В остальной части в удовлетворении иска отказано.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество, ссылаясь на нарушение судами нижестоящих инстанций норм материального и процессуального права, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт, которым исковые требования удовлетворить в полном объеме.

В обоснование кассационной жалобы истец указывает на то, что суды незаконно снизили размер компенсации, испрашиваемый обществом на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) исходя из двукратного размера стоимости права использования товарного знака. При этом ответчик иск не оспаривал, отзыв не представил. Истец также отмечает, что в настоящем споре отсутствовали основания для применения положений абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ.

В установленный судом срок предприниматель не представил отзыв на кассационную жалобу.

В соответствии с частью 2 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба рассмотрена без вызова сторон.

Обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в порядке статей 286, 287, 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судами, обществу принадлежат исключительные права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 289416 (дата регистрации 23.05.2005, срок регистрации до 22.07.2024) в отношении товаров 7, 9, 12, 20 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Как указывал истец, 05.10.2018 ответчик реализовал контрафактный товар - датчик положения дроссельной заслонки (ДПЗД), на упаковке и корпусе которого имеются изображения, сходные до степени смешения со спорным товарным знаком.

В подтверждения факта реализации ответчиком товара истцом представлены чек и видеосъемка, произведенная в порядке статей 12, 14 ГК РФ.

Общество полагало, что предприниматель нарушил его исключительные права на спорный товарный знак путем предложения к продаже и реализации товара с нанесенными на него изображениями, сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 289416.

Претензионные требования истца остались без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в арбитражный суд с вышеназванными требованиями.

Частично удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции руководствовался статьями 1229, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснениями Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и исходил из доказанности факта нарушения ответчиком принадлежащих истцу исключительных прав на товарный знак и наличия правовых оснований для снижения размера испрашиваемой компенсации за допущенное нарушение до 50 000 руб. с учетом характера нарушения, однократности совершенного правонарушения, отсутствия негативных последствий для истца в связи с совершенным нарушением и необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Судом по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебных актов в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

В силу части 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для пересмотра в порядке кассационного производства вступивших в законную силу решения арбитражного суда первой инстанции и постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, принятых по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

В соответствии с нормой подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего средства индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель.

Как разъяснено в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума от 23.04.2019 N 10), заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Определенный таким образом размер по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, в связи с чем суд не вправе снижать ее размер по своей инициативе.

Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, устанавливает стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего средства индивидуализации.

Взыскание судом компенсации в размере ниже исчисленного истцом исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака возможно в трех случаях:

1) при ином определении судом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель. В этом случае частичное удовлетворение требований является результатом не "снижения" размера компенсации, а взыскания компенсации, исходя из установленного размера стоимости права использования товарного знака;

2) при снижении подлежащей взысканию суммы компенсации ниже определенной судом двукратной стоимости права использования товарного знака на основании абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ;

3) при снижении подлежащей взысканию суммы компенсации ниже определенной судом двукратной стоимости права использования товарного знака на основании постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П.

При этом следует учитывать, что положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ применяются только при множественности нарушений и лишь в случае, если ответчиком заявлено о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации.

Исходя из требования об установлении обстоятельств дела с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, суд должен определить, на что конкретно направлены (если они имеются) доводы ответчика о необходимости взыскания компенсации в меньшем размере, чем заявлено истцом, - на оспаривание доказываемой истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, либо на установление обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного по формуле.

Как усматривается из материалов дела, в ходе производства по делу истец изменил способ расчета компенсации (с подпункта 1 на подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ) и просил взыскать компенсацию в двукратном размере стоимости права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 289416 - 180 000 руб. В подтверждение такого размера общество представило Лицензионный договор от 01.10.2016, согласно пункту 4.1 которого стоимость предоставляемого права составляет 90 000 руб.

Из решения суда первой инстанции по настоящему делу не усматривается, что судом была определена иная цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного средства индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель.

Из материалов дела при этом также не усматривается, что ответчик оспаривал иск и заявлял доводы о необходимости взыскания компенсации в меньшем размере, чем заявлено истцом исходя из способа расчета компенсации, предусмотренного подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Кроме того, вывод суда первой инстанции о том, что способ компенсации выбран истцом исходя из предусмотренного минимального и максимального предела суммы, которая взыскивается в виде компенсации вместо возмещения убытков, а именно, в размере от 10 000 руб. до 5 000 000 руб., противоречит материалам дела (т. 1 л.д. 5) и абзацу первому описательной части решения суда, согласно которому суд принял уточнение исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми истец изменил способ расчета компенсации и требовал взыскания компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака (подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ).

Таким образом, при рассмотрении настоящего дела судом первой инстанции допущены существенные нарушения норм материального и процессуального права, что могло привести к принятию неверного судебного акта.

Суд апелляционной инстанции данные нарушения не устранил.

Принимая во внимание допущенные судами нижестоящих инстанций существенные нарушения норм материального и процессуального права, которые могли повлиять на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов общества в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии оснований для отмены решения Арбитражного суда города Москвы от 21.10.2019 и постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.02.2019 по настоящему делу.

Принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела в суде первой инстанции, суд кассационной инстанции, отменяя состоявшиеся по делу судебные акты, считает необходимым направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства и, правильно применив нормы материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт.

В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 288.2, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 21.10.2019 по делу N А40-196841/2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.02.2019 по тому же делу отменить. Дело N А40-196841/2019 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Т.В. Васильева

Судьи

Д.А. Булгаков

Д.И. Мындря