Определение Суда по интеллектуальным правам от 22 июля 2020 г. по делу N СИП-296/2019 "О назначении экспертизы и приостановлении производства по делу"

Резолютивная часть определения объявлена 22 июля 2020 года.

Полный текст определения изготовлен 22 июля 2020 года.

Судья Суда по интеллектуальным правам Голофаев В.В.,

при ведении протокола предварительного судебного заседания секретарем судебного заседания Кутявиной Н.А., рассматривая в предварительном судебном заседании заявление Лялина Станислава Викторовича (г. Пермь) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 12.02.2019 об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2638383 на изобретение,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "КР-Петролеум",

при участии в предварительном судебном заседании, проводимом с использованием системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел":

Лялина Станислава Викторовича - (личность удостоверена по паспорту гражданина Российской Федерации);

представителя Лялина Станислава Викторовича - Дедкова Е.А. (по доверенности от 14.11.2019);

представителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Сенчихина М.С. (по доверенности от 07.04.2020);

представителя общества с ограниченной ответственностью "КР-Петролеум" - Юшкиной Т.А. (по доверенности от 14.06.2019 N АС-4/19),

УСТАНОВИЛ:

Лялин Станислав Викторович (далее - заявитель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 12.02.2019 об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2638383 на изобретение.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "КР-Петролеум" (далее - общество "КР-Петролеум", третье лицо).

Заявителем и обществом "КР-Петролеум" поданы ходатайства о назначении судебной экспертизы, в обоснование которых указано на необходимость установления по делу обстоятельств, требующих специальных познаний.

Согласно положениям статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

С учетом предмета спора и подлежащих выяснению обстоятельств, имеющих существенное значение для дела, необходимость применения при рассмотрении дела специальных знаний, по мнению суда, очевидна. В связи с этим возражения Роспатента против назначения экспертизы судом отклоняются.

При этом суд полагает необходимым назначить химико-техническую, а не патентную экспертизу (как просит третье лицо), поскольку обстоятельства, требующие знания в области патентного права, могут быть установлены судом самостоятельно.

В судебном заседании представители участвующих в деле лиц поддержали ранее изложенные ими позиции относительно назначения экспертизы.

Заявляя ходатайство о назначении судебной экспертизы в окончательном его варианте, заявитель просит поручить ее проведение профессору кафедры неорганической химии, химической технологии и техносферной безопасности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Пермский государственный национальный исследовательский университет", доктору химических наук Мазунину Сергею Александровичу либо федеральному государственному бюджетному учреждению "Российская академия наук" на основе государственного задания (далее - РАН).

Заявителем представлены сведения о наличии у предложенной кандидатуры Мазунина С.А. соответствующей квалификации, письменные согласия на проведение экспертизы от Мазунина С.А. и начальника Управления по взаимодействию с государственными органами и научным сообществом РАН, чек-ордер от 03.09.2019 (операция N 5004) о перечислении денежных средств на депозитный счет суда в размере 100 000 рублей.

На разрешение экспертизы заявитель просит поставить следующие вопросы: 1. Способна ли конструкция исполнения каждого варианта группы изобретений по пунктам 1 и 8 формулы патента Российской Федерации N 2638383 обеспечить доставку в нефтяную скважину, а затем дозирование указанных в патенте Российской Федерации N 2638383 ингибиторов в скважину в виде раствора? Если да, то способна ли она обеспечить дозирование указанных ингибиторов с заданной интенсивностью? 2. Являются ли достоверными сведения о проведенных патентообладателем с целью подтверждения осуществления группы изобретений по пунктам 1 и 8 формулы патента Российской Федерации N 2638383 экспериментах и/или об их результатах, изложенные в описании указанного патента? Соответствуют ли проведенные эксперименты и/или сведения об их результатах, известным законам природы, научным знаниям и принципам построения эксперимента? 3. Являются ли "повышение продолжительности дозирования ингибитора в пластовую жидкость" и "равномерность растворения ингибитора" взаимосвязанными параметрами (может ли первое быть обусловлено вторым)? 4. Существует ли принципиальная возможность достижения технического результата группой изобретений по пунктам 1 и 8 формулы патента Российской Федерации N 2638383 "повышение продолжительности дозирования ингибитора в пластовую жидкость за счет равномерности растворения ингибитора при различных температурных скважинных условиях и при различном содержании механических примесей в пластовой жидкости"? Соответствует ли данный технический результат известным законам природы и знаниям современной науки о них? 5. Имеется ли причинно-следственная связь между отличительными признаками, а также их совокупности группы изобретений по пунктам 1 и 8 формулы патента Российской Федерации N 2638383: (1) емкость не закреплена внутри корпуса; (2) нижняя заглушка корпуса является перфорированной, а верхняя заглушка является либо перфорированной, либо глухой; (3) емкость выполнена перфорированной в радиальном направлении, причем перфорация в емкости выполнена в виде отверстий диаметром 1-7 мм; (4) крышка емкости выполнена глухой; (5) соотношение суммарной площади отверстий в корпусе контейнера к суммарной площади перфорационных отверстий во всех емкостях, находящихся внутри корпуса, составляет 1 к (0,0003-70), соответственно; 6) емкость имеет торцевые выступы закругленной формы и снабжена глухой крышкой, и указанным в описании патента Российской Федерации N 2638383 техническим результатом "повышение продолжительности дозирования ингибитора в пластовую жидкость за счет равномерности растворения ингибитора при различных температурных скважинных условиях и при различном содержании механических примесей в пластовой жидкости"?

Общество "КР-Петролеум" в письменных возражениях просило отказать в удовлетворении ходатайства заявителя, а также заявило отвод Мазунину С.А. в качестве эксперта, полагая, что он не обладает требуемыми знаниями и навыками, у него отсутствуют документы, подтверждающие надлежащую квалификацию в вопросах патентного права.

Общество "КР-Петролеум" также возражало против назначения в качестве экспертной организацией РАН, поскольку заявителем не представлена кандидатура конкретного эксперта этой организации, что препятствует участникам процесса в порядке статьи 23 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации реализовать право на отвод эксперта, экспертной организацией не определены стоимость проведения экспертизы, сроки ее проведения. Кроме того, общество "КР-Петролеум" отмечает, что, обратившись с письмом в РАН, заявитель, целенаправленно сформировал в нем негативное отношение к патенту Российской Федерации N 2638383, а также изложил ответ, который хотел был получить в результате экспертизы. Указанное обстоятельство, по мнению общества, должно расцениваться как воздействие на эксперта.

Относительно вопросов, поставленных в ходатайстве заявителя, общество "КР-Петролеум" отметило, что они не отвечают требованиям существующего патентного законодательства, так как касаются оценки и анализа технического результата спорного патента, а также его причинно-следственной связи с признаками изобретения, что, согласно патентному законодательству, не является обязательным условием в качестве установления соответствия изобретения критериям "промышленная применимость" и "изобретательский уровень".

Общество "КР-Петролеум" в уточненном ходатайстве о назначении экспертизы просит назначить патентную экспертизу по делу и поручить ее проведение эксперту общества с ограниченной ответственностью Патентная контора "Патрис" Петровой Татьяне Владимировне - патентному поверенному Российской Федерации (рег. N 85), имеющей высшее техническое и юридическое образование, опыт работы с интеллектуальной собственностью 40 лет. Как указывает третье лицо, компетентность данного эксперта в проведении патентоведческих экспертиз подтверждена сертификатом соответствия системы добровольной сертификации негосударственных судебных экспертов по специальности "Исследование объектов патентных прав и средств индивидуализации с целью установления их использования". Стоимость экспертизы согласно письму общества с ограниченной ответственностью Патентная контора "Патрис" от 28.03.2020 составит 70 000 рублей, срок проведения экспертизы - 20 рабочих дней с даты назначения экспертизы.

На разрешение эксперта общество "РК-Петролеум" просит поставить следующие вопросы:

1. Указано ли назначение изобретений, охарактеризованных в независимых пунктах 1 и 8 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2638383?

2. Приведены ли в содержащихся на дату подачи заявки N 2016151105 материалах средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретений по независимым пунктам 1 и 8 формулы патента Российской Федерации N 2638383 в том виде, как они охарактеризованы в формуле?

3. Возможна ли реализация назначения изобретений по патенту Российской Федерации N 2638383, как устройств для подачи реагента-ингибитора в жидкую среду при осуществлении технических решений по независимым пунктам 1 и 8 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2638383?

4. Известен ли из патентных документов, а также ГОСТов, представленных заявителем вместе с возражением, признак, содержащийся в независимых пунктах 1 и 8 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2638383, касающийся того, что соотношение суммарной площади отверстий в корпусе контейнера к суммарной площади перфорационных отверстий во всех емкостях, находящихся внутри корпуса, составляет 1 к (0,003-70) соответственно?

Общество "КР-Петролеум" также представило платежное поручение от 23.09.2019 N 80 на перечисление денежных средств в размере 80 000 рублей на депозитный счет Суда по интеллектуальным правам в качестве обеспечения оплаты стоимости расходов по проведению экспертизы.

Заявитель, в свою очередь, направил возражение на ходатайство общества "КР-Петролеум" о назначении экспертизы, в котором указал, что заявленная кандидатура эксперта Петровой Т.В. не соответствует требованиям об опыте и квалификации, необходимым для разрешения поставленных перед ним вопросов, поскольку на разрешение эксперту ставятся вопросы, касающиеся конструктивного устройства и принципов действия нефтепромыслового оборудования с наполнением в виде химического вещества: реагента-ингибитора. При этом у эксперта отсутствует необходимое профильное образование - инженера-конструктора и (или) химика. Заявитель также отмечает, что Петрова Т.В. не имеет ученой степени, не занимается научной деятельностью, в отличие, например, от доктора наук, профессора Мазунина С.А., или сотрудников РАН.

Роспатент представил письменный перечень вопросов для эксперта, аналогичные вопросам, предложенным обществом "РК-Петролеум".

Поскольку на рассмотрение суда в качестве экспертов представлены кандидатуры Петровой Татьяны Владимировны, Мазунина Сергея Александровича, в качестве экспертного учреждения - РАН, суд, принимая во внимание имеющиеся в представленных в дело документах сведения о квалификации, научном и практическом опыте, местонахождении данных лиц, сроках, стоимости предстоящего исследования, полагает необходимым поручить проведение экспертизы Мазунину Сергею Александровичу. Данное лицо обладает необходимым для проведения экспертизы образовательным, научным уровнем и практическим стажем, является профессором кафедры неорганической химии, химической технологии и техносферной безопасности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Пермский государственный национальный исследовательский университет", доктором химических наук, что подтверждается представленными документами. Заявленная стоимость работ по проведению экспертизы Мазуниным С.А. составляет 60 000 рублей, что признается судом разумной суммой.

Предусмотренные статьями 21 и 23 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для отвода данного эксперта отсутствуют.

Предложенная обществом "КР-Петролеум" кандидатура Петровой Т.А. судом отклоняется, поскольку у эксперта отсутствует необходимое профильное образование - инженера-нефтяника и (или) химика. Согласно представленным документам Петрова Т.В. в 1972 году окончила Ленинградский институт авиационного приборостроения по специальности "Радиотехника" с присуждением квалификации "радиоинженера".

Кроме того, согласно письму общества с ограниченной ответственностью ПК "ПАТРИС" от 23.03.2020 стоимость экспертизы в случае поручения ее проведения Петровой Т.В. составит 70 000 рублей, что больше, чем у предложенной заявителем кандидатуры Мазунина С.А.

Суд соглашается с доводами общества "КР-Петролеум" о том, что РАН не может быть назначена в качестве эксперта, поскольку в соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе", если экспертиза подлежит проведению в экспертном учреждении (организации), суд в целях обеспечения реализации участвующими в деле лицами их права на отвод эксперта (статья 23 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также права заявить ходатайство о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц (часть 3 статьи 82 Кодекса) в определении о назначении экспертизы должен указать, помимо наименования экспертного учреждения (организации), фамилию, имя, отчество судебного эксперта, которому руководителем экспертного учреждения (организации) будет поручено проведение экспертизы.

В отношении вопросов, подлежащих постановке перед экспертом, суд полагает поставить вопросы, направленные на установление существенности отличительных признаков независимых пунктов формулы группы спорных изобретений, и способности реализации назначения изобретениями данной группы, поскольку данные вопросы соответствуют применимым нормам материального права и фактическим обстоятельствам спора, подлежащим исследованию и установлению в настоящем деле.

В то же время суд отклоняет вопросы N 2 и N 3, предложенные заявителем, поскольку вопрос N 2 "Являются ли достоверными сведения о проведенных патентообладателем с целью подтверждения осуществления группы изобретений по пунктам 1 и 8 формулы патента Российской Федерации N 2638383 экспериментах и/или об их результатах, изложенные в описании указанного патента? Соответствуют ли проведенные эксперименты и/или сведения об их результатах, известным законам природы, научным знаниям и принципам построения эксперимента?" не имеет правового значения для разрешения спора, носит ретроспективный характер, а вопрос N 3 "Являются ли "повышение продолжительности дозирования ингибитора в пластовую жидкость" и "равномерность растворения ингибитора" взаимосвязанными параметрами (может ли первое быть обусловлено вторым)?" является избыточным.

Вопросы, предложенные Роспатентом и обществом "РК-Петролеум", об указании назначения изобретений, средствах и методах достижения технического результата, охарактеризованных в независимых пунктах 1 и 8 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2638383, носят формальный характер, касаются области патентоведения, могут быть разрешены судом самостоятельно без назначения экспертизы, в связи с чем отклоняются судебной коллегией.

Вопрос N 4 третьего лица об известности из патентных документов, а также ГОСТов признака, содержащегося в независимых пунктах 1 и 8 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2638383, касающегося того, что соотношение суммарной площади отверстий в корпусе контейнера к суммарной площади перфорационных отверстий во всех емкостях, находящихся внутри корпуса, составляет 1 к (0,003-70) соответственно, является преждевременным по отношению к вопросу о существенности отличительных признаков, в связи с чем судом отклоняется.

Учитывая, что проведение экспертизы потребует значительного времени, в соответствии с подпунктом 1 статьи 144 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации до окончания ее проведения суд считает необходимым приостановить производство по делу.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 82, 108, 144, 147, 159, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Назначить по делу N СИП-296/2019 судебную химико-техническую экспертизу.

2. Проведение экспертизы поручить Мазунину Сергею Александровичу (профессору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Пермский государственный национальный исследовательский университет").

3. В распоряжение эксперта предоставить материалы судебного дела N СИП-296/2019. Предложить эксперту самостоятельно ознакомиться с материалами дела в электронной форме с использованием информационной системы "Картотека арбитражных дел", обеспечив подачу в суд соответствующего ходатайства посредством электронного сервиса "Мой арбитр".

4. Поставить перед экспертом следующие вопросы:

1) влияет ли на возможность получения обеспечиваемого изобретением технического результата "повышение продолжительности дозирования ингибитора в пластовую жидкость за счет равномерности растворения ингибитора при различных температурных скважинных условиях и при различном содержании механических примесей в пластовой жидкости" каждый из следующих отличительных признаков группы изобретений по пунктам 1 и 8 формулы патента Российской Федерации N 2638383: (1) емкость не закреплена внутри корпуса; (2) нижняя заглушка корпуса является перфорированной, а верхняя заглушка является либо перфорированной, либо глухой; (3) емкость выполнена перфорированной в радиальном направлении, причем перфорация в емкости выполнена в виде отверстий диаметром 1-7 мм; (4) крышка емкости выполнена глухой; (5) соотношение суммарной площади отверстий в корпусе контейнера к суммарной площади перфорационных отверстий во всех емкостях, находящихся внутри корпуса, составляет 1 к (0,0003-70), соответственно; 6) емкость имеет торцевые выступы закругленной формы и снабжена глухой крышкой, то есть находится ли каждый из этих признаков в причинно-следственной связи с данным техническим результатом?

2) способна ли конструкция исполнения каждого варианта группы изобретений по пунктам 1 и 8 формулы патента Российской Федерации N 2638383 обеспечить доставку в нефтяную скважину, а затем дозирование указанных в данном патенте ингибиторов в скважину в виде раствора? Если да, то способна ли она обеспечить дозирование указанных ингибиторов с заданной интенсивностью? Имеются ли в изобретениях по пунктам 1 и 8 формулы патента Российской Федерации N 2638383 какие-либо технические недостатки (в том числе связанные с противоречием изобретений законам природы и современным знаниям науки о них), обусловливающие неработоспособность данных изобретений?

5. Предупредить эксперта Мазунина С.А. об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, за дачу заведомо ложного заключения.

6. Экспертное заключение представить в Суд по интеллектуальным правам по адресу: Огородный проезд, д. 5, стр. 2, Москва, 127254, в срок не позднее 15.09.2020.

7. В случае необходимости представления эксперту дополнительных документов для проведения экспертизы он вправе обратиться в Суд по интеллектуальным правам с ходатайством об их истребовании.

8. Установить размер вознаграждения эксперту в размере 60 000 рублей.

9. Обратить внимание эксперта, что заключение должно быть оформлено в строгом соответствии с требованиями статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В случае несоответствия экспертного заключения установленным требованиям оно может быть признано ненадлежащим доказательством.

10. Разъяснить эксперту, что при проведении экспертизы и подготовке заключения он должен осуществлять исследование только в рамках поставленных перед ним вопросов и избегать оценки доводов лиц, участвующих в деле, не относящихся к предмету исследования, заданному определением суда.

11. Производство по делу N СИП-296/2019 приостановить до получения заключения эксперта.

Настоящее определение в части приостановления производства по делу может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий одного месяца со дня вынесения определения.

Судья

В.В. Голофаев