Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 июля 2020 г. по делу N СИП-763/2019 Суд признал действия ответчика по приобретению и использованию исключительного права на спорный товарный знак недобросовестной конкуренцией, поскольку данные действия ответчика могут причинить вред истцу, выражающийся в исключении возможности осуществлять реализацию на территории РФ товаров и получать доходы от такой реализации

Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 июля 2020 г. по делу N СИП-763/2019

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 декабря 2020 г. N С01-1285/2020 по делу N СИП-763/2019 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 23 июля 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 27 июля 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.

судей Борисовой Ю.В., Булгакова Д.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Далгатовым М.Р.

рассматривает в открытом судебном заседании, проводимом с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Саратовской области (судья Шкунова Е.В., при ведении протокола отдельного процессуального действия секретарем судебного заседания Резяповой Р.Р.), исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Талосто-3000" (Загородный пр-д, д. 1, г. Волхов, Ленинградская область, 187403, ОГРН 1024700530436)

к обществу с ограниченной ответственностью "Саратов-Холод Плюс" (тракт Сокурский, д. б/н, г. Саратов, 410080, ОГРН 1086453002085)

о признании действий общества с ограниченной ответственностью "Саратов-Холод Плюс", выразившихся в имитации внешнего вида упаковок товаров - мороженого "Ля Фам" и "Италия", при введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров - мороженного "ИтаЛия", актом недобросовестной конкуренции, противоречащим части 2 статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции",

о запрете обществу с ограниченной ответственностью "Саратов-Холод Плюс" использовать упаковки товаров - мороженого "ИтаЛия", имитирующих внешний вид упаковок мороженного "Ля Фам" и "Италия", при введении данных товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации,

о признании действий общества с ограниченной ответственностью "Саратов-Холод Плюс" по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 601902 недобросовестной конкуренцией, противоречащей части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), Лукьянов Дмитрий Анатольевич (Санкт-Петербург) и Кренделева Виктория Анатольевна (г. Саратов).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Талосто-3000" - Усков В.В. (по доверенности от 16.07.2018);

от общества с ограниченной ответственностью "Саратов-Холод Плюс" - Бочкарев О.А. (по доверенности от 25.05.2019) и Боровский Д.А. (по доверенности от 06.12.2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Талосто-3000" (далее - общество "Талосто-3000") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Саратов-Холод Плюс" (далее - общество "Саратов-Холод Плюс") со следующими требованиями:

о признании действий общества "Саратов-Холод Плюс", выразившихся в имитации внешнего вида упаковок товаров - мороженого "Ля Фам" и "Италия", при введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров - мороженного "ИтаЛия", актом недобросовестной конкуренции, противоречащим части 2 статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции);

о запрете обществу "Саратов-Холод Плюс" использовать упаковки товаров - мороженного "ИтаЛия", имитирующие внешний вид упаковок мороженного "Ля Фам" и "Италия", при введении данных товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации;

о признании действий общества "Саратов-Холод Плюс" по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 601902 недобросовестной конкуренцией, противоречащей части 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции.

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Лукьянов Дмитрий Анатольевич и Кренделева Виктория Анатольевна.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 10.03.2020 судебное разбирательство было отложено на 12.05.2020 в связи незаблаговременным представлением ответчиком новых процессуальных документов и привлечением к участию в деле новых третьих лиц.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 12.05.2020 на основании пункта 2 части 3 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации произведена замена судьи Мындря Д.И. на судью Булгакова Д.А.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 12.05.2020 судебное разбирательство было отложено на 09.06.2020 в связи с отсутствием у суда сведений о надлежащем извещении Кренделевой В.А. о начале процесса с ее участием.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 09.06.2020 судебное разбирательство было отложено на 23.07.2020 в связи с необеспечением видеоконференц-связи со стороны Саратовского областного суда.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 22.07.2020 на основании части 4 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации произведена замена судьи Васильевой Т.В. на судью Борисову Ю.В., в связи с чем судебное разбирательство начато с самого начала.

В обоснование заявленных требований общество "Талосто-3000" указывает на то, что входит в группу компаний "Талосто", являющуюся крупнейшим производителем продуктов глубокой заморозки в России, и в течение последних пятнадцати лет занимается производством мороженого, в том числе, мороженого "Ля Фам", "Крутышка", "Золотой слиток", "Метелица", которое реализуется на территории всей Российской Федерации, а также других стран - Беларуси, Киргизии, Украины, Азербайджана, Казахстана.

По утверждению истца, с 2004 года он производит мороженое "Ля Фам", которое занимало лидирующие позиции на рынке мороженого в сегменте "рожков" уже в 2007, 2009 и в 2011 годах, дизайн упаковки этого мороженого с начала производства по настоящее время изменялся, но не существенно.

Общество "Талосто-3000" отмечает, что в 2014 году оно решило расширить линейку продукции и в 2015 году на основе используемого дизайна упаковки мороженого "Ля Фам" выпустило мороженое "Италия", дизайн упаковки которого продолжает дизайн упаковок мороженого "Ля Фам".

Ссылаясь на нотариально заверенное заявление третьего лица - Лукьянова Д.А., являющегося с 2001 года штатным дизайнером закрытого акционерного общества "Талосто", истец утверждает, что указанное лицо в 2005 году создало дизайн этикеток мороженого "Ля Фам", а впоследствии дополняло или обновляло уже существующие дизайны.

Общество "Талосто-3000" обращает внимание на то, что в ассортиментном ряду ответчика с 2015 года представлено мороженое "ИтаЛия", упаковка которого сходна до степени смешения с упаковкой товаров "Ля Фам" и "Италия" истца.

По мнению истца, серия мороженого ответчика "ИтаЛия" повторяет цветовую гамму и расположение графических элементов из серии мороженого истца "Ля Фам":

Общество "Талосто-3000" указывает также на то, что ответчик 15.10.2015 подал на регистрацию в качестве товарного знака графическую часть упаковки мороженого "ИтаЛия" и такой товарный знак 17.01.2017 был зарегистрирован (свидетельство Российской Федерации N 601902) в отношении товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), в том числе для товара "мороженое".

Истец ссылается на факты обращения общества "Саратов-Холод Плюс" с заявлением в управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области (далее - УФАС по Саратовской области) о признании действий общества "Талосто-3000" по введению в заблуждение при производстве и реализации мороженого "Италия" в упаковке, сходной до степени смешения с упаковкой мороженого сахарный рожок "ИтаЛия" производства общества "Саратов-Холод Плюс", актом недобросовестной конкуренции и признания вступившими в законную силу судебными актами по делу N А57-26047/2016 незаконным решения УФАС по Саратовской области, которым было удовлетворено указанное заявление.

Общество "Талосто-3000" полагает, что действия ответчика по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 601902 и вводу в гражданский оборот мороженого "ИтаЛия" в спорном дизайне нарушают пункт 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции.

Обосновывая наличие в действиях общества "Саратов-Холод Плюс" нарушения вышеназванных статей Закона о защите конкуренции, истец обращает внимание на то, что в рамках дела N А57-26047/2016 установлено наличие конкурентных отношений между истцом и ответчиком, так как оба этих лица производят мороженое, предлагая его к продаже в том числе на территории Саратовской области.

Общество "Талосто-3000" также считает, что дизайн упаковки товаров ответчика настолько напоминает дизайн продукции истца, что потребитель способен принять его товар за товар конкурента, то есть ответчик намеренно вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

В этой связи истец констатирует, что дизайн упаковки мороженого "Ля Фам" используется истцом с 2007 года и несмотря на то, что этот дизайн претерпел незначительные изменения (в 2010 и в 2013), основное композиционное решение всегда оставалось неизменным, и, следовательно, для потребителя на территории Российской Федерации упаковка названного мороженого за 12 лет использования приобрела широкую известность, репутацию и узнаваемость на рынке. В частности, истец обращает внимание на то, что уже в 2009 году в сегменте "рожки" в Российской Федерации мороженое "Ля Фам" занимало 15,5% от общей доли рынка, а в 2011 году аналогичный показатель составлял 15%; в 2010 году мороженое "Ля Фам" лидировало по уровню потребления и лояльности и было вторым по узнаваемости мороженым в Санкт-Петербурге, а в Москве, центральной части России и за Уралом оно было одним из самых узнаваемых, в южной части страны мороженое "Ля Фам" занимало первое место по уровню лояльности среди брендов.

Общество "Талосто-3000" отмечает, что оно с 2003 года осуществляет рекламирование и продвижение дизайна мороженого "Ля Фам", вкладывая значительные денежные средства, что подтверждается Обзором российского рынка мороженого за 2004 год и рекламными каталогами за период с 2005 по 2014 год, договорами на оказание рекламных услуг, в том числе по созданию рекламных роликов для телевидения, проведением масштабных рекламных акций. Так, истец утверждает, что в 2010 году затраты на рекламу мороженого "Ля Фам" составляли 15% от всех рекламных затрат отрасли в России, в городах Москве и Санкт-Петербурге в 2010 году мороженое "Ля Фам" вошло в тройку мороженых с самой дорогой рекламной компанией, а в Саратовской области, где осуществляет свою деятельность ответчик, мороженое "Ля Фам" было лидером по объему вложений в рекламную компанию.

Истец указывает на то, что за 2007 - 2015 годы реализация мороженого "Ля Фам" в стоимостном и количественном выражении составила 350 908 508,21 рублей или 1 844 622,78 кг соответственно, что составляет 26 351 754 единиц рожков, а за период с 2013 по 2015 годы им обществу с ограниченной ответственностью "Этель Торг" (далее - общество "Этель Торг"), осуществляющему деятельность в городе Саратове, было поставлено 8 674 056 штук мороженого "Ля Фам".

Ссылаясь на выполненное по его заказу исследовательской компанией BusinessIntell исследование дистрибуции и цен мороженого в городе Саратове, общество "Талосто-3000" отмечает, что мороженое производства истца занимает второе место среди всего мороженого, представленного в этом городе и первое место среди категории "рожки".

По мнению истца, согласно представленному исследованию ВЦИОМ, проведенному в целях установления наличия (отсутствия) сходства упаковок мороженых "Ля Фам" истца и "ИтаЛия" ответчика и возможности введения потребителей в заблуждение, тестируемые упаковки мороженого сходны между собой по внешнему виду в связи с наличием следующих сходных элементов дизайна: изображение рожка мороженого, голубой фон на обеих упаковках, красные ленты, сходная цветовая гамма, наличие белых брызг, которые присутствовали на упаковках мороженого "Ля Фам" с начала его появления и являются уникальными для дизайна упаковок мороженого (изображение рожка под наклоном 45 градусов вправо, фирменный фигурный вырез с кусочком шоколада, красная лента и брызги); потребители могли бы воспринять мороженое в тестируемых упаковках как линейку продукции одного производителя, даже несмотря на то, что сравниваемые этикетки имели разные названия.

При этом истец ссылается на то, что сам ответчик, обращаясь с заявлением в УФАС по Саратовской области, указывал на сходство упаковок мороженого истца "Италия" (являющегося продолжением дизайна упаковки мороженого "Ля Фам") и мороженого ответчика "ИтаЛия".

Исходя из вышеизложенного, общество "Талосто-3000" считает, что общество "Саратов-Холод Плюс", вводя в гражданский оборот упаковку мороженого "ИтаЛия" в действующей дизайне, действует недобросовестно, поскольку пытается создать смешение с давно известным потребителям мороженым "Ля Фам" производства истца и продолжением его серии - мороженым "Италия".

В связи с этим истец полагает, что действия ответчика по имитации упаковки мороженого истца нарушают правила добросовестной конкуренции, а именно статью 14.6 Закона о защите конкуренции.

Действия ответчика по регистрации и использованию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 601902, с точки зрения истца, противоречат статье 14.4 Закона о защите конкуренции, так как данный товарный знак воспроизводит графическую часть упаковки мороженого "ИтаЛия" производства ответчика, сходную с упаковками мороженого "Ля Фам" и "Италия", которые были введены в оборот значительно раньше даты приоритета спорного товарного знака.

Как полагает общество "Талосто-3000", несмотря на то, что спорный товарный знак не содержит в своем составе словесных элементов, необходимо учитывать, как он реально используется, поскольку этот знак предназначен для упаковки продукта питания, а потребитель зачастую обращает внимание именно на внешнее оформление товара, которое запоминается быстрее всего. Наличие в этикетках изображений архитектурных объектов в виде Римского Колизея и Эйфелевой башни, по мнению истца, усиливает сходство и может быть воспринято потребителем как продолжение линейки товара истца.

Истец также отмечает, что поскольку мороженое реализуется в специальных местах - холодильниках, то потребитель при выборе этого продукта прежде всего ориентируется на запоминающиеся части упаковки и может не видеть логотип производителя.

Кроме того, истец обращает внимание, что на дату подачи заявки на государственную регистрацию спорного товарного знака ответчик знал, что сходный дизайн активно используется его конкурентом, поскольку на эту дату дело уже рассматривалось в антимонопольном органе.

По мнению общества "Талосто-3000", вследствие предоставления правовой охраны спорному товарному знаку ответчик получил необоснованное конкурентное преимущество в виде возможности применять соответствующее обозначение в отношении товаров, указанных в перечне свидетельства на товарный знак, на всей территории Российской Федерации, в том числе, в отношении мороженого, что явно противоречит честным обычаям в промышленных и торговых делах, поскольку в результате приобретения и использования исключительного права на спорный товарный знак ответчик получил возможность беспрепятственно использовать для индивидуализации собственной продукции обозначение, длительно использовавшееся истцом для обозначения тождественных товаров, в том числе в период, предшествовавший дате приоритета спорного товарного знака.

Общество "Талосто-3000" считает, что использование ответчиком упаковки, сходной с упаковкой истца, может повлечь снижение продаж товаров истца и, соответственно, снижение прибыли в результате того, что потребитель не будет различать товары разных производителей; негативный опыт потребления мороженого ответчика может отрицательно сказаться на репутации истца, учитывая, что каждый второй потребитель мороженого воспринимает мороженое истца и ответчика как связанное между собой.

По утверждению истца, ответчик предпринимает активные действия по вытеснению продукции истца с рынка, что выразилось в направлении писем партнерам истца, которые занимаются реализацией мороженого "Италия" производства истца, с требованием прекратить его продажу, направлении претензии в адрес истца, обращении в УФАС по Саратовской области с заявлением о признании истца нарушившим пункт 2 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции, опубликовании статей, смысл которых сводился к тому, что истец скопировал дизайн упаковки ответчика.

Ссылаясь на разъяснение, данное в пункте 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), общество "Талосто-3000" полагает, что все заявленные им требования могут быть рассмотрены Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Общество "Саратов-Холод Плюс" в отзыве на исковое заявление не согласилось с изложенными в нем доводами, ссылаясь на то, что оно было создано в 2008 году на базе одного из старейших хладокомбинатов России и является современным производственно-торговым предприятием, оснащенным высокотехнологичным оборудованием, имеющим 14 филиалов в Центральном, Поволжском и Южном федеральных округах и выпускающим более 150-ти наименований мороженого.

По утверждению ответчика, истец в 2015 году ввел в гражданский оборот на территории Саратовской области мороженое "Италия", упаковка которого сходна до степени смешения с упаковкой мороженого "ИтаЛия" производства ответчика, что было установлено решением УФАС по Саратовской области от 20.06.2016 года, которое было признано судами недействительным ввиду наличия процессуальных нарушений со стороны антимонопольного органа.

Ответчик также обращает внимание на то, что решением Роспатента от 20.03.2019 в удовлетворении возражения общества "Талосто-3000" против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 601902 отказано.

Общество "Саратов-Холод Плюс" ссылается на факт его аффилированности с обществом с ограниченной ответственностью "Саратов-Холод" (далее - общество "Саратов-Холод", прекратило деятельность 11.08.2008), которое на основании договора купли-продажи от 11.08.2007 получило от открытого акционерного общества "Саратов-Холод" (прекратившего деятельность 26.12.2007) производственные помещения на территории Саратовского хладокомбината, линию по производству мороженого, рецепт мороженого "ИТАЛИЯ", а также рабочий макет этикетки "", разработанный сотрудниками открытого акционерного общества "Саратов-Холод"

Как утверждает ответчик, в ноябре 2007 года общество "Саратов-Холод" доработало принятую от открытого акционерного общества "Саратов-Холод" этикетку мороженого "Италия" путем ее обновления до следующего варианта - "".

Общество "Саратов-Холод Плюс" отмечает, что с момента его создания 10.04.2008 продолжает выпуск мороженого "ИтаЛия", которое выпускалось ранее вышеназванными предприятиями и является хорошо знакомым потребителям на территории Саратовской области.

Таким образом, по мнению ответчика, покупая производимое им мороженое - сахарный рожок "ИтаЛия", саратовский покупатель бессознательно руководствуется существующими у него воспоминаниями (форма упаковки мороженого, расцветка, дизайн, название), в связи с чем данное мороженое имеет преимущественную долю на рынке.

Факт введения открытым акционерным обществом "Саратов-Холод" мороженого "Италия" в гражданский оборот 23.09.2002, по утверждению ответчика, подтверждается актом выполненных работ по размещению рекламной продукции.

Ответчик указывает на то, что его работником Кренделевой В.А. в порядке исполнения служебного задания в 2011 году был разработан новый дизайн упаковки мороженого "Италия" "", данный дизайн удостоверен свидетельством N 63 о депонировании и регистрации произведения - объекта интеллектуальной собственности Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, согласно которому Кренделева В.А. является автором этого произведения дизайна.

Как отмечает общество "Саратов-Холод Плюс", подача им в 2015 году заявки на регистрацию спорного товарного знака была обусловлена недобросовестными действиями общества "Талосто-3000", выразившимися во введении в гражданский оборот мороженого "Италия" в упаковке, сходной до степени смешения с упаковкой общества "Саратов-Холод Плюс".

По мнению ответчика, с его стороны отсутствуют признаки недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации мороженого "Ля Фам" общества "Талосто-3000", так как, выпуская мороженое "ИтаЛия" с 2008 года, ответчик фактически продолжал выпускать продукцию, производившуюся на других предприятиях ранее.

Общество "Саратов-Холод Плюс" считает безосновательной ссылку общества "Талосто-3000" на то, что упаковка мороженого "ИтаЛия" (товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 601902) производства общества "Саратов-Холод Плюс" копирует либо имитирует упаковку мороженого "Ля Фам", производимого обществом "Талосто-3000", поскольку: во-первых, мороженое "Италия" появилось в ассортиментном ряду группы компаний ответчика не в 2015, а в 2002 году, то есть гораздо раньше, чем мороженое "Ля Фам" группы компаний истца; во-вторых, мнение истца о сходстве упаковки мороженого "ИтаЛия" ответчика с мороженым "Ля Фам" истца является голословным и ошибочным.

С точки зрения ответчика, сравнительный анализ упаковок мороженого "Ля Фам" производства истца и мороженого "ИтаЛия" производства ответчика "" как комбинированных обозначений не может привести к выводу об их сходстве до степени смешения.

При этом ответчик обращает внимание на отсутствие фонетического и семантического сходства доминирующих словесных элементов "Ля Фам" и "ИтаЛия" при незначительном графическом сходстве, обусловленном использованием одного типа шрифта.

Как полагает ответчик, на упаковках истца и ответчика присутствуют слабые неохраняемые словесные элементы, не занимающие доминирующего положения (на упаковке "Ля Фам" - "большая шоколадная капля", "настоящий пломбир", "ГОСТ 15%"; на упаковке "ИтаЛия" - "мороженое пломбир"), сходство которых не способствует смешению; на упаковке ответчика, в отличие от упаковки истца, присутствуют сильные оригинальные словесные элементы ("вкус страсти" и "Pin & Vin"), которые хотя и не занимают доминирующего положения, но обладают различительной способностью, то есть способствуют различению потребителем товаров истца и ответчика.

По мнению общества "Саратов-Холод Плюс", изобразительные части сопоставляемых обозначений не сходны до степени смешения, поскольку доминирующими изобразительными элементами на упаковках истца и ответчика являются натуралистичное изображение рожка с мороженым и красная лента с надписью, прямоугольные очертания упаковки, которые хотя и обладают сходством, однако имеют и ряд отличий (различаются направления линий сетчатого узора на вафельных рожках, форма шоколадной глазури на шарике мороженого, по-разному исполнены ленты).

При этом ответчик просит обратить внимание на то, что изображение мороженого указано в качестве неохраняемого элемента в регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 601902, а также на то, что изображение рожка мороженого, ленты с надписью носит достаточно распространенный характер среди производителей мороженого.

Общество "Саратов-Холод Плюс" указывает то, что на упаковках истца и ответчика расположены сильные, обладающие различительной способностью изобразительные элементы, имеющие заметные отличия друг от друга, - на упаковке "Ля Фам" - изображение Эйфелевой башни желтого цвета, на упаковке "ИтаЛия" - изображение Колизея в бело-голубом сочетании цветов; на упаковке "Ля Фам" - изображение фейерверка в виде радиально расходящихся штрихов белого цвета, на упаковке "ИтаЛия" - изображение радиально расходящихся брызг молока в белом цвете.

Кроме того, ответчик отмечает, что на его упаковке имеются изображения, отсутствующие на упаковке истца, - лужицы молока, цветы и листья ванили и, наоборот, у истца имеются изображения, отсутствующие у ответчика, - кончик рожка с вырезом, заключенный в круг; на упаковке ответчика расположен его товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 301788 с двумя пингвинами в поварских колпаках и словами "Pin & Vin", который является сильным оригинальным элементом, препятствующим смешению упаковки ответчика с упаковкой истца.

С учетом изложенного общество "Саратов-Холод Плюс" приходит к выводу о том, что сравниваемые упаковки не имеют сходных сильных элементов, несущих основную индивидуализирующую нагрузку, а также не имеют и второстепенных элементов, которые в большей части совпали бы между собой, и, соответственно, производят в целом разное общее впечатление и не ассоциируются друг с другом.

По мнению ответчика, упаковка мороженого "Италия" истца не столько продолжает дизайн упаковок его мороженого "Ля Фам", сколько имитирует упаковку мороженого "ИтаЛия" ответчика, известную с момента приобретения в 80-х годах XX века итальянской линии по производству мороженого тогда еще государственным предприятием Профсоюзного комитета акционерного общества открытого типа "Сароптмясомолторг". При этом ответчик полагает, что истец намеренно ввел в свой дизайн элементы, приводящие к смешению с продукцией ответчика, что следует рассматривать как недобросовестную конкуренцию в форме имитации внешнего вида известного товара конкурента, что способно вызвать смешение у потребителя.

Проанализировав дизайн упаковок мороженого истца в различные годы, ответчик полагает, что упаковки мороженого "Италия" и мороженого "Ля Фам" производства истца существенно отличаются друг от друга, а также от изображения "", зарегистрированного в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 295605.

Проведя сравнительный анализ упаковок мороженого "Италия", производства общества "Талосто-3000" и мороженого "ИтаЛия", производимого обществом "Саратов-Холод Плюс" "", последнее приходит к выводу о том, что эти упаковки практически не отличаются друг от друга, поскольку: упаковка истца содержит графическое изображение мороженого, обрамленного цветками ванили, также как и упаковка ответчика; с левой стороны упаковка истца содержит графическое изображение одной из достопримечательностей Италии, напоминающей по своей форме и ширине Колизей; графическое изображение логотипа истца находится в левом верхнем углу, также как и на упаковке ответчика, в то время как графическое изображение истца, зарегистрированное в качестве товарного знака, находится в основании вафельного рожка; графическое изображение текста на упаковке истца исполнено в красном цвете, обрамленного белым контуром, также как и на упаковке ответчика; на упаковке истца в качестве доминирующего графического элемента используется натуралистическое изображение мороженого в сахарном рожке в шоколадной глазури с округлым срезом мороженого, также как и на упаковке ответчика, в то время как на упаковке мороженого "ЛяФам" истца в качестве доминирующего графического элемента используется натуралистическое изображение мороженого в сахарном рожке в шоколадной глазури с сердцеобразным срезом мороженого, как и на упаковке мороженого истца, зарегистрированной в качестве товарного знака; основная цветовая гамма упаковки истца выполнена в насыщенно-синем цвете, как и упаковка ответчика, в то время как упаковка мороженого "Ля Фам" истца выполнена в небесно-голубом цвете.

Исходя из этого, ответчик считает, что истец вводит суд в заблуждение, указывая на то, что дизайн упаковки мороженого "Италия" производства истца является производным от дизайна упаковки мороженого "Ля Фам".

Общество "Саратов-Холод Плюс" ссылается на недоказанность обществом "Талосто-3000" утверждения о том, что мороженое "Ля Фам" производится этим лицом с 2004 года, поскольку в статье из журнала "Крестьянские ведомости" N 41 за октябрь 2004 года речь идет об Агро-Промышленном Комплексе "Талосто", который не указан истцом в перечне лиц, входящих с ним в одну группу, а также полагает, что отсутствуют доказательства того, что в 2004 году мороженое "Ля Фам" выпускалось в упаковках, внешний вид которых, по мнению истца, имитирует ответчик.

Помимо этого ответчик ставит под сомнение достоверность представленных истцом доказательств, подтверждающих, что мороженое "Ля Фам" занимало лидирующие позиции на рынке мороженого в сегменте "рожков" в 2007, 2009 и 2011 годах, а также доказательств, свидетельствующих о проведении истцом активных рекламных компаний с целью продвижения указанного мороженого.

С точки зрения общества "Саратов-Холод Плюс", представленное истцом исследование ВЦИОМ не подтверждает с достаточной долей вероятности сходство до степени смешения дизайна упаковки мороженого "Ля Фам" с дизайном упаковки мороженого "Италия" производства общества "Саратов-Холод Плюс". При этом ответчик ссылается на результаты представленного им социологического исследования, проведенного федеральным государственным бюджетным учреждением науки "Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук" (далее - заключение от 10.12.2018 N 421-2018), согласно которым подавляющее большинство опрошенных (89%) полагают, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 601902 не используется ни на одной из упаковок мороженого "Ля Фам", 97% респондентов также могут отличить указанный товарный знак от обозначений, использующихся на исследуемых упаковках мороженого, 89% опрошенных ответили, что у товаров под названным товарным знаком и товаров в упаковках "Ля Фам" разные производители, 98% могут отличить упаковки мороженого "Италия" от упаковок мороженого "Ля Фам".

Кроме того, ответчик не согласен с доводом истца о том, что потребитель зачастую обращает внимание на внешнее оформление товара, которое запоминается быстрее всего, отмечая, что при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе.

Общество "Талосто-3000" в представленных 30.12.2019 письменных пояснениях возражает против доводов, изложенных в отзыве на исковое заявление.

В частности, истец отмечает, что ответчик не является правопреемником открытого акционерного общества "Саратов-Холод" и общества "Саратов-Холод".

Общество "Талосто-3000" обращает внимание на отсутствие доказательств утверждения общества "Саратов-Холод Плюс" о том, что мороженое "ИтаЛия" производится с 80-х годов XX века и широко известно потребителям.

По мнению истца, представленные договоры купли-продажи нежилых помещений, оборудования, рецептов и рабочих макетов являются неотносимыми доказательствами в соответствии с частью 2 статьи 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку приобретение производственного оборудования, нежилых помещений, рецептур и макетов лицом, не участвующим в деле, не подтверждает введение в оборот мороженого в оспариваемом дизайне или с использованием спорного товарного знака ответчиком до даты введения мороженого "Ля Фам" или "Италия" истцом.

Общество "Талосто-3000" также полагает, что наличие корпоративной связи двух лиц (общества "Саратов-Холод" и общества "Саратов-Холод Плюс") не подтверждает использование ответчиком дизайнов спорной упаковки мороженого "ИтаЛия" до даты введения мороженого "Ля Фам" или "Италия" истцом или создание спорного дизайна на основе упаковки мороженого, веденного ранее мороженого истца, то есть ранее 2004 года.

Истец считает, что поскольку ответчик не является правопреемником открытого акционерного общества "Саратов-Холод" или общества "Саратов-Холод" по смыслу статьи 58 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), то он не вправе ссылаться на документы, которые исходят от названных лиц.

Общество "Талосто-3000" указывает на то, что ответчик ввел в оборот дизайн упаковки мороженного "ИтаЛия" позже введения в оборот дизайнов упаковок мороженого "Ля Фам" и "Италия" истца, а представленные договор на размещение наружной рекламы от 05.08.2002, договор поставки продукции от 14.04.2003, договор поставки товаров от 07.02.2006 не могут быть признаны доказательствами введения упаковки в оборот именно ответчиком, так как сторонами названных договоров являются иные лица, к этим договорам не приложены акты или товарные накладные.

Истец отмечает, что постановлением Суда по интеллектуальным правам от 16.10.2018 по делу N А57-26047/2016 установлено, что упаковка мороженого "Ля Фам" была введена в оборот и товар реализовывался в течение нескольких лет до выпуска мороженого ответчика "ИтаЛия".

С точки зрения общества "Талосто-3000", ответчик не доказал факт введения в гражданский оборот мороженого "ИтаЛия" в спорной упаковке в 2002 году и ранее даты ввода в оборот мороженого "Ля Фам", так как свидетельство о депонировании и служебное задание не представлены в материалы дела.

В опровержение доводов ответчика о том, что мороженое "Италия" производства истца не является производным от его же мороженого "Ля Фам" и об отсутствии сходства дизайна мороженого "ИтаЛия" ответчика и мороженого "Ля Фам" истца, общество "Талосто-3000" ссылается на результаты исследования ВЦИОМ, согласно которым подавляющее большинство респондентов (73%) считают, что дизайн мороженого "Италия" производства истца производен от дизайна мороженого "Ля Фам", а две трети участников опроса (67%) отметили сходство дизайна мороженого "ИтаЛия" ответчика и мороженого "Ля Фам" истца.

Кроме того, истец считает, что анализ сходства, приведенный ответчиком в отзыве, основан на сходстве или различии отдельных элементов упаковок, но не учитывает общего зрительного восприятия. которое формируется у потребителя при выборе товара в магазине. При этом истец обращает внимание на то, что в претензии, направленной ответчиком в адрес истца, сам ответчик признает, что потребитель не имеет возможности сравнить две упаковки одновременно, а руководствуется общими впечатлениями об упаковке, виденной ранее.

Общество "Талосто-3000" указывает на ошибочность утверждений ответчика о том, что УФАС по Саратовской области доказан факт нарушения обществом "Талосто-3000" правил добросовестной конкуренции в связи с вводом в гражданский оборот упаковки мороженого, сходной до степени смешения с упаковкой мороженого ответчика, а также на то, что решение антимонопольного органа было признано недействительным в рамках рассмотрения дела N А57-26047/2016 исключительно в связи с процессуальными нарушениями. При этом истец отмечает, что суды, признавая недействительным решение антимонопольного органа, исходили, среди прочего, из того, что антимонопольный орган не исследовал довод о производности дизайна упаковки мороженого "Италия" производства общества "Талосто-3000" от дизайна упаковки мороженого "Ля Фам" производства этого же лица, а также не установил, каким именно лицом впервые началось использование спорного дизайна.

Истец обращает внимание на то, что регистрация ответчиком спорного товарного знака была произведена в период рассмотрения антимонопольного дела, когда ответчику было известно о наличии спора и сходных упаковок мороженого истца "Ля Фам".

Общество "Талосто-3000" также ссылается на факт направления ответчиком после регистрации спорного товарного знака претензий в адрес магазинов, реализующих продукцию истца, полагая, что подобные действия в совокупности свидетельствуют о попытке устранить конкурента с использованием спорного товарного знака.

Ответчиком 06.03.2020 представлено ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения, мотивированное несоблюдением истцом претензионного (досудебного) порядка урегулирования спора.

Ответчик в представленном 04.06.2020 дополнении к отзыву на исковое заявление ссылается на отсутствие доказательственного значения представленных истцом документов - справки об истории создания группы компаний "Талосто", справки о производственных мощностях истца, распечатки статьи из журнала "Крестьянские ведомости" N 41 за октябрь 2004 года, аналитических отчетов "Бизнес Аналитика" и "DISCOVERY Research Group", ежегодных рекламных каталогов за 2005 - 2014 годы, нотариального заявления Лукьянова Д.А., сравнительного послойного анализа дизайнов упаковок мороженого "Ля Фам" и "Италия" истца и мороженого ответчика "ИтаЛия", информации о доле рынка мороженого "Ля Фам" в сегменте "рожки" за 2011 год, анализе конкурентной активности за 2009 - 2010 годы, обзора российского рынка мороженого на 28.03.2008, справки истца о затратах на рекламу, договоров на проведение рекламных акций "Аллея поцелуев" и "30 поездок на двоих в Париж", договоров на размещение рекламы на телевидении и в сети "Интернет", справки истца об объемах продаж за 2007 - 2017 годы.

Ответчиком 05.06.2020 представлено ходатайство о применении срока исковой давности ко всем заявленным истцом требованиям (уточняющее поданное 10.03.2020 ходатайство), мотивированное тем, что согласно исковому заявлению истцу стало известно о нарушении своего права в 2015 году, тогда как настоящее исковое заявление подано 24.09.2019, то есть за пределами трехлетнего срока исковой давности.

Роспатент представил отзыв на исковое заявление, в котором указал на то, что вопрос добросовестности/недобросовестности приобретения исключительного права на спорный товарный знак и его дальнейшего использования не относится к компетенции Роспатента, в связи с чем по существу заявленных требований он дать пояснений не может.

Кренделева В.А. в представленном 10.06.2020 отзыве на исковое заявление подтверждает факт получения в 2011 году от работодателя (ответчика) служебного задания на обновление имевшегося на тот момент дизайна упаковки мороженого "Италия", в результате выполнения которого ею был разработан дизайн, впоследствии задепонированный во Всероссийском обществе изобретателей и рационализаторов и зарегистрированный в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 601902.

Кренделева В.А. считает, что упаковки мороженого "Ля Фам" производства истца и мороженого "Италия" производства ответчика существенно отличаются друг от друга прежде всего ввиду несходства доминирующих словесных элементов.

С учетом изложенного Кренделева В.А. просит отказать в удовлетворении заявленных требований.

Общество "Талосто-3000" в представленных 17.07.2020 письменных пояснениях на дополнение к отзыву ответчика возражает против изложенных в нем доводов.

Как утверждает истец, недобросовестность цели регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 601902 обусловлена тем, что ответчик, зная о длительном использовании истцом упаковки мороженого "Ля Фам", а затем упаковки входящего в один ассортиментный ряд мороженого "Италия", обратился с заявкой на регистрацию сходного с этими упаковками обозначения, а после регистрации данного товарного знака начал осуществлять действия по воспрепятствованию введению в гражданский оборот товаров истца.

По мнению общества "Талосто-3000", в рассматриваемом случае имеет место имитация со стороны общества "Саратов-Холод Плюс" как упаковки мороженого "Ля Фам", так и мороженого "Италия" производства общества "Талосто-3000".

Истец отмечает, что ответчик пытается оспорить обстоятельства, которые уже были установлены судом в рамках дела N А57-26047/2016.

Истцом 17.07.2020 также представлены письменные пояснения на отзыв Кренделевой В.А., в котором полагает, что довод указанного лица о создании спорного дизайна якобы на основе ранее существовавшего дизайна мороженого не относится к настоящему спору и не подтверждается имеющимися в деле доказательствами.

В письменных пояснениях от 17.07.2020 общество "Талосто-3000" возражает против ходатайства ответчика о применении к заявленным требованиям исковой давности, отмечая, что нарушение статьи 14.6 Закона о защите конкуренции является длящимся и не окончено на настоящий момент, что подтверждается сведениями с сайта общества "Саратов-Холод Плюс", на котором продолжается предложение к продаже мороженого "ИтаЛия".

В отношении применения исковой давности к требованию о признании недобросовестной конкуренцией действий ответчика по приобретению и использованию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 601902 истец отмечает, что о нарушении своих прав он узнал с момента получения претензии ответчика о нарушении исключительного права на указанный товарный знак.

Лукьяновым Д.А. отзыв на исковое заявление не представлен.

В судебном заседании, состоявшемся 23.07.2020, судом рассмотрено ходатайство ответчика об оставлении искового заявления без рассмотрения, мотивированное тем, что истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора.

Рассмотрев указанное ходатайство, Суд по интеллектуальным правам не усматривает оснований для его удовлетворения в силу следующего.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, за исключением случаев, если его соблюдение не предусмотрено федеральным законом.

В силу пункта 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором.

Иные споры, возникающие из гражданских правоотношений, передаются на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора только в том случае, если такой порядок установлен федеральным законом или договором.

Экономические споры, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора в случае, если такой порядок установлен федеральным законом.

Рассматриваемый спор не относится к числу споров, перечисленных в абзаце первом пункта 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а, следовательно, к нему применимо правило, предусмотренное абзацем третьим этого же пункта той же статьи названного Кодекса.

Вместе с тем федеральным законом не установлено, что спор о признании действий недобросовестной конкуренцией может быть передан на разрешение арбитражного суда только после соблюдения претензионного или иного досудебного порядка его урегулирования.

Напротив, согласно правовой позиции, изложенной в пункте 20 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2008 N 30 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства" (далее - Постановление N 30), право выбора судебного или административного порядка защиты своего нарушенного или оспариваемого права принадлежит субъекту спорных правоотношений. Закон не содержит указаний на то, что защита гражданских прав в административном порядке (путем рассмотрения антимонопольным органом дел о нарушениях антимонопольного законодательства) исключается при наличии возможности обратиться в арбитражный суд или, наоборот, является обязательным условием обращения лиц, чьи права нарушены, в суд.

Следовательно, если лицо за защитой своих прав обратится в арбитражный суд, не подавая до этого соответствующего заявления в антимонопольный орган, суд не может со ссылкой на пункт 2 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оставить такое заявление без рассмотрения.

Таким образом, лицо, считающее, что его права или законные интересы нарушены в результате совершения иным лицом недобросовестных действий по приобретению и использованию исключительного права на средство индивидуализации, направленных на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности и причиняющих или несущих вероятность причинения убытков, а также действий, способных вызвать смешение с товарами конкурента, имеет право обратиться в арбитражный суд с иском о признании таких действий актом недобросовестной конкуренции, минуя административный (досудебный) порядок.

Кроме того, коллегия судей считает, что в рассматриваемом случае также применима правовая позиция, изложенная в пункте 4 Обзора судебной практики N 4(2015), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.12.2015, в соответствии с которой, если из обстоятельств дела следует, что заявление ответчика об оставлении иска без рассмотрения в связи с несоблюдением истцом досудебного порядка урегулирования спора направлено на необоснованное затягивание разрешения возникшего спора, суд на основании части 5 статьи 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отказывает в его удовлетворении.

Исковое заявление общества "Талосто-3000" принято к производству определением Суда по интеллектуальным правам от 01.10.2019.

В представленном ответчиком 02.12.2019 отзыве на исковое заявление довод о несоблюдении истцом претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора отсутствовал.

При этом Суд по интеллектуальным правам определениями от 28.10.2019, от 09.12.2019, от 13.01.2020 откладывал предварительное судебное заседание в связи с ведением сторонами переговоров на предмет урегулирования спора во внесудебном порядке.

Ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения было представлено ответчиком непосредственно перед началом судебного разбирательства без направления этого ходатайства иным лицам, участвующим в деле, что явилось одним из оснований для отложения судебного разбирательства.

В соответствии с частью 5 статьи 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд вправе отказать в удовлетворении заявления или ходатайства в случае, если они не были своевременно поданы лицом, участвующим в деле, вследствие злоупотребления своим процессуальным правом и явно направлены на срыв судебного заседания, затягивание судебного процесса, воспрепятствование рассмотрению дела и принятию законного и обоснованного судебного акта, за исключением случая, если заявитель не имел возможности подать такое заявление или такое ходатайство ранее по объективным причинам.

При таких обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу, что поданное ответчиком ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения не обусловлено целью урегулирования спора во внесудебном порядке и явно направлено на затягивание судебного процесса.

В судебном заседании 23.07.2020 представитель истца поддержал доводы, изложенные в исковом заявлении и письменных пояснениях.

Представители ответчика возражали против удовлетворения исковых требований, по доводам, изложенным в отзыве на исковое заявление и дополнении к нему.

Роспатент, Лукьянов Д.А. и Кренделева В.А., надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, в судебное заседание не явились, своих представителей не направили, что в соответствии с частью 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие. Вместе с тем ранее от Роспатента поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя с последующим направлением в его адрес копии судебного акта.

Как следует из материалов дела, общество "Саратов-Холод Плюс" является правообладателем комбинированного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 601902, зарегистрированного 17.01.2017 с приоритетом от 15.10.2015 по заявке N 2015733239 в отношении товаров "вещества связующие для мороженого [пищевого льда]; йогурт замороженный [мороженое]; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; мороженое; сорбет [мороженое]" 30-го класса МКТУ. При этом изображение мороженого и слова "мороженое пломбир" включены в указанный товарный знак в качестве неохраняемых.

По утверждению истца, ответчик с 2015 года начал производство и реализацию мороженого "ИтаЛия", упаковка которого сходна до степени смешения с упаковкой производимого истцом с 2004 года мороженого "Ля Фам" и упаковкой выпускаемого с 2015 года мороженого "Италия", с целью вызвать смешение с указанными товарами истца.

Учитывая данные обстоятельства, а также полагая, что приобретение обществом "Саратов-Холод Плюс" исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 601902 и дальнейшие действия по его использованию путем, в том числе воспрепятствования деятельности общества "Талосто-3000" по реализации на территории Саратовской области мороженого "Италия", являются актом недобросовестной конкуренции, направленным на получение необоснованных экономических преимуществ, причинение убытков обществу "Талосто-3000" и вреда его репутации, последнее обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим иском.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в исковом заявлении, отзывах на исковое заявление, дополнении к отзыву, письменных пояснениях, выслушав мнение представителей сторон, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Рассмотрев заявление общества "Саратов-Холод Плюс" о пропуске обществом "Талосто-3000" срока исковой давности, коллегия судей не усматривает оснований для его удовлетворения.

Согласно пункту 1 статьи 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 этого Кодекса.

Пунктом 1 статьи 200 ГК РФ предусмотрено, что если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

Из представленных ответчиком доказательств действительно усматривается, что в ответ на претензию ответчика от 17.07.2015 группа компаний "Талосто", в которую входит и истец по настоящему делу, направила в адрес ответчика письмо от 07.08.2015 N 57, из которого следует, что истцу известен факт производства и реализации ответчиком мороженого "ИтаЛия".

Настоящий иск подан обществом "Талосто-3000" 23.09.2019, то есть за пределами общего срока исковой давности в отношении требований о признании действий общества "Саратов-Холод Плюс", выразившихся в имитации внешнего вида упаковок товаров - мороженого "Ля Фам" и "Италия", при введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров - мороженного "ИтаЛия", актом недобросовестной конкуренции, противоречащим части 2 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции, и о запрете обществу "Саратов-Холод Плюс" использовать упаковки товаров - мороженного "ИтаЛия", имитирующие внешний вид упаковок мороженного "Ля Фам" и "Италия", при введении данных товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Вместе с тем в силу пункта 3 статьи 202 ГК РФ, если стороны прибегли к предусмотренной законом процедуре разрешения спора во внесудебном порядке (процедура медиации, посредничество, административная процедура и т.п.), течение срока исковой давности приостанавливается на срок, установленный законом для проведения такой процедуры, а при отсутствии такого срока - на шесть месяцев со дня начала соответствующей процедуры.

Из материалов дела усматривается, что общество "Саратов-Холод Плюс" 10.08.2015 обратилось в УФАС по Саратовской области с заявлением о признании действий общества "Талосто-3000" по введению в гражданский оборот мороженого "Италия" в упаковке, сходной до степени смешения с упаковкой мороженого "ИтаЛия" производства общества "Саратов-Холод Плюс", актом недобросовестной конкуренции.

Решением УФАС по Саратовской области от 20.06.2016 вышеназванные действия общества "Талосто-3000" были признаны нарушающими пункт 2 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции.

Названное решение УФАС по Саратовской области было оспорено обществом "Талосто-3000" в Арбитражный суд Саратовской области.

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 05.03.2018 по делу N А57-26047/2016, оставленным без изменения постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.06.2018 и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 16.10.2018 по тому же делу, решение УФАС по Саратовской области от 20.06.2016 признано недействительным (определением Верховного Суда Российской Федерации от 07.02.2019 в передаче кассационных жалоб УФАС по Саратовской области и общества "Саратов-Холод Плюс" для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

При этом, как усматривается из данных судебных актов, общество "Талосто-3000" при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства ссылалось на то, что выпускаемое им мороженое "Италия" является продолжением линейки мороженого "Ля Фам", производство которого началось ранее начала производства обществом "Саратов-Холод Плюс" мороженного "ИтаЛия".

Неисследование антимонопольным органом этих обстоятельств явилось в том числе основанием для признания судами решения антимонопольного органа недействительным.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что срок исковой давности по рассматриваемым в настоящем деле требованиям о признании действий общества "Саратов-Холод Плюс", выразившихся в имитации внешнего вида упаковок товаров - мороженого "Ля Фам" и "Италия", при введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров - мороженного "ИтаЛия", актом недобросовестной конкуренции, противоречащим части 2 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции, и о запрете обществу "Саратов-Холод Плюс" использовать упаковки товаров - мороженного "ИтаЛия", имитирующие внешний вид упаковок мороженного "Ля Фам" и "Италия", при введении данных товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации, не может считаться пропущенным, поскольку его течение приостанавливалось на время проведения административной процедуры.

Кроме того, действия ответчика по введению в гражданский оборот мороженого "ИтаЛия" в упаковке, которую истец считает имитацией упаковки мороженого "Ля Фам", являются длящимися, поскольку не прекращены по настоящее время, что следует из представленной истцом распечатки с сайта ответчика.

В отношении требования о признании действий общества "Саратов-Холод Плюс" по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 601902 недобросовестной конкуренцией, противоречащей части 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции, суд приходит к выводу об отсутствии пропуска обществом "Талосто-3000" срока исковой давности, поскольку о приобретении ответчиком исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 601902 истец мог узнать не ранее, чем 17.01.2017 (дата публикации сведений о государственной регистрации товарного знака), а о действиях ответчика по недобросовестному использованию этого товарного знака - не ранее 17.06.2019 (дата направления претензии в адрес истца).

Таким образом, все заявленные обществом "Талосто-3000" требования подлежат рассмотрению по существу.

В соответствии со статьей 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету: 1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; 2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; 3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

В части 7 статьи 4 Закона о защите конкуренции определено, что конкуренцией является соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

В соответствии с пунктом 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

В силу пункта 2 части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции (в редакции, действовавшей на момент начала ответчиком действий, которые рассматриваются истцом как действия по смешению товаров) не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей.

Согласно части 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции (в редакции, действовавшей на дату приоритета спорного товарного знака) не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

Пунктом 2 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции, введенным в действие Федеральным законом от 05.10.2015 N 275-ФЗ, предусмотрено, что не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины) или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товар.

Согласно части 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции, введенному в действие Федеральным законом от 05.10.2015 N 275-ФЗ, не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.

Признание действий по созданию смешения с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом, действий по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции отнесено Законом о защите конкуренции к компетенции антимонопольных органов.

Вместе с тем, как отмечалось выше, в пункте 20 Постановления N 30 изложена правовая позиция, согласно которой лицо, считающее, что его права или законные интересы нарушены в результате совершения иным лицом действий, которые могут быть квалифицированы как акт недобросовестной конкуренции, имеет право обратиться в арбитражный суд с соответствующим иском, минуя административный порядок.

В силу пункта 2 части 4 статьи 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции рассматривает об оспаривании решений федерального антимонопольного органа о признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг и предприятий.

Учитывая разъяснение, содержащееся в пункте 20 Постановления N 30, требование о признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак, может быть рассмотрено Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Требование о признании действий по созданию смешения с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом и связанное с ним требование о прекращении таких действий не подлежит рассмотрению Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Вместе с тем, согласно разъяснению, данному в пункте 10 Постановления N 10, в случае если в одном заявлении соединено несколько требований, связанных между собой по основаниям возникновения или представленным доказательствам (часть 1 статьи 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), одно из которых подлежит рассмотрению Судом по интеллектуальным правам, а другое - иным арбитражным судом первой инстанции, дело рассматривается Судом по интеллектуальным правам.

Таким образом, все заявленные обществом "Талосто-3000" требования подлежат рассмотрению Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

В соответствии с разъяснением, изложенным в пункте 8 Постановления N 10, учитывая то обстоятельство, что требование о признании актом недобросовестной конкуренции действий лица по приобретению и использованию исключительного права, поданное в арбитражный суд, рассматривается в порядке искового производства, право на обращение с соответствующим иском возникает только у того истца, чьи права и законные интересы нарушены такими действиями (статья 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а не у любого лица, которому стало известно о наличии в действиях ответчика признаков недобросовестной конкуренции (в отличие от рассмотрения дела о нарушении конкуренции антимонопольным органом).

Указанное правило применимо и к требованиям о признании действий нарушающими статью 14.6 Закона о защите конкуренции.

При этом бремя доказывания обстоятельств, на которых истец основывает свои требования, возложено именно на него.

Следовательно, суду при рассмотрении искового заявления о признании действий юридического лица актом недобросовестной конкуренции надлежит установить наличие у истца заинтересованности в подаче такого иска, нарушения или угрозы нарушения действиями ответчика прав и законных интересов истца.

Учитывая, что между обществом и компанией имелся спор относительно использования упаковок мороженого "Италия" производства истца и "ИтаЛия" производства ответчика (дело N А57-26047/2016), а также факт предъявления ответчиком истцу и его партнерам претензий относительно использования упаковок товара, сходных до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 601902, суд признает общество "Талосто-3000" заинтересованным в обращении с настоящим иском. Данное обстоятельство иными лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Для признания действий хозяйствующего субъекта недобросовестной конкуренцией, выразившейся в имитации упаковки товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, в рамках рассмотрения дела арбитражным судом установлению подлежат следующие обстоятельства:

- факт широкого использования хозяйствующим субъектом (истцом) упаковки товара, в отношении которой в последующем совершены действия по имитации;

- получение товаром истца в этой упаковке известности среди потребителей;

- известность ответчику факта использования истцом соответствующей упаковки до начала введения им в гражданский оборот товара в упаковке, в отношении которой выдвинуто предположение об имитации упаковки товара конкурента (истца);

- наличие на момент введения ответчиком в гражданский оборот товара в упаковке, в отношении которой выдвинуто предположение об имитации, конкурентных отношений между ответчиком и истцом;

- наличие вероятности смешения между товарами истца и ответчика;

- наличие у ответчика умысла причинить вред истцу, вытеснить его с товарного рынка, нанести вред его деловой репутации путем введения в гражданский оборот товаров в упаковке, в отношении которой выдвинуто предположение об имитации;

- причинение либо вероятность причинения истцу вреда путем введения в гражданский оборот товаров в упаковке, в отношении которой выдвинуто предположение об имитации.

Оценив представленные истцом доказательства использования обществом "Талосто-3000" и лицами, входящими с ним в одну группу лиц, упаковки мороженого "Ля Фам" (справка о производственных мощностях истца, распечатка статьи из журнала "Крестьянские ведомости" N 41 за октябрь 2004 года, аналитические отчеты "Бизнес Аналитика" (за 2008 год) и "DISCOVERY Research Group" (за 2011 год), ежегодные рекламные каталоги за 2005 - 2014 годы, нотариальное заявление Лукьянова Д.А., информация о доле рынка мороженого "Ля Фам" в сегменте "рожки" за 2011 год, анализ конкурентной активности за 2009 - 2010 годы, обзор российского рынка мороженого на 28.03.2008, справка истца о затратах на рекламу, договоры на проведение рекламных акций "Аллея поцелуев" и "30 поездок на двоих в Париж", договоры на размещение рекламы на телевидении и в сети "Интернет" (с эфирными справками и актами об исполнении договоров), справка истца об объемах продаж за 2007 - 2017 годы и объеме продаж мороженого "Ля Фам" за 2012 - 2015 годы, договор поставки от 01.01.2011 с обществом "Этель-Торг", товарные накладные за 2012 - 2016 годы, справка общества "Этель-Торг" об объемах поставки мороженого "Ля Фам" за 2013 - 2015 годы, договор с обществом с ограниченной ответственностью "Бизнес Интел" от 24.01.2005 N 24/01, отчет об изучении дистрибуции и цен в розничной торговле мороженым г. Саратова за 2005 год) в их совокупности и взаимосвязи, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что мороженое "Ля Фам" не позднее чем с 2005 года в значительных объемах вводилось в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в целях продвижения данного продукта истцом и лицами, входящими с ним в одну группу лиц, проводились обширные рекламные компании, дизайн упаковки мороженого "Ля Фам" изменялся в 2007, 2010 и 2013 годах путем добавления ряда изобразительных элементов.

Изложенное позволяет констатировать, что дизайн упаковки мороженого "Ля Фам" в результате его широкого использования не мог не быть известен российским потребителям до момента введения ответчиком в гражданский оборот мороженого "ИтаЛия" в упаковке, в отношении которой выдвинуто предположение об имитации.

Наличие на момент введения ответчиком в гражданский оборот товара в упаковке, в отношении которой выдвинуто предположение об имитации, конкурентных отношений между ним и истцом носит очевидный характер, установлено судебными актами по делу N А57-26047/2016 и не оспаривается ответчиком.

При сравнении упаковок товаров, являющихся произведениями дизайна и представляющих собой комбинированные обозначения, содержащие изобразительные и словесные элементы, в целях установления вероятности их смешения могут применяться Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

В силу пункта 43 Правил N 482 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 44 Правил N 482 предусмотрено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 указанных Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

К рассматриваемым отношениям может быть применимо и разъяснение, данное в пункте 162 Постановления N 10, в соответствии с которым для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Истцом при сравнении упаковок мороженого "Ля Фам" и мороженого "ИтаЛия" предлагается исключить словесные элементы, поскольку мороженое реализуется в специальных местах - холодильниках и потребитель при выборе этого продукта прежде всего ориентируется на запоминающиеся изобразительные части упаковки.

Суд считает возможным согласиться с позицией истца о том, что при установлении имитации упаковок товаров наименование товара не имеет определяющего значения, так как потребитель, ориентируясь на знакомые изобразительное исполнение упаковки, пространственное соотношение изобразительных элементов, их смысловое значение, цветовую гамму, даже при различных наименованиях товаров, но сходных изобразительных элементах, сочетании цветов и тонов, может воспринять эти товары как ассортиментный ряд одного производителя.

Сравнительный анализ изобразительных элементов, размещенных на упаковках мороженого "Ля Фам" и мороженого "ИтаЛия":

показывает, что сильными (доминирующими) изобразительными элементами сопоставляемых упаковок являются: натуралистическое изображение вафельного рожка мороженого в шоколадной глазури со срезом, расположенного под наклоном 45 градусов вправо, опоясывающая рожок лента, изображения известных исторических памятников архитектуры - Эйфелевой башни ("Ля Фам") и Римского Колизея ("ИтаЛия"), разлетающиеся в стороны брызги, изображения фруктов и ягод, являющихся вкусовыми добавками (в зависимости от конкретного вида мороженого). Существенное влияние на сходство упаковок в рассматриваемом случае также оказывает цветовая гамма.

Именно эти сильные изобразительные элементы формируют общее впечатление, которое формируется у потребителя при их осмотре. Иные размещенные на упаковках элементы (лужицы молока, цветы и листья ванили, логотип производителя) носят второстепенный характер в силу более мелкого исполнения, невыразительного цветового исполнения, расположения в углах композиции.

Сопоставление сильных изобразительных элементов, а также цветовой гаммы, в которой выполнены сравниваемые упаковки, позволяют прийти к выводу об их сходстве в силу наличия на обоих упаковках перечисленных доминирующих элементов и близости использованных цветов и тонов.

Имеющиеся графические отличия в исполнении изобразительных элементов не носят определяющего характера и не могут оказать существенного влияния на общее впечатление от осмотра упаковки.

Принимая во внимание, что сравниваемые упаковки используются для идентичных товаров, вероятность смешения этих товаров потребителями является высокой.

Указанный вывод подтверждается также представленными истцом результатами исследования ВЦИОМ, согласно которым 67% респондентов указали на сходство дизайна мороженого "ИтаЛия" ответчика и мороженого "Ля Фам" истца.

При этом судом не принимается ссылка ответчика на заключение от 10.12.2018 N 421-2018, согласно которому 98% опрошенных могут отличить упаковки мороженого "ИтаЛия" от упаковок мороженого "Ля Фам", так как данный ответ был дан на вопрос о наличии отличий между упаковками, которые безусловно имеются и могут при внимательном осмотре быть найдены потребителем. Однако наличие отличий не свидетельствует об отсутствии вероятности смешения упаковок, так как в повседневной жизни потребитель ориентируется на общее впечатление и при выборе товара, имеющего невысокую стоимость, не проявляет повышенной внимательности к деталям.

Определив сходство упаковок товара, суд должен также установить, имела ли место в данном случае намеренная имитация ответчиком упаковки истца либо такое сходство носит случайный характер, обусловленный традиционностью приемов, используемых дизайнерами при создании упаковок товаров определенного вида.

Признавая сходство упаковок мороженого "Ля Фам" истца и мороженого "ИтаЛия" ответчика, коллегия судей вместе с тем не может прийти к выводу о том, что создание ответчиком спорной упаковки явилось следствием умысла, направленного на недобросовестное конкурирование с истцом путем создания смешения вводимых ими в гражданский оборот товаров посредством имитации упаковки товара истца.

Делая данный вывод, Суд по интеллектуальным правам исходит из следующего.

Общество "Саратов-Холод Плюс" при рассмотрении настоящего дела ссылалось на то, что используемая им в настоящее время упаковка мороженого "ИтаЛия" разработана в 2011 году в порядке исполнения служебного задания его штатным дизайнером Кренделевой В.А. на основе доработки дизайна упаковок мороженого "Италия", которое выпускалось другими хозяйствующими субъектами (открытым акционерным обществом "Саратов-Холод" (прекратившим деятельность 26.12.2007), обществом "Саратов-Холод" (прекратившим деятельность 11.08.2008), осуществлявшими деятельность в тех же производственных помещениях, на том же оборудовании, на основании тех же рецептур). При этом, по утверждению ответчика, первоначальный дизайн упаковки мороженого "Италия" был создан еще в 2002 году, то есть задолго до введения в гражданский оборот мороженого "Ля Фам".

В подтверждение данных обстоятельств ответчиком в материалы дела были представлены следующие документы: договор на размещение наружной рекламы от 05.08.2002, заключенный между открытым акционерным обществом "Саратов-Холод" (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью "ПРА "Эстетика" (исполнитель) с приложением к акту от 23.09.2002 N 356 о приемке выполненных работ (оказанных услуг), с дополнительным соглашением от 30.04.2003 к указанному договору и актом от 15.05.2003 N 136; рекламные буклеты открытого акционерного общества "Саратов-Холод" за 2002 - 2006 годы; рекламный буклет общества "Саратов-Холод" за 2007 год; договор поставки продукции от 14.04.2003, заключенный между открытым акционерным обществом "Саратов-Холод" и обществом с ограниченной ответственностью "ТДМ" со спецификацией, в которой имеется изображение мороженого "Италия"; договор поставки товаров от 07.02.2006, заключенный между обществом "Саратов-Холод" и обществом с ограниченной ответственностью "Колобок" со спецификацией, в которой имеется изображение мороженого "Италия"; договор поставки товара от 28.05.2008, заключенный между обществом "Саратов-Холод Плюс" и обществом с ограниченной ответственностью "Упелсин" со спецификацией, в которой имеется изображение мороженого "Италия"; договор купли-продажи от 11.07.2007, в соответствии с которым открытое акционерное общество "Саратов-Холод" передало в собственность обществу "Саратов-Холод" нежилые помещения производственного назначения, находящиеся по адресу: г. Саратов, Сокурский тракт; договор купли-продажи оборудования от 11.08.2007, в соответствии с которым открытое акционерное общество "Саратов-Холод" продало обществу "Саратов-Холод" линию по производству мороженого Mark Line 1986 года выпуска; договор купли-продажи рецептов и рабочих макетов мороженого от 11.08.2007, согласно которому открытое акционерное общество "Саратов-Холод" передало в собственность обществу "Саратов-Холод" рецептуру и рабочие макеты этикеток мороженого, в том числе мороженого "Италия", с приложением N 1, на котором изображена этикетка мороженого "Италия"; договор купли-продажи доли в уставном капитале общества "Саратов-Холод" от 12.10.2008, согласно которому Подлубочнов В.А. передал часть доли в уставном капитале общества "Саратов-Холод" Мироновой Г.В., являющейся единственным учредителем и генеральным директором ответчика; трудовые книжки работников, свидетельствующие об их последовательной работе в акционерном обществе открытого типа "Сароптмясомолторг", открытом акционерном обществе "Саратов-Холод", обществе "Саратов-Холод", обществе "Саратов-Холод Плюс"; свидетельство от 29.05.2015 N 63 о депонировании и регистрации произведения - дизайна упаковки "Италия" для мороженного, выданного Всероссийским обществом изобретателей и рационализаторов.

Оценив представленные ответчиком доказательства в их совокупности и взаимосвязи в соответствии с правилами статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что используемая ответчиком упаковка мороженого "ИтаЛия" создана на базе упаковки мороженого "Италия", которая с 2002 года использовалась иными лицами - открытым акционерным обществом "Саратов-Холод" (с 2002 по 2006 годы) и обществом "Саратов-Холод" (2007 год).

Факт начала использования первоначальной упаковки в 2002 году (до начала использования истцом в 2005 году упаковки мороженого "Ля Фам") подтверждается договором на размещение наружной рекламы от 05.08.2002 с приложением к акту от 23.09.2002 N 356 о приемке выполненных работ (оказанных услуг), а также рекламным буклетом открытого акционерного общества "Саратов-Холод" за 2002 год (т. 6, л.д. 43-52).

Истец о фальсификации ответчиком указанных доказательств в порядке, предусмотренном статьей 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не заявил.

Между тем анализ упаковки мороженого "Италия", введенной в оборот в 2002 году, позволяет прийти к выводу о том, что на ней размещены те же доминирующие изобразительные элементы (натуралистическое изображение вафельного рожка мороженого в шоколадной глазури со срезом, расположенного под наклоном 45 градусов вправо, опоясывающая рожок красная лента, разлетающиеся в стороны брызги молока), за исключением изображения Римского Колизея, фруктов и ягод, являющихся вкусовыми добавками. Использованная цветовая гамма для мороженого без вкусовых добавок также совпадает (общий бледно-голубой фон, выполнение ленты и наименования мороженого красным цветом, выполнение теми же цветами рожка мороженого и брызг).

При этом, как следует из рекламного буклета общества "Саратов-Холод" изображение Римского Колизея было добавлено на упаковку в 2007 году. Появление же изображений различных фруктов и ягод, являющихся вкусовыми добавками, обусловлено расширением ассортиментного ряда мороженого "Италия".

При таких обстоятельствах коллегия судей пришла к выводу о том, что использование ответчиком спорной упаковки мороженого "ИтаЛия" не является следствием умысла на создание смешения с товаром истца - мороженым "Ля Фам" путем имитации упаковки последнего, а носит случайный характер, обусловленный ограниченностью свободы творчества дизайнера, поскольку основные элементы, размещенные на сравниваемых упаковках мороженого, являются традиционными для товаров этого вида и применялись ранее на упаковке предшествующих производителей этого товара.

С учетом изложенного суд считает недоказанным истцом тот факт, что ответчик, начиная использовать спорную упаковку, имел намерение причинить вред истцу, нанести ущерб его деловой репутации.

Отсутствие недобросовестной цели действий хозяйствующего субъекта исключает признание таких действий актом недобросовестной конкуренции, поскольку в рассматриваемом случае отсутствует один из элементов состава правонарушения, предусмотренного статьей 14.6 Закона о защите конкуренции.

Таким образом, требования общества "Талосто-3000" о признании действий общества "Саратов-Холод Плюс", выразившихся в имитации внешнего вида упаковок товаров - мороженого "Ля Фам" и "Италия", при введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров - мороженного "ИтаЛия", актом недобросовестной конкуренции, противоречащим части 2 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции, и о запрете обществу "Саратов-Холод Плюс" использовать упаковки товаров - мороженого "ИтаЛия", имитирующей внешний вид упаковок мороженного "Ля Фам" и "Италия", при введении данных товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации, удовлетворению не подлежат.

Для признания действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции в рамках рассмотрения дела арбитражным судом установлению подлежат следующие обстоятельства:

- факт использования спорного обозначения иными лицами до даты подачи ответчиком заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака;

- получение обозначением известности среди потребителей в результате его использования иными лицами;

- известность ответчику факта использования такого обозначения иными лицами до даты подачи им заявки на регистрацию его в качестве товарного знака;

- наличие на момент подачи ответчиком заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака конкурентных отношений между ответчиком и истцом;

- наличие у ответчика намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на такое обозначение (приобретение монополии на него) причинить вред истцу или вытеснить его с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения;

- причинение либо вероятность причинения истцу вреда путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения.

При этом установлению подлежит вся совокупность вышеназванных обстоятельств, поскольку при недоказанности хотя бы одного из элементов состава действия лица по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак не могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции.

Исходя из правовой позиции, изложенной в пункте 169 Постановления N 10, квалификация действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак путем его государственной регистрации в качестве акта недобросовестной конкуренции зависит от цели, преследуемой лицом при приобретении такого права, намерений этого лица на момент подачи соответствующей заявки. Цель лица, его намерения могут быть установлены с учетом в том числе предшествующего подаче заявки на товарный знак поведения правообладателя, а равно его последующего (после получения права) поведения. В случае если лицо подает заявку на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения, использующегося иными лицами, оценке подлежат в числе прочего известность, репутация обозначения, вероятность случайности такого совпадения.

Как отмечалось ранее, в обоснование заявленного требования общество "Талосто-3000" указывает на то, что упаковка мороженого "Ля Фам", сходная с обозначением "", использовалась им до даты приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 601902 в отношении идентичного товара (мороженое") и приобрела широкую известность у потребителей, ассоциируется у них с продукцией, вводимой в гражданский оборот обществом "Талосто-3000".

Обстоятельства, связанные с известностью упаковки мороженого "Ля Фам" потребителям, а также наличием на дату приоритета спорного товарного знака конкурентных отношений между истцом и ответчиком, выше были признаны судом доказанными.

Коллегия судей также считает очевидным сходство изобразительных элементов нижеприведенных упаковок мороженого "Ля Фам" и "Италия" производства истца.

При этом суд исходит из высокой степени сходства основных доминирующих изобразительных элементов. Замена изображения Эйфелевой башни в правой части упаковки на Пизанскую башню лишь подчеркивает наименование мороженого. Включение в упаковку в левой ее части изображения развалин древнего сооружения не изменяет зрительного впечатления от просмотра упаковки.

В целом общее впечатление, которое создают упаковки мороженого "Ля Фам" и "Италия" производства истца, может создавать у потребителя впечатление о принадлежности их к одному ассортиментному ряду.

Изложенное приводит к выводу о том, что упаковки мороженого "Италия" производства истца и мороженое "ИтаЛия" производства ответчика также являются сходными, в связи с чем возникает вероятность их смешения в гражданском обороте.

Как усматривается из материалов дела, общество "Саратов-Холод Плюс" 10.08.2015 обратилось в УФАС по Саратовской области с заявлением о признании действий общества "Талосто-3000", выразившихся во введении обществом в гражданский оборот на территории Саратовской области мороженного "Италия" в упаковке, сходной до степени смешения с упаковкой мороженого "ИтаЛия" производства общества "Саратов-Холод Плюс".

Во время рассмотрения спора между сторонами в антимонопольном органе общество "Саратов-Холод Плюс" 15.10.2015 обратилось в Роспатент с заявкой на регистрацию обозначения "", представляющего собой графическую часть упаковки выпускаемого им мороженого "ИтаЛия".

Таким образом, обращаясь с соответствующей заявкой в Роспатент, ответчик не мог не знать, что обозначение, сходное с заявленным, используется истцом для индивидуализации производимого им товара.

Получив 17.01.2017 (в период рассмотрения судебного спора по делу N А57-26047/2016) правовую охрану заявленного обозначения в качестве товарного знака, зарегистрированного, в том числе для индивидуализации товара "мороженое", ответчик после завершения судебного спора, в рамках которого в действиях истца по настоящему делу не были установлены признаки недобросовестной конкуренции, направил в июне 2019 года истцу претензию с требованием прекратить реализацию мороженого "Италия" и изъять это мороженое из оборота, мотивированную принадлежностью ответчику исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 601902, сходный с упаковкой мороженого "Италия" ответчика", а партнерам - информационные письма с аналогичными требованиями.

При этом, как утверждается самим ответчиком, мороженое "ИтаЛия" в спорной упаковке производится им с 2011 года, однако заявка на регистрацию изобразительной части этой упаковки в качестве товарного знака была подана только в период возникновения антимонопольного спора с истцом в 2015 году.

Последующее же поведение ответчика после регистрации товарного знака, заключающееся в воспрепятствовании хозяйственной деятельности истца и иных лиц, реализующих продукцию истца, свидетельствует о недобросовестности цели приобретения исключительного права на спорный товарный знак, которая заключается исключительно в приобретении конкурентного преимущества, позволяющего осуществлять действия по вытеснению с рынка хозяйствующих субъектов-конкурентов.

Приобретение и использование ответчиком исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 601902 может причинить вред истцу, выражающийся в исключении возможности осуществлять реализацию на территории Российской Федерации товаров (мороженое "Италия"), получать доходы от такой реализации.

Таким образом, в действиях общества "Саратов-Холод Плюс" по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 601902 усматривается состав правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции.

Ссылка ответчика на решение Роспатента от 20.03.2019, которым было отказано в удовлетворении возражения общества "Талосто-3000" против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 601902, не принимается Судом по интеллектуальным правам, поскольку основанием для принятия указанного решения Роспатента явилось отсутствие сходства между доминирующими словесными элементами спорного и противопоставленных товарных знаков.

Исходя из изложенного требование общества "Талосто-3000" о признании действий общества "Саратов-Холод Плюс" по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 601902 недобросовестной конкуренцией подлежит удовлетворению.

Поскольку исковые требования удовлетворены частично, судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления распределяются между сторонами пропорционально удовлетворенным требованиям в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая, что истцом было заявлено три требования и государственная пошлина была оплачена за каждое из этих требований в общем размере 18 000 рублей, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за одно требование, в размере 6000 рублей. Остальные понесенные судебные расходы подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Талосто-3000" удовлетворить частично.

Признать действия общества с ограниченной ответственностью "Саратов-Холод Плюс" по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 601902 недобросовестной конкуренцией, противоречащей части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Саратов-Холод Плюс" (тракт Сокурский, д. б/н, г. Саратов, 410080, ОГРН 1086453002085) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Талосто-3000" (Загородный пр-д, д. 1, г. Волхов, Ленинградская область, 187403, ОГРН 1024700530436) 6 000 (Шесть тысяч) рублей в счет возмещения расходов по оплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

Ю.В. Борисова

Судья

Д.А. Булгаков