Определение Суда по интеллектуальным правам от 5 августа 2020 г. по делу N СИП-978/2019 "О назначении экспертизы"

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Сидорской Ю.М., Четвертаковой Е.С.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Пискаревой А.С.,

рассматривал в судебном заседании заявление Шмотьева Сергея Федоровича (г. Екатеринбург) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 02.10.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения от 10.04.2019 против выдачи патента Российской Федерации на изобретение N 2235702.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Плинера Сергея Юрьевича (г. Екатеринбург) и общество с ограниченной ответственностью "Ника-Петротэк" (ул. Толмачева, д. 22, оф. 5, г. Екатеринбург, 620075, ОГРН 1147746303737).

В судебном заседании приняли участие представители:

от Шмотьева Сергея Федоровича - Михайлов А.В. (по доверенности от 23.11.2018), Величко Ю.В. (по доверенности от 23.11.2018);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Старцева Д.Б. (по доверенности от 7.04.2020 N 01/32-264/41),

от Плинера Сергея Юрьевича - Михайлов А.В. (по доверенности от 23.11.2018), Абрамов Т.А. (по доверенности от 23.11.2018),

от общества с ограниченной ответственностью "Ника-Петротэк" - Голунов С.А. (по доверенности от 14.01.2019), Зверева Н.С. (по доверенности от 13.01.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

Шмотьев Сергей Федорович обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 02.10.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения от 10.04.2019 против выдачи патента Российской Федерации на изобретение N 2235702, которое было оставлено без движения до 09.01.2020.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Плинер Сергей Юрьевич и общество с ограниченной ответственностью "Ника-Петротэк" (далее - общество).

Шмотьевым С.Ф. и Плинером С.Ю. было заявлено ходатайство о назначении по настоящему делу судебной экспертизы.

Роспатент и общество возражали против назначения экспертизы, вместе с тем с их стороны представлены списки вопросов, подлежащих постановке перед экспертом, по ходатайству общество приобщены письма-согласия на проведение экспертизы, списки кандидатур экспертов, доказательства внесения денежных средств за проведение экспертизы на депозитный счет суда.

Заявителем представлены кандидатуры экспертов: Голубевой Людмилы Петровны, Земляного Кирилла Геннадьевича и Хорошкеева Владимира Александровича.

Плинер С.Ю. поддержал предложенные заявителем кандидатуры экспертов.

Обществом представлены кандидатуры экспертов: Калиниченко Алексея Леонидовича, Туленинова Алексея Николаевича и Лисовенко Виктора Борисовича.

Роспатент поддержал кандидатуры экспертов, предложенных обществом.

Первоначально заявителем была предложена первая редакция вопросов подлежащих постановке, в последующем, в ходатайстве, поступившим в суд 25.02.2020 была предложена окончательная их редакция:

1. Следует ли из патента 2235702, или из источников, цитированных в решении Роспатента, что выбор керамического материала из метасиликата магния и/или метасиликата кальция в качестве исходного сырья запатентованного способа не влияет на возможность получения керамического расклинивателя, характеризующегося сопротивлением раздавливанию менее 21% разрушенных гранул при 86,1 Н/мм2, насыпной плотностью менее 1,7 г/см3 или твердостью по Мооссу менее 8,0?

2. Следует ли из патента 2235702, или из источников, цитированных в решении Роспатента, что выбор значения насыпной плотности сырых гранул керамического расклинивателя выше 1,2 г/см3 в запатентованном способе не влияет на возможность получения проппанта, характеризующегося сопротивлением раздавливанию менее 21% разрушенных гранул при 86,1 Н/мм2, насыпной плотностью менее 1,7 г/см3 или твердостью по Мооссу менее 8,0?

3. Следует ли из патента 2235702, или из источников, цитированных в решении Роспатента, что выбор температуры обжига сырых гранул в диапазоне 1215-1290°С в способе по формуле изобретения не влияет на возможность получения керамического расклинивателя, характеризующегося сопротивлением раздавливанию менее 21% разрушенных гранул при 86,1 Н/мм2, насыпной плотностью менее 1,7 г/см3 или твердостью по Мооссу менее 8,0?

4. Следует ли из источника 4, цитированного в решении Роспатента, что при осуществлении способа по формуле изобретения патента 2235702 без использования спекающей добавки не могут быть получены керамические расклиниватели с сопротивлением раздавливанию менее 21% разрушенных гранул при 86,1 Н/мм2, насыпной плотностью менее 1,7 г/см3 или твердостью по Мооссу менее 8,0?

5. Следует ли из источников 1, 4-8, 10, 11, 13, 16, 19, возможность получения керамических расклинивателей с сопротивлением раздавливанию менее 21% разрушенных гранул при 86,1 Н/мм2, насыпной плотностью менее 1,7 г/см3 или твердостью по Мооссу менее 8,0 посредством обжига керамического материала из метасиликата магния и/или метасиликата кальция с насыпным весом не менее 1,2 г/см3 при температуре 1215-1290°С?

6. Являются ли функционально-самостоятельными по смыслу п. 1.6.2 Рекомендаций по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные 3/3 модели, утв. Приказом Роспатента от 08.07.99 г. N 134 (в ред. от 20.07.2001) следующие признаки по формуле изобретения патента 2235702: 1) температура 1215-1290°С; 2) материал - метасиликат магния и/или метасиликат кальция; 3) насыпной вес - не менее 1,2 г/см3?

Роспатентом были предложены следующие вопросы:

1. Подтверждает ли описание к патенту Российской Федерации N 2235702 наличие причинно-следственной связи между отличительными признаками, характеризующими то, что в качестве керамического материала используют метасиликат магния и/или метасиликат кальция, а материал гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 г/см3 и техническим результатом, заключающимся в повышении прочности при одновременном снижении твердости и насыпного веса керамических расклинивателей?

2. Присущ ли техническому решению, известному из патентного документа RU 2098618 С1 (источник 13), признак изобретения по патенту Российской Федерации N 2235702, характеризующий то, что материал гранулируют до насыпного веса сырых гранул менее 1,2 г/см3?

Общество поддержало редакцию вопросов предложенных Роспатентом и не представило мотивированных возражений против последней редакции вопросов предложенных заявителем.

В судебном заседании 30.07.2020 в порядке, предусмотренном статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, был объявлен перерыв до 05.08.2020.

Принимая во внимание характер спора, фактические обстоятельства дела, специфику спорного патента, суд, руководствуясь статьей 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, полагает необходимым назначить судебную экспертизу в области химии.

Заявителем платежным поручением N 496647 от 20.02.2020 года на сумму 100 000 рублей внесены денежные средства за проведение экспертизы на депозитный счет суда.

C учетом представленных кандидатур экспертов и представленных в их обоснование документов, мнения лиц участвующих в деле по представленным кандидатурам, суд полагает необходимым поручить проведение экспертизы эксперту патентного бюро "РЕШЕРШ" - Хорошкееву Владимиру Александровичу, образование высшее по специальности "химическая технология редких и рассеянных элементов", патентный поверенный Российской Федерации рег. N 78 (стаж работы в области патентного дела с 1993 года), стаж работы в области химии и патентоведения - 36 лет.

В отношении остальных кандидатов в эксперты: Голубевой Л.П., Земляного К.Г., Калиниченко А.Л., Туленинова А.Н. и Лисовенко В.Б. лицами, участвующими в деле представлены документы, которые, по мнению суда, свидетельствуют либо о наличии сомнений в их беспристрастности или об отсутствии необходимых познаний в области химии.

В отношении кандидатуры Хорошкеева В.А. Роспатентом не представлено возражений, общество усомнилось только в отсутствии документов, подтверждающих трудовой стаж.

Вместе с тем, суд исходит из того, что эксперт в письме от 06.05.2020 (том 9 л.д. 49) детально указал свой трудовой стаж и суд исходит из презумпции добросовестности его поведения, но ни лишен права истребовать документы, подтверждающие указанные обстоятельства при направлении в суд экспертного заключения.

Выслушав мнения лиц, участвующих в деле, в отношении представленных ими вопросов для постановки перед экспертом, исходя из предмета спора и фактических обстоятельств, которые необходимо установить для его разрешения, суд приходит к выводу о том, что перед экспертом следует поставить следующие вопросы в редакции, предложенной заявителем (указана выше).

С учетом предмета спора, имеющихся в деле документов и пояснений лиц, участвующих в деле суд не находит оснований для постановки перед экспертом вопросов в редакции Роспатента, поскольку предложенные варианты по мнению суду некорректно сформулированы и не помогут эксперту в необходимом объеме провести экспертизу, а также при их постановке будет затруднительно проверить обоснованность выводов административного органа.

При изложенных обстоятельствах, в соответствии с ходатайством о назначении экспертизы, с целью разрешения вопросов, требующих специальных познаний в области химии суд считает необходимым назначить по делу судебную экспертизу (статья 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Руководствуясь частью 1 статьи 82, статьями 159, 184 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Назначить по делу судебную экспертизу в области химии.

2. Проведение экспертизы поручить эксперту патентного бюро "РЕШЕРШ" Хорошкееву Владимиру Александровичу, образование высшее по специальности "химическая технология редких и рассеянных элементов", патентный поверенный Российской Федерации рег. N 78 (стаж работы в области патентного дела с 1993 года), стаж работы в области химии и патентоведения - 36 лет.

3. В распоряжение эксперта представить: патент Российской Федерации на изобретение N 2235702 "Способ изготовления керамических расклинивателей нефтяных скважин" с приоритетом от 10.10.2002, а также источники информации, указанные в решении Роспатента под N 1, 4-8, 10, 11, 13, 16, 19.

4. Поставить перед экспертом следующие вопросы:

4.1. Следует ли из патента 2235702, или из источников, цитированных в решении Роспатента, что выбор керамического материала из метасиликата магния и/или метасиликата кальция в качестве исходного сырья запатентованного способа не влияет на возможность получения керамического расклинивателя, характеризующегося сопротивлением раздавливанию менее 21% разрушенных гранул при 86,1 Н/мм2, насыпной плотностью менее 1,7 г/см3 или твердостью по Мооссу менее 8,0?

4.2. Следует ли из патента 2235702, или из источников, цитированных в решении Роспатента, что выбор значения насыпной плотности сырых гранул керамического расклинивателя выше 1,2 г/см3 в запатентованном способе не влияет на возможность получения проппанта, характеризующегося сопротивлением раздавливанию менее 21% разрушенных гранул при 86,1 Н/мм2, насыпной плотностью менее 1,7 г/см3 или твердостью по Мооссу менее 8,0?

4.3. Следует ли из патента 2235702, или из источников, цитированных в решении Роспатента, что выбор температуры обжига сырых гранул в диапазоне 1215-1290°С в способе по формуле изобретения не влияет на возможность получения керамического расклинивателя, характеризующегося сопротивлением раздавливанию менее 21% разрушенных гранул при 86,1 Н/мм2, насыпной плотностью менее 1,7 г/см3 или твердостью по Мооссу менее 8,0?

4.4. Следует ли из источника 4, цитированного в решении Роспатента, что при осуществлении способа по формуле изобретения патента 2235702 без использования спекающей добавки не могут быть получены керамические расклиниватели с сопротивлением раздавливанию менее 21% разрушенных гранул при 86,1 Н/мм2, насыпной плотностью менее 1,7 г/см3 или твердостью по Мооссу менее 8,0?

4.5. Следует ли из источников 1, 4-8, 10, 11, 13, 16, 19, возможность получения керамических расклинивателей с сопротивлением раздавливанию менее 21% разрушенных гранул при 86,1 Н/мм2, насыпной плотностью менее 1,7 г/см3 или твердостью по Мооссу менее 8,0 посредством обжига керамического материала из метасиликата магния и/или метасиликата кальция с насыпным весом не менее 1,2 г/см3 при температуре 1215-1290°С?

4.6. Являются ли функционально-самостоятельными следующие признаки по формуле изобретения патента N 2235702: 1) температура 1215-1290°С; 2) материал - метасиликат магния и/или метасиликат кальция; 3) насыпной вес - не менее 1,2 г/см3?

5. Предупредить эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, направив в его адрес расписку, которая подлежат возврату в суд вместе с экспертным заключением, а также эксперту направить в суд документы, подтверждающие трудовой стаж эксперта.

6. Срок проведения экспертизы установить в течение 20 рабочих дней с момента вручения эксперту документов необходимых для ее проведения.

7. Заключение по результатам экспертизы и счет-фактуру на оплату услуг по экспертизе направить в Суд по интеллектуальным правам по адресу: Огородный проезд, дом 5, строение 2, Москва, 127254.

Председательствующий

Н.Н. Погадаев

Судья

Ю.М. Сидорская

Судья

Е.С. Четвертакова