Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 августа 2020 г. по делу N СИП-300/2020
Именем Российской Федерации
Резолютивная часть решения объявлена 11 августа 2020 года.
Полный текст решения изготовлен 12 августа 2020 года.
Суд по интеллектуальным правам в составе:
председательствующего судьи Снегура А.А.,
судей Борисовой Ю.В., Мындря Д.И.
при ведении протокола предварительного судебного заседания секретарем судебного заседания Далгатовым М.Р.
рассмотрел в открытом судебном заседании заявление открытого акционерного общества Московский завод плавленых сыров "Карат" (ул. Руставели, вл. 14, стр. 11, Москва, 127254, ОГРН 1027700068549) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 10.01.2020, принятого по результатам рассмотрения возражения от 24.10.2019, в части отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке N 2018727715 без дискламации изобразительного элемента и об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности осуществить государственную регистрацию знака без дискламации изобразительного элемента.
В судебном заседании приняли участие представители:
от открытого акционерного общества Московский завод плавленых сыров "Карат" - Городисская Е.Ю. (по доверенности от 18.06.2018 N 461) и Демидов Ю.Е. (по доверенности от 21.12.2018 N 521);
от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Тетцоева З.В. (по доверенности от 07.04.2020 N 01/32-275/41).
Суд по интеллектуальным правам
УСТАНОВИЛ:
открытое акционерное общество Московский завод плавленых сыров "Карат" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 10.01.2020, принятого по результатам рассмотрения возражения от 24.10.2019, в части отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке N 2018727715 без дискламации изобразительного элемента и об обязании Роспатента осуществить государственную регистрацию знака без дискламации изобразительного элемента (с учетом принятия судом уточнения предмета заявленных требований на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
В обоснование заявленных требований общество ссылается на то, что им с 1934 года осуществляется деятельность по производству и реализации молочной продукции и сыров; в конце ХХ века обществом был разработан новый для того времени и широко известный до настоящего времени продукт, а именно зерненый творог (сыр), который реализовывался под брендом "Сыр домашний", который традиционно упаковывается в круглые пластиковые контейнеры, напоминающие по форме стакан, на верхнем торце которого расположена фольгированная крышка с размещенной на ней этикеткой "![]()
"; данная этикетка была зарегистрирована в качестве комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 322868 с приоритетом от 11.05.2005, в состав которого также входит изображение ложки с творожной продукцией, не признанное неохраняемым элементом.
Заявитель отмечает, что по результатам ребрендинга, направленного на модернизацию внешнего вида продукции, была разработана обновленная этикетка, сохранившая с ранее зарегистрированным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 322868 преемственность в композиции и все основные отличительные элементы, которая была подана на регистрацию в качестве товарного знака по заявке N 2018727715.
По мнению общества, изображение ложки с творожной продукцией, его расположение относительно других элементов, угол расположения и в товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 322868 и в заявке N 2018727715 являются фактически идентичными, а незначительные визуальные различия не влияют на характер изображения; в силу использования этикетки, охраняемой в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 322868, изобразительный элемент получил высокую различительную способность как идентифицирующий товар общества; новая этикетка по заявке N 2018727715 образует серию знаков с комбинированным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 322868 и со словесным товарным знаком "![]()
" по свидетельству Российской Федерации N 712034, зарегистрированным 16.05.2019 с приоритетом от 03.07.2018 года.
Заявитель полагает, что применительно к его товарным знакам подход к оценке их элементов должен быть со стороны Роспатента единообразным и последовательным, что гарантирует стабильность оборота продукции на рынке.
По утверждению общества, этикетка, охраняемая в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 322868, получила широкое распространение, знакома большому кругу потребителей в связи с длительным нахождением его продукции на рынке и широкой географией ее реализации, что подтверждается представленными письмами распространителей продукции и многочисленные отзывами потребителей в сети Интернет.
Возражая против вывода Роспатента о том, что изображение ложки с творожной продукцией является описательным применительно к товарам 29-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), поскольку оно представляет собой творожную продукцию, заявитель обращает внимание на то, что указанный изобразительный элемент состоит из двух отдельных элементов - "ложки" и "творожной продукции". При этом заявитель считает, что в данном случае только изображение творожной продукции может быть квалифицировано как изображение товара, в отношении которого испрашивается регистрация спорного обозначения, в то время как изображение ложки таковыми характеристиками не обладает, поскольку не является изображением товаров, относящихся к 29-му классу МКТУ.
Общество также отмечает, что Роспатентом принято во внимание не обсуждавшееся на заседании коллегии палаты по патентным спорам обстоятельство, а именно то, что подобные изображения используются иными хозяйствующими субъектами. При этом общество ссылается на отсутствие сведений о том, что приведенные в оспариваемом решении этикетки других производителей применялись ранее выпуска его товара, равно как и о том, что данный товар присутствует на рынке в настоящее время.
Роспатент представил отзыв на заявление, в котором не согласился с заявленными требованиями, полагая, что оспариваемый ненормативный правовой акт является законным, принят уполномоченным органом в соответствии с нормами действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы общества в сфере предпринимательской деятельности.
Возражая против доводов заявителя, Роспатент указывает на то, что изображение деревянной ложки с творожной продукцией, входящее в заявленное обозначение, является вариантом реалистического изображения товара, в отношении которого испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, в связи с чем ему не может быть предоставлена правовая охрана на основании пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).
Роспатент также отмечает, что изображения деревянной ложки с творожной продукцией используются иными хозяйствующими субъектами для маркировки своих товаров, представляющих собой творог и творожную продукцию, что подтверждается материалами административного дела, представляющими собой изображения упаковок продукции иных производителей.
С точки зрения Роспатента, необходимость использования изобразительного элемента в виде деревянной ложки с творожной продукцией по отношению к указанным товарам 29-го класса МКТУ существует у неопределенного круга лиц, в связи с чем данное обозначение не способно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака и должно быть свободным для использования в хозяйственной деятельности всеми заинтересованными субъектами.
Не соглашаясь с доводом заявителя о приобретении спорным обозначением различительной способности, Роспатент ссылается на то, что документы, представленные заявителем в целях доказывания приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя, тогда как представленные заявителем в материалы административного дела документы не содержат указания на заявленное обозначение в целом или на изобразительный элемент в виде ложки с творожной продукций, который включен в заявленное обозначение, сведений об объемах продукции и о территории ее распространения.
В отношении довода общества относительно регистрации Роспатентом товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 322868 Роспатент отмечает, что делопроизводство в Роспатенте по каждой заявке ведется отдельно с учетом фактических обстоятельств конкретного дела, а также ссылается на то, что названный товарный знак существенного отличается от заявленного обозначения.
В представленных 04.08.2020 письменных пояснениях к отзыву Роспатента общество утверждает, что Роспатент при принятии решения вообще не рассматривал вопрос о том, что спорный изобразительный элемент приобрел дополнительную различительную способность в связи с тем, что заявитель на протяжении многих лет маркировал свою продукцию этикеткой, на которой аналогичным образом, как и в заявленном на регистрацию обозначении, он занимает доминирующее положение по отношению к иным элементам. Данная этикетка охраняется регистрацией товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 322868, однако в отзыве на заявление Роспатент ссылается на обстоятельства, которые не были раскрыты в оспариваемом решении.
При этом заявитель обращает внимание, что изложенный в отзыве Роспатента вывод о том, что представленные заявителем документы не подтверждают приобретения изобразительным элементом в виде ложки с творожной продукцией различительной способности в отношении товаров, указанных в заявке, поскольку в результате анализа указанных документов Роспатентом было установлено, что они не подтверждают длительное и интенсивное использование заявленного обозначения, полностью противоречит тексту оспариваемого решения, так как данное решение какого-либо анализа этих документов не содержит.
Общество считает ошибочным и противоречащим фактическим обстоятельствам дела содержащееся в отзыве Роспатента утверждение о том, что продукция производилась с 2017 года, в то время как в материалы административного дела представлены документы, свидетельствующие о наличии продукции истца, маркированной обозначением, зарегистрированным в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 322868, в гражданском обороте как минимум с 2006 года (каталоги, реклама, отзывы потребителей и фотографии продукции).
Возражая против изложенного в отзыве на заявление довода Роспатента о том, что спорный изобразительный элемент и элемент в товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 322868 существенно отличаются друг от друга в силу того, что они выполнены в разном цвете и в разном ракурсе, заявитель отмечает, что, во-первых, оба элемента выполнены в одинаковом ракурсе, под одинаковым углом по отношению к нижней и верхней частям этикетки, различие заключается лишь в том, что в товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 322868 творожная продукция на ложке изображена контурной линией, а в спорном знаке - без таковой, во-вторых, и в том, и в другом случае изображения ложки воспринимаются как реальные, что исключает возможность их различной квалификации по основаниям, установленным пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ, как в одном случае - охраноспособное, а в другом - нет, в-третьих, наличие красного цвета в изображении ложки в названном товарном знаке не придает ему дополнительной различительной способности.
По мнению общества, из анализа отзыва Роспатента и оспариваемого решения следует, что в отзыве изложены иные мотивы отказа в удовлетворении возражения, нежели те, что содержатся в оспариваемом решении.
В судебном заседании представители общества настаивали на удовлетворении заявленных требований.
Представитель Роспатента против удовлетворения заявленных требований возражал.
Как следует из материалов дела, общество 03.07.2018 обратилось в Роспатент с заявкой N 2018727715 на регистрацию в качестве товарного знака комбинированного обозначения "![]()
" в отношении товаров 29-го класса МКТУ "творожные продукты, в том числе, творог, творог зерненый; сыры, в том числе, рассольные, мягкие, творожные".
Решением Роспатента от 21.08.2019 заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя. При этом изобразительный элемент в виде деревянной ложки с творожной продукцией признан неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.
Общество 24.10.2019 обратилось с возражением против указанного решения Роспатента в части признания изобразительного элемента неохраняемым, в котором содержались доводы, аналогичные тем, что изложены в заявлении, поданном в суд.
Решением Роспатента от 10.01.2020 в удовлетворении возражения общества было отказано, решение Роспатента от 21.08.2019 оставлено в силе.
Принимая решение от 10.01.2020, Роспатент исходил из того, что заявителем испрашивается предоставление правовой охраны обозначению, содержащему реалистическое изображение деревянной ложки с творожной продукцией, для маркировки товаров, представляющих собой творожную продукцию, в связи с чем заявленное обозначение не в состоянии выполнять отличительную функцию, а следовательно, относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью.
Роспатентом также было установлено, что подобные изображения используются иными хозяйствующими субъектами на творожной продукции:
![]()
Кроме того, Роспатент не усмотрел из представленных с возражением документов факт приобретения спорным обозначением до даты подачи заявки на его регистрацию в качестве товарного знака различительной способности, так как документов, свидетельствующих о длительном и интенсивном использовании обществом заявленного обозначения, представлено не было.
Реагируя на довод заявителя о регистрации на его имя товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 322868, в котором изобразительный элемент "ложка с творожной продукцией" не дискламирован, Роспатент отметил, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом обстоятельств каждого конкретного дела.
Общество, полагая, что решение Роспатента от 10.01.2020 противоречит закону и нарушает его права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности в части дискламирования изобразительного элемента "ложка с творожной продукцией", обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.
Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, отзыве на него, письменных пояснениях на отзыв, заслушав мнение явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.
Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.
Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.
Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Установленный законом срок на оспаривание решения Роспатента от 10.01.2020 обществом соблюден, что не оспаривается Роспатентом.
В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против отказа в представлении правовой охраны товарному знаку и принятие по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.
В соответствии правовой позицией, содержащейся в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.
По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.
С учетом даты подачи заявки N 2018727715 на регистрацию в качестве товарного знака спорного обозначения (03.07.2018) применимым законодательством для оценки его охраноспособности являются ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требования к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядок преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечень сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).
В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:
1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.
Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.
Согласно пункту 1.1 этой же статьи Кодекса положения пункта 1 указанной статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.
В соответствии с пунктом 34 Правил N 482 в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.
К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.
Согласно пункту 35 Правил N 482 для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.
В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.
Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.
Суд по интеллектуальным правам считает заслуживающим внимания довод общества о том, что при проведении экспертизы заявленного обозначения "![]()
" должна быть дана оценка факту предоставления Роспатентом правовой охраны комбинированному товарному знаку "![]()
" по свидетельству Российской Федерации N 322868, включающему в себя изображение ложки с творожной продукцией, признанное охраняемым, которое является сходным с изображением ложки с творожной продукцией в заявленном обозначении.
Проанализировав сведения о регистрации товарного знака "![]()
" по свидетельству Российской Федерации N 322868, коллегия судей установила, что из правовой охраны данного товарного знака какие-либо элементы, в том числе изображение ложки с творожной продукцией, не исключались, следовательно, эти обозначения были признаны Роспатентом обладающими различительной способностью.
Таким образом, Роспатент при предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 322868 исходил, в том числе из наличия у него различительной способности.
Общество в поданном в суд возражении указывало на данное обстоятельство, ссылаясь на отсутствие у Роспатента единообразного и последовательного подхода применительно к его товарным знакам.
Отклоняя довод общества об отсутствии единого подхода к оценке различительной способности товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 322868 и заявленного обозначения, Роспатент в оспариваемом решении ограничился указанием на то, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом обстоятельств каждого конкретного дела.
В отзыве на исковое заявление Роспатент дополнительно указал на то, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 322868 существенно отличается от заявленного обозначения.
Однако такой вывод не следует из оспариваемого решения Роспатента, которым было отказано в удовлетворении возражения общества.
Вместе с тем мотивированные выводы, которые подлежат оценке со стороны суда, должны содержаться именно в оспариваемом решении Роспатента, а не в представленном в суд отзыве Роспатента на заявление лица, оспаривающего решение Роспатента, ни тем более в устных пояснениях представителя Роспатента. Следовательно, изложение в отзыве Роспатента дополнительных мотивов, обосновывающих правомерность оспариваемого решения Роспатента, не устраняет пороков этого решени
