Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 августа 2020 г. по делу N СИП-223/2020 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчик-правообладатель не доказал использования им спорных товарных знаков в отношении указанных истцом товаров

Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 августа 2020 г. по делу N СИП-223/2020

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Об исправлении опечаток см. определение Суда по интеллектуальным правам от 18 января 2021 г. по делу N СИП-223/2020

Резолютивная часть решения объявлена 6 августа 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 11 августа 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Борисовой Ю.В., Булгакова Д.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лялиной А.Е.

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Фабрика мороженого "Славица" (пр. Индустриальный, д. 26, г. Набережные Челны, Республика Татарстан, 423800, ОГРН 1151650004175) к обществу с ограниченной ответственностью "Анжелюс" (Тверской бульвар, д. 26а, Москва, 125009, ОГРН 1027739291095) о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 552263, N 552264 вследствие их неиспользования,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Фабрика мороженого "Славица" - Юдина Е.Е. (по доверенности от 18.10.2019 N 11/19);

от общества с ограниченной ответственностью "Анжелюс" - Елина Н.И. (по доверенности от 27.03.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Фабрика мороженого "Славица" (далее - Фабрика) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Анжелюс" (далее - общество "Анжелюс") о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 552263, N 552264 вследствие их неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), которая до начала судебного заседания представила отзыв на иск, в котором сообщила о своей незаинтересованности в исходе спора и ходатайствовала о его рассмотрении в отсутствие представителя третьего лица.

Определением от 02.07.2020 по ходатайству фабрики приняты обеспечительные меры в виде запрета Роспатенту совершать действия по вынесению решения по заявке от 23.04.2019 N 2019719197 на регистрацию товарного знака до принятия Судом по интеллектуальным правам решения по настоящему делу.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования.

Ответчик в отзыве от 04.08.2020 и его представитель в ходе судебного заседания исковые требования оспорили, настаивая на использовании товарных знаков лицензиатом истца под контролем правообладателя, а также оспаривая заинтересованность Фабрики в досрочно прекращении правовой охраны спорных товарных знаков.

При разрешении спора суд исходит из следующего.

Общество "Анжелюс" является правообладателем товарных знаков "" / "" по свидетельствам Российской Федерации N 552263 и N 552264, зарегистрированных, в том числе в отношении товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "мороженое; лед для охлаждения; вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; йогурт замороженный [мороженое]; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; порошки для мороженого; сорбет [мороженое]".

Полагая, что общество "Анжелюс" не использует спорные товарные знаки в отношении перечисленных выше товаров 30-го класса МКТУ, Фабрика обратилась в Суд по интеллектуальным правам с настоящим иском о досрочном прекращении их правовой охраны в отношении части товаров названного класса.

Исследовав собранные по делу доказательства в их совокупности, оценив доводы истца и ответчика, выслушав их представителей, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Фабрикой соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что не оспаривается ответчиком и подтверждается представленными в материалы дела предложением от 09.12.2019, почтовыми квитанциями и описями вложений в ценное письмо от 13.12.2019, а также отчетом об отслеживании РПО N 63009025406810 (том 1, л. д. 16-20).

Общество "Анжелюс" на предложение Фабрики не отреагировало.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пунктах 165 и 166 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Вместе с тем в пункте 165 постановления от 23.04.2019 N 10 разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В обоснование своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истец указал, что основным видом его деятельности является производство мороженого, каталог которого представлен в материалы дела, торговля мороженым и замороженными десертами оптом и в розницу.

В целях развития ассортимента своей продукции истец планирует использовать обозначение "СЕЛФИ" и с этой целью обратилось в Роспатент с заявкой N 2019719197 на регистрацию соответствующего обозначения. Вместе с тем заявленному на регистрацию истцом обозначению Роспатентом были противопоставлены спорные товарные знаки ответчика.

В подтверждение фактического ведения деятельности, связанной с производством мороженного и замороженных десертов, а также подготовки к использованию вышеуказанного обозначения Фабрикой в материалы дела были представлены: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; информация с сайта https://slavica.ru/product о производимой Фабрикой продукции; заявка N 2019719197 на регистрацию обозначения "", уведомление о проверке соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства; история компании - Фабрика мороженого "Славица"; декларации о соответствии от 08.07.2016 N ТС N RU Д-RU.РА01.В.35850, от 19.12.2016 N ТС N RU Д-RU.РА01.В.45414, от 23.01.2017 N ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.47109, от 31.01.2017 N ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.47522, от 14.04.2017 N N ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.51854, от 30.05.2017 N N ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.54999; договоры поставки от 15.06.2015 с дополнительным соглашением N 1 к нему, от 03.09.2015 N 08/2015-ФМ; от 01.04.2015 N 01-01/2015-ТК; счета-фактуры от 11.08.2017 N 167, от 30.09.2017 N 211; платежные поручения от 06.06.017 N 658, от 07.06.2017 N 664, от 13.06.2017 N 684, от 01.06.2017 N 959, от 02.06.2017 N 967, от 03.08.2017 N 981, от 04.08.2017 N 986, от 25.09.2017 N 1255, скриншот с сайта магазина МЕТРО с информацией о продукции "Славица" (мороженном).

С учетом представленных Фабрикой доказательств коллегия судей пришла к выводу о том, что она осуществляет деятельность, связанную с производством и реализацией относящейся к товарам 30-го класса МКТУ замороженной продукции, в том числе мороженого.

Сходство до степени смешения спорных товарных знаков "SELFIE" / "СЕЛФИ", представляющих собой транслитерацию друг друга буквами русского и английского алфавитов, с заявленным истцом на регистрацию обозначения "СЕЛФИ", а также однородность товаров, производимых истцом, с товарами 30-го класса, в отношении которых зарегистрированы спорные товарные знаки и в отношении которых истец просит прекратить правовую охрану, в силу положений пунктов 41-45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 носит очевидный характер.

При этом общество "Анжелюс" не оспаривает сходство до степени смешения сравниваемых обозначений, а также однородность товаров.

Довод ответчика о недоказанности истцом своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков мотивирован отсутствием доказательств фактического использования истцом обозначений "SELFIE" / "СЕЛФИ" в качестве названия мороженного. Вместе с тем истец в обоснование своего права на иск указывал не на фактическое использование им спорного обозначения, а на подготовку к такому использованию, и соответствующий довод нашел, как указывалось выше, документальное подтверждение в материалах дела.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Исходя из даты направления фабрикой предложения заинтересованного лица (13.12.2019), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорных товарных знаков, исчисляется с 13.12.2016 по 12.12.2019 включительно.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В подтверждение использования спорных товарных знаков общество "Анжелюс" представило следующие документы: лицензионные договоры от 29.10.2015 N 29/10/15, от 27.12.2016 N 27/12-2016, от 13.04.2020 N 01/04-2020; приложение к свидетельствам на спорные товарные знаки; переписка общества "Анжелюс" с обществом с ограниченной ответственностью "Ифлес" от 01.11.2015 N 12/09/16, от 07.11.2015 б/н, от 26.02.2017 N 26.02.2017, от 06.03.2017 б/н, от 28.02.2020 б/н, от 04.03.2020 б/н; заявление общества "Анжелюс" В Роспатент от 21.07.2020 о регистрации предоставления права использования товарного знака; распечатки с сайта общества с ограниченной ответственностью "Новинский" (согласно пояснению представителя ответчика) меню ресторана и бара "White Rabbit Family Selfie" за 2016 - 2019 годы; распечатка программно-аппаратного комплекса R-Keeper за 01.07.2017-27.07.2020.

Согласно части 2 статьи 1486 ГК РФ для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные обществом "Анжелюс" доказательства, судебная коллегия приходит к выводу о том, что они не могут быть приняты в качестве доказательств использования спорного знака для целей статьи 1486 ГК РФ.

ГК РФ разделяет случаи использования товарного знака самим правообладателем (в том числе ставшим таковым на основании договора об отчуждении исключительного права), лицензиатом по лицензионному договору, другим лицом под контролем правообладателя.

Вместе с тем, исходя из пунктов 2.3 лицензионных договоров от 29.10.2015 N 29/10/15, от 27.12.2016 N 27/12-2016, от 13.04.2020 N 01/04-2020, контрагенту предоставляется право использования спорных товарных знаков в отношении услуг 43-го класса МКТУ. При этом лицензионные договоры от 29.10.2015 N 29/10/15 и от 13.04.2020 N 01/04-2020 имеют сроки действия, выходящие за пределы периода доказывания, и не были зарегистрированы Роспатентом в установленном законом порядке, что подтвердил представитель ответчика в ходе судебного заседания.

Кроме того, сами по себе лицензионные договоры и переписка не являются доказательствами использования товарных знаков, а подтверждение фактического использования каким-либо лицом спорных товарных знаков в отношении товаров 30-го класса в соответствии с частью 2 статьи 1484 ГК РФ истцом не представлено.

Так, представленные вышеупомянутые распечатки меню позволяют сделать вывод о том, что обозначение "selfie" использовалось (могло использоваться) в качестве средства индивидуализации заведения общественного питания (услуг такого предприятия), а не в качестве обозначения (наименования) каких-либо блюд (товаров) такого предприятия, в том числе мороженного.

Озвученное в ходе судебного заседания мнение представителя ответчика о том, что название заведения общественного питания "распространяется" на блюда такого заведения, не основан на законе.

Более того, согласно ответу представителя ответчика на вопрос суда представленные с отзывом меню являются подготовленными к судебному заседанию распечатками электронных документов. Меню, которые непосредственно предлагались посетителям ресторана и бара "White Rabbit Family Selfie" для выбора блюд в исковой период, в материалы дела не представлены, что исключает возможность проверить голословное утверждение ответчика о фактическом использовании обозначения "selfie" в соответствии с частью 2 статьи 1484 ГК РФ в вышеуказанный период доказывания в отношении каких-либо товаров и услуг.

На основании изложенного Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что ответчик-правообладатель не доказал использования спорных товарных знаков в отношении указанных истцом товаров.

В силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

При указанных обстоятельствах иск Фабрики о досрочном частичном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков вследствие их неиспользования подлежит удовлетворению.

Согласно подпунктам 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

На основании части 3 статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "Фабрика мороженого "Славица" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 552263 и N 552264 в отношении товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "мороженое; лед для охлаждения; вещества, связующие для мороженого [пищевой лед]; йогурт замороженный [мороженое]; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; порошки для мороженого; сорбет [мороженое]" вследствие их неиспользования.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Анжелюс" (Тверской бульв., д. 26а, Москва, 125009, ОГРН 1027739291095) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Фабрика мороженого "Славица" (пр. Индустриальный, д. 26, г. Набережные Челны, 423800, ОГРН 1151650004175) 12 000 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

Ю.В. Борисова

Д.А. Булгаков