Решение Суда по интеллектуальным правам от 9 сентября 2020 г. по делу N СИП-1081/2019 Суд признал недействительным решение Роспатента об оставлении в силе решения об отказе в регистрации товарного знака, поскольку вывод Роспатента о неохраноспособности словесного обозначения в отношении одной части товаров и услуг сделан без установления и учета описательности либо фантазийности этого элемента для конкретных товаров и услуг, а также о способности обозначения вводить потребителей в заблуждение относительно другой части товаров и услуг, сделан без исследования ассоциативных представлений в отношении конкретных товаров и услуг

Решение Суда по интеллектуальным правам от 9 сентября 2020 г. по делу N СИП-1081/2019

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 декабря 2020 г. N С01-1573/2020 по делу N СИП-1081/2019 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 2 сентября 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 9 сентября 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Лапшиной И.В., Сидорской Ю.М.

при ведении протокола секретарем судебного заседания секретарем судебного заседания Жегаловой А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Оптик Альянс" (ул. Дмитриева д. 15, г. Омск, 644074, ОГРН 1105543028689) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 18.10.2019 об оставлении в силе решения об отказе в регистрации товарного знака по заявке N 2018706325.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Оптик Альянс" - Шишурина Т.А. (доверенность б/н от 18.12.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Барский С.А. (доверенность 01/32-274/41 от 07.04.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Оптик Альянс" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением об оспаривании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 18.10.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения от 06.05.2019 на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке N 2018706325.

В своем заявлении общество указывает на то, что при принятии оспариваемого решения Роспатент опроверг наличие указанных экспертизой оснований для отказа в регистрации обозначения, однако оставил в силе решение экспертизы по дополнительному основанию, не учтенному экспертизой.

Заявитель ссылается на то, что спорное обозначение является искусственно образованным цельным словом, не имеющим конкретного смыслового значения.

Общество указывает на то, что поскольку проверка словесного обозначения на соответствие требованиям подпунктов 1-3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ проводится по смысловому (семантическому) признаку словесного товарного знака, а заявленное обозначение не имеет однозначного смыслового содержания, то оно не может быть признано вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, не может быть общепринятым символом либо термином, а также не может характеризовать товары, указывать на вид товара, качество, количество, свойство, назначение и тому подобное. Следовательно, вывод оспариваемого решения о том, что обозначение противоречит подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, является необоснованным.

Заявитель ссылается на положения Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации N 39) и судебную практику, различающие описательные обозначения и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Указывает на то, что спорное обозначение не является по семантическому признаку описательным и ему может быть предоставлена правовая охрана.

Относительного результатов социологического отчета о восприятии спорного обозначения как связанного с мороженым заявитель указывает, что обозначение не является описательным, а воспринимается потребителями через ассоциации ввиду созвучия фонетики.

По мнению общества, вывод оспариваемого решения о том, что спорное обозначение воспринимается, несмотря на искаженное написание, в значении "мороженое" является необоснованным и ошибочным.

Заявитель ссылается на то, что осведомленный о звучании английского выражения "ice cream" потребитель знает и его написание и не может увидеть в словесном обозначении "ICEKRIM" английское "ice cream".

Общество указывает на то, что отличия в буквенном составе спорного обозначения "ICEKRIM" и английское слово "ice cream" не могут быть оценены как умышленное искажение орфографии. Считает, что при визуальном восприятии обозначения "ICEKRIM" невозможно однозначно увидеть в написании этого слова английское "ice cream". Спорное обозначение является цельным словесным элементом, тогда как английское выражение "ice cream" состоит из двух слов, некорректно оценивать искусственно образованное слово как умышленное искажение орфографии словосочетания, виду того, что слово состоит из букв, а словосочетание является синтаксической конструкцией. Сравниваемые обозначения характеризуются различным количеством букв: обозначение "ICEKRIM" содержит 7 букв, в английском выражении "ice cream" - 8 букв и пробел, при этом отличия выражаются в ином написании 3-х букв и в наличии пробела.

Кроме того, общество ссылается на уклонение Роспатента от оценки представленного при рассмотрении возражения заключения специалиста, согласно которому "Слово "ICEKRIM" не обнаруживает признаков искажения слова "ice cream", а частичное графическое и фонетическое совпадение этих слов не выходит за рамки ассоциативной игры на созвучии, характерной для индивидуально-авторского слова". Считает что Роспатент допустил существенное нарушение процедуры принятия оспариваемого решения.

По мнению заявителя, вывод о том, что заявленное обозначение в отношении иных товаров и услуг, кроме мороженого о несоответствии его положениям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ является необоснованным.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором поддерживает доводы обжалуемого решения, считает требования заявителя необоснованными и не соответствующими действующему законодательству об охране товарных знаков.

До судебного заседания в суд через систему "Мой Арбитр" от Роспатента поступили письменные пояснения, которые приобщены к материалам дела.

Представитель общества в судебном заседании поддержал заявленные требования, просил оспариваемое решение признать недействительным.

Представитель Роспатента в судебном заседании поддержал обжалуемое решение, просил заявленные требования оставить без удовлетворения по доводам, изложенным в отзыве.

Как следует из материалов дела, общество подало в Роспатент заявку N 2018706325 на регистрацию словесного обозначения "ICEKRIM" в отношении широкого перечня товаров 29, 30, 32, 33-го классов и услуг 43-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) (далее - спорная заявка), а именно в отношении товаров:

- 29-го класса МКТУ: "айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в пищу; альгинаты для кулинарных целей; анчоусы; арахис обработанный; артишоки консервированные; белки для кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны; варенье имбирное; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; водоросли морские обжаренные; гнезда птичьи съедобные; горох консервированный; грибы консервированные; дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; закваска сычужная; закуски легкие на основе фруктов; изделия колбасные; изюм; икра; икра баклажанная; икра кабачковая; икра рыб обработанная; йогурт; капуста квашеная; кефир [напиток молочный]; кимчи [блюдо из ферментированых овощей]; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; коктейли молочные; колбаса кровяная; композиции из обработанных фруктов; компоты [десерт из вареных фруктов]; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корнишоны; креветки неживые; креветки пильчатые неживые; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кумыс [напиток молочный]; лангусты неживые; лецитин для кулинарных целей; лосось неживой; лук консервированный; маргарин; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; мармелад, за исключением кондитерских изделий; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное для кулинарных целей; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски неживые; молоко; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко рисовое [заменитель молока]; молоко с повышенным содержание белка; молоко сгущенное; молоко соевое [заменитель молока]; молоко сухое; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; напитки молочные с преобладанием молока; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; оливки консервированные; омары неживые; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты молочные; продукты рыбные пищевые; простокваша [скисшее молоко]; птица домашняя неживая; пулькоги [корейское мясное блюдо]; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре томатное; пюре яблочное; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; ряженка [молоко топленное молочнокислого брожения]; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины неживые; свинина; сельдь неживая; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; супы овощные; сыворотка молочная; сыры; тахини [паста из семян кунжута]; творог соевый; трепанги неживые; голотурии неживые; трюфели консервированные; тунец неживой; устрицы неживые; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; филе рыб; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; фундук обработанный; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; ягоды консервированные; яйца улитки; яйца; якитори".

- 30-го класса МКТУ: "ароматизаторы; ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блюда на основе лапши; бриоши; булки; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; буррито; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютеновые для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей; тартрат калия кислый для кулинарных целей; каперсы; карамель [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; киш; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума; кускус [крупа]; лапша; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринады; марципан; мед; мисо [приправа]; паста соевая [приправа]; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; окономияки [японские пикантные блины]; орех мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет, запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для изготовления мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; резинки жевательные; релиш [приправа]; рис; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар пальмовый; сахар; семя анисовое; семя льняное для употребления в пищу; сироп золотой; сироп из мелассы; сладости; смесь тестовая для окономияки [японские пикантные блины]; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортилы; травы огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; цветы или листья, используемы в качестве заменителей чая; цзяоцзы [пельмени китайские]; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный".

- 32-го класса МКТУ: "аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; молоко арахисовое [напитки безалкогольные]; молоко миндальное [напиток]; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков".

- 33-го класса МКТУ: "аперитивы; арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые".

- 43-го класса МКТУ: "аренда помещений для проведения встреч; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом".

По результатам проведения экспертизы спорного обозначения Роспатент принял решение от 31.01.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров ввиду несоответствия обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, как способное ввести потребителей в заблуждение относительно места производства товаров и оказания услуг.

Заявитель 06.05.2019 обратился в Роспатент с возражением на указанное решение.

Не согласившись с решением экспертизы от 31.01.2020, заявитель обратился с возражением от 06.05.2019, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение "ICEKRIM" является искусственно образованным словом. Оно выполнено в латинице и является цельным словесным элементом;

- заявленное обозначение является фантазийным словом и не может быть воспринято как ложное и как способное ввести потребителя в заблуждение, так как не представляет собой и не содержит элементы, обладающие признаками правдоподобности, но не отвечающие действительности, и таким образом вводящие потребителя в заблуждение;

- поскольку слово "ICEKRIM" выполнено в латинице, то утверждать о том, что оно является сложносоставным словом на основании правил русского языка является неправомерным;

- нельзя оценивать слово "ICEKRIM" как сложносоставное слово английского языка, так как в английском языке отсутствует слово "KRIM";

- как указано в решении экспертизы и с чем согласен заявитель, часть заявленного обозначения "ICЕ" имеет перевод с английского языка "лед, ледяной", то есть эта часть заявленного слова может оцениваться как конкретное слово английского языка с определенным смысловым значением;

- согласно электронному словарю www.dic.academic.ru наименование полуострова "Крым" переводится как "Krim" с русского языка на немецкий, на норвежский и на венгерский;

- таким образом, заявленное обозначение состоит из двух слов: одно из которых - слово английского языка, а второе - слово либо немецкого, либо норвежского, либо венгерского языка. Однако слияние слов из разных языков нельзя оценивать как сложносоставное слово;

- элемент "KRIM" не воспроизводит официальное наименование региона и географическое наименование полуострова Крым, следовательно, не может оцениваться как указание на место производства товаров и услуг;

- транслитерация "КРИМ" является полисемантическим элементом, что предопределяет неоднозначность смыслового значения элемента "KRIM" при его применении в качестве части цельного слова "ICEKRIM";

- с целью установления вероятности введения потребителя в заблуждение регистрацией заявленного обозначения "ICEKRIM" на имя заявителя, по его поручению независимым маркетинговым агентством (ООО "Маркетинговое агентство "ДЕЛФИ"), были проведены исследования по установлению восприятия этого обозначения средним потребителем, согласно данному отчету основные ассоциации, которые возникают у потребителя при восприятии товарного знака "ICEKRIM" - это ассоциации с мороженым, что является логичным в связи с близкой фонетикой заявленного обозначения с наименованием мороженого на английском языке "ice cream". При этом является очевидным, что заявленное обозначение не является видовым наименованием мороженого, либо искажением наименования "ice cream", и воспринимается с этим продуктом только посредством ассоциаций;

- при восприятии обозначения "ICEKRIM" при применении к питьевой воде у основного количества респондентов возникли ассоциации, связанные с холодом.

С возражением заявитель представил следующие материалы:

1. Распечатки перевода заявленного обозначения "ICEKRIM", выполненного посредством электронных переводчиков https://translate.vandex.ru, https://translate.google.ru - 2 листа;

2. Копии страниц Большого англо-русского словаря, т. 2, М., Изд-во "Русский язык", 1977, стр. 833, распечатки перевода слова "Крым" на английский язык, выполненного посредством электронного переводчика https://translate.yandex.ru- 3 листа;

3. Распечатки перевода элемента "KRIM", выполненного посредством электронного переводчика https://translate.yandex.ru - 1 лист;

4. Распечатки транслитерации слова "Крым", выполненного посредством электронного транслит онлайн-переводчика https://translit-online.ru - 1 лист;

5. Распечатки перевода слова "Крым" с русского на все языки, выполненного посредством электронного переводчика на сайте dic.academic.ru - 4 листа;

6. Распечатки сведений из сети Интернет с сайтов: https://ru-wiki.ru; https ://ru. wikipedia. org, касающиеся сервиса для поиска информации Яндекс.Словари - 2 листа;

7. Распечатки сведений, касающихся слова "Krim", с сайта dic.academic.ru - 4 листа;

8. Распечатки сведений, касающихся слова "Krim", с сайта http://slowari.ru/word.Krim - 1 лист;

9. Распечатки сведений из Интернет, касающихся слова "Krim", при поиске по ссылке http://znachenieslova.ru/slovar/encyclopedic/krim - 2 листа;

10. Сведения о зарегистрированных товарных знаках, включающих элемент "KRIM" - 9 листов;

11. Сведения из ЕГРЮЛ об ООО "Маркетинговое агентство "Делфи" - 9 листов;

12. Отчет по результатам опроса на тему восприятия словесного товарного знака "ICEKRIM" - 20 листов.

Рассмотрев возражение заявителя, исследовав спорное обозначение и словарно-справочные источники, компетентный орган установил, что заявленное обозначение "ICEKRIM" содержит в своем составе английское слово "ICE", которое обозначает "лед; замораживать; ледяной" и словесную часть "KRIM", которая не является лексической единицей английского языка, и имеет перевод с немецкого языка в значении "Крым".

Установив, что словесные составляющие словесного элемента "ICEKRIM" являются словесными единицами разных языков, Роспатент указал, что словесное составляющее "KRIM" не будет восприниматься как название полуострова Крым, пришел к выводу о том, что заявленное обозначение "ICEKRIM" фонетически воспроизводит английское существительное "ice cream", которое переводится как "мороженое" и является распространенным и хорошо знакомым словом английского языка среди российских потребителей.

Таким образом, Роспатент пришел к выводу о том, что обозначение "ICEKRIM" воспринимается, несмотря на искаженное написание, в значении "мороженое" и для части заявленных товаров и услуг, которые представляют собой продукты, относящиеся к мороженому, содержат в своем составе мороженое и услуг, относящихся к области производства и реализации товара мороженое, будет указывать на вид, состав, назначение, в связи с чем, противоречит подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Для остальных товаров и услуг, не имеющих отношение к "мороженому", компетентный орган признал, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида, состава, свойств товаров и назначения услуг, в связи с чем, противоречит пункту 3 статьи 1483 ГК РФ.

Кроме того в решении отмечено, что заявителем представлен отчет по результатам опроса на тему восприятия словесного товарного знака "ICEKRIM", согласно которому более половины жителей Российской Федерации произносят слово "ICEKRIM" как "Айскрим" и ассоциации, которые вызывает данное обозначение, связаны с холодом или мороженым.

Указанные обстоятельства послужили основанием для вывода Роспатента о том, что заявленное обозначение не соответствует пунктам 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ.

Таки образом, Роспатент принял решение от 18.10.2019 об отказе в удовлетворении возражения заявителя, оставив в силе решение экспертизы об отказе в государственной регистрации спорного товарного знака с учетом новых обстоятельств, приведенных на заседании коллегии 17.07.2019.

Полагая, что решение Роспатента от 18.10.2019 нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской деятельности, не соответствует требованиям действующего законодательства, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения заявителя на отказ в регистрации товарного знака и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках его полномочий, что не оспаривается заявителем.

В пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 10) разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

С учетом даты подачи спорной заявки (20.02.2018) правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя ГК РФ, Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденные приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56), Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не применяются в отношении обозначений, которые: приобрели различительную способность в результате их использования; состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью (пункт 1.1. статьи 1483 ГК РФ).

Согласно положениям пункта 34 Правил N 482 в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

- простые геометрические фигуры, линии, числа;

- отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;

- общепринятые наименования;

- реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

- сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 35 Правил N 482 указанные в пункте 34 Правил N 482 элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11 статьи 1483 ГК РФ. Для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Как установлено в оспариваемом решении, заявленное обозначение "ICEKRIM" фонетически воспроизводит английское существительное "ice cream", которое переводится на русский язык как "мороженое" и является распространенным и хорошо знакомым словом английского языка среди российских потребителей.

Следовательно, Роспатент пришел к выводу о том, что заявленное обозначение "ICEKRIM" воспринимается, несмотря на искаженное написание, в значении "мороженое" и для части заявленных товаров и услуг, которые представляют собой продукты, относящиеся к мороженому, содержат в своем составе мороженое и услуг, относящихся к области производства и реализации товара мороженое, указывает на вид, состав, назначение, в связи с чем противоречит подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

В отношении части заявленных товаров, которые не являются мороженым, продуктом мороженого, не содержащих в своем составе такие продукты, а также услуг, не относящихся к деятельности в области производства мороженого или продуктов из мороженого, Роспатент пришел к выводу о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида, состава, свойств товаров и назначения услуг, в связи с чем, противоречит ГК РФ.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и отзыве на него, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, заслушав правовые позиции явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, Суд по интеллектуальным правам считает заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установил Роспатент, обозначение "ICEKRIM" по спорной заявке является словесным и выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 29, 30, 32, 33-го классов и услуг 43-го классов МКТУ, в том числе для товаров "фрукты замороженные" 29-го класса и товаров "вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; порошки для изготовления мороженого; сорбет [мороженое]" 30-го класса МКТУ.

Рассмотрев доводы возражения Общества, Роспатент пришел к выводу о том, что заявленное обозначение "ICEKRIM" фонетически воспроизводит английское существительное "ice cream", которое переводится на русский язык как "мороженое" и является распространенным и хорошо знакомым словом английского языка среди российских потребителей" и "в отношении товаров, "которые представляют собой продукты, относящиеся к мороженому, содержат в своем составе мороженое, и услуг, "относящихся к области производства и реализации товара мороженое" указывает на вид, состав, назначение".

Исходя из указанного, Роспатент пришел к выводу о неохраноспособности словесного обозначения "ICEKRIM" в отношении вышеуказанных товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, а также о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении иных товаров и услуг, в связи с наличием у него способности ввести в заблуждение потребителя относительно этих услуг на основании пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Исходя из изложенного, Роспатент отклонил доводы общества о фантазийности словесного элемента и охраноспособности обозначения и о том, что обозначение не противоречит требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ.

Между тем, применительно к данному спору, словесное обозначение заявлено для регистрации в отношении широкого перечня товаров 29, 30, 32-го классов и услуг 43-го класса МКТУ, в том числе таких, как товары "карамель [конфеты]", "конфеты", услуги "аренда помещений для проведения встреч; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом" и многие другие.

Указанные обстоятельства не приняты Роспатентом во внимание при принятии обжалуемого решения.

Проверив по доводам заявления выводы Роспатента о том, что словесный элемент спорного обозначения воспринимается исключительно в прямом (непереносном) значении и прямо указывает на конкретный результат оказания спорных услуг, судебная коллегия считает, что данные выводы сделаны с существенным нарушением процедуры принятия решения, вследствие чего обжалуемое решение не соответствует пункту 1 статьи 1483 ГК РФ и нарушает права заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности в силу следующего.

В соответствии с пунктом 34 Правил N 482 в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Такие элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 той же статьи (пункт 35 названных Правил).

Согласно пункту 2.2. Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации N 39) описательные элементы - это обозначения, используемые для указания вида товара, описания характеристик товара и сведений об изготовителе.

Заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям - исключительное право на их использование, т.к. у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар. Такие обозначения называются описательными.

Следует, однако, различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. Если в процессе экспертизы возникает вопрос - является ли элемент описательным, целесообразно исходить из следующего.

В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы:

1. Понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания?

2. Воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?

Таким образом, по смыслу пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и пункта 34 Правил N 482 для решения вопроса о том, относится ли словесный элемент к обозначениям, состоящим только из элементов характеризующих услуги, Роспатенту следовало провести сопоставительный анализ спорного обозначения и конкретных услуг для решения вопроса о том, является ли оно для них описательным или фантазийным.

Как следует из текста обжалуемого решения, вывод о несоответствии словесного обозначения "ICEKRIM" требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ сделан Роспатентом по отношению к указанным в заявке товарам, "относящимся к мороженому, содержащим в своем составе мороженое" и услугам "относящимся к области производства и реализации товара мороженое" и на основании того, что по отношению к ним "заявленное обозначение "ICEKRIM" воспринимается, несмотря на искаженное написание, в значении "мороженое" и для части заявленных товаров и услуг, которые представляют собой продукты, относящиеся к мороженому, содержат в своем составе мороженое и услуг, относящихся к области производства и реализации товара мороженое, указывает на вид, состав, назначение".

При этом Роспатент указал, что "заявленное обозначение "ICEKRIM" фонетически воспроизводит английское существительное "ice cream", которое переводится на русский язык как "мороженое" и является распространенным и хорошо знакомым словом английского языка среди российских потребителей".

Между тем в обжалуемом решении не приведены конкретные товары и услуги, в отношении которых сделан вывод о неохраноспособности словесного элемента по указанному основанию, ввиду чего невозможно установить, какие товары компетентный орган посчитал "относящимися к мороженому, содержащими в своем составе мороженое" и какие услуги являются "относящимися к области производства и реализации товара мороженое", в том числе отнесены ли к указанным товарам "карамель [конфеты]", "конфеты", а также услуги "аренда помещений для проведения встреч; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом", в отношении которых в государственной регистрации обозначения "ICEKRIM" также отказано.

Не приведен в обжалуемом решении и сопоставительный анализ спорного обозначения и конкретных товаров и услуг для решения вопроса о том, является ли оно для них описательным или фантазийным.

Судебная коллегия считает, что установление того, является ли спорное словесное обозначение описательным (характеризующим) или фантазийным путем сопоставительного анализа словесного элемента и конкретных товаров и услуг само по себе имеет существенное значение для проверки соответствия правовой охраны словесного элемента требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Проверив по доводам заявления выводы Роспатента о том, что спорное обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно спорных товаров и услуг, судебная коллегия считает, что указанные выводы сделаны с существенным нарушением процедуры принятия решения, вследствие чего обжалуемое решение не соответствует пункту 3 статьи 1483 ГК РФ и нарушает права заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности в силу следующего.

Согласно пункту 37 Правил N 482 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение в отношении товара или его изготовителя учитывается то, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, о его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Оценка обозначения на соответствие требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями - адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров. При этом данной нормой охватываются лишь обозначения, которые ложно указывают на свойства того товара, в отношении которого испрашивается правовая охрана. Обозначения, указывающие на не присущее товару свойство, которое рядовым, средним потребителем не может быть воспринято как правдоподобное, ложными в смысле подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не являются.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.01.2016 по делу N СИП-282/2015, от 16.07.2018 по делу N СИП-746/2017 и от 16.07.2018 по делу N СИП-747/2017.

Также аналогичное толкование ложности обозначения по смыслу указанной нормы изложено в подпунктах 1 и 2 пункта 3 Рекомендаций N 39.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "подпунктах 1 и 2 пункта 3" имеется в виду "абзацах 1 и 2 пункта 3.3"

В абзаце седьмом пункта 3 Рекомендаций N 39 указано, что вопрос о том, является ли обозначение ложным, рассматривается в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения. Одно и то же обозначение в отношении одних товаров может быть признано описательным, в отношении других - ложным, в отношении третьих - фантазийным. В этом же абзаце пункта 3 Рекомендаций N 39 приведен пример: обозначение "ОПЕРЕТТА" целесообразно признать описательным в отношении услуг театра оперетты, ложным - в отношении услуг театра драмы, фантазийным - в отношении товара "духи".

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "абзаце шестом пункта 3.1 Рекомендаций N 39"

Как отмечено в подпункте 2 пункта 3 Рекомендаций N 39, в отношении каждого элемента заявленного обозначения целесообразно ответить на вопрос: описывает ли элемент товары ложно; может ли элемент вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести потребителя в заблуждение. Если элемент признан ложным или способным ввести в заблуждение, целесообразно оценить, являются ли ложные указания правдоподобными; являются ли ассоциативные представления правдоподобными; поверит ли ложным указаниям и ассоциативным представлениям потребитель. Если элементы обозначения можно отнести к ложным или способным ввести в заблуждение, но неправдоподобным, обозначение нецелесообразно признавать ложным или способным ввести в заблуждение.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "подпункте 2 пункта 3" имеется в виду "абзаце 2 пункта 3.2"

Таким образом, предполагаемая ложная ассоциация обозначения относительно конкретных товаров и услуг, не обладающая признаками правдоподобности, сама по себе придает обозначению фантазийный характер. Регистрация таких обозначений возможна.

В связи с этим следует рассматривать обозначение на предмет признания его ложным в отношении конкретных услуг, для которых испрашивается регистрация обозначения, учитывая, что одно и то же обозначение может в отношении одних услуг быть признано описательным, в отношении других - ложным, в отношении третьих - фантазийным.

Как следует из текста обжалуемого решения, вывод о несоответствии спорного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ сделан Роспатентом в отношении "другой части заявленных товаров, которые не являются мороженым, продуктом мороженого, не содержащих в своем составе такие продукты, а также услуг, не относящихся к деятельности в области производства мороженого или продуктов из мороженого", в связи с наличием у обозначения способности ввести в заблуждение потребителя относительно этих товаров и услуг по смыслу пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

При этом, в оспариваемом обществом решении не приведен конкретный перечень услуг, в отношении которых сделан вывод о способности спорного обозначения ввести потребителей в заблуждение.

Также в тексте обжалуемого решения не приведено каких-либо иных мотивов в обоснование несоответствия словесного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, кроме описательного характера элемента "ICEKRIM" для товаров, "относящихся к мороженому, содержащих в своем составе мороженое", и услуг, "относящихся к области производства и реализации товара мороженое". В обжалуемом решении не указано, является ли обозначение описательным, фантазийным или ложным по отношению к конкретным товарам широкого перечня, как не указано и то, каким образом, например, к таким услугам, как "аренда помещений для проведения встреч; закусочные; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров" 43-го класса МКТУ использование спорного обозначения приведет к однозначной дезориентации потребителя в отношении услуг или сможет ввести потребителя в заблуждение в отношении их назначения.

Судебная коллегия считает, что установление того, является ли спорное словесное обозначение ложным, путем исследования ассоциативных представлений в отношении конкретных товаров и услуг само по себе имеет существенное значение для проверки соответствия правовой охраны обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

В отзыве и в письменных пояснениях Роспатент настаивает на правомерности выводов решения об описательности обозначения для части товаров и услуг, в обоснование чего приводит перечень товаров, представляющих собой, по его мнению, "мороженое, ингредиенты для его изготовления и включающих в свой состав мороженое", а именно: "йогурт; крем сливочный; молоко; напитки молочные с преобладанием молока; продукты молочные; ферменты молочные для кулинарных целей; фрукты замороженные", 30 класса МКТУ "мороженое; ароматизаторы; вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; лед пищевой; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; порошки для изготовления мороженого; сахар; сорбет [мороженое]". Кроме того Роспатента указал, что следует считать "сопутствующими данным товарам" услуги 43-го класса МКТУ "закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом".

В письменных пояснениях Роспатент также указал товары, для которых обозначение способно ввести потребителей в заблуждение, а именно: товары 29-го класса МКТУ "пюре томатное; рыба соленая; свинина; супы; капуста квашеная; сосиски; яйца", 30-го класса МКТУ "карри [приправа]; овес дробленый; чизбургеры [сэндвичи]; хлеб; мука картофельная; рис; ростки пшеницы для употребления в пищу", 32-го класса МКТУ "составы для изготовления газированной воды; пиво; сок томатный [напиток]; сусла", 33-го класса МКТУ "виски; водка; ром; сакэ; сидр грушевый", услуги 43-го класса МКТУ "аренда помещений для проведения встреч", а также "другие товары, не являющиеся мороженым и не содержащие в своем составе мороженое".

Судебная коллегия считает необходимым указать, что даже с учетом отзыва и письменных пояснений Роспатента, компетентный орган не определил конкретные товары, отнесенные им к "другим товарам, не являющимся мороженым и не содержащим в своем составе мороженое". Отзыв и письменные пояснения не могут компенсировать отсутствие в решении выводов (описательность или ложность обозначения), по которым компетентный орган отказал в регистрации обозначения для других товаров и услуг.

Не могут компенсировать отзыв и письменные пояснения Роспатента отсутствие в оспариваемом решении выводов, по которым компетентный орган считает, что спорное обозначение является описательным для конкретных услуг 43-го класса МКТУ "закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом".

В оспариваемом решении не приведены и выводы, по которым использование спорного обозначения для услуги 43-го класса МКТУ "аренда помещений для проведения встреч" приведет к однозначной дезориентации потребителя в отношении услуг или сможет ввести потребителя в заблуждение в отношении их назначения.

Суд по интеллектуальным правам отклоняет изложенные в отзыве и в письменных пояснениях доводы Роспатента, поскольку согласно правовой позиции, выраженной в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.01.2017 по делу N СИП-411/2016, мотивированные выводы, которые подлежат оценке со стороны суда, должны содержаться именно в оспариваемом решении Роспатента, а не в представленном в суд отзыве Роспатента на заявление лица, оспаривающего решение Роспатента.

Наличие в отзыве и в письменных пояснениях Роспатента дополнительных мотивов, обосновывающих правомерность принятия указанным лицом ненормативного правового акта, не устраняет его пороков. Указанная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.12.2019 по делу N СИП-516/2019.

При таких обстоятельствах вывод в обжалуемом решении о неохраноспособности словесного обозначения в отношении одной части товаров и услуг, сделанный без установления и учета описательности либо фантазийности этого элемента для конкретных товаров и услуг, не соответствует пункту 1 статьи 1483 ГК РФ, а вывод Роспатента о способности обозначения вводить потребителей в заблуждение относительно другой части товаров и услуг, сделанный без исследования ассоциативных представлений в отношении конкретных товаров и услуг, не соответствует пункту 3 статьи 1483 ГК РФ.

На основании вышеизложенного Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что Роспатент при рассмотрении возражения общества "Оптик Альянс" не дал оценку всем существенным обстоятельствам дела и доводам заявителя. Данное обстоятельство могло повлечь принятие Роспатентом незаконного решения по результатам рассмотрения возражения, и не может быть устранено на стадии последующего судебного контроля.

Согласно разъяснениям, приведенным в абзаце втором пункта 136 постановление Пленума N 10, при рассмотрении судом дел об оспаривании решений Роспатента следует учитывать, что нарушения Роспатентом, федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

Согласно пункту 138 постановления Пленума N 10 если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

В связи с изложенным, Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение общества с ограниченной ответственностью "Оптик Альянс" от 06.05.2019 по заявке N 2018706325, с учетом настоящего решения.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на Роспатент и подлежат взысканию с последнего в пользу общества с ограниченной ответственностью "Оптик Альянс".

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "Оптик Альянс" удовлетворить.

Признать решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.10.2019 об отказе в удовлетворении возражения от 06.05.2019 по заявке N 2018706325 недействительным как несоответствующее пунктам 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение общества с ограниченной ответственностью "Оптик Альянс" от 06.05.2019 по заявке N 2018706325.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу общества с ограниченной ответственностью "Оптик Альянс" 3 000 (Три тысячи) рублей судебных расходов за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Ю.М. Сидорская