Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 сентября 2020 г. по делу N СИП-365/2020 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку истцом подтверждена заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении услуг, для которых он зарегистрирован, а ответчиком не доказано его использование

Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 сентября 2020 г. по делу N СИП-365/2020

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 17 сентября 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 24 сентября 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Сидорской Ю.М.,

судей Борисовой Ю.В., Четвертаковой Е.С.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Амеличкиной И.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Калейдоскоп Групп" (Миллионная ул., д. 25, лит. А, пом. 10Н, оф. 5, Санкт-Петербург, 191186, ОГРН 1197847138147) к обществу с ограниченной ответственностью "Издательский дом "Калейдоскоп" (наб. Обводного канала, д. 21, корп. лит. А, Санкт-Петербург, 191167, ОГРН 1027809194016) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 155345 в отношении услуг 39-го и 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (123995, г. Москва, Бережковская наб., д. 30, корп. 1, г. Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Калейдоскоп Групп" - Пастернак В.С. (по доверенности от 31.01.2020);

от общества с ограниченной ответственностью "Издательский дом "Калейдоскоп" - Кроптов В.Н. (по доверенности от 23.07.2020 N 3), Афанасьев Н.О. (по доверенности от 08.07.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Калейдоскоп Групп" (далее - истец, общество "Управляющая компания Калейдоскоп Групп") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Издательский дом "Калейдоскоп" (далее - ответчик, общество "Издательский дом "Калейдоскоп") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 155345 в отношении услуг 39-го класса "туристические агентства, включенные в 39-й класс; организация круизов, путешествий, экскурсионных поездок" и 42-го класса "бронирование мест в гостиницах, пансионатах; художественный дизайн" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования (с учетом принятого судом изменения предмета иска в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование заявленных исковых требований общество "Управляющая компания Калейдоскоп Групп" указывает на то, что ответчик, являясь правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 155345, не использует его в течение трехлетнего периода, предшествующего предъявлению искового заявления, в отношении услуг 39-го и 42-го классов МКТУ. Истец заинтересован в прекращении правовой охраны товарного знака в отношении указанных категорий услуг, поскольку развивает сеть дизайнерских апарт-отелей и намерен использовать в своей коммерческой деятельности сходное до степени смешения со спорным товарным знаком обозначение. Для индивидуализации своей деятельности 12.12.2019 истец направил в Роспатент заявку N 2018751179 на регистрацию словесного обозначения "kaleidoscope" в качестве товарного знака в отношении однородных товаров и услуг, в регистрации товарного знака для индивидуализации услуг 39-го и 42-го классов МКТУ ему было отказано со ссылкой на товарный знак ответчика.

В отзыве на исковое заявление и письменных пояснениях ответчик полагает необоснованными доводы о неиспользовании им товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 155345 в отношении спорных видов услуг, указывает, что осуществляет деятельность по реализации индивидуальных экскурсионных маршрутов в Карелии и регион Тайпала (Финляндия), а также оказывает транспортные услуг иным туроператорам по перевозке туристических групп по экскурсионным туристическим маршрутам, при этом в состав услуг входит перевозка пассажиров, проведение экскурсий, оказание услуг по размещению туристов в гостиницах; в данной деятельности ответчик использует спорное обозначение. По мнению ответчика, истец не представил достаточные доказательства своей заинтересованности в досрочной прекращении правовой охраны товарного знака.

Роспатент в отзыве на исковое заявление указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования относится к компетенции Суда по интеллектуальным правам.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме.

Представители ответчика просили в удовлетворении исковых требований отказать.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд не направил, в отзыве на исковое заявление просил рассмотреть дело в отсутствие представителя Роспатента, в связи с чем дело рассмотрено в порядке части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие его представителя.

Как следует из материалов дела и установлено в судебном заседании, ответчик является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 155345 с датой приоритета 18.06.1996, зарегистрированного 18.08.1997 в отношении товаров 16-го класса МКТУ "альманахи, афиши, бланки, брошюры, буклеты, газеты, журналы, календари, издания печатные, каталоги, книги, периодические издания печатные, печатная продукция, тетради"; услуг 36-го класса МКТУ "агентства по операциям с недвижимым имуществом, включенные в 36 класс"; 39-го класса МКТУ "туристические агентства, включенные в 39 класс, организация круизов, путешествий, экскурсионных поездок"; 41-го класса МКТУ "издание книг, публикация текстовых материалов, за исключением рекламных, подготовка телевизионных и радиопрограмм"; 42 класса МКТУ "бронирование мест в гостиницах, пансионатах, художественный дизайн, офсетная печать, составление фоторепортажей".

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении услуг 39-го и 42-го классов МКТУ, общество "Управляющая компания Калейдоскоп Групп" направило 05.02.2020 в адрес общества "Издательский дом "Калейдоскоп" предложение об отказе от права на товарный знак в указанной части.

Недостижение сторонами договоренности в порядке досудебного урегулирования спора послужило основанием для обращения общества "Управляющая компания Калейдоскоп Групп" в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым иском.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей сторон, суд пришел к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения заявленных требований исходя из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что соответствует положениям абзаца четвертого пункта 1 статьи 1486 ГК РФ и подтверждается представленным в материалы дела предложением заинтересованного лица с доказательствами его направления 05.02.2020 ответчику (по юридическому адресу организации и адресу для переписки), а также соблюден двухмесячный срок ожидания ответа правообладателя с момента направления этого предложения и тридцатидневный срок на подачу искового заявления (исковое заявление подано в суд 06.05.2020).

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12, 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Согласно пункту 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

В пункте 162 Постановления N 10 разъяснено, что однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истец обосновал тем, что активно развивает собственную сеть дизайнерских апарт-отелей "Kaleidoscope", расположенных в центре г. Санкт-Петербурга, что соответствует услугам 42-го класса МКТУ "бронирование мест в гостиницах". В своей коммерческой деятельности истец оказывает услуги по сопровождению гостей в путешествиях (визовая поддержка, трансфер, организационная помощь иностранным туристам), которые входят в категорию услуг 39-го класса МКТУ "организация путешествий".

В судебном заседании представитель истца пояснил, что деятельность истца по оказанию услуг 42-го класса МКТУ "художественный дизайн" заключается в художественном оформлении гостиничных номеров, стоек регистрации и иных помещений в отелях сети "Калейдоскоп", а также подготовке рекламных материалов (вывески, листовки, визитки), в подтверждение чего сослался на общую презентацию сети дизайнерских апарт-отелей "Kaleidoscope", представленную в материалы дела. При этом представитель пояснил, что истцом производится оформление собственной сети гостиниц, а также оказываются услуги иным организациям, входящим в сеть отелей; однако доказательства оказания дизайнерских услуг сторонним организациям в материалы дела не представлены.

В подтверждение фактического осуществления деятельности в сфере гостиничного бизнеса общество "Управляющая компания Калейдоскоп Групп" представило в материалы дела общую презентацию сети дизайнерских апарт-отелей "Kaleidoscope", стандарты обслуживания в отелях сети "Kaleidoscope", инструкции по обслуживанию лестниц в отелях сети "Kaleidoscope", фотографии вывесок, рекламные материалы - листовки, визитки, сертификат о награде сервиса OneTwoTrip "Высокий рейтинг и исключительное качество услуг", сертификат о награде Национальной гостиничной премии, распечатку материалов официального аккаунта сети апарт-отелей "Kaleidoscope" в социальной сети "Instagram", распечатку сведений интернет-сайта https://kaleidoscopehotel.com, распечатки сведений специализированный сайтов для бронирования мест в отелях booking.com, hotels.com; https://www.tripadvisor.ru/, договоры истца с интернет-платформой booking.com (Booking.com B.V.) о предоставлении услуг по размещении информации об отелях сети "Калейдоскоп" на данной платформе.

В подтверждение фактического осуществления деятельности в сфере туризма истец сослался на общую презентацию сети дизайнерских апарт-отелей "Kaleidoscope", в которой сообщается, что в сети отелей "Калейдоскоп" гостям доступны такие услуги, как "информационная и визовая поддержка, предоставление полного пакета документов" и "трансфер для гостей в аэропорт, железнодорожный вокзал", а также на сведения специализированного сайта о путешествиях https://www.tripadvisor.ru/, где в описании отелей сети "Калейдоскоп" в перечне услуг указаны "трансфер из/до аэропорта" и "автобусный трансфер".

В подтверждение наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истец указывал, что 19.03.2018 подал заявку N 2018711553 на регистрацию обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 41, 43-го класса МКТУ.

По результатам проверки заявленного обозначения требованиям законодательства Роспатент, среди прочего, установил, что данное обозначение сходно до степени смешения со спорным товарным знаком в отношении услуг 41-го и 43-го классов МКТУ, в отношении которых испрашивалась правовая охрана, предложил заявителю в течение 6 месяцев представить свои доводы относительно приведенных мотивов, которые будут учтены при принятии решения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

Истец 17.03.2020 подал заявку N 2020713559 на регистрацию обозначения "" в качестве товарного знака в отношении услуг 41, 43-го класса МКТУ.

Сведения о принятии Роспатентом решения по результатам рассмотрения данной заявки на момент рассмотрения дела суду не представлены.

При установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначением, которое истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров/услуг.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Судебная коллегия отмечает, что сходство заявленных истцом на регистрацию в качестве товарного знака обозначений со спорным товарным знаком обусловлено наличием у них общего словесного элемента "Калейдоскоп" ("Kaleidoscope"). Сравниваемые обозначения совпадают по звуковому (фонетическому) и смысловому (семантическому) критериям. Несмотря на наличие в данных обозначениях графических различий, обусловленных наличием в обозначении по заявке N 2018711553 графического элемента, различием шрифтов, которыми выполнены обозначения, доминирующим в данном случае является словесный элемент "Калейдоскоп" ("Kaleidoscope"), в связи с чем указанные выше различия не влияют на возможность ассоциации сравниваемых обозначений в целом.

Кроме того, сходство данных обозначений было установлено Роспатентом при рассмотрении заявки N 2018711553 и не оспаривается лицами, участвующими в деле.

Судебная коллегия приходит к выводу, что услуги 41-го класса МКТУ "услуги гидов", 43-го класса МКТУ "агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; мотели; пансионы; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]", перечисленные в заявках N 2018711553 и N 2020713559, являются либо тождественными, либо однородными услугам 39-го класса МКТУ "туристические агентства, включенные в 39 класс, организация круизов, путешествий, экскурсионных поездок" и 42-го класса МКТУ "бронирование мест в гостиницах, пансионатах", для которых зарегистрирован товарный знак ответчика. Указанные обстоятельства сторонами не оспаривается.

Учитывая выявленную степень сходства сравниваемых обозначений и однородность услуг, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, и в отношении которых поданы заявки на регистрацию обозначения истцом, судебная коллегия приходит к выводу о вероятности смешения в гражданском обороте услуг, маркируемых спорным товарным знаком и заявленным истцом обозначением.

В силу статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Оценив в совокупности представленные истцом доказательства, суд пришел к выводу о том, что истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении услуг 39-го класса МКТУ "туристические агентства, включенные в 39 класс, организация круизов, путешествий, экскурсионных поездок" и 42-го класса МКТУ "бронирование мест в гостиницах, пансионатах", поскольку он является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте при осуществлении соответствующих видов деятельности, и уже использующим обозначение, сходное до степени смешения со спорным товарным знаком.

Судебная коллегия полагает, что истец не представил достаточные доказательства своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении услуги 42-го класса МКТУ "художественный дизайн" в связи со следующим.

Из представленных документов и пояснений представителя истца в судебном заседании следует, что деятельность истца в сфере дизайна заключается в художественном оформлении помещений и рекламных материалов собственной сети отелей, в то время как предоставление правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) имеет своей целью индивидуализацию товаров (услуг) правообладателя в гражданском обороте, следовательно, истец должен был подтвердить направленность своего интереса на оказание услуг по художественному дизайну широкому кругу потребителей, однако такие доказательства в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суду представлены не были.

Отсутствие доказательств заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении услуги 42-го класса МКТУ "художественный дизайн" является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований в данной части.

Признав заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в указанной выше части, судебная коллегия переходит к исследованию вопроса об использовании товарного знака.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ на правообладателе лежит бремя доказывания использования товарного знака.

В силу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из даты направления истцом предложения ответчику (05.02.2020), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 05.02.2017 по 04.02.2020 включительно.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Правовая позиция стороны ответчика, выраженная в отзыве на исковое заявление, письменных и устным пояснениях, относительно фактического использования спорного товарного знака заключается в том, что общество "Издательский дом "Калейдоскоп" в спорный период и настоящее время оказывало и оказывает услуги 39-го класса МКТУ "туристические агентства, включенные в 39 класс; организация круизов, путешествий, экскурсионных поездок" и 42-го класса МКТУ "бронирование мест в гостиницах, пансионатах".

В обоснование использования товарного знака общество "Издательский дом "Калейдоскоп" указывает, что осуществляет деятельность по оказанию транспортных услуг по перевозке туристических групп по экскурсионным туристическим маршрутам, при этом в состав услуг входит перевозка пассажиров, проведение экскурсий, оказание услуг по размещению туристов в гостиницах; разрабатывает и осуществляет самостоятельную реализацию индивидуальных экскурсионных маршрутов в Карелию и регион Тайпала, Финляндия. Ответчик также ссылается на то, что в 2018 - 2019 годах оказывал транспортно-экскурсионные услуги на основании отдельных заказ-нарядов с туроператорами и турагентствами в качестве турагента и субагента.

Ответчик также отмечает, что с января 2020 года ведет переговоры с туристическим агентством ООО "МТТРЕВЕЛ" о заключении субагентского договора о реализации туристского продукта, в рамках которого ответчик планирует осуществлять деятельность туристического агентства и реализовывать полный комплекс туристических услуг.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В подтверждение своей позиции о фактическом использовании товарного знака ответчик представил суду следующие документы:

выписку из ЕГРЮЛ, согласно которой основным видом деятельности общества "Издательский дом "Калейдоскоп" является издание журналов и периодических изданий; дополнительными видами деятельности, в том числе, являются деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, деятельность автомобильного грузового транспорта и услуг по перевозкам, деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания, деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах, деятельность туристических агентств. Из данной выписки также следует, что 03.06.2019 ответчику выдана лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами;

рекламную продукцию по турам в регион Тайпала, Финляндия (рекламные листовки, визитки, информация о турах, размещенная на интернет-сайте https://kanteletour.com, отзывы туристов, скриншоты видеороликов к экскурсиям ("Варианты маршрутов на Тайпале", "Дорогами памяти", "Отдых на Тайпале", "Гостевой дом - VIP отдых", "Фестиваль "Тайпале. Неизвестная битва"), а также компакт-диск с указанными видеороликами);

товарные чеки от 15.01.2019 N 30986 на изготовление листовок в количестве 30 штуки и N 30987 на изготовление визиток в количестве 200 штук;

договор от 01.01.2020 N 1/2020, заключенный между ответчиком и ООО "КАНТЕЛЕТУР" на оказание транспортных услуг по перевозке туристических групп по экскурсионным маршрутам; заказы-наряды от 03.01.2020 N 1/20, 04.05.2019 N 4/19, 05.01.2020 N 2/20, 05.06.2019 N 5/19, от 07.01.2018 N 2/18, 08.09.2018 N 6/18, 08.02.2020 N 4/20, акты приемки оказанных услуг от 03.01.2020 N 1, 04.05.2019 N 4, 05.01.2020 N 2, 05.06.2019 N 5, 07.01.2018 N 2, 08.09.2018 N 6, 10.02.2020 N 4, счета на оплату от 09.01.2020 N 1/2020, 29.05.2019 N 5, 09.01.2018 N 1, 07.09.2018 N 6, 07.02.2020 N 3/2020, платежные поручения от 09.01.2020 N 2, от 10.02.2020 N 5, от 07.05.2019 N 4, 12.09.2018 N 59 к нему, а также акты сверки взаимных расчетов за периоды 01.01.2018-31.12.2019, 2019 год, 01.01.2020-30.03.2020 между ответчиком и ООО "КАНТЕЛЕТУР" на оказание транспортных услуг по перевозкам пассажиров по туристическим экскурсионным поездкам;

акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2017 по 31.12.2019 между ответчиком и ООО "Вертикаль Плюс" на оказание транспортных услуг по перевозкам пассажиров по туристическим экскурсионным поездкам, а также заказы-наряды от 07.01.2018 N 2/18, 08.09.2018 N 6/18, 05.06.2019 N 5/19, счета на оплату от 09.01.2018 N 1, 07.09.2018 N 6, 29.05.2019 N 5, акты приемки оказанных услуг от 07.01.2018 N 2, 08.09.2018 N 6, 05.06.2019 N 5, платежное поручение от 04.06.2019 N 55, по оказанию ответчиком транспортных услуг по перевозкам пассажиров по экскурсионным туристическим поездкам;

проект субагентского договора между ответчиком и ООО "МТТРЕВЕЛ" с уведомлением от 25.03.2020 о приостановке переговоров по его заключению;

договор от 01.10.2018 N 1/2018, заключенный истцом с Дрызловым А.И. на оказание услуг по фото- и видеосъемке, а также акты оказанных услуг к нему от 20.11.2018, 24.12.2018 о создании рекламно-информационных видеороликов об автобусных туристических маршрутах;

договор от 01.12.2017 N 12/2017, заключенный истцом с Вырелкиным И.Н. на оказание услуг по фотосъемке, предметом которой являются события, происходящие во время пребывания туристов на базе отдыха и во время проведения экскурсий по маршрутам, организованным истцом с актом оказания услуг от 28.12.2018 N 12;

договор от 01.07.2017 N 07/2017, заключенный истцом с индивидуальным предпринимателем Истоминым Е.В. на оказание услуг по выездному питанию туристов;

распечатку сведений интернет-сайта http://www.airbnb.ru, на котором размещены предложения об аренде гостевого дома "Калейдоскоп" на берегу Ладожского озера;

письмо Межрегиональной общественной организации по поддержке культурных, этнических и народных традиций "Карельское содружество" от 25.12.2019 с выражением благодарности истцу за поддержку проекта "Международный этнофестиваль "Земля Калевалы", информационную и транспортную поддержку туров;

распечатку ленты сообщества Taipale в социальной сети "Facebook".

Кроме того, ответчик представил договор от 20.06.2012 об отчуждении исключительного права на спорный товарный знак в отношении услуг 36-го класса МКТУ "агентства по операциям с недвижимым имуществом, включенные в 36 класс", заключенный с закрытым акционерным обществом "КомЭстейт", который судебная коллегия не рассматривает как относимое доказательство по настоящему делу, поскольку данный договор заключен в отношении неоднородных со спорными услуг.

Суд также полагает не относящимися к предмету настоящего спора документы, представленные ответчиком о наличии у него исключительного права на товарный знак "ВНЕ ЗАКОНА" по свидетельству Российской Федерации N 259944 (сведения интернет-сайта fips.ru, свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) с приложением, лицензионный договор от 30.08.2005 N 78 с уведомлением о регистрации, лицензионный договор от 17.12.2010 N 01/10 с уведомлением о регистрации и платежными документами) и отчуждении данного исключительного права (договор от 30.09.2019, сведения интернет-сайта fips.ru, изменение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания), счет от 30.09.2019 N 10), а также сведения интернет-сайта reg-znaki.ru о товарных знаках с использованием слова "калейдоскоп".

Не обладают признаками допустимости следующие представленные ответчиком документы: прайс-лист по экскурсионным услугам (приложение N 4 к ходатайству от 25.07.2020), программа тура Vuorela OY, документы, поименованные как "факты визитов финских туристов на Тайпале и их отзывы о состоявшихся поездках, опубликованные в журнале "Suvannon Seutu", "копия электронного письма от 24.10.2018 в турфирму Resviaria (Финляндия)", поскольку представлены в материалы дела заверенного без надлежащим образом перевода на русский язык.

Оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные ответчиком документы в совокупности, судебная коллегия пришла к выводу о доказанности использования им товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 155345 в отношении услуг 39-го класса МКТУ "туристические агентства, включенные в 39 класс; организация круизов, путешествий, экскурсионных поездок", для которых он зарегистрирован. При этом судебная коллегия исходит из следующего.

В соответствии со статьей 1 Федеральным законом от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" туристской деятельностью признается туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий; турагентская деятельность - деятельность по продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем; туристский продукт - комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору о реализации туристского продукта.

По смыслу приведенной нормы деятельность туристических агентств включает в себя услуги по перевозке, размещению и экскурсионному обслуживанию туристов.

Как усматривается из представленных ответчиком документов, общество "Издательский дом "Калейдоскоп" осуществляло в подлежащий доказыванию период транспортное сопровождение экскурсионных поездок, организуемых туроператорами ООО "КАНТЕЛЕТУР" и ООО "Вертикаль Плюс", что подтверждается представленными в материалы дела договором от 01.01.2020 N 1/2020 с ООО "КАНТЕЛЕТУР", а также доказательствами его исполнения (актами об оказанных услугах, заказ-нарядах), а также документами по взаиморасчетам ответчика с ООО "Вертикаль Плюс" подтверждают осуществление данной деятельности ответчиком в спорный период.

Судом также установлено, что ответчик реализует собственный туристический продукт, а именно - организацию туристических поездок в Республику Карелия и регион Тайпала (Финляндия) с использованием спорного товарного знака.

Так, на визитках и иных рекламных материалах размещено словесное обозначение "Калейдоскоп", выполненное аналогичным зарегистрированному товарному знаку, в красном цвете с наложением букв. Исполнение обозначения в ином цвете в данном случае не изменяет существо этого товарного знака применительно к пункту 2 статьи 1486 ГК РФ.

Товарные чеки от 15.01.2019 N 30986 на изготовление листовок в количестве 30 штуки и N 30987 на изготовление визиток в количестве 200 штук подтверждают изготовление данных материалов в спорный период, в связи с чем суд отклоняет довод истца о невозможности определить момент создания данных документов.

Осуществление ответчиком деятельности по реализации туристического продукта подтверждается представленными договорами на оказание услуг по фото- и видеосъемке в экскурсиях, договором на оказание услуг по выездному питанию туристов, письмом Межрегиональной общественной организации по поддержке культурных, этнических и народных традиций "Карельское содружество" от 25.12.2019, распечаткой ленты сообщества Taipale в социальной сети "Facebook", которые также относятся к подлежащему доказыванию периоду.

Проект субагентского договора между ответчиком и ООО "МТТРЕВЕЛ" с уведомлением от 25.03.2020 не может служить подтверждением использования ответчиком спорного обозначения в подлежащий доказыванию период.

Вместе с тем судебная коллегия полагает, что представленные ответчиком доказательства в своей совокупности являются достаточными для подтверждения фактического осуществления ответчиком турагентской деятельности, деятельности по организации круизов, путешествий, экскурсионных поездок, а также использования спорного товарного знака при оказании услуг 39-го класса МКТУ "туристические агентства, включенные в 39 класс; организация круизов, путешествий, экскурсионных поездок", для которых зарегистрирован товарный знак.

Что касается услуг по бронированию мест в гостиницах, пансионатах, суд полагает, что ответчиком не доказано фактическое оказание данных услуг с использованием спорного товарного знака.

Представленные ответчиком материалы интернет-сайта http://www.airbnb.ru содержат сведения о предложениях аренды гостевого дома с названием "Калейдоскоп" на берегу Ладожского озера.

Однако из данных материалов не усматривается, что данные предложения исходят от ответчика, в частности, в качестве контактного лица указано: "хозяин, Elias".

Какие-либо доказательства принадлежности данного объекта недвижимости ответчику на праве собственности или ином вещном праве суду не представлены, равно как и не представлены доказательства фактического размещения ответчиком гостей в данном доме (заявки на бронирование, подтверждения бронирования, платежные документы и т.д.).

На основании изложенного судебная коллегия приходит к выводу, что ответчик не представил суду достаточные доказательства в подтверждение фактического использования спорного товарного знака в отношении услуги 42-го класса МКТУ "бронирование мест в гостиницах, пансионатах".

Исходя из изложенных обстоятельств, учитывая, что ответчиком не подтверждено фактическое использование спорного товарного знака в отношении услуг 42-го класса МКТУ "бронирование мест в гостиницах, пансионатах", для которых он зарегистрирован и в отношении которых истцом испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны в отношении указанных услуг, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований в данной части.

Судебные расходы в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

иск общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Калейдоскоп Групп" удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 155345 в отношении услуг 42-го класса Международной классификации товаров и услуг "бронирование мест в гостиницах, пансионатах" вследствие его неиспользования.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Издательский дом "Калейдоскоп" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Калейдоскоп Групп" судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Ю.М. Сидорская

Судья

Ю.В. Борисова

Судья

Е.С. Четвертакова