Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 октября 2020 г. по делу N СИП-799/2019 Суд признал недействительным решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления им правовой охраны товарному знаку, поскольку Роспатент как орган, осуществляющий публичные полномочия, не доказал законность и обоснованность принятого им решения

Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 октября 2020 г. по делу N СИП-799/2019

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 17 декабря 2020 г. N С01-686/2020 по делу N СИП-799/2019 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 30 сентября 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 2 октября 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Лапшиной И.В., Сидорской Ю.М.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Жегаловой А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Фудмаркет" (просп. Ленина, д. 63, пом. H2, г. Барнаул, ОГРН 1172225015995) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 26.07.2019.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Макаров Алексей Валерьевич (р.п. Кольцово, Новосибирская область, ОГРНИП 316547600086609).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Фудмаркет" - Козырев А.А. (по доверенности от 05.08.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Ларионова М.К. (по доверенности 01/32-45/41 от 27.01.2020), Субботин А.А. (по доверенности N 01/32-285/41 от 07.04.2020);

от индивидуального предпринимателя Макарова Алексея Валерьевича - Сергуняева И.А. (по доверенности от 09.08.2018), Белоусова Е.В. (по доверенности от 01.02.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Фудмаркет" (далее - общество "Фудмаркет") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 26.07.2019, принятого по результатам рассмотрения поступившего 17.12.2018 возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 647236, в части услуг 35-го и 43-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), с учетом уточнения заявленных требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Макаров Алексей Валерьевич (далее - предприниматель).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 20.03.2020 требования общества удовлетворены частично: решение Роспатента от 26.07.2019, признано недействительным в отношении услуг 43-го класса МКТУ как не соответствующее нормам пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). В остальной части в удовлетворении заявленных требований отказано. Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение общества "Фудмаркет" от 17.12.2018 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 647236 в отношении услуг 43-го класса МКТУ.

Постановлением президиум Суда по интеллектуальным правам от 06.07.2020 решение отменено в части, в которой решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.07.2019 в отношении услуг 43-го класса МКТУ признано недействительным, как несоответствующее пункту 1 статьи 1483 ГК РФ и в части распределения судебных расходов. В указанной части дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Роспатент ранее, при предыдущем рассмотрении дела представил отзыв на заявление, в котором поддержал доводы оспариваемого решения, ссылаясь на то, что требования заявителя являются необоснованными и не соответствуют действующему законодательству об охране товарных знаков.

При новом рассмотрении дела предприниматель представил дополнительный отзыв на исковое заявление, в котором указывает на отсутствие доказательств фактического ввода потребителей в заблуждение спорным обозначением и на то, что обозначение в целом не вошло во всеобщее употребление в качестве наименования супов том-ям. Ссылается на выводы Заключения N 75-2019 от 14.03.2019 ФГБУН Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук.

Предприниматель считает, что спорное обозначение в целом не является описательным, вызывает представление о товарах и услугах через ассоциации. Ссылается на то, что под обозначением "Tom Yum" (Том Ям) предлагаются к продаже различные блюда и соусы, например паста Том Ям, пицца Том Ям, суп соус Том Ям, салат Том Ям, лапша Том Ям и т.п. Кроме того, предприниматель указывает на фантазийность обозначения ввиду наличия в нем неохраняемого элемента "Bar" и изобразительного элемента в виде трех красных перцев.

В судебном заседании представитель общества заявленные требования поддержал.

Представители Роспатента возражали против удовлетворения заявления по мотивам, изложенным в отзыве.

Представители третьего лица в судебном заседании возражали против удовлетворения заявления по мотивам, изложенным в ранее приобщенных к материалам дела отзыве, письменных пояснениях, дополнительном отзыве.

Как следует из материалов дела, товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 647236 (далее - спорное обозначение) зарегистрирован по заявке N 2017704867 от 13.02.2017 на имя предпринимателя в отношении широкого перечня товаров 25, 29, 30, 32, 33-го классов и услуг 35-го, 43-го классов МКТУ.

В отношении 43-го класса МКТУ обозначение зарегистрировано для услуг: "аренда помещений для проведения встреч; закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом" (далее - спорный услуги 43-го класса МКТУ).

Общество 17.12.2018 обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, ссылаясь на её несоответствие пунктам 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 26.07.2019, которым возражение удовлетворено частично, предоставление правовой охраны спорному товарному знаку признано недействительным в отношении всех товаров 29-го и 30-го классов МКТУ. В признании предоставления правовой охраны спорному знаку недействительной в остальной части товаров и услуг отказано.

Не согласившись с выводами Роспатента, положенными в основу решения от 26.07.2019 (далее - оспариваемое решение), в части отказа в признании правовой охраны спорного знака недействительной в отношении услуг 35-го и 43-го классов МКТУ (с учетом уточненных требований), общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением о признании названного ненормативного правового акта недействительным в указанной части.

При новом рассмотрении дела судебная коллегия учитывает, что решение Суда по интеллектуальным правам от 20.03.2020 отменено в отношении услуг 43-го класса МКТУ как несоответствующее пункту 1 статьи 1483 ГК РФ, следовательно, настоящее дело подлежит новому рассмотрению в части доводов заявления о соответствии правовой охраны обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ в отношении услуг 43-го класса МКТУ.

Общество указывает, что в решении неправомерно не отражены и не исследованы поданные им возражения, считает, что Роспатент неправильно определил обстоятельства, имеющие значение для дела, неправильно применил положения подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

В обоснование довода о наличии предусмотренных подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ оснований для признания предоставления правовой охраны знаку недействительной также и для услуг 43-го классов МКТУ общество ссылается на то, что элемент "Tom Yum" является общеизвестным наименованием супа "том ям".

Общество считает ошибочным вывод Роспатента о том, что спорное обозначение для услуг 43-го классов МКТУ, оказываемых в сфере ресторанного бизнеса, аренды помещений и проката оборудования является фантазийным, не способным напрямую характеризовать эти услуг.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Заявление об оспаривании ненормативного правового акта подано Обществом в суд в срок, установленный частью 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, что иными участвующими в деле лицами не оспаривается.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 и заявителем не оспариваются.

В пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 10) разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативным правовым актам судом установлено следующее.

С учетом даты подачи заявки N 2017704867 (13.02.2017) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

Согласно статье 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации; товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

Положения указанного пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Рассмотрев возражение общества, Роспатент в отношении услуг 43-го класса МКТУ пришел к выводу о том, что оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, в котором доминирует словесный элемент "TomYum", выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, а слово "Bar", согласно регистрации спорного товарного знака, включено в его состав лишь в качестве неохраняемого элемента.

Кроме того, Роспатент установил, что доминирующий элемент "TomYum" представляет собой единое (неделимое) сочетание двух слов, являющееся определенной лексической единицей, имеющей определенное смысловое значение, а именно, что "tom yum" ("том ям") - это название одного из видов супов, характерного для тайской кухни и известного российским потребителям.

При этом Роспатент указал, что элемент "TomYum" ("том ям"), как название определенного известного вида супов, способен характеризовать определенные товары (супы, первые блюда), указывая на их определенный вид.

В отношении услуг "аренда помещений для проведения встреч; закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом" 43-го классов МКТУ Роспатент в оспариваемом решении указал, что словосочетание "TomYum" никак не может характеризовать такие услуги, так как вовсе не существует такого вида услуг как "TomYum" ("том ям") либо соответствующих их свойств, обозначаемых как "TomYum" ("том ям").

В оспариваемом решении указано, что словосочетание "TomYum" в отношении услуг 43-го класса МКТУ, оказываемых в сферах ресторанного бизнеса, аренды помещений и проката оборудования, является исключительно фантазийным, то есть семантически нейтральным, не способным каким-либо образом напрямую характеризовать эти услуги (например, не существует такого видового наименования у соответствующих организаций в данных сферах услуг, как "TomYum" или "том ям"), а существование возможности порождения этим словом в отношении данных услуг каких-либо дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций предопределяет исключительно наличие у него необходимой различительной способности для таких услуг.

Роспатент в оспариваемом решении также указал, что в сфере ресторанного бизнеса заведения общественного питания очень часто индивидуализируются с использованием наименований тех или иных видов товаров, блюд, напитков либо производных от них обозначений. Однако у потребителей соответствующих услуг никогда не возникают неправдоподобные представления о том, что в этих заведениях подают только лишь указанные в их названиях товары, блюда или напитки.

При этом Роспатент исходил из положений пункта 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знака от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации N 39) и указал, что наличие дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций при восприятии обозначения свидетельствует о наличии у этого обозначения различительной способности и об отсутствии у него какой-либо описательности.

Кроме того, Роспатент рассмотрел доводы заявителя о том, что элемент "TomYum" вошел во всеобщее употребление для обозначения товаров и услуг определенного вида и отклонил их ввиду отсутствия доказательств широкого и длительного использования различными лицами, в результате которого обозначение могло бы войти во всеобщее употребление для обозначения спорных товаров и услуг по смыслу подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Исходя из изложенного, Роспатент пришел к выводу о том, что не располагает какими-либо основаниями для признания элемента "TomYum" характеризующим спорные услуги 43-го класса МКТУ, то есть не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

В абзаце седьмом пункта 3 Рекомендаций N 39 указано, что вопрос о том, является ли обозначение ложным, рассматривается в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения. Одно и то же обозначение в отношении одних товаров может быть признано описательным, в отношении других - ложным, в отношении третьих - фантазийным.

Как отмечено в подпункте 2 пункта 3 Рекомендаций N 39, в отношении каждого элемента заявленного обозначения целесообразно ответить на вопрос: описывает ли элемент товары ложно; может ли элемент вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести потребителя в заблуждение. Если элемент признан ложным или способным ввести в заблуждение, целесообразно оценить, являются ли ложные указания правдоподобными; являются ли ассоциативные представления правдоподобными; поверит ли ложным указаниям и ассоциативным представлениям потребитель. Если элементы обозначения можно отнести к ложным или способным ввести в заблуждение, но неправдоподобным, обозначение нецелесообразно признавать ложным или способным ввести в заблуждение.

Таким образом, предполагаемая ложная ассоциация обозначения относительно конкретных товаров и услуг, не обладающая признаками правдоподобности, сама по себе придает обозначению фантазийный характер. Регистрация таких обозначений возможна.

В связи с этим следует рассматривать обозначение на предмет признания его ложным в отношении конкретных услуг, для которых испрашивается регистрация обозначения, учитывая, что одно и то же обозначение может в отношении одних услуг быть признано описательным, в отношении других - ложным, в отношении третьих - фантазийным.

Проверив по доводам заявления выводы Роспатента о том, что обозначение для спорных услуг 43-го класса МКТУ является фантазийным и не способным напрямую характеризовать такие услуги, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Доводы общества о том, что спорное обозначение не соответствует подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ для вышеприведенных услуг 43-го класса МКТУ сводятся к тому, что элемент "Tom Yum" является общеизвестным наименованием супа "том ям", национального блюда Лаоса и Таиланда, употребляемого также в Малайзии, в Сингапуре и в Индонезии, и способно характеризовать услуги, оказываемые в сфере ресторанного бизнеса, аренды помещений и проката оборудования.

При рассмотрении возражения Роспатент установил, что доминирующий элемент "TomYum" представляет собой название одного из видов супов, известного российским потребителям и указал, что элемент "TomYum", как название определенного известного вида супов, способен характеризовать определенные товары (супы, первые блюда). Данные обстоятельства лицами, участвующими в деле не оспариваются.

Доводы Роспатента и третьего лица о том, что "TomYum" является не только супом, но и иным готовым блюдом (пицца, салат и т.п.) не порочат вышеуказанный вывод Роспатента, который стал основанием для прекращения правовой охраны товарного знака в отношении товаров 29-го и 30-го классов МКТУ.

Как указано в постановлении президиум Суда по интеллектуальным правам от 06.07.2020 при новом рассмотрении настоящего дела надлежит оценить по существу выводы Роспатента о правомерности предоставления правовой охраны спорному товарному знаку для индивидуализации услуг 43-го класса МКТУ.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и отзывах на него, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, заслушав правовые позиции явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, Суд по интеллектуальным правам считает заявленные требования подлежащими удовлетворению в части признания решения от 26.07.2019 в отношении услуг "закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом" 43-го класса МКТУ недействительным как несоответствующего пункту 1 статьи 1483 ГК РФ в силе следующего.

В соответствии с пунктом 34 Правил N 482 в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Такие элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 той же статьи (пункт 35 названных Правил).

Согласно пункту 2.2. Рекомендаций N 39 описательные элементы - это обозначения, используемые для указания вида товара, описания характеристик товара и сведений об изготовителе.

Заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям - исключительное право на их использование, т.к. у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар. Такие обозначения называются описательными.

Следует, однако, различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. Если в процессе экспертизы возникает вопрос - является ли элемент описательным, целесообразно исходить из следующего.

В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы:

1. Понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания?

2. Воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?

Таким образом, по смыслу пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и пункта 34 Правил N 482 для решения вопроса о том, относится ли словесный элемент к обозначениям, состоящим только из элементов характеризующих услуги, следует провести сопоставительный анализ спорного обозначения и конкретных услуг для решения вопроса о том, является ли оно для них описательным или фантазийным.

Как указано выше, вывод о соответствии элемента "TomYum" требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ сделан Роспатентом по отношению к услугам 43-го классов МКТУ "оказываемых в сфере ресторанного бизнеса, аренды помещений и проката оборудования" на основании того, что по отношению к ним спорный элемент "является исключительно фантазийным, то есть семантически нейтральным, не способным каким-либо образом напрямую характеризовать указанные услуги, а существование возможности порождения этим словом в отношении данных услуг каких-либо дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций предопределяет исключительно наличие у него необходимой различительной способности для таких услуг".

Так Роспатент указал, что не существует такого видового наименования у соответствующих организаций в данных сферах услуг, как "TomYum" или "том ям". В сферах рекламных услуг и иных услуг помощи бизнесу не существует организаций, которые занимались бы рекламой и обеспечением благоприятных условий для продвижения на рынке исключительно лишь одних супов.

В отношении услуг, оказываемых в сфере ресторанного бизнеса, Роспатент указал, что заведения общественного питания очень часто индивидуализируются с использованием наименований тех или иных видов товаров, блюд, напитков либо производных от них обозначений (например, на сайте http://restoran.ru - рестораны "Вилла Паста", "Мацони на Павелецкой", "Вино и Бургер", "Ваниль", "Осетинские пироги", "Цукини", "Лепешка", "Мандарин. Лапша и утки", "Эларджи", "Шашлык Хаус", "Халва на Остоженке", "Плов", "Компот", "Саперави", "Капучино", "Пряности & Радости", "Лук Кафе", "Кинза", "Буфет Паштет", "Шницель", "Цинандали", "Хмель & Эль", "Ребрышки и Крылышки", "Рулет", "Кофе Тайм", "Горчица", "Сыр", "Хинкали Хаус", "Кальвадос", "Пюре", "Джем", "Мята", "Помидор Бакинский", "Лапша и Рис", "Каша # Малаша", "Крем Кафе", "Перец & Мята", "Груша", "Чиабатта", "Чай &Плов", "Инжир" и многие другие).

Судебная коллегия считает выводы Роспатента о восприятии спорного обозначения и конкретных услуг 43-го класса МКТУ, сделанные при решении вопроса о том, является ли элемент "TomYum" описательным или фантазийным не соответствующими пункту 34 Правил N 482 и пункту 1 статьи 1483 ГК РФ.

Как указано выше в обоснование вывода оспариваемого решения о правомерности предоставления правовой охраны спорному товарному знаку в отношении услуг 43-го класса МКТУ "аренда помещений для проведения встреч; закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом" положено мнение Роспатента, о том, что для каждой их указанных услуг словосочетание "TomYum" является исключительно фантазийным, то есть семантически нейтральным, не способным каким-либо образом напрямую характеризовать эти услуги, а существование возможности порождения этим словом в отношении данных услуг каких-либо дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций предопределяет исключительно наличие у него необходимой различительной способности для таких услуг. в отношении услуг 43-го класса МКТУ, оказываемых в сферах ресторанного бизнеса, аренды помещений и проката оборудования.

Суд по интеллектуальным правам учитывает, что оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ должна производиться исходя из восприятия этого обозначения средними потребителями - адресатами услуг, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров (услуг).

При этом следует учитывать, что для установления семантического значения словесного обозначения существенным является не точность отображения русскоязычного или иностранного текста буквами соответствующего алфавита по правилам транслитерации, а его восприятие российскими потребителями.

Самостоятельно оценив восприятие спорного товарного знака потребителями в отношении вышеназванных услуг 43-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, судебная коллегия считает оценку Роспатента законной только в части услуг "аренда помещений для проведения встреч; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; услуги баров; создание кулинарных скульптур". Обозначение "TomYum" действительно не характеризует напрямую названную деятельность или ее непосредственный результат (например, предоставленное помещение для проведения встреч, предоставленное кухонное оборудование (мебель, белье, посуду), создание кулинарных скульптур (в данном случае ТомЯм, как готовое блюдо, не может выступать в качестве скульптуры)).

В отношении услуг баров судебная коллегия учитывает включение в состав обозначения элемента "Bar" в качестве неохраняемого и то обстоятельство, что результатом услуг именно баров является не подача готовых блюд (супов), а подача напитков, главным образом алкогольных. В этой связи обозначение действительно не характеризует напрямую названную деятельность или ее непосредственный результат.

Вместе с тем, Роспатент, признав, что элемент "TomYum" является названием одного из видов супов, известного российским потребителям посчитал, что для услуг "закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом" обозначение не характеризует напрямую непосредственный результат указанной деятельность. Объективная действительность этого не подтверждает.

Так подача супов или иных готовых блюд является прямым результатом деятельности закусочных, кафе, кафетериев, ресторанов, ресторанов самообслуживания, услуг по приготовлению блюд и доставке их на дом. Для названных услуг обозначение "TomYum" указывает на предлагаемое готовое блюдо.

В связи с этим содержащийся в оспариваемом решении противоположный вывод Роспатента не может быть признан основанным на установленных фактических обстоятельствах и представленных в материалы дела доказательствах.

В части услуг "закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом" судебная коллегия соглашается с доводами Общества о том, что потребитель явно будет понимать, что эти предприятия общественного питания специализируется именно на этих видах блюд.

Судебная коллегия отклоняет доводы предпринимателя о том, что обозначение "" в целом не указывает на результат спорных услуг 43-го класса МТКУ, а только вызывает только ассоциативные представления и является для них фантазийным, ввиду наличия неохраняемого элемента "Bar" и изобразительного элемента в виде трех красных перцев, а также слитного написания элемента "TomYumBar".

При рассмотрении настоящего дела установлено, что доминирующий в обозначении словесный элемент "TomYum" является названием готового блюда - супа. Это обстоятельство отражено в решении Роспатента, и не оспаривается сторонами. Следовательно, для услуг, результатом которых является подача супов, спорное обозначение действительно будет являться описательным.

Ссылки Роспатента на судебную практику Суда по интеллектуальным правам, например по делу N СИП-54/2017 не подтверждают законность выводов оспариваемого решения относительно спорного обозначения. Так, например словесный элементы "песто" является соусом итальянской кухни и для ресторанных услуг, результатом которых выступает подача готовых блюд, указывает на эти блюда только через ассоциации, тогда как обозначение TomYum (ТомЯм) само по себе является названием готового блюда.

Суд по интеллектуальным правам считает, что спорное обозначение характеризует услуги "закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом" 43-го класса МКТУ и его правовая охраны в отношении указанных услуг не соответствует пункту 1 статьи 1483 ГК РФ.

Доводы Роспатента и третьего лица о наличии регистраций товарных знаков с использованием наименований готовых блюд для услуг 43-го класса МКТУ, а также другие дела, в которых в судебном порядке проверялись решения административного органа о регистрации иных обозначений в качестве товарных знаков, не могут быть приняты во внимание судебной коллегией, поскольку согласно позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.11.2006 N 8215/06, каждый товарный знак должен рассматриваться с учетом обстоятельств конкретного дела.

Довод третьего лица о том, что у потребителя спорное обозначение ассоциируется исключительно с предпринимателем до даты подачи в Роспатент возражения общества, не имеет правового значения для настоящего спора, поскольку правовые основания для прекращения паровой охраны товарного знака по пункту 1 статьи 1483 ГК РФ не обусловлено данным обстоятельством.

На основании изложенного Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о несоответствии оспариваемого ненормативного правового акта пункту 1 статьи 1483 ГК РФ в отношении услуг 43-го класса МКТУ "закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом".

Принимая во внимание вышеизложенное, Суд по интеллектуальным правам полагает, что решение Роспатента 26.07.2019 не соответствует пункту 1 статьи 1483 ГК РФ, нарушает права и законные интересы общества "Фудмаркет" в сфере предпринимательской деятельности. При этом суд приходит к выводу о том, что Роспатент как орган, осуществляющий публичные полномочия, не доказал законность и обоснованность принятого им решения.

В соответствии с частями 2 и 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

В резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц должны содержаться, в том числе, указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 138 Постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

Отменяя решение Роспатента, суд также вправе в случае признания установленными фактических обстоятельств, требующихся для вынесения соответствующего решения, обязать Роспатент выдать патент, предоставить правовую охрану товарному знаку, наименованию места происхождения товара или предоставить исключительное право на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, восстановить или аннулировать патент, восстановить или прекратить правовую охрану товарного знака, наименования места происхождения товара, аннулировать запись в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации и все свидетельства об исключительном праве на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара.

Коллегия судей считает, что в данном случае при рассмотрении настоящего дела установлены фактические обстоятельства, требующиеся для принятия соответствующего решения, в связи с чем в рамках восстановления нарушенных прав и законных интересов общества признает недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 647236 в отношении услуг 43-го класса МКТУ: "закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом" и обязывает Роспатент внести соответствующую запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на Роспатент и подлежат взысканию с последнего в пользу общества.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "Фудмаркет" удовлетворить частично.

Признать решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.07.2019, принятое по результатам рассмотрения возражения от 17.12.2018 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 647236 в отношении услуг 43-го класса "закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков недействительным как несоответствующее пункту 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. В остальной части требований отказать.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности в тридцатидневный срок с момента вступления настоящего судебного акта в законную силу аннулировать правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 647236 в отношении услуг 43-го класса МКТУ "закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом".

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу общества с ограниченной ответственностью "Фудмаркет" 3 000 (Три тысячи) рублей судебных расходов за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Ю.М. Сидорская