Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14 октября 2020 г. N С01-917/2019 по делу N А32-21638/2018 Суд направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции дело о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, поскольку, согласившись с доводами ответчика, не подтвержденными документально, и признав недоказанным истцом факт исполнения лицензионного договора, суды нарушили принцип состязательности и равноправия сторон

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14 октября 2020 г. N С01-917/2019 по делу N А32-21638/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 7 октября 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 14 октября 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей Мындря Д.И., Силаева Р.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Русмаш" (ул. Мира, д. 23, оф. 01, г. Электросталь, Московская обл., 144007, ОГРН 1085053002495) на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 03.03.2020 по делу N А32-21638/2018 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.07.2020 по тому же делу,

по иску общества с ограниченной ответственностью "Русмаш" к индивидуальному предпринимателю Саакян Виталию Армаисовичу (ст-ца Динская, Краснодарский край, ОГРНИП 317237500432494) о защите исключительных прав,

с участием в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, индивидуального предпринимателя Новикова Сергея Владимировича (ОГРНИП 312505305500019) и индивидуального предпринимателя Акимова Максима Николаевича (ИНН 231201136784).

В судебном заседании приняли участие представители общества с ограниченной ответственностью "Русмаш" - Юрьева О.Е. (по доверенности от 23.09.2020), Мишанский А.В. (по доверенности от 29.12.2018 N 1/12/2018).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Русмаш" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к индивидуальному предпринимателю Саакян Виталию Армаисовичу (далее - предприниматель Саакян В.А.) о взыскании 200 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 473042.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены индивидуальные предприниматели Новиков Сергей Владимирович и Акимов Максим Николаевич (далее - предприниматель Новиков С.В. и Акимов М.Н.).

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 16.05.2019, оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.07.2019, иск удовлетворен частично, с ответчика в пользу истца взыскано 10 000 рублей компенсации. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 03.10.2019 решение Арбитражного суда Краснодарского края от 16.05.2019 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.07.2019 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела решением Арбитражного суда Краснодарского края от 03.03.2020, оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.07.2020 в удовлетворении исковых требований отказано, с общества "Русмаш" в доход федерального бюджета взыскано 5 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, дело направить на новое рассмотрение.

В обоснование жалобы общество указало на то, что судами необоснованно признан ненадлежащим доказательством, представленный в обоснование заявленного размера компенсации лицензионный договор.

Вывод судов, по мнению истца, сделан с нарушением норм материального и процессуального права и противоречит сложившейся судебной практике по аналогичным делам.

Ответчик, третьи лица, отзывы на кассационную жалобу не представили.

В судебном заседании представители общества поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе, просили решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, дело направить на новое рассмотрение.

Ответчик и третьи лица, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, общество, являясь правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 473042, обращаясь в арбитражный суд с настоящим иском, указало, что 05.04.2018 предпринимателем в своем магазине реализован товар "Автоматический натяжитель цепи "ПИЛОТ" для автомобиля ВАЗ", упаковка которого содержит обозначение, сходное до степени смешения с указанным товарным знаком, разрешения ответчику на использование которого истец ответчику не давал.

В подтверждение факта реализации ответчиком спорного товара истцом в материалы дела представлены товарный и кассовый чеки от 05.04.2018, а также диск с видеозаписью.

Размер компенсации в сумме 200 000 руб., заявлен истцом в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

В обоснование заявленной суммы компенсации представлен лицензионный договор от 01.03.2016 N 2, по которому истцом за 100 000 рублей предпринимателю Новикову С.В. была предоставлена неисключительная лицензия использования данного товарного знака на срок до 13.09.2021.

Ответчик, возражая против исковых требований, указал на то, что представленный истцом в материалы дела лицензионный договор является недопустимым доказательством и не подтверждает реально существующую рыночную стоимость права использования спорного товарного знака, поскольку он заключен между аффилированными лицами, а также ввиду отсутствия в материалах дела доказательств исполнения данного договора как истцом, так предпринимателем Новиковым С.В.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении иска, пришел к выводу о том, что представленный истцом лицензионный договор в обоснование стоимость права использования товарного знака истца является недопустимым доказательством по делу, поскольку заключен между аффилированными лицами, а также поскольку истец не представил доказательств реального исполнения истцом и Новиковым С.В. указанного договора.

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции, оставив обжалуемое решение без изменения.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Факты принадлежности истцу исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 473042, а также нарушения этого права действиями ответчика по реализации спорного товара установлены судами на основании оценки представленных в материалы дела доказательств и не оспариваются лицами, участвующими в деле.

Доводы, изложенные в кассационной жалобе, сводятся к несогласию истца с выводом судов об отсутствии оснований для удовлетворения иска.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановления N 10) разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Как разъяснено в пункте 61 Постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, по правилам указанной нормы.

При этом суду, исходя из требования об установлении обстоятельств с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, надлежит также определять, на что конкретно направлены доводы ответчика о снижении размера компенсации - на оспаривание доказываемой истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, либо на установление обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного размера.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака, императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с расчетом размера компенсации, заявленным истцом, могут основываться на оспаривании заявленной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими такое несогласие.

В случае предъявления иска о взыскании компенсации, рассчитанной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, заявление ответчика о снижении размера компенсации по причине ее несоразмерности и чрезмерности, в свою очередь, должно быть обосновано обстоятельствами, предусмотренными постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" (далее - Постановление N 28-П).

Применительно к обстоятельствам данного дела расчет суммы компенсации, представленный истцом, должен быть проверен судом на основании данных о стоимости права использования товарного знака, сложившейся при сравнимых обстоятельствах в период, соотносимый с моментом правонарушения.

Суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Как усматривается из искового заявления общества (с учетом уточнения), оно обратилось с требованием о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, рассчитанной на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ (в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака), представив в подтверждение стоимости права использования принадлежащего ему товарного знака лицензионный договор от 01.03.2016 N 2.

В обоснование размера заявленной компенсации истцом также представлены доказательства внесения предпринимателем Новиковым С.В. платежей по договору за 2016 - 2017 гг. и отчет N 18И-11/184А об определении рыночной стоимости товарного знака N 473042.

В свою очередь ответчик, возражая против исковых требований указал на то, что представленный истцом в материалы дела лицензионный договор является недопустимым доказательством и не подтверждает реально существующую рыночную стоимость права использования спорного товарного знака, поскольку он заключен между аффилированными лицами, а также ввиду отсутствия в материалах дела доказательств исполнения данного договора как истцом, так предпринимателем Новиковым С.В.

Как было указано ранее, суды, оценив представленный истцом в подтверждение данных о стоимости права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 473042 лицензионный договор от 01.03.2016 N 2, согласились с доводами ответчика и пришли к выводу о том, что представленный истцом договор не является надлежащим доказательством, так как заключен между аффилированными лицами.

Вместе с тем суд кассационной инстанции полагает обоснованными доводы заявителя кассационной жалобы об ошибочности указанных выводов судов.

Суд кассационной инстанции отмечает, что само по себе отличие условий лицензионного договора (за исключением способа использования объекта интеллектуальных прав) и обстоятельств допущенного нарушения не является основанием для признания указанного договора недопустимым доказательством и для отказа в удовлетворении требования о взыскании компенсации.

Суд по интеллектуальным правам также обращает внимание на то, что в делах о взыскании компенсации аффилированность может учитываться (при наличии соответствующих доводов и доказательств, их обосновывающих) как обстоятельство, влияющее на стоимость права, указанную в лицензионном договоре. Наличие аффилированности между сторонами лицензионного договора не является основанием для признания указанного договора недопустимым доказательством для определения цены права пользования товарного знака и для отказа в удовлетворении требования о взыскании компенсации.

Суд кассационной инстанции исходит также из того, что лицензионный договор от 01.03.2016 N 2 недействительным не признан, о его фальсификации лицами, участвующими в деле, не заявлялось. Указанный договор зарегистрирован в Роспатенте в установленном законом порядке.

В обоснование расчета компенсации истцом в материалы дела представлены соответствующие доказательства: внесения предпринимателем Новиковым С.В. платежей по договору за 2016-2017 оды и отчет N 18И-11/184А об определении рыночной стоимости товарного знака N 473042.

Как указано выше, рассчитанная истцом компенсация в размере двукратной стоимости права может быть оспорена ответчиком путем представления иных лицензионных договоров или иных сведений о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование.

Вместе с тем из материалов дела не усматривается, что такие сведения были представлены ответчиком.

Суды, критически оценив представленные истцом доказательства, с учетом доводов ответчика, пришли к выводу о том, что истцом не подтверждено реальное исполнение лицензионного договора его сторонами.

Вместе с тем соответствующий вывод судов, нельзя признать достаточно обоснованным. Соответствующий вывод судов, очевидно, основан на предположениях, о том, что платежи по лицензионному договору произведенные предпринимателем Новиковым С.В., могли быть возвращены обществу "Русмаш", что виды экономической деятельности предпринимателя Новикова С.В. не предполагают возможность использования полученного по лицензионному договору права использования товарного знака, что отчет N 18И-11/184А об определении рыночной стоимости товарного знака N 473042 не содержит в себе сведения об использовании истцом при осуществлении своей хозяйственной деятельности конкретного товарного знака, поскольку общество "Русмаш" является обладателем как минимум двух товарных знаков.

В соответствии с частями 1 и 3 статьи 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон.

Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон.

Статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения ими процессуальных действий, оказывает содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.

Однако в данном случае суды в нарушение принципов равноправия сторон и состязательности, соглашаясь с доводами ответчика не подтвержденными документально, и признавая недоказанным истцом факта исполнения лицензионного договора, представленного в обосновании размера компенсации, пришли к незаконному и не основанному на материалах дела выводу об отсутствии оснований для удовлетворения искового требования.

Суд кассационной инстанции отмечает, что из материалов дела не усматривается, что ответчиком представлялись в подтверждение доводов отзыва на иск какие-либо доказательства, в том числе доказательства об иной стоимости права использования товарного знака истца. В обжалуемых судебных актах отсутствуют ссылки на конкретные доказательства, представленные ответчиком.

Кроме того, судами первой и апелляционной инстанции, при исследовании представленного истцом лицензионного договора, не принята во внимание судебная практика арбитражных судов по аналогичным спорам.

На основании изложенного доводы, приведенные в кассационной жалобе истца признаны судом кассационной инстанции обоснованными.

Таким образом, кассационная жалоба подлежит удовлетворению, а решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отмене с направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края (пункт 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть вышеизложенное, с учетом фактических обстоятельств дела, исходя из заявленных требований и возражений к ним, дать надлежащую оценку доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, а также представленным по делу доказательствам и, с учетом подлежащих применению норм материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 03.03.2020 по делу N А32-21638/2018 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.07.2020 по тому же делу отменить.

Дело N А32-21638/2018 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Д.И. Мындря

Судья

Р.В. Силаев