Определение Суда по интеллектуальным правам от 26 октября 2020 г. по делу N СИП-978/2019 "О назначении экспертизы"

Резолютивная часть определения объявлена 21 октября 2020 года.

Полный текст определения изготовлен 26 октября 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Сидорской Ю.М., Четвертаковой Е.С.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Лазаревой Е.А.,

рассматривал в судебном заседании заявление Шмотьева Сергея Федоровича (г. Екатеринбург) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 02.10.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения от 10.04.2019 против выдачи патента Российской Федерации на изобретение N 2235702.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Плинера Сергея Юрьевича (г. Екатеринбург) и общество с ограниченной ответственностью "Ника-Петротэк" (ул. Толмачева, д. 22, оф. 5, г. Екатеринбург, 620075, ОГРН 1147746303737).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Ника-Петротэк" - Зверева Н.С. (по доверенности от 13.01.2020), после перерыва Голунов С.А. (по доверенности от 14.01.2019);

от Шмотьева Сергея Федоровича - Михайлов А.В. (по доверенности от 23.11.2018), Величко Ю.В. (по доверенности 23.11.2018);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Старцева Д.Б. (по доверенности от 07.04.2020 N 01/32-264/41);

от Плинера Сергея Юрьевича - Абрамов Т.А. (по доверенности от 23.11.2018), после перерыва Михайлов А.В. (по доверенности от 23.11.2018).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

Шмотьев Сергей Федорович обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 02.10.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения от 10.04.2019 против выдачи патента Российской Федерации на изобретение N 2235702, которое было оставлено без движения до 09.01.2020.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Плинер Сергей Юрьевич и общество с ограниченной ответственностью "Ника-Петротэк" (далее - общество).

Шмотьевым С.Ф. и Плинером С.Ю. было заявлено ходатайство о назначении по настоящему делу судебной экспертизы.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 05.08.2020 в порядке, предусмотренном статьей 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, эксперту Хорошкееву Владимиру Александровичу было поручено проведение экспертизы по данному делу.

После проведения экспертизы и получения экспертного заключения обществом в ходатайстве о назначении повторной экспертизы заявлен отвод эксперту Хорошкееву В.А., мотивированный сомнением в его незаинтересованности и беспристрастности.

Суд, рассмотрев заявление общества об отводе эксперта Хорошкеева В.А., удовлетворил его.

Общество поддержало ходатайство о назначении повторной, дополнительной или новой экспертизы и представило кандидатуры экспертов: Ермаковой Елены Анатольевны, работающий в обществе с ограниченной ответственностью "Центр патентных судебных экспертиз"; Туленинова Алексея Николаевича, работающего в обществе с ограниченной ответственностью "Межрегиональное бюро судебных экспертиз им. Сикорского" и Лисовенко Виктора Борисовича.

Роспатент не возражал против назначения экспертизы, представил список вопросов, подлежащих постановке перед экспертом.

Шмотьев С.Ф. и Плинер С.Ю. возражали против удовлетворения ходатайства, вместе с тем представили список вопросов, подлежащих постановке перед экспертом, письмо-согласие на проведение экспертизы от кандидатуры эксперта Жаровой Натальи Игоревны, доказательства внесения денежных средств за проведение экспертизы на депозитный счет суда.

Обществом предложена следующая редакция вопросов подлежащих постановке:

1. Подтверждает ли описание к патенту РФ N 2235702 наличие причинно-следственной связи между отличительными признаками, заключающимися в том, что в качестве керамического материала используют метасиликат магния и/или кальция, а материал гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 и техническим результатом, заключающимся в повышении прочности при одновременном снижении твердости и насыпного веса керамических расклинивателей? Если да, то указать, откуда именно следует такой вывод?

2. Следует ли из описания к патенту N 2235702 то, что для достижения технического результата, заключающегося в повышении прочности при одновременном снижении твердости и насыпного веса керамических расклинивателей, достаточно использования только указанных отличительных признаков (в качестве керамического материала используют метасиликат магния и/или кальция, а материал гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 ), либо необходимо использование также иных признаков из описания изобретения (например, введение в смесь модифицирующих и спекающих добавок; измельчение метасиликатов магния и/или кальция производят до фракции менее 0,1 мм; и пр.)? Если да, то указать, откуда именно следует такой I вывод?

3. Следует ли из описания к патенту N 2235702 то, что способа изготовления керамических расклинивателей нефтяных скважин, заявленного в патенте N 2235702 отличается от способа изготовления приведенных в таблице описания расклинивателей из алюмосиликатов Боровичского комбината огнеупоров и ООО "ФОРЭС", только тем, что в качестве керамического материала используют метасиликат магния и/или кальция, а материал гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 ? Если да, то указать, откуда именно следует такой вывод?

4 Присущ ли техническому решению, известному из патентного документа N 2098618 С1 [13], признак изобретения по патенту N 2235702, заключающийся в том, что материал гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 ? Если да, то указать, откуда именно следует такой вывод?

Шмотьевым С.Ф. и Плинером С.Ю. были предложены следующие вопросы:

1. Можно ли рассматривать количественные характеристики керамических расклинивателей нефтяных скважин по изобретению согласно таблице из описания патента N 2235702 в качестве технического результата?

2. Следует ли из источников 1-28, возможность получения керамических расклинивателей с сопротивлением раздавливанию менее 21% разрушенных гранул при 86,1 , насыпной плотностью менее 1,7 или твердостью по Мооссу менее 8,0 посредством обжига керамического материала из метасиликата магния и/или метасиликата кальция с насыпным весом не менее 1,2 при температуре 1215-1290°С?

3. Верно ли, что керамические расклиниватели нефтяных скважин по изобретению согласно таблице из описания патента N 2235702 характеризуются сопротивлением раздавливанию менее 21% разрушенных гранул при 86,1 , насыпной плотностью менее 1,7 или твердостью по Мооссу менее 8,0?

Роспатент поддержал редакцию вопросов предложенных обществом.

Принимая во внимание характер спора, фактические обстоятельства дела, специфику спорного патента, суд, руководствуясь статьями 82 и 85 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации полагает необходимым назначить комплексную судебную экспертизу в области химии и патентоведения.

Обществом платежными поручениями N 27947286 от 11.06.2020 и N 31013144 от 12.10.2020 года внесены денежные средства на сумму 145 000 рублей за проведение экспертизы на депозитный счет суда.

Шмотьевым С.В. платежным поручением N 21513 от 20.10.2020 года на сумму 100 000 рублей внесены денежные средства за проведение экспертизы на депозитный счет суда.

C учетом представленных кандидатур экспертов и представленных в их обоснование документов, мнения лиц участвующих в деле по представленным кандидатурам, суд полагает необходимым поручить проведение комплексной экспертизы экспертам - Жаровой Наталье Игоревне, образование высшее по направлению "химическая технология и биотехнология", патентный поверенный Российской Федерации рег. N 1526, Евразийский патентный поверенный, свидетельство N 52 (стаж работы в области патентного дела с 2013 года), стаж работы в области химии с 2007; Туленинову Алексею Николаевичу, образование высшее, патентный поверенный Российской Федерации рег. N 1193, Евразийский патентный поверенный, свидетельство N 478 (стаж работы в области патентного дела с 2007 года).

Поскольку эксперт Жарова Н.И. обладает познаниями в области химии, она сможет ответить на вопросы, поставленные Шмотьевым С.Ф., относящиеся к экспертизе в части химии, а Туленинов А.Н. являясь патентным проверенным и стажем работы по проведению экспертиз, сможет ответить на вопросы общества, которые относятся к патентной части экспертизы.

В отношении кандидата Лисовенко В.Б. судом удовлетворено заявление о его отводе.

Учитывая, что в письме от 05.06.2020 (том 10 л.д. 48) указан трудовой стаж эксперта Туленинова А.Н., суд исходит из презумпции добросовестности поведения лица, представившего информацию, но ни лишен права истребовать документы, подтверждающие указанные обстоятельства при направлении в суд экспертного заключения.

Выслушав мнения лиц, участвующих в деле, в отношении представленных ими вопросов для постановки перед экспертом, исходя из предмета спора и фактических обстоятельств, которые необходимо установить для его разрешения, суд приходит к выводу о том, что перед экспертами следует поставить вопросы в редакции общества и Шмотьева С.Ф.

При изложенных обстоятельствах, в соответствии с ходатайством о назначении экспертизы, с целью разрешения вопросов, требующих специальных познаний в области химии и области патентной экспертизы суд считает необходимым назначить по делу комплексную судебную экспертизу (статья 85 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Руководствуясь частью 1 статьи 82, статьями 85, 159, 184-188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Назначить по делу комплексную судебную экспертизу.

2. Проведение экспертизы поручить экспертам: Жаровой Наталье Игоревне, образование высшее по направлению "химическая технология и биотехнология", патентный поверенный Российской Федерации рег. N 1526, Евразийский патентный поверенный, свидетельство N 52 (стаж работы в области патентного дела с 2013 года), стаж работы в области химии с 2007; Туленинову Алексею Николаевичу, образование высшее, патентный поверенный Российской Федерации рег. N 1193, Евразийский патентный поверенный, свидетельство N 478 (стаж работы в области патентного дела с 2007 года).

3. В распоряжение эксперта представить: патент Российской Федерации на изобретение N 2235702 "Способ изготовления керамических расклинивателей нефтяных скважин" с приоритетом от 10.10.2002, а также источники информации, указанные в решении Роспатента под N 1-28.

4. Поставить перед экспертами следующие вопросы:

4.1. Подтверждает ли описание к патенту РФ N 2235702 наличие причинно-следственной связи между отличительными признаками, заключающимися в том, что в качестве керамического материала используют метасиликат магния и/или кальция, а материал гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 и техническим результатом, заключающимся в повышении прочности при одновременном снижении твердости и насыпного веса керамических расклинивателей? Если да, то указать, откуда именно следует такой вывод?

4.2 Следует ли из описания к патенту N 2235702 то, что для достижения технического результата, заключающегося в повышении прочности при одновременном снижении твердости и насыпного веса керамических расклинивателей, достаточно использования только указанных отличительных признаков (в качестве керамического материала используют метасиликат магния и/или кальция, а материал гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 ), либо необходимо использование также иных признаков из описания изобретения (например, введение в смесь модифицирующих и спекающих добавок; измельчение метасиликатов магния и/или кальция производят до фракции менее 0,1 мм; и пр.)? Если да, то указать, откуда именно следует такой I вывод?

4.3 Следует ли из описания к патенту N 2235702 то, что способа изготовления керамических расклинивателей нефтяных скважин, заявленного в патенте N 2235702 отличается от способа изготовления приведенных в таблице описания расклинивателей из алюмосиликатов Боровичского комбината огнеупоров и ООО "ФОРЭС", только тем, что в качестве керамического материала используют метасиликат магния и/или кальция, а материал гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 ? Если да, то указать, откуда именно следует такой вывод?

4.5 Присущ ли техническому решению, известному из патентного документа N 2098618 С1 [13], признак изобретения по патенту N 2235702, заключающийся в том, что материал гранулируют до насыпного веса сырых гранул не менее 1,2 ? Если да, то указать, откуда именно следует такой вывод?

4.6 Можно ли рассматривать количественные характеристики керамических расклинивателей нефтяных скважин по изобретению согласно таблице из описания патента N 2235702 в качестве технического результата?

4.7 Следует ли из источников 1-28, возможность получения керамических расклинивателей с сопротивлением раздавливанию менее 21% разрушенных гранул при 86,1 , насыпной плотностью менее 1,7 или твердостью по Мооссу менее 8,0 посредством обжига керамического материала из метасиликата магния и/или метасиликата кальция с насыпным весом не менее 1,2 при температуре 1215-1290°С?

4.8 Верно ли, что керамические расклиниватели нефтяных скважин по изобретению согласно таблице из описания патента N 2235702 характеризуются сопротивлением раздавливанию менее 21% разрушенных гранул при 86,1 , насыпной плотностью менее 1,7 или твердостью по Мооссу менее 8,0?

5. Предупредить экспертов об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, направив в их адрес расписку, которая подлежат возврату в суд вместе с экспертным заключением.

6. Срок проведения экспертизы установить в течение 30 календарных дней с момента вручения экспертам документов необходимых для ее проведения.

7. Заключение по результатам экспертизы и счет-фактуру на оплату услуг по экспертизе направить в Суд по интеллектуальным правам по адресу: Огородный проезд, дом 5, строение 2, Москва, 127254.

Председательствующий

Н.Н. Погадаев

Судья

Ю.М. Сидорская

Судья

Е.С. Четвертакова