Определение Суда по интеллектуальным правам от 28 октября 2020 г. по делу N СИП-291/2020 "О назначении экспертизы"

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Сидорской Ю.М.,

судей - Голофаева В.В., Лапшиной И.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Амеличкиной И.В., рассматривал в открытом судебном заседании заявление иностранного лица открытого акционерного общества "Барановичский автоагрегатный завод" (225320, Беларусь, Брестская область, г. Барановичи, ул. Гагарина, 62, УНН 200167349, ОКПО 00231627) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 27.01.2020 N 2013107469/11 об отказе в удовлетворении возражений заявителя об оставлении в силе на территории Российской Федерации патента на изобретение N 2525345, признании патента недействительным.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ТрансЭлКон" (пр-т Мира, д. 101, стр. 2, эт. 1, пом. 1, ком. 3, Москва, 129085, ОГРН 1037700028618).

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества "Барановичский автоагрегатный завод" - Москвич А.С., Федорова Д.И. (по доверенности от 25.02.2020 N 55/1323);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности с использованием системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" - Барбашин В.А. (по доверенности от 07.04.2020);

от общества с ограниченной ответственностью "ТрансЭлКон" - Щедрин Д.М. (по доверенности от 05.06.2020), Курашко А.Г. (по доверенности от 05.06.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо открытое акционерное общество "Барановичский автоагрегатный завод" (далее - заявитель, Барановичский автоагрегатный завод) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 27.01.2020 N 2013107469/11 об отказе в удовлетворении возражений заявителя об оставлении в силе на территории Российской Федерации патента на изобретение N 2525345, признании патента недействительным.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ТрансЭлКон" (далее - третье лицо, общество "ТрансЭлКон").

Барановичский автоагрегатный завод, общество "ТрансЭлКон" заявили ходатайства о назначении судебной экспертизы, в обоснование которых указали на необходимость установления по делу обстоятельств, требующих специальных познаний.

В судебном заседании представители заявителя и третьего лица поддержали свои ходатайства и позиции относительно кандидатуры экспертов и круга вопросов, подлежащих разрешению в ходе проведения экспертизы, с учетом представленных дополнений к ходатайствам.

Представитель Роспатента против назначения экспертизы не возражал, представил и поддержал в судебном заседании позицию относительно перечня вопросов эксперту.

Согласно положениям статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Судебная коллегия полагает, что с учетом предмета спора и подлежащих выяснению обстоятельств, имеющих существенное значение для дела, имеется необходимость применения при рассмотрении дела специальных знаний, в связи с чем заявленные ходатайства о назначении экспертизы подлежат удовлетворению.

Заявляя ходатайство о назначении судебной экспертизы в окончательном его варианте, заявитель предложил следующие кандидатуры экспертов:

- Григорьев Юрий Васильевич, в 1972 году получил высшее образование по специальности "Вакуумная техника электрофизических установок", кандидат технических наук с 1980 года, доцент МГТУ имени Н.Э. Баумана с 2016 года, представлено письмо-согласие на проведение экспертизы, сертификаты соответствия в области судебной экспертизы;

- Сулимова Елена Борисовна, в 1972 году получила высшее образование по специальности "Инженер-механик", в 1978 получила образование по специальности "Патентоведение", патентный поверенный, евразийский патентный поверенный, представлено письмо-согласие на проведение экспертизы, сертификаты соответствия в области судебной экспертизы;

- Григорьева Татьяна Викторовна, в 1972 году получила высшее техническое образование по специальности "Конструирование и производство радиоаппаратуры", имеет патентное образование (1978 год), патентный поверенный, евразийский патентный поверенный, представлены сертификаты соответствия в области судебной экспертизы.

В обоснование предложенных кандидатур экспертов заявитель представил о наличии у них соответствующей квалификации, стажа работы по специальности, опыта по проведению судебных экспертиз.

Заявитель перечислил на депозитный счет суда денежные средства в размере 100 000 рублей, что подтверждается платежным поручением от 22.09.2020 N 279.

На разрешение экспертизы заявитель просит поставить следующие вопросы:

1) возможно ли осуществление гидравлического демпфера недифференциального типа строго в том виде, как оно охарактеризовано в каждом их пунктов формулы патента на изобретение N 2525345 и строго в том виде, в котором он описан в патенте на изобретение N 2525345 и возможна ли последующая работоспособность гидравлического демпфера недифференциального типа строго в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы патента на изобретение N 2525345 и строго в том виде, в котором он описан в патенте на изобретение N 2525345?

2) в случае осуществления гидравлического демпфера недифференциального типа по любому из пунктов формулы, действительно ли возможна реализация назначения функционала демпфирования (гашения) колебаний подвижного состава, при этом, чтобы данная функция демпфирования колебаний осуществлялась посредством недифференциальных цилиндров, включая какой признак или какая совокупность признаков формулы изобретения обеспечивает недифференциальность, указанному гидравлическому демпферу и есть ли подтверждение недифференциальности демпфера в описании патента на изобретение N 2525345?

3) обеспечивается ли функционирование поршня со штоком в их возвратно-поступательном перемещении, согласно техническим данным, приведённым в описании и в формуле патента на изобретение N 2525345, а также в уровне техники, опубликованном до даты приоритета патента на изобретение N 2525345, который можно применить к техническому решению, указанному в патенте без какого-либо творческого вклада, включая возможность клапана, раскрытого в описании и в формуле патента на изобретение N 2525345, быть реализованным посредством набора дисков, при этом сохраняя функционал демпфирования (гашения) колебаний подвижного состава?

4) содержатся ли следующие признаки или эквиваленты признакам формулы изобретения N 2525345 в любом из патентов Российской Федерации N 97641, N 2128302, N 118000, N 117999, N 114115, N 106699, N 97461, N 2111868, N 2128302 или в документе "Руководство по войсковому ремонту мотоциклов К-750В и МВ-750", Москва, Военное издательство Министерства обороны СССР, 1967: "клапанный блок имеет обратный и предохранительный клапаны"; "нефифференциальный тип", "отношение площади проходного сечения дроссельного канала, сообщающего штоковую и поршневую полости к площади проходного сечения дроссельного канала, сообщающего поршневую и рекуперативную полости, не меньше отношения площади штоковой полости к площади штока"?

Общество "ТрансЭлКон" в ходатайстве и дополнительных пояснениях просило поручить проведение экспертизы следующим экспертам:

- Андреева Мария Юрьевна, получила высшее образование по специальности "Физика металлов" в 1990 году, кандидат технических наук с 1995 года, патентный поверенный, евразийский патентный поверенный, представлено письмо-согласие на проведение экспертизы, сертификаты соответствия в области судебной экспертизы;

- Кудаков Андрей Дмитриевич, получил высшее образование по специальности "Физика" в 1983 году, кандидат физико-математических наук с 1988 года, с 2009 года по настоящее время начальник патентного отдела физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, патентный поверенный, евразийский патентный поверенный, представлено письмо-согласие на проведение экспертизы, сертификаты соответствия в области судебной экспертизы;

- сотрудник экспертного учреждения "Центр патентных судебных экспертиз" Ермакова Елена Анатольевна, в 1984 году получила высшее образование по специальности "Автоматизация и комплексная механизация химико-технологических процессов", патентный поверенный, евразийский патентный поверенный, представлено письмо-согласие на проведение экспертизы, сертификаты соответствия в области судебной экспертизы.

Общество "ТрансЭлКон" также возражало против назначения в качестве эксперта Сулимовой Елены Борисовны, мотивировало возражение тем, что указанная в ее согласии стоимость экспертизы существенно превосходит сумму денежных средств, которую заявитель перевел на депозит суда, а также тем, что экспертное заключение данного эксперта было отклонено судами всех инстанций в рамках иного дела.

В отношении кандидатуры эксперта Григорьева Юрия Васильевича третье лицо отметило, что он не является патентным поверенным, его квалификация как эксперта в области патентоведения и опыт проведения судебных патентно-технических экспертиз документально не подтверждены.

На разрешение эксперта общество "ТрансЭлКон" просит поставить следующие вопросы:

1) содержится ли в патенте на полезную модель N 97641 следующий признак формулы изобретения N 2525345 "клапанный блок имеет обратный и предохранительный клапаны"?

2) содержится ли признак формулы изобретения N 2525345 "отношение площади проходного сечения дроссельного канала, сообщающего штоковую и поршневую полости к площади проходного сечения дроссельного канала, сообщающего поршневую и рекуперативную полости, не меньше отношения площади штоковой полости к площади штока" в каком-либо из следующих источников информации: патент на полезную модель N 97461; патент на изобретение N 2128302?

3) содержится ли признак формулы изобретения N 2525345 "гидравлический демпфер недифференциального типа" в каком-либо из следующих источников информации: "Руководство по войсковому ремонту мотоциклов К-750В и МВ-750", Москва, Военное издательство Министерства обороны СССР, 1967; патент на полезную модель N 118000; патент на полезную модель N 117999; патент на полезную модель N 114115; патент на полезную модель N 106699; патент на полезную модель N 97461; патент на изобретение N 2111868; патент на изобретение N 2128302?

4) возможно ли осуществление следующего признака формулы изобретения N 2525345 "разгрузочные клапаны как хода сжатия, так и хода растяжения выполнены в виде одного пружинного диска поршня"?

5) возможно ли осуществление следующего признака формулы изобретения N 2525345 "предохранительный клапан в клапанном блоке выполнен в виде как минимум одного предварительно поджатого пружинного диска"?

Общество "ТрансЭлКон" также представило платежное поручение от 14.07.2020 N 131 на перечисление денежных средств в размере 100 000 рублей на депозитный счет Суда по интеллектуальным правам в качестве обеспечения оплаты стоимости расходов по проведению экспертизы.

Роспатент представил следующий перечень вопросов для эксперта:

1) содержится ли в описании и в независимом пункте 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2525345 указание назначения изобретения?

2) приведены ли в содержащихся на дату подачи материалах заявки N 2013107469 средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения по патенту Российской Федерации N 2525345 в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте 1 формулы изобретения?

3) приведены ли в описании и чертежах к патенту Российской Федерации N 2525345 достаточные сведения о средствах и методах, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте 1 формулы, с реализацией им своего назначения?

4) известны ли из источников информации, представленных вместе с возражением, а именно: интернет-распечатка с сайта https://mmoto.tk/технические-данные-поподвеске-задне на 4 стр.; "Руководство по войсковому ремонту мотоциклов К-750В и МВ-750", Москва, Военное издательство Министерства обороны СССР, 1967; патентный документ RU 118000 U1, опубликованный 10.07.2012; патентный документ RU 117999 U1, опубликованный 10.07.2012; патентный документ RU 114115 U1, опубликованный 10.03.2012; патентный документ RU 106699 U1, опубликованный 20.07.2011; патентный документ RU 97461 U1, опубликованный 10.09.2010; патентный документ RU 2111868 С1, опубликованный 27.05.1998; патентный документ RU 2128302 С1, опубликованный 27.03.1999, следующие признаки, содержащиеся в независимом пункте 1 формулы изобретения по патенту РФ N 2525345: гидравлический демпфер является демпфером недифференциального типа; клапанный блок имеет обратный и предохранительный клапаны; отношение площади проходного сечения дроссельного канала, сообщающего штоковую и поршневую полости, к площади проходного сечения дроссельного канала, сообщающего поршневую и рекуперативную полости, не меньше отношения площади штоковой полости к площади штока (если да, указать, откуда это следует)?

Принимая во внимание имеющиеся в представленных в дело документах сведения о квалификации, научном и практическом опыте лиц, чьи кандидатуры предложены в качестве экспертов, сроках, стоимости предстоящего исследования, полагает необходимым поручить проведение экспертизы Кудакову Андрею Дмитриевичу.

Данное лицо обладает необходимым для проведения экспертизы образовательным, научным уровнем и практическим стажем, что подтверждается представленными документами, а именно: дипломом о высшем образовании по специальности "физика", выданным Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова в 1983 году; дипломом кандидата физико-математических наук (1988 год); свидетельством патентного поверенного; свидетельством евразийского патентного поверенного; дипломом Европейской академии естественных наук; трудовой книжкой (стаж работы по специальности с 1983 года); справкой Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Вместе с тем, суд отмечает, что представленный диплом кандидата юридических наук, выданный Кудакову Андрею Дмитриевичу в 2006 году не свидетельствует о наличии необходимой для проведения экспертизы квалификации, поскольку в ходе проведения экспертизы не подлежат разрешению вопросы права.

Заявленная стоимость работ по проведению экспертизы Кудаковым А.Д. составляет 100 000 рублей.

Предусмотренные статьями 21 и 23 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для отвода данного эксперта отсутствуют.

В соответствии с частью 2 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, определяются арбитражным судом. Лица, участвующие в деле, вправе представить в арбитражный суд вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы. Отклонение вопросов, представленных лицами, участвующими в деле, суд обязан мотивировать.

Поскольку лицами, участвующими в деле, не достигнуто соглашение относительно перечня вопросов, подлежащих разрешению экспертом, суд с учетом изложенных ими предложений формулирует перечень вопросов, разрешение которых необходимо для определения патентоспособности спорного изобретения по критериям изобретательского уровня и промышленной применимости, поскольку данные вопросы соответствуют применимым нормам материального права и фактическим обстоятельствам спора, подлежащим исследованию и установлению в настоящем деле.

При этом судебная коллегия отклоняет предложенный заявителем вопрос: "обеспечивается ли функционирование поршня со штоком в их возвратно-поступательном перемещении, согласно техническим данным, приведённым в описании и в формуле патента на изобретение N 2525345, а также в уровне техники, опубликованном до даты приоритета патента на изобретение N 2525345, который можно применить к техническому решению, указанному в патенте без какого-либо творческого вклада, включая возможность клапана, раскрытого в описании и в формуле патента на изобретение N 2525345, быть реализованным посредством набора дисков, при этом сохраняя функционал демпфирования (гашения) колебаний подвижного состава?", поскольку данные обстоятельства не входят в предмет доказывания по делу.

Суд также отмечает, что предложенный Роспатентом вопрос "содержится ли в описании и в независимом пункте 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2525345 указание назначения изобретения?" не требует специальных познаний в области науки и техники, в связи с чем подлежит отклонению.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 82, 108, 159, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Назначить по делу N СИП-291/2020 судебную патентно-техническую экспертизу.

2. Проведение экспертизы поручить Кудакову Андрею Дмитриевичу (начальнику патентного отдела физического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова).

3. В распоряжение эксперта предоставить материалы судебного дела N СИП-291/2020 (спорный патент N 2525345 и материалы, приложенные к возражению). Предложить эксперту самостоятельно ознакомиться с материалами дела в электронной форме с использованием информационной системы "Картотека арбитражных дел", обеспечив подачу в суд соответствующего ходатайства посредством электронного сервиса "Мой арбитр".

4. Поставить перед экспертом следующие вопросы:

1) приведены ли в содержащихся на дату подачи материалах заявки N 2013107469 средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения по патенту Российской Федерации N 2525345 в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте 1 формулы изобретения?

2) приведены ли в описании и чертежах к патенту Российской Федерации N 2525345 достаточные сведения о средствах и методах, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте 1 формулы, с реализацией им своего назначения?

3) возможно ли осуществление гидравлического демпфера недифференциального типа строго в том виде, как он охарактеризован в каждом их пунктов формулы патента на изобретение N 2525345 и строго в том виде, в котором он описан в патенте на изобретение N 2525345 и возможна ли последующая работоспособность гидравлического демпфера недифференциального типа строго в том виде, как он охарактеризован в каждом из пунктов формулы патента на изобретение N 2525345 и строго в том виде, в котором он описан в патенте на изобретение N 2525345?

4) в случае осуществления гидравлического демпфера недифференциального типа по любому из пунктов формулы, действительно ли возможна реализация назначения функционала демпфирования (гашения) колебаний подвижного состава, при этом, чтобы данная функция демпфирования колебаний осуществлялась посредством недифференциальных цилиндров, включая какой признак или какая совокупность признаков формулы изобретения обеспечивает недифференциальность, указанному гидравлическому демпферу и есть ли подтверждение недифференциальности демпфера в описании патента на изобретение N 2525345?

5) известны ли из следующих источников информации:

интернет-распечатка сайта https://mmoto.tk/технические-данные-поподвеске-задней на 4 странице;

"Руководство по войсковому ремонту мотоциклов К-750В и МВ-750", Москва, Военное издательство Министерства обороны СССР, 1967;

патент на полезную модель N 118000 (RU 118000 U1);

патент на полезную модель N 117999 (RU 117999 U1);

патент на полезную модель N 114115 (RU 114115 U1);

патент на полезную модель N 106699 (RU 106699 U1);

патент на полезную модель N 97461 (RU 97461 U1);

патент на изобретение N 2111868 (RU 2111868 С1);

патент на изобретение N 2128302 (RU 2128302 С1),

следующие признаки, содержащиеся в независимом пункте 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2525345:

гидравлический демпфер является демпфером недифференциального типа; клапанный блок имеет обратный и предохранительный клапаны;

отношение площади проходного сечения дроссельного канала, сообщающего штоковую и поршневую полости, к площади проходного сечения дроссельного канала, сообщающего поршневую и рекуперативную полости, не меньше отношения площади штоковой полости к площади штока (если да, указать, откуда это следует)?

5. Предупредить эксперта Кудакова А.Д. об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, за дачу заведомо ложного заключения.

6. Экспертное заключение представить в Суд по интеллектуальным правам по адресу: Огородный проезд, д. 5, стр. 2, Москва, 127254, в срок не позднее 30.11.2020.

7. В случае необходимости представления эксперту дополнительных документов для проведения экспертизы он вправе обратиться в Суд по интеллектуальным правам с ходатайством об их истребовании.

8. Установить размер вознаграждения эксперту в размере 100 000 рублей.

9. Обратить внимание эксперта, что заключение должно быть оформлено в строгом соответствии с требованиями статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В случае несоответствия экспертного заключения установленным требованиям оно может быть признано ненадлежащим доказательством.

10. Разъяснить эксперту, что при проведении экспертизы и подготовке заключения он должен осуществлять исследование только в рамках поставленных перед ним вопросов и избегать оценки доводов лиц, участвующих в деле, не относящихся к предмету исследования, заданному определением суда.

Председательствующий судья

Ю.М. Сидорская

Судья

В.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина