Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 2 ноября 2020 г. N С01-953/2020 по делу N СИП-1061/2019 Суд оставил без изменения решение суда первой инстанции о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента, поскольку изобретение по спорному патенту соответствует условию патентоспособности "новизна" не подлежат учету чертежи, включенные в противопоставленную заявку

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 2 ноября 2020 г. N С01-953/2020 по делу N СИП-1061/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 26 октября 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 2 ноября 2020 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Химичева В.А., Рассомагиной Н.Л., Четвертаковой Е.С.;

судьи-докладчика Погадаева Н.Н. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационные жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) и общества с ограниченной ответственностью "Л АГРО" (ул. Большевистская, д. 101, пом. 207 (Б), Новосибирск, 630009, ОГРН 1035401937020) на решение Суда по интеллектуальным правам от 16.06.2020 по делу N СИП-1061/2019

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "ЛВ-Сервис" (ул. Степанца, д. 14, кв. 100, г. Омск, 644119, ОГРН 1145543033569) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.09.2019 об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2678179 на изобретение.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Л АГРО".

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ЛВ-Сервис" - Слесарюк Н.В. (по доверенности от 17.12.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Барбашин В.А. (по доверенности от 07.04.2020 N 01/23-264/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Л АГРО" - Михайлов А.В. (по доверенности от 27.12.2019).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ЛВ-Сервис" (далее - общество "ЛВ-Сервис") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 24.09.2019 об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2678179 на изобретение "Вариатор".

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Л АГРО" (далее - общество "Л АГРО").

Решением Суда по интеллектуальным правам от 16.06.2020 указанное решение Роспатента признано недействительным как не соответствующее требованиям статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ); на административный орган возложена обязанность повторно рассмотреть возражение общества "ЛВ-Сервис" от 18.06.2019.

В поданных в президиум Суда по интеллектуальным правам кассационных жалобах Роспатент и общество "Л АГРО", ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просят отменить решение от 16.06.2020, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявления.

В своей кассационной жалобе Роспатент указывает на то, что судом первой инстанции были нарушены нормы материального права, а именно пункт 2 статьи 1376 ГК РФ, поскольку суд пришел к необоснованному выводу о том, что описание полезной модели включает в себя также и чертежи.

Роспатент отмечает, что описание полезной модели и чертежи являются самостоятельными частями материалов заявки, как это следует из указанной нормы права.

По мнению Роспатента, при проверке соответствия изобретения по патенту Российской Федерации N 2678179 условию патентоспособности "новизна" согласно пункту 16 Порядка проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 N 316 (далее - Порядок N 316), административным органом были приняты во внимание содержащиеся в патенте RU 181748 (далее - патент 1, источник 1) сведения только в объеме формулы, а содержащиеся в заявке N 2018104885 сведения - только в объеме описания и формулы, так как в пункте 16 Порядка N 316 отсутствует указание на возможность включения в уровень техники чертежей, содержащихся в заявке с более ранней датой приоритета, а также то на, что чертежи являются частью описания полезной модели.

При указанных обстоятельствах Роспатент считает ошибочными следующие выводы суда первой инстанции:

описание заявки, упоминаемое в пункте 16 Порядка N 316, включает в себя также и чертежи, которые (как и описание в целом) предназначены для более ясного понимания сущности этого решения (толкования формулы);

Роспатент неверно толкует пункт 16 Порядка N 316, согласно которому из документов, подлежащих исследованию при установлении новизны, исключаются чертежи, входящие в материалы заявки;

толковать пункт 16 Порядка N 316 необходимо расширительно, включив в уровень техники не только формулу противопоставленного технического решения и его описание в виде текста, но и являющиеся частью описания чертежи (равно как схемы, рисунки, графики, таблицы и т.п., которые также могут являться частью описания).

В связи с этим Роспатент считает ошибочным вывод суда первой инстанции о несоответствии решения административного органа от 24.09.2019 нормам статьи 1350 ГК РФ.

В своей кассационной жалобе общество "Л АГРО" ссылается на противоречие вывода суда первой инстанции о расширительном толковании пункта 16 Правил N 316 цели и смыслу правового регулирования, которое установлено абзацем четвертым пункта 2 статьи 1350 ГК РФ.

По мнению общества "Л АГРО", из анализа пункта 2 статьи 1352 ГК РФ следует, что норма о возможности включения в уровень техники не опубликованных на дату подачи заявки источников (заявок и патентов с более ранним приоритетом), сформулирована в виде исключения из общего правила и уже в силу этого не должна трактоваться расширительно.

Общество "Л АГРО" считает, что признаки, отраженные только на чертежах и отсутствовавшие в описании или в формуле изобретения, не могут быть включены в формулу изобретения противопоставляемой заявки с более ранним приоритетом и не могут привести к возникновению двух исключительных прав на один и тот же объект, поскольку это противоречило бы пункту 2 статьи 1375 ГК РФ.

В отзыве на кассационные жалобы общество "ЛВ-Сервис", указывая на законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, просило отказать в их удовлетворении, поскольку именно отказ в рассмотрении чертежей как материалов заявки на изобретение приведет к тому, что исключительные права будут существовать у двух разных лиц на один и тот же объект.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам приняли участие все лица, участвующие в деле.

Представители общества "Л АГРО" и Роспатента поддержали доводы, изложенные в кассационных жалобах, просили отменить обжалуемое решение суда.

Представитель общества "ЛВ-Сервис" просил оставить кассационные жалобы без удовлетворения.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и в возражениях в отношении жалобы.

Как установлено судом первой инстанции и усматривается из материалов дела, патент Российской Федерации N 2678179 (код МПК-F16H 29/02 (2006.01)) на изобретение "Вариатор" выдан по заявке N 2018119512 с приоритетом от 28.05.2018 на имя общества "Л АГРО" и действует со следующей формулой:

"1. Вариатор, содержащий размещенные в корпусе ведущий вал, ведомый вал и передаточные механизмы, каждый из которых включает установленный на ведущем валу кулачок, установленную на ведомом валу обгонную муфту, на внешней обойме которой шарнирно закреплен толкатель с роликами, один из которых взаимодействует с кулачком, а другой - с направляющей, связанной с механизмом регулирования ее положения, и пружину для силового замыкания роликов толкателя с направляющей и кулачком, отличающийся тем, что форма толкателя выполнена с возможностью размещения осей шарнира и роликов толкателя по углам условного треугольника, при этом пружина закреплена к толкателю на участке, расположенном между роликами.

2. Вариатор по п. 1, отличающийся тем, что он содержит два передаточных механизма, в каждом из которых кулачок выполнен в виде двухзвенного кулачка, при этом кулачки механизмов установлены на ведущем валу с угловым смещением относительно друг друга на 90°.

3. Вариатор по п. 1, отличающийся тем, что механизм регулирования положения направляющей включает поворотный рычаг, жестко связанный одним концом с установленным в корпусе с возможностью осевого вращения стержнем, на котором закреплена направляющая, при этом второй конец поворотного рычага связан посредством зубчато-реечного механизма со шкалой-указателем и снабжен фиксатором положения.

4. Вариатор по п. 1, отличающийся тем, что направляющая имеет единую контактную поверхность для всех контактирующих с ней роликов.

5. Вариатор по п. 1, отличающийся тем, что направляющая выполнена в виде совокупности контактных дорожек для роликов.".

В Роспатент 18.06.2019 поступило возражение общества "ЛВ-Сервис", мотивированное несоответствием спорного изобретения условию патентоспособности "новизна" ввиду известности всех признаков независимого пункта 1 формулы из уровня техники, в подтверждение чего к возражению был приложен источник 1.

В возражении общество "ЛВ-Сервис" ссылалось также на то, что зависимые пункты формулы не соответствуют условию патентоспособности "изобретательский уровень".

В подтверждение доводов возражения общество "ЛВ-Сервис" представило следующие документы:

патент 1, опубликованный 26.07.2018;

выдержка из словаря Ожегова (далее - источник 2);

патентный документ RU 174717 U1, опубликованный 30.10.2017 (далее - источник 3);

Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А.М. Прохоров. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Советская энциклопедия, 1985. - С. 469 (далее - источник 4);

авторское свидетельство SU 1577709 А3, опубликованное 07.07.1990 (далее - источник 5);

авторское свидетельство SU 1941402 А, опубликованное 25.02.1971 (далее - источник 6).

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 24.09.2019, которым отказал в удовлетворении возражения, спорный патент оставил в силе.

Принимая решение, Роспатент исходил из того, что из формулы технического решения по патенту 1, а также из формулы и описания, содержащихся в заявке N 2018104885/11, по которой был выдан патент 1, не известны признаки независимого пункта 1 формулы спорного изобретения, касающиеся формы толкателя, выполненного с возможностью размещения осей шарнира и роликов толкателя по углам условного треугольника, а также закрепления пружины к толкателю на участке, расположенном между роликами.

Отклоняя ссылку общества "ЛВ-Сервис" на необходимость исследования чертежей, входящих в заявку N 2018104885/11, Роспатент отметил, что в соответствии с пунктом 16 Порядка N 316 заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета, но опубликованная позднее даты приоритета спорного изобретения, включается в уровень техники только в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи. При этом в пункте 16 Порядка N 316 отсутствует указание на возможность включения в уровень техники чертежей, содержащихся в заявке с более ранней датой приоритета, но опубликованной позднее даты приоритета спорного изобретения, а также указания на то, что чертежи являются частью описания заявки.

С учетом положений статьи 1350 ГК РФ, пункта 70 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их форм, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 N 316 (далее - Правила ИЗ) и пункта 16 Порядка N 316 Роспатент пришел к выводу о том, что в возражении отсутствуют доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии изобретения, охарактеризованного в независимом пункте 1 формулы спорного патента, условию патентоспособности "новизна".

Ввиду сделанного выше вывода анализ соответствия совокупности признаков зависимых пунктов 2-5 спорного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" Роспатентом не проводился.

Не согласившись с решением Роспатента, общество "ЛВ-Сервис" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании решения недействительным.

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

При проверке законности решения Роспатента от 24.09.2019 суд первой инстанции пришел к выводу о его несоответствии положениям статьи 1350 ГК РФ и пункту 16 Порядка N 316.

Суд первой инстанции проверил и согласился с мнением Роспатента о том, что противопоставленная заявка имеет более раннюю дату приоритета по сравнению с датой приоритета спорного изобретения, однако она опубликована позже даты приоритета спорного изобретения.

В такой ситуации суд первой инстанции констатировал, что материалы такой заявки подлежат включению в уровень техники для проверки охраноспособности спорного технического решения в соответствии с абзацем четвертым пункта 2 статьи 1350 ГК РФ.

Суд первой инстанции признал, что абзац четвертый пункта 2 статьи 1350 ГК РФ не содержит изъятий в отношении материалов противопоставленной заявки, которые подлежат исследованию при проверке спорного изобретения на предмет его охраноспособности.

Кроме того, суд первой инстанции учел, что в поданном возражении общество "ЛВ-Сервис" приводило сравнительный анализ спорного технического решения не только с формулой технического решения по патенту 1 (и соответственно, охарактеризованного в заявке N 2018104885/11), но и с чертежами, изображения которых были включены им в содержащуюся в тексте возражения сравнительную таблицу признаков спорного и противопоставленного технических решений.

Суд первой инстанции указал, что Роспатент был обязан исследовать данные чертежи, поскольку ссылка на них была в возражении, материалы заявки имелись у Роспатента как государственного органа, в который эта заявка была изначально подана, а приведенная норма гражданского законодательства, отражающая включение тех или иных источников в уровень техники, не содержит изъятий в отношении материалов заявки, подлежащих анализу.

При этом суд первой инстанции отклонил ссылку Роспатента на пункт 16 Порядка N 316, исключающий, по мнению этого государственного органа, возможность включения чертежей в уровень техники в рассматриваемом случае, сочтя неверным данное Роспатентом толкование указанного пункта Порядка N 316.

Суд первой инстанции отметил, что описание заявки, упоминаемое в пункте 16 Порядка N 316, включает в себя также и чертежи, которые (как и описание в целом) предназначены для более ясного понимания сущности этого решения (толкования формулы). При этом одновременное упоминание в пункте 2 статьи 1354 ГК РФ описания и чертежей не означает противопоставления данных понятий, а направлено на усиление значения чертежей в толковании формулы изобретения.

С учетом этого суд первой инстанции указал на то, что толковать пункт 16 Порядка N 316 необходимо расширительно, включив в уровень техники не только формулу противопоставленного технического решения и его описание в виде текста, но и являющиеся частью описания чертежи (равно как схемы, рисунки, графики, таблицы и т.п., которые также могут являться частью описания), а ошибочное (ограничительное) толкование Роспатентом данного пункта Порядка N 316 создает предпосылки для выдачи двух патентов на тождественные технические решения, что противоречит принципу патентной монополии.

Поскольку установленные в ходе исследования дела обстоятельства не могли быть устранены на стадии судебной проверки решения административного органа, суд первой инстанции обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение общества.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Изучив доводы, изложенные в кассационных жалобах, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что заявителями не оспариваются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента по принятию оспариваемого ненормативного правового акта, об обоснованности выводов административного органа о том, что из формулы и описания, содержащихся в заявке N 2018104885/11, не известны признаки независимого пункта 1 формулы спорного патента, касающиеся формы толкателя, выполненного с возможностью размещения осей шарнира и роликов толкателя по углам условного треугольника, и закрепления пружины к толкателю на участке, расположенном между роликами, а также правомерность того, что Роспатент не проводил анализ совокупности признаков зависимых пунктов 2-5 спорного патента на соответствие условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении названных выводов президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационных жалобах и в отзыве на них, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично, в том числе в случае несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным Кодексом.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 1350 ГК РФ в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 ГК РФ.

Согласно пункту 2 статьи 1354 ГК РФ охрана интеллектуальных прав на изобретение, полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1375 ГК РФ заявка на изобретение должна содержать:

1) заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и заявителя - лица, обладающего правом на получение патента, а также места жительства или места нахождения каждого из них;

2) описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;

3) формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании;

4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;

5) реферат.

Согласно пункту 70 Правил ИЗ при проверке новизны изобретение признается новым, если установлено, что совокупность признаков изобретения, представленных в независимом пункте формулы изобретения, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Пунктом 16 Порядка N 316 предусмотрено, что при проведении информационного поиска в объем поиска для целей проверки новизны изобретения включаются также при условии их более раннего приоритета все запатентованные в Российской Федерации изобретения. Зарегистрированные в Российской Федерации изобретения включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения в соответствующем реестре Российской Федерации. Заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается в уровень техники в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи. Если эта дата более поздняя, чем дата приоритета рассматриваемой заявки, то заявка с более ранним приоритетом включается в уровень техники в части ее содержания, совпадающей с содержанием документов, послуживших основанием для установления приоритета.

Вопрос о том, что заявка N 2018104885/11 подлежит включению в уровень техники для проверки соответствия спорного изобретения условию патентоспособности "новизна", лицами, участвующими в деле не оспаривается.

Спорным является вопрос об объеме материалов этой заявки, подлежащем анализу в ходе рассмотрения возражения, а именно:

Роспатент и правообладатель полагают, что материалы этой заявки должны анализироваться только в объеме формулы и описания (как то предусмотрено пунктом 16 Порядка N 316);

податель возражения считает, что в объем исследования, помимо формулы и описания, подлежат включению чертежи (как то указано в абзаце четвертом пункта 2 статьи 1350 ГК РФ, а также с учетом нормы пункта 2 статьи 1354 указанного Кодекса, предусматривающей возможность использования чертежей для толкования признаков формулы).

Учитывая, что доводы, содержащиеся в кассационных жалобах и в отзыве общества "ЛВ-Сервис" на них, сводятся к оценке вывода суда первой инстанции о толковании пункта 16 Порядка N 316 во взаимосвязи с пунктом 2 статьи 1375 ГК РФ, президиум Суда по интеллектуальным правам усмотрел необходимость направления запроса лицам, обладающим теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого спора, с целью подтверждения (опровержения) правильности применения судом норм права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта.

В порядке, предусмотренном частью 1.1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в целях получения разъяснений, выяснения профессионального мнения специалистов, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого специализированным арбитражным судом спора, запросы направлены следующим ученым: Линнику Льву Николаевичу, Тлевлесовой Сауле Январбековне, Залесову Алексею Владимировичу, Мещерякову Владимиру Алексеевичу, Федотову Андрею Александровичу, Джермакяну Валерию Юрьевичу.

В связи с направлением запросов ученым определением президиума Суда по интеллектуальным правам судебное разбирательство по рассмотрению кассационных жалоб было отложено на 26.10.2020.

До дня судебного заседания поступили ответы на запросы от всех ученых, которым они были направлены.

В ответ на запрос Линник Л.Н. пояснил, что анализируемое положение пункта 2 статьи 1350 ГК РФ направлено на то, чтобы дать возможность получения исключительного права именно тому заявителю, который первым раскрыл свой результат интеллектуальной деятельности перед обществом, подав заявку в Роспатент, а в случае, если ему по каким-то причинам не удалось довести процесс получения патента до конца, - возможность свободного использования раскрытого обществу решения наряду с другими членами общества, которому он передал созданное решение. При этом не имеет значения, что он раскрыл это решение и не получил при этом патент. Так, в описании заявки или на приложенных чертежах могут быть раскрыты несколько решений, которые не были включены им в формулу заявки, но они уже все равно раскрыты для других лиц в том числе, например, в лице сотрудников Роспатента.

Поэтому корректным следует считать подход, который определяется тем, что статья 1350 ГК РФ, указывая на возможность включения подобных заявок в уровень техники с целью проверки патентоспособности изобретения, не содержит каких-либо ограничений в отношении подлежащих включению в исследование материалов, а следовательно, в силу закона в уровень техники включаются в том числе и чертежи.

Ограничение документов заявки описанием и формулой противоречит ГК РФ, так как позволяет любому лицу, получившему сведения непосредственно или опосредовано из документов заявки на изобретение, содержащих дополнительный признак из чертежа, получить патент на дополнительное изобретение и запрещать патентообладателю использовать его же изобретение, содержащее признак из чертежа.

В ответе на запрос суда Залесов А.В. пояснил, что правильно работающая по принципу "первый заявитель" патентная система должна обеспечивать признание автором и предоставление патентной охраны первому заявившему о себе в качестве автора патентоспособного объекта, при этом в заявке может быть раскрыто множество объектов (часть из которых может быть не приведена в формуле, а раскрыта лишь в описании и/или на чертежах).

Как считает Залесов А.В., норма пункта 2 статьи 1350 как раз направлена на то, чтобы в России не создавалась ситуация, когда патент выдается не первому обратившемуся с заявкой автору, раскрывшему в ней определенный объект, а лицу, которое подало заявку на такой объект позднее.

Необходимость учета информации из чертежей также очевидна для обеспечения равноправия экспертизы для всех областей техники, поскольку часть объектов техники (обычно - сложные механические узлы) не может быть полностью и ясным образом охарактеризована иначе как средствами инженерной графики, то есть полное описание этих объектов содержится не только в словесном описании, но и в чертежах. В связи с этим чертежи являются таким же источником информации в заявке, как и само "словесное" описание (в зависимости от области техники, иногда чертеж даже более информативен, чем текст описания). Если бы чертежи не принимались во внимание, то экспертиза изобретений из области механики оказалась бы в ущемленном положении по сравнению с другими областями, где чертежи (рисунки) обычно не несут значимой нагрузки.

В ответе на запрос суда Федотов А.А. указал, что с учетом положений пунктов 1 и 2 статьи 1378, подпунктов 1-4 пункта 2 статьи 1375 и подпунктов 1-4 пункта 2 статьи 1376 ГК РФ признаки, подлежащие включению в формулу будущего охраняемого технического решения, могут содержаться в описании, в формуле и в чертежах (и иных материалах для заявок на изобретения), если таковые были представлены на дату подачи заявки. Для толкования формулы могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1354 ГК РФ).

С учетом положений ГК РФ с целью проверки изобретения на предмет его соответствия условию патентоспособности "новизна" могут быть противопоставлены материалы заявки, имеющей более ранний приоритет, но опубликованной позднее даты приоритета спорного изобретения, в объеме описания, формулы и чертежей.

В ответ на запрос суда Мещеряков В.А. пояснил, что исходя из смысла положений пункта 2 статьи 1350, пункта 2 статьи 1351, статьи 1383, пунктов 2 и 4 статьи 1385 ГК РФ к уровню техники относится заявка с более ранним приоритетом, но опубликованная позже приоритета изобретения или полезной модели, новизна которых проверяется, не исключая из противопоставленной заявки какие-либо виды ее документов, закрытый перечень которых установлен пунктом 2 статьи 1375 ГК РФ и пунктом 2 статьи 1376 ГК РФ. Этот перечень включает также и чертежи.

Положение пункта 16 Порядка N 316, не учитывающее чертежи противопоставляемой заявки на изобретение или полезную модель, имеющей более ранний приоритет, но опубликованной позже приоритета изобретения по рассматриваемой заявке, не только противоречит смыслу указанных положений ГК РФ, но и ограничивает их содержание.

Кроме того, "отрыв" чертежей от описания изобретения или полезной модели противоречит установленному пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ назначению чертежей, согласно которому для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Отвечая на запрос президиума Суда по интеллектуальным правам, Джермакян В.Ю. указал, что абзац четвертый пункта 2 статьи 1350 ГК РФ не содержит выборочный перечень документов противопоставленной заявки, подлежащих включению в исследование уровня техники при оценке патентоспособности заявленного изобретения. В связи с этим он допускает системное совместное применение норм абзаца четвертого пункта 2 статьи 1350, пункта 2 статьи 1354 и пункта 3 статьи 1375 ГК РФ, поэтому на вопрос: в каком объеме с целью проверки спорного изобретения на предмет его соответствия условию патентоспособности "новизна" могут быть противопоставлены материалы заявки, имеющей более ранний приоритет, но опубликованной позднее даты приоритета спорного изобретения, следует дать ответ: в объем исследования на предмет соответствия изобретения условию патентоспособности "новизна" следует включать не только формулу и описание, приведенные в противопоставленной заявке, имеющей более ранний приоритет, но опубликованной позднее даты приоритета спорного изобретения, но и чертежи, на которые дается ссылка в описании противопоставленной заявки.

Тлевлесова С.Я. направила ответ от имени президента Евразийского патентного ведомства и указала на то, что поставленный вопрос не относится к компетенции указанной организации.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, проанализировав содержание абзаца четвертого пункта 2 статьи 1350 ГК РФ, пришел к выводу о том, что названная норма права сформулирована однозначно и недвусмысленно.

В силу этой нормы при установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 ГК РФ, и запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

Она не содержит изъятий в отношении объема материалов заявки, имеющей более ранний приоритет по сравнению со спорным изобретением, но опубликованной позднее даты приоритета спорного изобретения, включаемых в объем исследования с целью проверки соответствия спорного изобретения условию патентоспособности "новизна".

При этом, как уже указывалось, в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 1375 ГК РФ чертежи наряду с формулой и описанием относятся к материалам заявки.

Кроме того, чертежи могут использоваться для толкования формулы изобретения, то есть в том числе для понимания сущности признаков, включенных в формулу изобретения (пункт 2 статьи 1354 ГК РФ).

С учетом этого президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что суд первой инстанции обоснованно признал не соответствующей требованиям действующего законодательства высказанную в оспариваемом решении позицию Роспатента о том, что в данном случае при оценке соответствия спорного изобретения условию патентоспособности "новизна" не подлежат учету чертежи, включенные в противопоставленную заявку.

Действительно, в пункте 16 Порядка N 316 в качестве документов, подлежащих включению в объем исследования в таком случае, указаны только формула и описание противопоставленной заявки.

Вместе с тем Порядок N 316 как подзаконный нормативный правовой акт не может ограничивать применение нормы абзаца четвертого пункта 2 статьи 1350 ГК РФ.

Согласно пунктам 2, 3, 4, 5, 6 и 7 статьи 3 ГК РФ гражданское законодательство состоит из этого Кодекса и принятых в соответствии с ним иных федеральных законов (далее - законы), регулирующих отношения, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 2 ГК РФ.

Отношения, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 2 ГК РФ, могут регулироваться также указами Президента Российской Федерации, которые не должны противоречить названному Кодексу и иным законам.

На основании и во исполнение ГК РФ и иных законов, указов Президента Российской Федерации Правительство Российской Федерации вправе принимать постановления, содержащие нормы гражданского права.

В случае противоречия указа Президента Российской Федерации или постановления Правительства Российской Федерации ГК РФ или иному закону применяется названный Кодекс или соответствующий закон.

Действие и применение норм гражданского права, содержащихся в указах Президента Российской Федерации и в постановлениях Правительства Российской Федерации (далее - иные правовые акты), определяются правилами главы 1 части первой ГК РФ.

Министерства и иные федеральные органы исполнительной власти могут издавать акты, содержащие нормы гражданского права, в случаях и в пределах, предусмотренных ГК РФ, другими законами и иными правовыми актами.

В соответствии с частью 1 статьи 13 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражные суды рассматривают дела на основании Конституции Российской Федерации, международных договоров Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, актов органов местного самоуправления.

В случаях, предусмотренных федеральным законом, арбитражные суды применяют обычаи делового оборота.

Согласно части 2 статьи 13 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив при рассмотрении дела несоответствие нормативного правового акта иному имеющему большую юридическую силу нормативному правовому акту, в том числе издание его с превышением полномочий, принимает судебный акт в соответствии с нормативным правовым актом, имеющим большую юридическую силу.

Учитывая, что нормы федерального законодательства (пункты 1 и 2 статьи 1350, пункта 2 статьи 1354, пункта 2 статьи 1375 и пункта 2 статьи 1376 ГК РФ) имеют большую юридическую силу по отношению к подзаконному акту (пункт 16 Порядка N 316), президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что суд первой инстанции обоснованно руководствовался при рассмотрении спора нормами ГК РФ.

Так, решения Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.04.2012 N 308/12 и от 28.08.2012 N 5123/12 исходят из того, что подзаконный нормативный правовой акт не может ограничивать применение норм более высокого уровня.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает заслуживающим внимания довод Роспатента и общества "Л АГРО" о том, что суд первой инстанции необоснованно расширительно истолковал пункт 16 Порядка N 316.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что суд первой инстанции должен был не расширительно толковать положения пункта 16 Порядка N 316, а констатировать несоответствие этого пункта требованиям статьи 1350 ГК РФ и руководствоваться в ходе рассмотрения спора нормой ГК РФ, указав на возможность применения пункта 16 Порядка N 316 в части, не противоречащей нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу.

В такой ситуации вывод суда первой инстанции о необходимости расширительного толкования пункта 16 Порядка N 316 (о необходимости включения чертежей в состав описания изобретения) подлежит исключению.

Между тем данный вывод суда не привел к вынесению неправильного по существу решения, поскольку фактически в ходе рассмотрения дела суд правильно руководствовался нормой, имеющей большую юридическую силу.

Суд первой инстанции пришел к правильному выводу о неисполнении Роспатентом установленной пунктом 2 статьи 1248 ГК РФ функции по защите интеллектуальных прав в административном порядке и о принятии решения от 24.09.2019 по результатам рассмотрения возражения общества "ЛВ-Сервис" без надлежащего исследования и оценки чертежей, входящих в материалы противопоставленной заявки N 2018119512.

Таким образом, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что данные выводы суда первой инстанции основаны на полном исследовании материалов дела и соответствуют установленным судом обстоятельствам.

В пункте 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" содержится разъяснение, согласно которому, если при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то на основании части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд принимает решение о признании этого акта недействительным и на основании пункта 3 части 4 статьи 201 названного Кодекса в резолютивной части указывает на обязанность административного органа устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения административного органа, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Учитывая, что судом первой инстанции оспариваемый ненормативный правовой акт признан не соответствующим требованиям статьи 1350 ГК РФ, поскольку установлены обстоятельства, которые не могут быть устранены на стадии судебной проверки решения административного органа (не исследованы все доводы возражения, в частности касающиеся чертежей противопоставленной заявки), суд правомерно обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение общества "ЛВ-Сервис".

При таких обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам не усматривает оснований для отмены обжалуемого решения суда первой инстанции.

В соответствии с налоговым законодательством Роспатент освобожден от уплаты государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу обществом "Л АГРО" кассационной жалобы относятся на это лицо.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 16.06.2020 по делу N СИП-1061/2019 оставить без изменения, кассационные жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности и общества с ограниченной ответственностью "Л АГРО" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина

Е.С. Четвертакова

Н.Н. Погадаев