Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 6 ноября 2020 г. N С01-1073/2020 по делу N СИП-1005/2019 Суд оставил без изменения решение суда первой инстанции об отказе в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, поскольку установлен факт его использования ответчиком в отношении всех заявленных в иске товаров

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 6 ноября 2020 г. N С01-1073/2020 по делу N СИП-1005/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 2 ноября 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 6 ноября 2020 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Химичева В.А., Рассомагиной Н.Л., Четвертаковой Е.С. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Бодитон" (Горский мкр-н, д. 8, лит. А, оф. 6, г. Новосибирск, 630073, ОГРН 1145476079022) на решение Суда по интеллектуальным правам от 22.06.2020 по делу N СИП-1005/2019

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Бодитон" к акционерному обществу "ТВИНС Тэк" (ул. Промзона Технопарк, ул. Восточная, влад. 18, стр. 1, пос. Горки Ленинские, Ленинский р-н, Московская обл., 142712, ОГРН 1027700066217) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "Заживин" по свидетельству Российской Федерации N 583730 в отношении товаров 3-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Бодитон" - Галимов В.В. (по доверенности от 12.05.2020);

от акционерного общества "ТВИНС Тэк" - Озолина И.Г. (по доверенности от 13.01.2020).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Бодитон" (далее - общество "Бодитон") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исковым заявлением к акционерному обществу "ТВИНС Тэк" (далее - общество "ТВИНС Тэк") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 583730 в отношении товаров 3-го класса "бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 22.06.2020 требования общества "Бодитон" оставлены без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, общество "Бодитон" просит отменить решение суда первой инстанции, направить дело на новое рассмотрение.

До судебного заседания от Роспатента поступило ходатайство о рассмотрении кассационной жалобы в отсутствие его представителей.

Общество "ТВИНС Тэк" направило в президиум Суда по интеллектуальным правам отзыв на кассационную жалобу.

Представители общества "Бодитон" и общества "ТВИНС Тэк" приняли участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

Представитель общества "Бодитон" поддержал изложенные в кассационной жалобе доводы, просил ее удовлетворить.

Представитель общества "ТВИНС Тэк" возражал против удовлетворения кассационной жалобы по доводам, изложенным в отзыве.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, общество "ТВИНС Тэк" является правообладателем товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 583730 с приоритетом от 22.10.2015, зарегистрированного 11.08.2016 в отношении товаров 3-го класса МКТУ "бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; жиры для косметических целей; кремы для кожи; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла кусковые туалетные; мыла лечебные; мыла против потения; мыла против потения ног; наборы косметические; препараты для ванн косметические; препараты для завивки волос; препараты для интимной гигиены, дезодоранты; препараты для осветления кожи; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для ухода за ногтями; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; средства для загара косметические; средства для удаления волос; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для животных; шампуни".

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака, на направление обществу "ТВИНС Тэк" предложения заинтересованного лица, на неиспользование этого товарного знака правообладателем в отношении товаров 3-го класса МКТУ "бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические" (с учетом уточнения заявленных требований), общество "Бодитон" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением.

В обоснование своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака общество "Бодитон" указывало на подачу им заявки N 2019743167 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения "ЗАЖИВИТ" в отношении товаров 3-го класса МКТУ, а также на осуществление подготовительных действий к использованию названного обозначения.

При рассмотрении дела суд первой инстанции руководствовался статьей 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 12, 1484 и 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также принял во внимание разъяснения, данные в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10).

Суд первой инстанции установил, что досудебный порядок урегулирования спора обществом "Бодитон" соблюден.

Суд первой инстанции признал, что общество "Бодитон" доказало свою заинтересованность в досрочном прекращении спорного товарного знака в отношении товаров 3-го класса МКТУ, а именно "бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические".

При исследовании вопроса использования спорного товарного знака суд первой инстанции учел, что в спорный период правообладатель размещал этот товарный знак на упаковках геля-бальзама косметического "Заживин".

Оценив представленную в материалы дела декларацию о соответствии, суд первой инстанции установил, что продукция гель-бальзам косметический "Заживин" серии "911 Ваша служба спасения" соответствует ГОСТ 31695-2012 "Гели косметические. Общие технические условия", следовательно, продукция является косметическим бальзамом.

Суд указал, что, как следует из декларации о соответствии N ТС N RUД-RU.РА01.В.29603, продукции присвоен код ТН ВЭД ЕАЭС: 3304 99 000 0, и признал, что согласно Единой товарной номенклатуре ЕАЭС к позиции 3304 99 000 0 относятся прочие косметические средства и средства по уходу за кожей (кроме лекарственных).

Таким образом, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что косметическое средство "Заживин" может быть отнесено к включенным в перечень 3-го класса МКТУ товарам, для которых товарный знак зарегистрирован, а именно "бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические", поскольку гель-бальзам от трещин на ступнях и пятках "Заживин" серии 911, 100 мл относится к бальзамам (за исключением используемых для медицинских целей), средствам для ухода за кожей косметическим и средствам косметическим.

С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к выводу о доказанности факта использования обществом "ТВИНС Тэк" спорного товарного знака в отношении всех указанных в иске (с учетом уточнения) товарных позиций, в связи с чем не усмотрел оснований для удовлетворения требований общества "Бодитон".

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 данного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав содержащиеся в кассационной жалобе общества "Бодитон" доводы, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о соблюдении истцом досудебного порядка урегулирования спора, о заинтересованности общества "Бодитон" в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, о том, что в спорный период общество "ТВИНС Тэк" производило и вводило в гражданский оборот гель-бальзам "Заживин", а также о применимом законодательстве.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции не проверяется.

Заявитель кассационной жалобы выражает несогласие с выводом суда первой инстанции о доказанности факта использования правообладателем спорного товарного знака в отношении заявленных в иске товаров.

Так, общество "Бодитон" отмечает, что производимый обществом "ТВИНС Тэк" гель-бальзам представляет собой конкретный узкий вид товара, оказывает ранозаживляющее и дезинфицирующее действие, в связи с чем служит для лечебных целей и, следовательно, не может быть признан эквивалентным всему множеству таких товаров, как "средства для ухода за кожей косметические; средства косметические".

Заявитель кассационной жалобы также обращает внимание на то, что при установлении факта использования правообладателем спорного товарного знака критерий однородности товаров не учитывается, поэтому представленные обществом "ТВИНС Тэк" в материалы дела доказательства использования спорного товарного знака в отношении позиции "бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей" не свидетельствуют об использовании товарного знака в отношении всего множества таких товаров, как "средства для ухода за кожей косметические; средства косметические".

Рассмотрев доводы, приведенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В силу статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет. Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.

Исходя из положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Общество "Бодитон" не оспаривает то, что анализируемое обозначение использовалось правообладателем в спорный период на упаковке геля-бальзама "Заживин".

Вместе с тем заявитель кассационной жалобы полагает, что этому гелю-бальзаму присуще ранозаживляющее и дезинфицирующее действие, следовательно, он относится не к косметическим, а к лекарственным средствам.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отклоняет приведенный обществом "Бодитон" довод как необоснованный.

Суд первой инстанции проанализировал представленные ответчиком документы, касающиеся производимого им геля-бальзама, и по результатам их оценки пришел к тому выводу, что этот гель-бальзам не является лекарственным средством, а представляет собой товар 3-го класса МКТУ "бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей", для которого зарегистрирован спорный товарный знак.

Этот вывод суда надлежащим образом мотивирован и соответствует документам, имеющимся в материалах дела.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы не согласен с выводом суда первой инстанции о сохранении правовой охраны спорного товарного знака в отношении таких товаров 3-го класса МКТУ, как "средства для ухода за кожей косметические; средства косметические". По мнению заявителя кассационной жалобы, суд первой инстанции ошибочно применил принцип однородности при рассмотрении вопроса использования спорного товарного знака.

По результатам рассмотрения данного довода президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно данным в пункте 166 Постановления N 10 разъяснениям для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

При установлении обстоятельств использования спорного товарного знака однородность товаров и услуг не учитывается, если не доказана широкая известность этого знака. Если товарный знак используется для индивидуализации конкретных товаров и в отношении этих товаров он является широко известным, то правовая охрана подлежит оставлению в силе в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых товарный знак используется и широко известен.

Общество "Бодитон" справедливо указывает, что при установлении обстоятельств использования спорного товарного знака однородность товаров и услуг не учитывается (если только не установлена широкая известность товарного знака).

Между тем президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что норма статьи 1486 ГК РФ не называет какие-либо критерии (например, критерий идентичности товаров) и тем более не устанавливает исчерпывающий перечень критериев, подлежащих оценке судом при исследовании факта использования товарного знака.

Нормы международных договоров Российской Федерации в сфере защиты прав на товарные знаки, применимые к отношениям по досрочному прекращению регистрации товарных знаков ввиду неиспользования, также не устанавливают перечень подобных критериев.

Так, в соответствии с подпунктом 1 пункта c статьи 5 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г., статьями 15, 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) от 15 апреля 1994 г., если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательства, оправдывающие причины его бездействия.

Вместе с тем, согласно статье 2 Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957, вступившего в силу для СССР с 26.07.1971, принятая классификация не связывает страны ни в отношении определения объема охраны товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания. Системное, лексическое, телеологическое толкование норм вышеуказанного Соглашения также свидетельствует о том, что классификация не имеет определяющего влияния на оценку идентичности или однородности товаров в целях охраны товарного знака, что находит отражение в судебной практике государств по применению норм Соглашения.

Подход, предусматривающий, что классификация товаров не имеет решающего значения при определении сходства товаров в целях правовой охраны средств индивидуализации, которыми такие товары маркированы, закреплен и в пункте 2.457 Руководства Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO Intellectual Property Handbook). Данный подход обусловлен тем, что зачастую существенно отличные товары содержатся в одном классе и, наоборот, схожие товары - в различных классах.

Следовательно, исключительное использование критерия идентичности, на который ссылается заявитель кассационной жалобы, не позволяет во многих случаях разрешить вопрос о сохранении охраны товарного знака, не нарушив баланс прав сторон спорного правоотношения.

Признавая использование ответчиком спорного обозначения для товаров 3-го класса МКТУ "средства для ухода за кожей косметические; средства косметические", суд первой инстанции не исходил из того, что названные товарные позиции однородны товару, производимому и вводимому в гражданский оборот ответчиком.

Суд первой инстанции установил, что производимый ответчиком гель-бальзам является "косметическим средством для ухода за кожей", таким образом признав, что правообладатель подтвердил факт использования спорного обозначения для этой товарной позиции.

Кроме того, суд первой инстанции установил, что производимый ответчиком гель-бальзам является "косметическим средством", то есть признал, что правообладатель подтвердил факт использования спорного обозначения и для данной товарной позиции.

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу об ошибочности позиции общества "Бодитон" о том, что при отказе в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товарных позиций 3-го класса МКТУ "средства для ухода за кожей косметические; средства косметические" суд первой инстанции применил принцип однородности.

В случае, когда товарный знак зарегистрирован для вида товара, а фактически используется для его подвида, использование товарного знака правообладателем в отношении такого подвида признается использованием в отношении вида товара в целом.

Аналогичная позиция отражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.12.2014 N СИП-627/2014, от 10.09.2015 N СИП-873/2014, от 21.03.2016 N СИП-354/2015, от 04.07.2016 по делу N СИП-438/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 02.11.2016 N 300-ЭС16-14307 отказано в передаче дела для пересмотра в порядке кассационного производства), от 18.07.2016 по делу N СИП-605/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 26.10.2016 N 300-ЭС16-14267 отказано в передаче дела для пересмотра в порядке кассационного производства), от 17.02.2017 по делу N СИП-207/2016, от 03.04.2017 по делу N СИП-502/2016, от 20.04.2017 по делу N СИП-84/2016, от 14.09.2017 по делу N СИП-165/2016, от 18.12.2017 по делу N СИП-323/2017, от 22.12.2017 по делу N СИП-251/2017, от 19.04.2018 по делу N СИП-412/2017 и от 28.04.2018 N СИП-186/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 26.07.2018 N 300-ЭС18-10007 отказано в передаче дела для пересмотра в порядке кассационного производства).

Таким образом, на основании представленной в материалы дела документации суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о том, что реализуемый обществом "ТВИНС Тэк" гель-бальзам "Заживин" может быть отнесен не только к товару 3-го класса МКТУ "бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей", но также и к таким товарам как "средства для ухода за кожей косметические; средства косметические", которые, в свою очередь, могут включать в себя иные, указанные в перечне регистрации, товары как более узкие виды косметических средств.

При этих условиях позиция суда первой инстанции о доказанности факта использования обществом "ТВИНС Тэк" спорного товарного знака в отношении всех заявленных в иске товаров 3-го класса МКТУ является обоснованной.

Все фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом первой инстанции на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, выводы суда о применении норм права соответствуют установленным обстоятельствам и имеющимся доказательствам.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины при подаче кассационной жалобы, относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 22.06.2020 по делу N СИП-1005/2019 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Бодитон" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина

Е.С. Четвертакова