Решение Суда по интеллектуальным правам от 9 ноября 2020 г. по делу N СИП-1087/2019 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку спорный товарный знак обладает различительной способностью в силу оригинальности и альтернативности его формы применительно к товарам, в отношении которых он зарегистрирован; при этом заявителем не доказано нарушение процедуры рассмотрения поданного им возражения

Решение Суда по интеллектуальным правам от 9 ноября 2020 г. по делу N СИП-1087/2019

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 5 марта 2021 г. N С01-3/2021 по делу N СИП-1087/2019 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 5 ноября 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 9 ноября 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.,

судей - Голофаева В.В., Погадаева Н.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Грищенко А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании, проведенном в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Ростовской области (судья Губенко М.И., секретарь судебного заседания Лазарева Е.А.), заявление общества с ограниченной ответственностью "Рыжий кот" (ул. Шолохова, д. 1Б, г. Аксай, Аксайский р-н., Ростовская обл., 346720, ОГРН 1126189001509) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 11.10.2019 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 631667.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Чернусь Георгий Владимирович (Москва, ОГРНИП 304770000293385).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Рыжий кот" - Ковальчук Н.М. (по доверенности от 01.01.2020 N 04);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Тетцоева З.В. (по доверенности от 07.04.2020 N 01/32-275/41);

от индивидуального предпринимателя Чернуся Георгия Владимировича - Чернусь Г.В. (личность удостоверена паспортом), Кудаков А.Д. (по доверенности 03.10.2018).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Рыжий кот" (далее - общество "Рыжий кот", заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 11.10.2019 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 631667.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Чернусь Георгий Владимирович (далее - предприниматель, третье лицо).

Как следует из материалов дела, объемное обозначение "" по заявке N 2016714420 с приоритетом от 26.04.2016 зарегистрировано Роспатентом в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 631667 в отношении товаров 28-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) на имя предпринимателя.

В Роспатент 11.04.2019 поступило возражение общества "Рыжий кот" против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 631667 ввиду несоответствия его государственной регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В обоснование поданного возражения заявитель указал, что форма оспариваемого товарного знака не является оригинальной, повторяет традиционную форму товара, выпускаемого различными производителями, обусловлена функциональным назначением соответствующего товара, а также представляет собой реалистическое изображение товара, а именно - собранную модель рыбы, выполненную из плоских элементов, скрепленных между собой соединительными элементами.

Кроме того, общество "Рыжий кот" отметило, что обозначение, охраняемое в составе товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 631667, утратило различительную способность в результате его использования другими лицами в отношении однородных товаров.

В результате рассмотрения возражения заявителя административный орган пришел к выводу о том, что объемное изображение рыбы не является реалистическим или схематическим изображением какого-либо из товаров 28-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, а представляет собой стилизованное изображение рыбки, обладающее оригинальностью. При этом Роспатент отметил, что форма оспариваемого товарного знака не является традиционной и безальтернативной для товаров, в отношении которых оспариваемому обозначению предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака.

Кроме того, административный орган установил, что доказательства, представленные обществом "Рыжий кот" в материалы административного дела, не подтверждают факт интенсивного и широкого использования обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 631667, иными хозяйствующими субъектами до даты приоритета, в связи с чем отклонил довод заявителя об отсутствии у оспариваемого товарного знака различительной способности.

Принимая во внимание данные обстоятельства, Роспатент принял решение от 11.10.2019 об отказе в удовлетворении возражения общества "Рыжий кот", правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 631667 была оставлена в силе.

Не согласившись с данным решением административного органа, общество "Рыжий кот" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

В обоснование своих требований заявитель указывает на то, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 631667 не обладает различительной способностью для товаров 28-го класса МКТУ.

Кроме того, как полагает общество "Рыжий кот", при рассмотрении соответствующих доводов возражения и при оценке представленных в материалы дела доказательств Роспатентом были допущены нарушения норм материального права и правил рассмотрения возражений в Палате по патентным спорам, которые привели к принятию незаконного и необоснованного решения.

В Суд по интеллектуальным правам поступили отзывы на заявление общества "Рыжий кот", в которых административный орган и третье лицо выражают несогласие с доводами заявителя, полагая, что они не опровергают приведенные в решении Роспатента от 11.10.2019 выводы и не свидетельствуют о наличии оснований для признания его недействительным.

В судебном заседании представитель общества "Рыжий кот" выступил с правовой позицией по делу, поддержал доводы, изложенные в заявлении, просил заявленные требования удовлетворить.

Представители Роспатента и предпринимателя в ходе судебного заседания поддержали доводы, изложенные в отзыве на заявление общества "Рыжий кот", возражали против требований заявителя, просили в их удовлетворении отказать, настаивая на законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта.

Изучив материалы дела, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает, что заявленное требование не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок обществом "Рыжий кот" соблюден, что не оспаривается лицами, участвующими в деле.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий: 1) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту; 2) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, исходя из которых рассмотрение возражения на решение о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака входит в компетенцию Роспатента.

Оспариваемое решение принято Роспатентом в пределах своей компетенции, что лицами, участвующими в деле, также не оспаривается.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Принимая во внимание разъяснения, изложенные в пункте 27 постановления от 23.04.2019 N 10, суд полагает, что Роспатент обоснованно исходил из того, что с учетом даты подачи заявки N 2016714420 на государственную регистрацию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 631667 (26.04.2016) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 34 Правил ТЗ к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

- простые геометрические фигуры, линии, числа;

- отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;

- общепринятые наименования;

- реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

- сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В пункте 2.7 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации N 39) разъяснено, что при оценке различительной способности объемных обозначений вопрос о том, в результате чего возникла форма обозначения - обусловлена ли она только функциональным назначением или является также следствием оригинального исполнения, придающего обозначению различительную способность, является основным.

Оригинальность формы объемного обозначения, обладающего различительной способностью, ясно различима и воспринимается как товарный знак.

С особым вниманием необходимо отнестись к решению вопроса о наличии различительной способности в том случае, если объемное обозначение представляет собой форму частей товара или самого товара. Такие обозначения можно отнести к указывающим на вид товара и его функциональное назначение. Указание на вид товара и/или его функциональное назначение нецелесообразно рассматривать как обстоятельство, препятствующее предоставлению правовой охраны в том случае, если объемное обозначение обладает различительной способностью за счет оригинальной, не обусловленной одной лишь функцией, формой выполнения.

Общим является следующий подход. Если форма обозначения определяется исключительно или главным образом функциональностью, является традиционной и безальтернативной для изделий такого же назначения, обозначение нецелесообразно признавать обладающим различительной способностью.

Для подтверждения возможности предоставления правовой охраны форме товара (его части) или упаковке заявителем могут быть представлены сведения о наличии альтернативных форм выполнения такого же товара (его части) или упаковки, находящихся в обращении на рынке, которые свидетельствуют о возможностях для третьих лиц альтернативного выбора формы выполнения при сопоставимой стоимости изготовления.

Таким образом, при оценке объемных обозначений на предмет их различительной способности основным является вопрос о том, обусловлена ли форма объемного обозначения только функциональным назначением или является также следствием оригинального исполнения и способна выполнять функции средства индивидуализации товаров определенного производителя.

Согласно пункту 34 Правил ТЗ к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Как разъяснено в пункте 2.5 Рекомендаций N 39, заявленное обозначение может быть отнесено к вошедшим во всеобщее употребление обозначениям товаров определенного вида в том случае, если оно является видовым обозначением, длительное время используемым для наименования однородных товаров, выпускаемых различными производителями.

Оспариваемый товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 631667 является объемным и представляет собой фигуру рыбы-ангела. Фигура выполнена из сборных плоских элементов, имеющих прорези для соединения их между собой в общую форму, причем отдельные плоские элементы соединены между собой соединительными элементами, а каждый плоский элемент является частью цельной формы рыбы-ангела.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров 28-го класса МКТУ "игрушки; автомобили [игрушки], средства транспортные [игрушки]; игрушки с подвижными частями; головоломки из набора элементов для составления картины; диски летающие [игрушки]; игрушки с сюрпризом [розыгрыш]; игры настольные; игры с кольцами; кубики строительные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; транспортные средства радиоуправляемые [игрушки]; устройства для игр; фигурки [игрушки]".

Как следует из материалов дела, по результатам исследования и оценки довода заявителя о том, что оспариваемый товарный знак представляет собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров, Роспатент пришел к выводу о том, что объемное изображение рыбы не является реалистическим или схематическим изображением какого-либо из товаров 28-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, а представляет собой стилизованное изображение рыбы, обладающее оригинальностью. При этом, ссылаясь на представленные правообладателем сведения из общедоступных источников, административный орган отметил, что зарегистрированная в качестве объемного товарного знака форма рыбы-ангела не является традиционной и безальтернативной для индивидуализируемых данным обозначением товаров.

Судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам соглашается с указанным выводом административного органа и отмечает, что при проверке довода заявителя о несоответствии товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 631667 требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ ввиду обусловленности формы данного обозначения свойством либо назначением соответствующих товаров Роспатент обоснованно руководствовался критериями оригинальности/традиционности, альтернативности/безальтернативности такого обозначения и учитывал представленные в материалы сведения об использовании другими хозяйствующими субъектами альтернативных форм выполнения такого же товара. В частности, предпринимателем в материалы дела вместе с возражением были представлены фотографии сборных деревянных игр в форме рыб, внешнее исполнение которых имеет отличия от внешнего исполнения оспариваемого обозначения "".

Исследовав и оценив имеющиеся в материалах административного дела доказательства, судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента о том, что форма оспариваемого товарного знака не является традиционной и безальтернативной для товаров 28-го класса МКТУ, указанных в перечне государственной регистрации, что подтверждается представленными в материалы дела изображениями аналогичных товаров, характеризующихся отличиями от формы товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 631667.

При этом то обстоятельство, что данное обозначение представляет собой фигуру рыбы-ангела, выполненную из сборных плоских элементов, имеющих прорези для соединения их между собой в общую форму, вопреки доводам общества "Рыжий кот", не свидетельствует о его функциональном назначении.

Судебная коллегия отмечает, спорное обозначение обладает оригинальностью, обусловленной проработкой элементов, придающей обозначению различительную способность; спорный товарный знак не является реалистическим или схематическим изображением какого-либо из товаров 28-го класса МКТУ, в отношении которых он зарегистрирован, в связи с чем его нельзя отнести к объемным обозначениям, воспринимаемым в качестве указания на вид товара; форма спорного товарного знака не является традиционной и безальтернативной для товаров 28-го класса МКТУ, что подтверждается в том числе представленными правообладателем в Роспатент сведениями из общедоступных источников из сети Интернет, согласно которым на рынке существует большое количество разнообразных игрушек в виде фигурок рыб.

Кроме того, судебная коллегия также обращает внимание на то, что охраноспособность товарного знака определяется в отношении конкретного товара, для индивидуализации которого он зарегистрирован. В данном случае спорный товарный знак зарегистрирован не для товара "игрушка в форме рыбы".

Применительно к конкретным товарам, для индивидуализации которых в действительности зарегистрирован спорный товарный знак, форма рыбы не является единственно возможной. Так, не выпускаются только в форме рыбы ни "игрушки"; ни "автомобили [игрушки]", ни "средства транспортные [игрушки]"; ни "игрушки с подвижными частями"; ни "головоломки из набора элементов для составления картины"; ни "диски летающие [игрушки]"; ни "игрушки с сюрпризом [розыгрыш]"; ни "игры настольные; игры с кольцами"; ни "кубики строительные [игрушки]"; ни "модели транспортных средств масштабные"; ни "транспортные средства радиоуправляемые [игрушки]"; ни "устройства для игр"; ни "фигурки [игрушки]". Возможные формы всех этих видов товаров отличаются большим разнообразием.

Таким образом, как правильно отметили Роспатент, формы "игрушки в виде рыбы" отличаются своим разнообразием, что было подтверждено правообладателем в отзыве на возражение и представленными с возражением материалами. Поэтому и применительно к "игрушке в виде рыбы" спорная форма не является безальтернативной.

Что же касается ее традиционности, то она может быть установлена через исследование доказательств использования различными производителями "игрушки в виде рыбы" такой формы. Однако, как правомерно установил административный орган, такие доказательства заявителем в материалы дела также представлены не были.

Из материалов дела усматривается, что между акционерным обществом "ЭКСПОЦЕНТР" и обществом "Рыжий кот" были заключены договоры на участие в выставке "МИР ДЕТСТВА" от 09.04.2018 N Д/101-1800175, от 10.03.2017 N Д/101-1700100, от 11.03.2016 N Д/101-1600080, от 29.04.2015 N Д/101-1500160, от 26.05.2014 N Д/101-1400432, от 29.05.2013 N Д/101-1302152.

Как обоснованно указал административный орган, к периоду времени, предшествовавшему дате приоритета оспариваемого товарного знака, относится исполнение лишь трех из шести поименованных договоров, при этом в их тексте и в содержании приложений к ним отсутствует указание на товары, которые были представлены заявителем на этих выставках.

К материалам возражения заявителем были также приложены фотокопии упаковок сборных моделей из дерева в форме рыбы-ангела. Однако, как справедливо указал Роспатент, на основании данных изображений не представляется возможным установить дату их изготовления, факт и объемы реализации такой продукции, равно как не представляется возможным сделать выводы о степени информированности потребителей и о восприятии оспариваемого обозначения потребителями.

Обществом "Рыжий кот" в материалы административного дела также были представлены товарные накладные от 13.01.2014 N РК-25, от 17.01.2014 N РК-124 и от 17.02.2014 N РК-428 на поставку товаров "СБОРНЫЕ МОДЕЛИ 2 BIG РЫБА-АНГЕЛ" с номером артикула МД-8444, а также Каталог детских игр 2015-2016 с изображением игрового набора "Рыба-ангел" с номером артикула МД-8444 и каталог "Игрушки из дерева 2011" с изображением игрового набора "Рыба-ангел" с номером артикула Ш010, нотариальный протокол осмотра доказательств, описывающий процесс осмотра каталога "ИГРУШКИ ИЗ ДЕРЕВА" с изображением игрового набора "Рыба-ангел" с номером артикула Ш010.

Оценив указанные доказательства Роспатент, принимая во внимание малое количество представленных обществом "Рыжий кот" товарных накладных, а также отсутствие сведений о распространении каталогов соответствующей продукции, пришел к выводу о том, что данные материалы не подтверждают факт утраты оспариваемым обозначением различительной способности.

Судебная коллегия соглашается с указанным выводом административного органа и полагает необходимым отметить, что одного факта использования обозначения различными лицами до даты подачи заявки на товарный знак недостаточно для установления ассоциативных связей, которые возникли или могли возникнуть у потребителей в связи с этим обозначением, и, соответственно, для вывода об отсутствии у обозначения различительной способности.

Судебная коллегия обращает внимание на то, что этот факт должен учитываться наряду с другими обстоятельствами по конкретному делу, свидетельствующими о формировании или вероятности формирования у потребителей ассоциаций в связи с конкретным обозначением. При этом могут быть учтены, в частности длительность, интенсивность использования обозначения, возможность исчезновения ассоциативных связей в связи с отдаленностью во времени использования обозначения от даты подачи заявки на товарный знак.

Между тем, как правомерно указал Роспатент, заявителем какой-либо информации о других производителях и объемах произведенной и/или реализованной ими продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком, а также о рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации, сведения о степени информированности потребителей и их восприятии оспариваемого знака в материалы дела не представлено.

Таким образом, заявителем не доказан факт длительного и широкого использования оспариваемого товарного знака до даты его приоритета различными лицами, осуществляющими введение в гражданский оборот вышеуказанных товаров 28-го класса МКТУ, что не позволяет сделать вывод об отсутствии у товарного знака различительной способности и невозможности индивидуализировать товары конкретного производителя.

При этом судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам отмечает, что нежелание заявителя "обременять материалы административного дела" большим количеством доказательств не является обстоятельством, позволяющим сделать иные выводы относительно характера, объемов и интенсивности использования оспариваемого обозначения обществом "Рыжий кот" или другими лицами.

Таким образом, доводы заявителя о недостаточной обоснованности решения Роспатента от 11.10.2019 в указанной части не принимаются судебной коллегией Суда по интеллектуальным правам, поскольку не свидетельствуют о незаконности оспариваемого ненормативного правового акта.

Принимая во внимание, что спорный товарный знак обладает различительной способностью в силу оригинальности и альтернативности его формы применительно к указанным в перечне государственной регистрации товарам 28-го класса МКТУ, у правообладателя отсутствует необходимость в представлении дополнительных доказательств, подтверждающих приобретение заявленным обозначением различительной способности вследствие его широкого и интенсивного использования предпринимателем. В этой связи доводы общества "Рыжий кот" о недоказанности данного обстоятельства отклоняются Судом по интеллектуальным правам.

Судебная коллегия также обращает внимание на то, что, вопреки доводам заявителя, обладание правом авторства и (или) исключительным авторским правом на изображение оспариваемого обозначения в силу положений статьи 1483 ГК РФ не является обязательным условием для предоставления ему правовой охраны в качестве товарного знака.

Таким образом, довод общества "Рыжий кот" о том, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 631667 не был создан в результате творческой деятельности предпринимателя, не может быть принят во внимание судом первой инстанции и отклоняется им как не опровергающий законности оспариваемого решения.

Учитывая изложенное, судебная коллегия полагает, что при принятии решения от 11.10.2019 Роспатент в полной мере и объективно исследовал и оценил все представленные в материалы дела доказательства с учетом доводов общества "Рыжий кот" и возражений предпринимателя, в результате чего пришел к обоснованному выводу о том, что предоставление правовой охраны оспариваемому обозначению в качестве товарного знака не противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Применительно к доводам общества "Рыжий кот" о допущенных административным органом нарушениях процедуры рассмотрения возражения судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам полагает необходимым высказать следующее.

Согласно пункту 2.5 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила ППС), возражение должно содержать обоснование неправомерности обжалуемого решения, отказа в пересмотре вынесенного решения, признания заявки отозванной, неправомерности выдачи патента, свидетельства или предоставления правовой охраны.

В случае представления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительными полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака наименования места происхождения товара, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, установленными Правилами ППС.

Из вышеприведенной нормы Правил ППС следует, что дополнительным материалам, отсутствовавшим в возражении, надлежит дать оценку на предмет того, указано ли в них на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака и приведены ли в них отсутствующие в возражении источники информации.

Если дополнительные материалы содержат отсутствующие в возражении источники информации, проверяется, относятся ли они к общедоступным словарно-справочным изданиям. Только в том случае, если материалы содержат источники информации, относящиеся к общедоступным словарно-справочным изданиям, они могут быть положены в основу решения, принятого по результатам рассмотрения возражения.

Как следует из материалов дела, в заседании коллегии Палаты по патентным спорам от 12.09.2020 к материалам административного дела были приобщены дополнительные доказательства к возражению общества "Рыжий кот" в виде скриншота сайта в сети "Интернет" по состоянию на 07.02.1998 с переводом на русский язык, фотографии упаковки сборной деревянной модели "Рыба-ангел", копия приложения к контракту от 28.12.2009, копия ГТД от 03.02.2010 N 58680422, копия приложения к контракту от 28.09.2009, копия ГТД от 21.10.2009 N 54273803, копия приложения к контракту от 05.12.2010, копия инвойса от 05.12.2010, копия ГТД от 14.12.2010, копии товарных накладных от 29.12.2010, от 12.04.2011, от 04.06.2012, копия каталога общества с ограниченной ответственностью "МДИ" 2009 года.

Из содержания указанных материалов усматривается, что они не относятся к общедоступным словарно-справочным изданиям, в связи с чем они обоснованно были признаны Роспатентом в качестве доказательств, изменяющих мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным, и, таким образом, правомерно не были учтены при принятии оспариваемого решения.

В отношении довода общества "Рыжий кот" о том, что на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 12.09.2019, заявителю было отказано в переносе заседания в целях ознакомления с дополнительными материалами, представленными правообладателем оспариваемого товарного знака, судебная коллегия отмечает следующее.

Как указано в пункте 3.7 Правил ППС, при необходимости коллегия Палаты по патентным спорам может перенести заседание.

Согласно пункту 4.3 правил ППС дата проведения заседания коллегии может быть перенесена по инициативе Палаты по патентным спорам или по письменной просьбе лица, уведомленного о принятии возражения или заявления к рассмотрению в соответствии с пунктом 3.1 названных Правил, в связи с необходимостью обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела.

В силу абзаца третьего пункта 4.8 Правил ППС при необходимости более тщательного исследования вновь представленных источников информации или дополнительных обстоятельств заседание коллегии Палаты по патентным спорам может быть перенесено.

Как усматривается из материалов дела, сведения, представляющие собой копии таможенных деклараций, инвойсов, каталогов "Игры и Игрушки", страниц журнала "Планета детство", учетной карточки ВЭД, свидетельства ПБОЮЛ, паспорта импортной сделки и скриншоты дизайнерских макетов были представлены предпринимателем на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 22.08.2019, на котором присутствовал представитель общества "Рыжий кот". При этом заявителю было известно о представлении правообладателем данных материалов, о чем свидетельствуют представленные в материалы административного дела дополнительные пояснения заявителя от 12.09.2019.

Следовательно, учитывая, что у заявителя была возможность своевременно ознакомиться с данными материалами и представить свои доводы, необходимость в предоставлении дополнительного времени для их изучения и, соответственно, основания для переноса даты заседания коллегии Палаты по патентным спорам отсутствовали.

Применительно к доводу общества "Рыжий кот" о нарушении правил рассмотрения возражений в Палате по патентным спорам, выразившемся в необеспечении участия сотрудника экспертного отдела в заседании коллегии по рассмотрению возражения заявителя, Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на следующее.

Как указано в абзаце четвертом пункта 3.1 Правил ППС, в необходимых случаях Палата по патентным спорам вправе пригласить лицо, принимавшее решение по результатам экспертизы.

В силу абзаца первого пункта 4.3 Правил ППС участвовать в рассмотрении дела на заседании коллегии Палаты по патентным спорам может лицо, подавшее возражение или заявление, и/или его представитель, обладатель авторского свидетельства и свидетельства СССР, патентообладатель, обладатель исключительного права на товарный знак, обладатель свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара и/или его представитель, в необходимых случаях лицо, принимавшее решение по результатам экспертизы.

Согласно положениям пункта 4.6 Правил ППС рассмотрение по существу возражения или заявления начинается докладом председательствующего или одного из членов коллегии Палаты по патентным спорам.

Дальнейшее рассмотрение ведется, как правило, в следующей последовательности:

- выступление лица, подавшего возражение или заявление, и/или его представителя, включая патентного поверенного;

- выступление правообладателя и/или его представителя, включая патентного поверенного;

- выступление лица, принимавшего решение по результатам экспертизы;

- ответы лиц, участвующих в рассмотрении, на вопросы членов коллегии Палаты по патентным спорам;

- дополнение лицами, участвующими в рассмотрении, ранее сделанных выступлений.

Таким образом, из изложенных положений Правил ППС следует, что обеспечение участия лица, принимавшего решение по результатам экспертизы заявленного обозначения, является правом, но не обязанностью Палаты по патентным спорам. Участие такого лица в заседании коллегии обеспечивается в необходимых случаях.

Вместе с тем, как следует из имеющегося в материалах административного дела протокола заседания коллегии Палаты по патентным спорам от 12.09.2019, при рассмотрении возражения общества "Рыжий кот" в заседании присутствовал представитель экспертного отдела Королёва С.В.

Таким образом, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что приведенный довод заявителя не соответствует фактическим обстоятельствам дела.

Принимая во внимание изложенное, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам пришла к выводу о том, что Роспатентом при рассмотрении возражения общества "Рыжий кот" не были допущены нарушения процедуры рассмотрения возражений, установленной Правилами ППС.

Судебная коллегия также отказала в удовлетворении поступившего в суд 09.06.2020 ходатайства общества "Рыжий кот" о вызове в судебное заседание государственного эксперта по интеллектуальной собственности отдела экспертизы заявок на товарные знаки федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" - Богатовой А.Ю., проводившего проверку заявки на регистрацию спорного товарного знака.

В соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 88 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, ходатайствующее о вызове свидетеля, обязано указать, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, может подтвердить свидетель.

Между тем, заявляя указанное ходатайство, общество "Рыжий кот" не указало, какие конкретно обстоятельства, имеющие значение для дела, может подтвердить этот свидетель.

Таким образом, названное ходатайство отклонено судебной коллегией ввиду его недостаточной обоснованности.

Кроме того, судебная коллегия отмечает, что предметом судебной проверки по настоящему делу является оспариваемое решение Роспатента, а не действия (решение) эксперта Богатовой А.Ю., проводившей проверку заявки на регистрацию спорного товарного знака.

Как отмечено в абзаце третьем пункта 154 постановления от 23.04.2019 N 10, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

В абзаце втором пункта 171 постановления от 23.04.2019 N 10 отмечено, что признание действий лица по регистрации товарного знака, в том числе по подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется исходя из поданного в Роспатент возражения.

В поданном в Роспатент возражении общество "Рыжий кот" ссылается на то, что предприниматель зарегистрировал оспариваемый товарный знак в целях запрета использования обозначения по свидетельству Российской Федерации N 631667 другим производителям и импортерам, кроме того, правообладатель имеет цель взыскания с иных производителей денежных средств.

Судебная коллегия обращает внимание, что сам по себе факт того, что после регистрации товарного знака правообладатель предъявляет претензии и иски к лицам, использующим обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, правообладателем которого он является, не свидетельствует о злоупотреблении правом, поскольку запрет правообладателя иному лицу использовать без его согласия обозначение, сходное до степени смешения или тождественное его товарному знаку, соответствует понятию исключительного права на средство индивидуализации (статьи 1252, 1515 ГК РФ).

При названных обстоятельствах коллегия судей, основываясь на совокупности имеющихся в настоящем деле доказательств, не соглашается с доводом заявителя о наличии в действиях третьего лица по регистрации оспариваемого товарного знака признаков злоупотребления правом.

Не находит судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам и оснований для признания действий заявителя по позднему представлению письменных пояснений по делу в суд злоупотреблением процессуальными правами. Позиция, изложенная в данных пояснениях, ранее заявителем раскрывалась и была известна третьему лицу и Роспатенту до даты судебного заседания.

Оценив законность и обоснованность решения Роспатента от 11.10.2019 в пределах доводов заявления общества "Рыжий кот", судебная коллегия полагает, что доводы заявителя не опровергают приведенные в оспариваемом решении административного органа выводы и не свидетельствуют о наличии оснований для признания его недействительным.

При таких обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что оспариваемый ненормативный акт принят уполномоченным органом, соответствует закону и иным нормативным правовым актам, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование общества "Рыжий кот" о признании решения Роспатента от 11.10.2019 недействительным удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины, понесенные заявителем при подаче настоящего заявления, в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на Роспатент и подлежат взысканию с последнего в пользу заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "Рыжий кот" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Погадаев