Постановление Суда по интеллектуальным правам от 8 декабря 2020 г. N С01-1464/2020 по делу N А40-214821/2019 Суд отменил вынесенные ранее судебные акты и направил дело о защите исключительных прав на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку судами не был исследован вопрос о сходстве либо тождестве обозначений, используемых в доменном имени и фирменном наименовании ответчика, а также не установлено кто являлся владельцем или администратором доменного имени

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 8 декабря 2020 г. N С01-1464/2020 по делу N А40-214821/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 1 декабря 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 8 декабря 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Булгакова Д.А., Мындря Д.И.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица - DELTA AIR LINES, Inc (1030 Delta Boulevard, Atlanta, GA 30320, USA) на решение Арбитражного суда города Москвы от 20.12.2019 по делу N А40-214821/2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.08.2020 по тому же делу

по иску иностранного лица - DELTA AIR LINES, Inc к обществу с ограниченной ответственностью "Дельта" (ул. Красная сосна, д. 20, стр. 1, этаж 1. ком. 6, рм. 6, Москва, 129337, ОГРН 1155047014682) и Большаковой Наталье Валерьевне (Москва) о защите исключительных прав,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, акционерного общества "Региональный сетевой информационный центр" (ул. 3-я Хорошевская, д. 2, стр. 1, этаж 4, пом. I, ком. 40, Москва, 123308, ОГРН 1067746823099).

В судебном заседании принял участие представители:

от иностранного лица - DELTA AIR LINES, Inc - Горячев И.С. и Николаева Н.И. (по доверенности от 29.09.2020);

от общества с ограниченной ответственностью "Дельта" и Большаковой Натальи Валерьевны - Лебедев А.В. (по доверенностям от 16.05.2020 и 24.07.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо - DELTA AIR LINES, Inc (далее - истец, компания) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации иском к обществу с ограниченной ответственностью "Дельта" (далее - общество, ответчик) и Большаковой Наталье Валерьевне о признании администрирования Большаковой Н.В. доменного имени www.deltaavla.com нарушением исключительных прав истца на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации 106839, 100497, 564712, 582464 и фирменное наименование, о запрете ей использовать обозначения, сходные с товарными знаками истца и фирменным наименованием путем их размещения в доменных именах в сети Интернет и на сайте wvvw.deltaavta.com и обязании аннулировать доменное имя www.deitaavia.com, о запрете обществу использовать фирменное наименование "Дельта" в отношении следующих видов деятельности: обслуживание авиаперевозчиков, производство и реализация товаров для авиаперевозчиков; организация питания.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество "Региональный сетевой информационный центр".

Решением Арбитражного суда города Москвы от 20.12.2019, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.08.2020, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и нарушение норм процессуального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции и направить дело на новое рассмотрение.

Заявитель кассационной жалобы указывает на неправильное применение судами статей 1474, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также пункта 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), так как ими не были не исследованы обстоятельства сходства принадлежащих истцу товарных знаков, фирменного наименования с доменным именем www.deltaavla.com и фирменным наименованием общества - "Дельта", а также не были учтены все виды услуг, оказываемых потребителю, в связи с чем был сделан неправильный вывод об однородности.

В отзыве на кассационную жалобу общество возражает против ее удовлетворения, указывая на то, что судами нижестоящих инстанции были исследованы все имеющиеся в деле доказательства и установлены все имеющие существенное значение для дела обстоятельства при правильном применении норм материального и процессуального права.

В судебном заседании представители компании поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе, просили отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции и направить дело на новое рассмотрение.

Представитель ответчиков выступил по доводам, изложенным в отзыве, в удовлетворении кассационной жалобы просил отказать, оставив в силе решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции.

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу истца, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и соблюдения норм процессуального права, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела при принятии обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии оснований для отмены оспариваемых судебных актов в связи с неполным выяснением судами всех обстоятельств по делу.

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, истец, обращаясь в суд с настоящим иском, указывал, что он является правообладателем товарных знаков "DELTA", "", "DELTA ONE", "" по свидетельствам Российской Федерации 106839 (дата регистрации 03.08.1992), 100497 (дата регистрации 29.11.1991), 564712 (дата регистрации 15.02.2016), 582464 (дата регистрации 09.06.2014), которые зарегистрированы, в том числе в отношении услуг 39-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "авиаперевозки; авиаперевозки с бонусными программами для часто летающих пассажиров; транспортировка; транспортные услуги, а именно предоставление специализированного приоритетного обслуживания на воздушном транспорте в отношении бронирования авиабилетов, усовершенствованной обработки билетов в аэропортах, приоритетной регистрации/приоритетных залов регистрации, срочного/ускоренного выхода на посадку и посадки на борт воздушного судна, улучшенных мест для сидения, улучшенного личного пространства в салоне, компьютерных соединений/компьютерной связи и улучшенного питания/улучшенного обслуживания во время раздачи/приема пищи для пассажиров; доставка товаров по воздуху и по земле; предоставление онлайновых компьютерных баз данных в отношении информации о путешествиях и бронирования билетов для путешествий", 43 класса МКТУ "предоставление улучшенного питания/улучшенного обслуживания во время раздачи/приема пищи для пассажиров на борту воздушного судна", а также что с 1967 года ему принадлежит исключительное право на фирменное наименование - DELTA AIR LINES.

При этом компания ссылалась на то, что является крупнейшей авиакомпанией мира по трём значимым критериям (размер флота, объём пассажироперевозок и количество пунктов назначения), её маршрутная сеть охватывает страны Северной Америки, Южной Америки, Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока и Карибского бассейна. Главный хаб авиакомпании находится в Международном аэропорту Хартсфилда Джексона (Атланта, штат Джорджия), уверенно занимает в последние годы первое место в мире по годовому пассажирообороту и количеству операций взлётов-посадок, является членом альянса Sky Team. Сведения о деятельности истца имеются на сайте крупнейшей российской авиакомпании - Аэрофлота. Истцу также принадлежит сайт ru.delta.com, на котором можно приобрести авиабилеты, зарегистрироваться на рейс и получить иные услуги, связанные с авиаперевозкой.

Как указывал истец, обществу с 09.12.2015 принадлежит исключительное право на фирменное наименование - "Дельта", а учредитель и генеральный директор общества - Большакова Н.В. с 15.02.2018 является администратором доменного имени www.deltaavla.com.

Поскольку, по мнению истца, регистрация доменного имени www.deltaavla.com, на котором обществом оказывается деятельность в сфере авиаперевозок под фирменным наименованием "Дельта" нарушает его исключительные права на фирменное наименование и товарные знаки, компания обратилась в суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, установив, что общество специализируется на обслуживании авиакомпаний и других перевозчиков, обеспечивая их товарами, необходимыми в их деятельности, тогда как деятельность истца связана с пассажирскими авиаперевозками, посчитал, что услуги, оказываемые истцом и ответчиком, имеют различное назначение. Также, приняв во внимание довод ответчика о том, что истцом не представлено надлежащих доказательств о сходстве товарных знаков истца и фирменного наименования ответчика, не усмотрел нарушения исключительных прав истца, в связи с этим отказал в удовлетворении исковых требований.

Суд апелляционной инстанции указанные выводы суда первой инстанции поддержал, оставив оспариваемое решение в силе.

Вместе с тем, по мнению суда кассационной инстанции, судами не было учтены следующие обстоятельства.

Как следует из пункта 1 статьи 1250 ГК РФ, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно подпунктам 1 и 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном ГК РФ, требования: о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

В силу присущего гражданскому судопроизводству принципа диспозитивности только истец определяет, защищать ему или нет свое нарушенное или оспариваемое право (часть 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), какое исковое требование и в связи с чем предъявлять в суд (пункты 4 и 5 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), к кому предъявлять иск (пункт 3 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) и в каком объеме требовать от суда защиты.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что в настоящем деле истец просил признать администрирование Большаковой Н.В. доменного имени www.deltaavla.com нарушением его исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации 106839, 100497, 564712, 582464 и фирменное наименование; запретить Большаковой Н.В. использование обозначения, сходного с товарными знаками истца и фирменным наименованием путем их размещения в доменном имени в сети Интернет и на сайте wvvw.deltaavta.com; обязать Большакову Н.В. аннулировать доменное имя www.deitaavia.com; запретить обществу использовать фирменное наименование "Дельта" в отношении следующих видов деятельности: обслуживание авиаперевозчиков, производство и реализация товаров для авиаперевозчиков; организация питания.

В частности, компания указывала, что ей принадлежат исключительные права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации 106839, 100497, 564712, 582464 (со словесным элементом "DELTA"), а также на фирменное наименование - DELTA AIR LINES, которые как полагал истец были незаконно использованы ответчиками при регистрации доменного имени www.deltaavla.com на учредителя и генерального директора общества и оказании под фирменным наименованием "Дельта" на данном сайте услуг в сфере авиаперевозок.

Таким образом, истцом заявлены требования в защиту исключительных прав на фирменное наименование и товарный знак, которые, по его мнению, были нарушены ответчиками, путем оказания услуг с использованием в фирменном наименовании и доменном имени обозначений, сходных с принадлежащими ему средствами индивидуализации.

Соответственно, суд обязан разрешить дело по иску, который предъявлен истцом.

Задачами судопроизводства в арбитражных судах являются: защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность; обеспечение доступности правосудия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; укрепление законности и предупреждение правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; формирование уважительного отношения к закону и суду (статья 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а законность при рассмотрении дел арбитражным судом обеспечивается правильным применением законов и иных нормативных правовых актов, а также соблюдением всеми судьями арбитражных судов правил, установленных законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах (статья 6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Таким образом, выяснение всех обстоятельств дела и оценка представленных в материалы дела доказательств, входит в компетенцию суда, разрешающего спор по существу.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ними, без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ), способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, или однородных им, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу пункта 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать полного или частичного запрета использования фирменного наименования.

Для целей настоящего пункта под частичным запретом использования понимается в отношении фирменного наименования запрет его использования в определенных видах деятельности.

Указанная норма предоставляет преимущество возникшему ранее средству индивидуализации, и предусматривает исследование вопроса о сходстве двух средств индивидуализации, возможность введения в заблуждение потребителя и (или) контрагента, а также исследование видов оказываемой деятельности.

В пункте 3 статьи 1474 ГК РФ указано, что не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Тем самым, в пункте 3 статьи 1474 ГК РФ сформулировано три признака противоправности использования другим лицом фирменного наименования правообладателя: во-первых, тождественность используемого другим лицом обозначения фирменному наименованию правообладателя или сходство до степени смешения; во-вторых, осуществление данными юридическими лицами аналогичной деятельности; в-третьих, более позднее включение в единый государственный реестр юридических лиц фирменного наименования другого лица.

Следовательно, право на фирменное наименование подлежит защите при установлении совокупности признаков противоправности использования другим лицом фирменного наименования правообладателя.

Исходя из смысла статьи 1474 ГК РФ одним из признаков противоправности использования ответчиками фирменного наименования правообладателя является осуществление этим лицом аналогичной деятельности.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что при исследовании вопроса о том, являются ли виды деятельности, осуществляемые лицами, аналогичными в смысле пункта 3 статьи 1474 ГК РФ, учитывается фактически осуществляемая деятельность.

Аналогичность видов деятельности определяется судом исходя из позиции среднего потребителя товаров и услуг, адресата соответствующей деятельности. При этом учитывается, возможно ли смешение видов деятельности истца и ответчика в глазах такого потребителя.

Следовательно, в предмет доказывания по настоящему делу входят сходство фирменных наименований, а также наличие угрозы их смешения и потенциальная возможность введения в заблуждение потребителей или контрагентов при использовании фирменного наименования ответчиком путем осуществления деятельности аналогичной деятельности истца.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

В соответствии со статьей 8 Конвенции по охране промышленной собственности, заключенной в Париже 20.03.1883, фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

В силу пункта 2 статьи 1475 ГК РФ, исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования.

Согласно пункту 4 статьи 1474 ГК РФ юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 настоящей статьи, по требованию правообладателя обязано по своему выбору прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, или изменить свое фирменное наименование, а также обязано возместить правообладателю причиненные убытки.

Таким образом, указанной нормой лицу, нарушившему положения пункта 3 статьи 1474 ГК РФ, по требованию правообладателя, гражданским законодательством предоставляется право, по своему выбору, прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию истца, в отношении аналогичных видов деятельности, или изменить свое фирменное наименование.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что основной целью применения положений статей 1474 и 1475 ГК РФ является недопущение смешения разных юридических лиц и предоставляемых ими товаров (услуг) в одной области экономики, тем самым предотвращение угрозы введения в заблуждение потребителя при использовании сходных средств индивидуализации (в данном случае - фирменных наименований и товарных знаков), что следует из положений статьи 1252 ГК РФ.

Как отмечено в пункте 162 Постановления N 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, суд оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Согласно пункту 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила) словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

С учетом пункта 42 Правил сходство обозначений определяется в том числе на основании вхождения одного словесного обозначения в другое.

Таким образом, не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным элементом противопоставленного товарного знака и одним из двух словесных элементов спорного товарного знака.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 и от 03.12.2018 по делу N СИП-210/2017, от 21.05.2018 по делу N СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу N СИП-450/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2018 N 300-КГ18-13820 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 19.10.2018 по делу N СИП-137/2018, от 25.01.2019 по делу N СИП-261/2018, от 24.05.2019 по делу N СИП-585/2018 и других.

Таким образом, при оценке сходства товарных знаков устанавливается не сходство и полное отсутствие такового, а наличие определенной степени сходства или отсутствие таковой.

Степень сходства учитывается впоследствии при формулировании вывода о наличии или отсутствии вероятности смешения.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется также исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров/услуг для указанных лиц.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 78 Постановления N 10, владелец сайта самостоятельно определяет порядок использования сайта, поэтому бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта. При отсутствии таких доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Если иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности из размещенной на сайте информации (часть 2 статьи 10 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"), презюмируется, что владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 158 Постановления N 10 требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку (пункт 158 Постановления N 10).

Как указано в пункте 159 Постановления N 10, требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252, подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени.

Таким образом, судам следовало установить факт незаконного использования кем-либо из ответчиков в доменном имени www.deltaavla.com товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 106839, 100497, 564712, 582464 способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ, для индивидуализации услуг, в отношении которых они зарегистрированы, или однородных им, а также факт незаконного использования кем-либо из ответчиков фирменного наименования каким-либо из способов, указанных в пункте 1 статьи 1474 ГК РФ. Кроме этого, установить, факт осуществления аналогичных видов деятельности, а также факт сходства фирменного наименования - "Дельта" с товарными знаками со словесным элементом "DELTA" и фирменным наименованием - DELTA AIR LINES.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что требование о прекращении использования средств индивидуализации может быть удовлетворено, если нарушение имеет место на момент вынесения судом решения.

Вместе с тем, по мнению Суда по интеллектуальным правам, судами не был исследован надлежащим образом вопрос о сходстве либо тождестве обозначений, используемых в доменном имени www.deltaavla.com и фирменном наименовании - "Дельта" с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 106839, 100497, 564712, 582464 и фирменным наименованием - DELTA AIR LINES, а также вопрос об однородности услуг, которые оказываются через указанный Интернет-сайт и аналогичность фактически осуществляемых сторонами видов деятельности, поскольку выводы судов в указанной части в нарушение установленных частью 4 статьи 170 и частью 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации положений, определяющих требования к содержанию судебных актов, отсутствуют.

Кроме этого, судами не был исследован вопрос о том, кто являлся владельцем или администратором доменного имени www.deltaavla.com, а также были ли соблюдены ответчиками требования пункта 3 статьи 1474 ГК РФ и пункта 3 статьи 1484 ГК РФ.

Из содержания оспариваемых судебных актов не усматривается, на основании каких положений действующего законодательства суды пришли к выводу о том, что товарные знаки со словесным элементом "DELTA" и фирменное наименование - DELTA AIR LINES, не являются сходными с доменным именем www.deltaavla.com и фирменным наименованием - "Дельта", так как в обжалуемых судебных актах не приведен анализ в смысле указанных норм права ГК РФ с учетом критериев, обозначенных в пункте 162 Постановления N 10.

Придя к выводам о том, что истцом не было представлено доказательств, подтверждающих факт использования товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 106839, 100497, 564712, 582464, а также доказательств их сходства с фирменным наименованием ответчика, судами не была учтена правовая позиция, изложенная в абзаце втором пункта 154 и абзацах четвертом-шестом пункта 162 Постановления, согласно которой лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ, а также что установление сходства осуществляется судом по результатам самостоятельного сравнения обозначений. В связи с этим не требуется представление кем либо из лиц, участвующих в деле, в материалы дела доказательств, подтверждающих данные обстоятельства.

Вывод судов о том, что услуги, оказываемые истцом и ответчиком, имеют различное назначение, а также что фактическое осуществление ответчиками деятельности, аналогичной видам деятельности истца, не производится, также надлежащим образом не мотивирован со ссылками на доказательства и применимые нормы права.

При таких обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам считает преждевременным вывод судов об отсутствии со стороны ответчиков нарушения исключительных прав истца на принадлежащие ему средства индивидуализации.

На основании изложенного Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что суды при разрешении настоящего спора не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на выводы судов о нарушении ответчиками исключительных прав истца.

Согласно части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Неправильным применением норм материального права являются: неприменение закона, подлежащего применению; применение закона, не подлежащего применению; неправильное истолкование закона (часть 2 указанной статьи).

Нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд, решение, постановление которого отменено или изменено, если этим судом нарушены нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с частью 4 статьи 288 настоящего Кодекса основанием для отмены решения, постановления, или если выводы, содержащиеся в обжалуемых решении, постановлении, не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам или имеющимся в деле доказательствам. При направлении дела на новое рассмотрение суд может указать на необходимость рассмотрения дела коллегиальным составом судей и (или) в ином судебном составе.

Принимая во внимание, что судами не были исследованы все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, тогда как исследование сведений о факте нарушения исключительных прав находится за пределами полномочий, предусмотренных в статье 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и установление указанных обстоятельств невозможно в суде кассационной инстанции в силу ограниченности его полномочий (часть 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что в части мотивировки судебных актов судами обеих инстанций были неправильно применены положения статей 1252, 1474, 1484 ГК РФ, а также неправильно применены нормы процессуального права - статьи 2, 6, 8, 9, 65, 66, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии правовых оснований для отмены решения Арбитражного суда города Москвы от 20.12.2019 по делу N А40-214821/2019 и постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.08.2020 по тому же делу, с направлением дела, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть вышеизложенное, и, исходя из заявленных требований и возражений к ним, дать надлежащую оценку доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, а также представленным по делу доказательствам и с учетом подлежащих применению норм материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт, установив, были ли нарушены кем-либо из ответчиков исключительные права истца на товарные знаки каким-либо из способов, перечисленных в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ, а также исключительные права на фирменное наименование каким-либо из способов, указанных в пункте 1 статьи 1474 ГК РФ, и с учетом установленных обстоятельств дела определить, подлежат ли исковые требования удовлетворению.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 20.12.2019 по делу N А40-214821/2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.08.2020 по тому же делу отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Д.И. Мындря