Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 декабря 2020 г. по делу N СИП-662/2020 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчик не доказал фактического использования спорного товарного знака в отношении части испрашиваемых истцом товаров, для которых он зарегистрирован

Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 декабря 2020 г. по делу N СИП-662/2020

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 апреля 2021 г. N С01-97/2021 по делу N СИП-662/2020 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 15 декабря 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 16 декабря 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Рогожина С.П., Сидорской Ю.М.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кутявиной Н.А. рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "МАКОШЬ" (Строительный пр-з, д. 7А, к. 39, стр. 3, оф. 4, Москва, 125371, ОГРН 1137746991238) к обществу с ограниченной ответственностью "Корпорация "Южный Альянс" (ул. Плодоовощная, 1, ст. Дондуковская, Гиагинский р-н, Республика Адыгея, 385365, ОГРН 1040100507391) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 376393 вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "МАКОШЬ" - Рыбина Н.А. (по доверенности от 30.07.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "МАКОШЬ" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Корпорация "Южный Альянс" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 376393 в отношении всех товаров 29, 30, 32-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), для которых он зарегистрирован, вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В судебном заседании 15.12.2020 судом приняты в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения требований истца, в которых он просит досрочно прекратить правовую охрану данного товарного знака в отношении всех товаров 29 и 30-го классов МКТУ, и товаров 32-го класса МКТУ "вино ячменное (пиво); коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива".

В отзыве на иск ответчик, возражая против удовлетворения иска, ссылается на наличие у него производственных планов приступить до конца текущего года к выпуску напитков (морсы).

От Роспатента поступил письменный отзыв, в котором указано, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции данного государственного органа. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленные требования в полном объеме.

Ответчик и Роспатент, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, своих представителей в суд не направили. В соответствии с положениями статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие представителей ответчика и Роспатента.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителя истца, суд пришел к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения заявленных требований исходя из нижеследующего.

Как следует из материалов дела и установлено в судебном заседании, ответчик является правообладателем словесного товарного знака "МАКОШЬ" по свидетельству Российской Федерации N 376393 с датой приоритета 13.06.2006, зарегистрированного в отношении вышеуказанных товаров, для которых истцом испрашивается досрочное прекращение правовой охраны этого товарного знака.

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в использовании сходного с данным товарным знаком обозначения в отношении указанных услуг и полагая, что он не используется правообладателем в течение трех лет, предшествующих дате направления предложения заинтересованного лица, обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет. Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что соответствует положениям абзаца четвертого пункта 1 статьи 1486 ГК РФ и подтверждается представленным в материалы дела предложением заинтересованного лица с доказательствами его направления 18.05.2020 ответчику, а также соблюден двухмесячный срок ожидания ответа правообладателя с момента направления этого предложения и тридцатидневный срок на подачу искового заявления (исковое заявление подано в суд 18.08.2020).

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Согласно пункту 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

В пункте 162 Постановления N 10 однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истец обосновал тем, что намеревается использовать сходное обозначение при производстве продуктов питания. Кроме того, им подана заявка N 2019703707 на регистрацию товарного знака, включающего словесный элемент "МАКОШЬ" в отношении товаров 29, 30, 32-го классов МКТУ.

В подтверждение своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны данного товарного знака истец представил договоры, товарные накладные, спецификации, декларации о соответствии Евразийского экономического союза, копию заявки N 2019703707, уведомление Роспатента по данной заявке

В силу статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Представленными истцом документами подтверждается, что он осуществляет деятельность по производству хлебцев, фрешкейков, слайсов, гранол, тортов, напитков фруктовых.

Оценив в совокупности представленные истцом доказательства, суд пришел к выводу о том, что истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака только в отношении товаров 29-го класса МКТУ "арахис обработанный; бобы консервированные; горох консервированный; желатин пищевой; желе пищевое; изюм; консервы фруктовые; крем сливочный; крокеты; мармелад; масла растительные; масло сливочное; мякоть фруктовая; орехи обработанные; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; продукты молочные; пюре клюквенное; пюре яблочное; сливки взбитые; соки овощные для приготовления пищи; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, подверженные тепловой обработке; хлопья картофельные; цедра фруктовая; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы фруктовые", товаров 30-го класса МКТУ "ароматизаторы; бисквиты; блины; бриоши; булки; ванилин [заменитель ванили]; вафли; вещества ароматические кофейные; вещества подслащивающие натуральные; горчица; заменители кофе; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; изделия пирожковые; йогурт замороженный; какао; какао-продукты; карамели; каши молочные; конфеты; кофе; крахмал пищевой; крекеры; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кушанья мучные; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; мармелад [кондитерские изделия]; марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); мед; мороженое; мука; мюсли; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадные; напитки-какао; настойки нелекарственные; орех мускатный; пастилки [кондитерские изделия]; перец; пицца; попкорн; порошки для мороженого; приправы, в том числе кетчуп, майонез, хрен, соусы; продукты зерновые; продукты мучные; продукты пищевые, содержащие крахмал; пряники; пряности; пудинги; равиоли, в том числе пельмени, хинкали; рис; сахар; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; соль поваренная; соль сельдерейная; спагетти; специи; сухари, в том числе сухарики соленые; сэндвичи; тапиока; тесто миндальное; торты фруктово-ягодные; уксус; халва; хлеб; хлопья из зерновых продуктов; цикорий; чай; шоколад", товаров 32-го класса МКТУ "пиво; сусла; экстракты хмелевые для изготовления пива", поскольку они однородны производимым истцом товарам в силу общности рода (вида) товаров, общего круга потребителей, состава, функционального назначения, места реализации.

Между тем в отношении иных товаров, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, суд полагает, что истец не обосновал и не доказал свою заинтересованность, данные товары не являются однородными названным товарам, которые производятся истцом.

При этом мнение истца о том, что все продукты питания являются однородными любым другим продуктам питания, является необоснованным, поскольку не учитывает совокупность критериев однородности, в силу которых продукты питания не являются однородными, если они не относятся, например, к одному роду (виду) товаров, имеют различное назначение, состав, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, не характеризуются взаимодополняемостью или взаимозаменяемостью.

Ссылка истца на то, что заявленное обозначение по заявке N 2019703707 имеет высокую степень сходства со спорным товарным знаком, судом принята во внимание, однако данное обстоятельство не позволяет признать однородными товары, отличающиеся от производимых истцом товаров по основным критериям однородности.

Суд также отмечает, что указанные истцом в ходатайстве об уточнении исковых требований товары "вино ячменное (пиво); коктейли на основе пива; пиво имбирное; пиво солодовое; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое" отсутствуют в перечне регистрации спорного товарного знака, в связи с чем в отношении этих товаров исковые требования также не подлежат удовлетворению.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ на правообладателе лежит бремя доказывания использования товарного знака.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из даты направления истцом предложения ответчику (18.05.2020), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, составляет с 18.05.2017 по 17.05.2020.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Как указано выше, в отзыве ответчик ссылается лишь на наличие планов выпускать напитки, однако не утверждает, что использовал спорный товарный знак в рамках названного периода в отношении каких-либо товаров.

Таким образом, ответчик не оспорил довод истца о неиспользовании спорного товарного знака в отношении указанных товаров, применительно к которым истец доказал свою заинтересованность, и не доказал его использование, что в соответствии со статьей 1486 ГК РФ является основанием для частичного удовлетворения требований и досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении этих товаров вследствие его неиспользования.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Исходя из изложенных обстоятельств, учитывая, что ответчик не доказал фактическое использование спорного товарного знака в отношении части испрашиваемых истцом товаров, для которых он зарегистрирован, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны в указанной выше части, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для частичного удовлетворения заявленных требований.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 23 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах", при частичном удовлетворении требования неимущественного характера расходы по уплате государственной пошлины в полном объеме взыскиваются с противоположной стороны по делу.

Учитывая, что требования истца удовлетворены частично, судебный акт принят в его пользу, понесенные им судебные расходы, в том числе в связи с уплатой государственной пошлины за подачу искового заявления, подлежат взысканию в пользу истца с ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 376393 в отношении товаров 29-го класса "арахис обработанный; бобы консервированные; горох консервированный; желатин пищевой; желе пищевое; изюм; консервы фруктовые; крем сливочный; крокеты; мармелад; масла растительные; масло сливочное; мякоть фруктовая; орехи обработанные; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; продукты молочные; пюре клюквенное; пюре яблочное; сливки взбитые; соки овощные для приготовления пищи; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, подверженные тепловой обработке; хлопья картофельные; цедра фруктовая; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы фруктовые", товаров 30-го класса "ароматизаторы; бисквиты; блины; бриоши; булки; ванилин [заменитель ванили]; вафли; вещества ароматические кофейные; вещества подслащивающие натуральные; горчица; заменители кофе; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; изделия пирожковые; йогурт замороженный; какао; какао-продукты; карамели; каши молочные; конфеты; кофе; крахмал пищевой; крекеры; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кушанья мучные; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; мармелад [кондитерские изделия]; марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); мед; мороженое; мука; мюсли; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадные; напитки-какао; настойки нелекарственные; орех мускатный; пастилки [кондитерские изделия]; перец; пицца; попкорн; порошки для мороженого; приправы, в том числе кетчуп, майонез, хрен, соусы; продукты зерновые; продукты мучные; продукты пищевые, содержащие крахмал; пряники; пряности; пудинги; равиоли, в том числе пельмени, хинкали; рис; сахар; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; соль поваренная; соль сельдерейная; спагетти; специи; сухари, в том числе сухарики соленые; сэндвичи; тапиока; тесто миндальное; торты фруктово-ягодные; уксус; халва; хлеб; хлопья из зерновых продуктов; цикорий; чай; шоколад", товаров 32-го класса "пиво; сусла; экстракты хмелевые для изготовления пива" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Корпорация "Южный Альянс" (ОГРН 1040100507391) в пользу общества с ограниченной ответственностью "МАКОШЬ" (ОГРН 1137746991238) 6 000 (шесть тысяч) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

С.П. Рогожин

Судья

Ю.М. Сидорская