Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 декабря 2020 г. по делу N СИП-79/2020 Суд признал недействительным решение Роспатента об удовлетворении возражения и отказе в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам, поскольку Роспатент не вправе в обоснование законности решения ссылаться на результаты неправомерно проведенных информационных поисков при рассмотрении возражения заявителя

Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 декабря 2020 г. по делу N СИП-79/2020

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 10 декабря 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 14 декабря 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Погадаева Н.Н., Четвертаковой Е.С.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кутявиной Н.А. рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "ДИАМЕД-фарма" (ул. Советская, д. 31, г. Королев, Московская обл., 141069, ОГРН 1085018010978) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 13.11.2019 об удовлетворении возражения от 29.06.2018, изменении решения Роспатента от 13.04.2018 и отказе в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ДИАМЕД-фарма" - Пирожников А.В. (по доверенности от 23.01.2020), Ломский С.М. (по доверенности от 26.06.2018), Дутикова Ю.В. и Залесов А.В. (по доверенности от 15.01.2020), Акулинин А.А. (по доверенности 26.11.2020);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Старцева Д.Б. (по доверенности от 07.04.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ДИАМЕД-фарма" (далее - общество "ДИАМЕД-фарма", заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 13.11.2019 об удовлетворении возражения от 29.06.2018, изменении решения Роспатента от 13.04.2018 и отказе в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.

Заявление общества "ДИАМЕД-фарма" мотивировано несогласием с выводом о несоответствии заявленного изобретения "Фармацевтический препарат для лечения артрологических заболеваний" требованию изобретательского уровня.

В обоснование ошибочности данного вывода заявитель ссылается (с учетом дополнительных письменных пояснений) на то, что Роспатент при рассмотрении возражения заявителя безосновательно дважды направлял заявку общества "ДИАМЕД-фарма" на дополнительный информационный поиск, в то время как при рассмотрении заявки N 2015148217 поиск был проведен патентным ведомством по всем пунктам формулы в полном объеме.

Как указывает заявитель, Роспатент, признав в оспариваемом решении от 13.11.2019, что решение об отказе в выдаче патента вынесено неправомерно, был обязан удовлетворить возражение и выдать патент с первоначально представленной формулой изобретения. Однако административный орган по существу стал отыскивать дополнительные основания для вывода о несоответствии спорного технического решения изобретательскому уровню, направляя в нарушение действующей процедуры рассмотрения возражения и в отсутствие правовых оснований заявку общества "ДИАМЕД-фарма" на дополнительные информационные поиски.

В принятом судом определением от 06.07.2020 заявлении об изменении основания требований общество "ДИАМЕД-фарма" ссылается также на нарушение процедуры рассмотрения возражения, выразившееся в том, что состав коллегии Палаты по патентным спорам, рассматривавшей возражение заявителя от 29.06.2018, менялся неоднократно, но рассмотрение возражения не начиналось заново.

От Роспатента поступил отзыв и письменные пояснения, в которых административный орган просит отказать в удовлетворении заявления.

В судебном заседании представители общества "ДИАМЕД-фарма" доводы заявления поддержали.

Представитель Роспатента в судебном заседании возражал против удовлетворения заявленных требований.

Исследовав материалы дела, выслушав участвующих в деле лиц, оценив доказательства в их совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, общество "ДИАМЕД-фарма" 10.11.2015 подало заявку на выдачу патента на изобретение "Фармацевтический препарат для лечения артрологических заболеваний", которой был присвоен регистрационный номер N 2015148217.

Заявленное по данной заявке изобретение охарактеризовано в формуле в следующей редакции:

"1. Средство для лечения артрологических заболеваний, включающее Na-соль хондроитина сульфата, отличающееся тем, что Na-соль хондроитина сульфата содержится в виде лиофилизованного порошка и препарат не содержит консерванта, при следующем соотношении компонентов: лиофилизованный порошок Na-соли хондроитина сульфата 95-120 мг, в том числе Na-соли хондроитина сульфата 9,0-11,5 мас. %.

2. Средство по п. 1, отличающееся тем, что содержание в ампуле Na-соли хондроитина сульфата составляет 9,0-11,5 мас. %".

По результатам проведения экспертизы по существу решением Роспатента от 13.04.2018 было отказано в выдаче патента на изобретение ввиду его несоответствия условию патентоспособности "изобретательский уровень".

В подтверждение данного вывода в решении Роспатента от 13.04.2018 были приведены следующие источники информации:

- патентный документ RU 2080857, опубликованный 10.06.1994 (далее - источник [1]);

- патентный документ RU 2021812, опубликованный 30.10.1994 (далее - источник [2]).

Не согласившись с решением от 13.04.2018, заявитель 29.06.2018 обратился с возражением в Роспатент.

При рассмотрении возражения коллегия Палаты по патентным спорам 09.08.2018 направила заявку общества "ДИАМЕД-фарма" на дополнительный информационный поиск ввиду неполноты ранее проведенного поиска.

В представленном в коллегию Палаты по патентным спорам отчете о дополнительном поиске от 09.10.2018 содержались ссылки на указанные источники [1] и [2], а также на дополнительные источники - статью Шкариной Т.Н. и др. Лекарственные средства, содержащие хондроитин сульфат // Фармация. М.: Издательский дом "Русский врач", 2007. - N 3 (далее - Д2), и патентный документ RU 2458693 (далее - Д3).

Как следует из протокола заседания коллегии Палаты по патентным спорам от 19.11.2018, рассмотрев на заседании коллегии 19.11.2018 формулу, по которой был вынесен обжалуемый в возражении отказ в выдаче патента с учетом дополнительного патентного поиска, Палата по патентным спорам пришла к выводу "удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 13.04.2018 и выдать патент Российской Федерации на изобретение с формулой, подготовленной на заседании коллегии от 01.08.2018".

При этом в оспариваемом решении Роспатента отмечено, что из источника [2] не известны отличительные признаки заявленного изобретения, в связи с чем административный орган указал на неправомерность решения об отказе в выдаче патента на изобретение.

Названное заключение коллегии Палаты по патентным спорам от 19.11.2018 не было утверждено руководителем Роспатента.

Согласно уведомлению от 22.02.2019 было назначено новое заседание Палаты по патентным спорам на 10.04.2019. На этом заседании заявитель обратился в коллегию с письменным обращением, в котором просил предложить ему внести изменения в формулу изобретения, чтобы эти изменения устранили причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности. При этом заявитель предложил вариант изменения формулы изобретения.

Заявка общества "ДИАМЕД-фарма" вновь была направлена на дополнительный информационный поиск, в результате которого 28.05.2019 был представлен отчет о поиске и заключение экспертизы, согласно которому изобретение, охарактеризованное в уточненной заявителем формуле, не соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень" ввиду известности из уровня техники технических решений по источнику [1] и технических решений, раскрытых в следующих источниках:

- источник Д3 (далее также - [3];

- патентный документ RU 2545689, опубликованный 10.04.2015 (далее - [4]);

- патентный документ CN 101215339, опубликованный 09.07.2008 (далее - [5]);

- диссертация на соискание уч. ст. канд. фарм. наук Шкариной Т.Н. "Анализ и стандартизация хондроитин сульфат натрия", ФГУ Научный центр экспертизы средств медицинского применения, М., 2009 (далее - [6]);

- энциклопедический словарь медицинских терминов под ред. Покровского В.И. (далее - [7]);

- учебник Тихонова А.И. и др. "Технология лекарств", Харьков, изд-во НФАУ "Золотые страницы", 2002, с. 81-82 (далее - [8]).

Как установил Роспатент в оспариваемом решении, все отличительные признаки заявленного в уточненной формуле изобретения, отличающие его от ближайшего аналога [1], известны из технических решений, раскрытых в источниках [3], [4], [6].

В связи с этим по результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 13.11.2019 об удовлетворении возражения от 29.06.2018, изменении решения от 13.04.2018, и отказал в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения заявителя в суд с вышеприведенными требованиями.

Исследовав материалы дела, доводы заявителя, оценив обстоятельства дела по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, суд пришел к выводу об обоснованности требования заявителя в силу нижеследующего.

Согласно статье 13 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным, а действий незаконными являются одновременно как несоответствие решения или действий закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом или действиями гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на подачу заявления об оспаривании ненормативного правового акта заявителем соблюден, что Роспатентом не оспаривается.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении, рассмотрение возражения заявителя на решение того же государственного органа об отказе в выдаче патента на изобретение и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения относится к полномочиям Роспатента. Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своей компетенции.

Как разъяснено в пункте 27 Постановления N 10, при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент. По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки N 2015148217 на выдачу патента (10.11.2015), а также даты подачи возражения (29.06.2018) при рассмотрении настоящего дела подлежат применению ГК РФ, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 327 (далее - Регламент), Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56).

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено следующее.

Согласно пункту 1 статьи 1350 ГК РФ изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 ГК РФ изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.3 Регламента изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.3 Регламента проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме:

определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 10.7.4.2 Регламента;

выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); при наличии признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание как не относящиеся к заявленному изобретению;

выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;

анализ уровня техники с целью подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункту 7 пункта 24.5.3 Регламента в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

Согласно пункту 4.8 Правил N 56 при рассмотрении возражений, предусмотренных пунктом 1.1 Правил N 56, коллегия Палаты по патентным спорам ограничивается материалами информационного поиска, указанными в отчете экспертизы.

В случае представления любым лицом, участвующим в рассмотрении такого возражения, или членом коллегии Палаты по патентным спорам сведений из словарно-справочных изданий и/или указания на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решениях экспертизы, эти сведения и дополнительные обстоятельства могут быть приняты во внимание при принятии решения. В этом случае лицо, подавшее заявку на выдачу патента на изобретение, или его представитель должны быть ознакомлены с этими сведениями и/или обстоятельствами и ему должна быть предоставлена возможность для представления своих соображений.

Согласно пункту 4.9 Правил N 56 при рассмотрении возражения, предусмотренного пунктом 1.1 Правил N 56, коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, внести изменения в формулу изобретения, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности.

Согласно пункту 5.1 Правил N 56 по результатам рассмотрения возражения Палата по патентным спорам может принять решение о его удовлетворении, об отказе в удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

При этом решение Палаты по патентным спорам может предусматривать отмену, изменение или оставление в силе оспариваемого решения.

Решение об изменении оспариваемого решения принимается Палатой по патентным спорам в случаях признания ошибочными мотивов этого решения и установления иных оснований, препятствующих удовлетворению возражения в полном объеме.

При рассмотрении возражения, предусмотренного пунктом 1.1 Правил N 56, в случае отмены оспариваемого решения в решении Палаты по патентным спорам должны содержаться основания отмены оспариваемого решения и вывод о выдаче или об отказе в выдаче патента на изобретение.

В случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, предусмотренного пунктом 1.1 Правил N 56, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если патентообладателем по предложению Палаты по патентным спорам внесены изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца, решение Палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Суд полагает возможным согласиться с доводом заявителя о том, что при рассмотрении возражения коллегия Палаты по патентным спорам безосновательно дважды направляла заявку общества "ДИАМЕД-фарма" на дополнительный информационный поиск.

Так, в оспариваемом решении отсутствуют сведения о том, в силу каких фактических обстоятельств коллегия Палаты по патентным спорам посчитала неполным проведенный при рассмотрении заявки информационный поиск, в данном решении отсутствует указание на сам факт проведения такого поиска.

При этом из материалов дела не следует, что проведенный при рассмотрении заявки информационный поиск являлся неполным. При рассмотрении заявки N 2015148217 поиск был проведен патентным ведомством по всем пунктам формулы в полном объеме.

Таким образом, правомерность направления 09.08.2018 заявки на дополнительный информационный поиск административным органом не подтверждена.

С учетом того, что в обжалуемом решении сделан вывод о неизвестности из источника [2] отличительных признаков заявленного изобретения, административный орган верно указал на неправомерность решения об отказе в выдаче патента на изобретение.

Однако в описанной ситуации последующим правомерным действием, которое должен был совершить Роспатент при рассмотрении возражения, являлось удовлетворение возражения и выдача патента по первоначально представленной формуле.

Между тем, как следует из текста заключения коллегии Палаты по патентным спорам (стр. 7), именно неправомерность первоначального решения об отказе в выдаче патента явилась основанием для направления материалов заявки на проведение дополнительного информационного поиска на основании пункта 5.1 Правил N 56.

В то же время данный пункт Правил N 56 не предусматривает такого основания.

Суд отмечает, что из источников Д2 и Д3, выявленных в результате первого дополнительного информационного поиска, не известны отличительные признаки заявленного изобретения. Так, ни в одной из этих ссылок нет раскрытия признака: субстанция (в виде порошка) хондроитина сульфата натрия с концентрацией 9-11 процентов. В ссылке Д2 раскрыты иная форма - раствор для инъекций, а не в виде лиофилизованного порошка, поэтому из нее не известен признак формулы: "лиофилизованный порошок Хондроитина сульфата 95-120 мг, в том числе Хондроитина сульфата 9,0-11,5 мас". Из ссылки Д3 не известен признак "Na-соль хондроитина сульфата", так как там использован иной хондроитин сульфат (не натриевая соль) и дополнительно добавлен метабисульфит натрия (порошок из двух компонент и не являющийся натриевой солью хондроитина сульфата). Также нет упоминания этих признаков в источнике [2], который в заключении по итогам дополнительного информационного поиска приведен для признака "апирогенная вода", отсутствующий в первоначальной формуле.

В отношении оснований для направления 10.04.2019 заявки на дополнительный информационный поиск административный орган, ссылаясь на положения пункта 5.1 Правил N 56, указывает, что заявитель 10.04.2019 представил уточненную формулу изобретения.

Между тем административный орган не учитывает в данном случае следующие обстоятельства, при которых была представлена уточненная формула, в том числе направленность воли заявителя при представлении такой формулы.

На момент представления формулы руководитель Роспатента не утвердил заключение коллегии Палаты по патентным спорам от 19.11.2018 об удовлетворении возражения, отмене решения Роспатента от 13.04.2018 и выдаче патента на изобретение.

С учетом этого у заявителя были объективные основания полагать, что патент по первоначальной формуле не будет выдан административным органом. При этом мотивы неутверждения руководителем Роспатента заключения коллегии Палаты по патентным спорам заявителю не были известны, поскольку они не раскрываются на заседании коллегии.

О том, что Роспатентом в последующем будет признан неправомерным первоначальный отказ в выдаче патента, заявителю не могло быть известно, поскольку соответствующий вывод был сделан только в оспариваемом решении.

Заявитель, обращаясь в коллегию Палаты по патентным спорам с письменным обращением, содержащим уточненную формулу, указал: "Заявитель просит Коллегию ППС предложить заявителю заявки на выдачу патента на изобретение, внести изменения в формулу изобретения, чтобы эти изменения устранили причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности.

Для чего заявитель прилагает измененный вариант формулы изобретения".

Таким образом, воля заявителя была очевидно направлена на устранение возможной причины, которая могла бы послужить единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности с точки зрения Роспатента, при том, что позиция административного органа в отношении патентоспособности изобретения по первоначальной формуле ему не была известна на дату представления уточненной формулы.

Между тем коллегия Палаты по патентным спорам неверно истолковала волю заявителя, не исследовала необходимость уточнения формулы с учетом необходимости устранения несоответствия объекта условиям патентоспособности, не предлагала заявителю в порядке пункта 4.9. Правил N 56 воспользоваться представленным уточнением, в связи с чем ошибочно применила положения пункта 5.1 Правил N 56 и направила заявку на дополнительный информационный поиск.

При таких обстоятельствах ссылка административного органа на то, что заявитель сам инициировал представление уточненной формулы, не может быть признана обоснованной.

Кроме того, суд в данном случае считает необходимым отметить следующее.

Возможность внесения изменений в формулу изобретения существует только на стадии рассмотрения возражения административным органом и отсутствует на стадии рассмотрения спора судом. Если лицо, подавшее возражение на решение об отказе в выдаче патента, считает, что патент подлежал выдаче в редакции первоначально представленной формулы, он вправе не предлагать уточненную формулу либо не испрашивать у коллегии Палаты по патентным спорам внесения такого предложения заявителю. Но если при этом его мнение не будет поддержано административным органом, патент не будет выдан. После этого, в том числе на стадии судебного рассмотрения спора, если патент в первоначальной редакции формулы действительно не мог быть выдан, внести изменения в формулу изобретения будет нельзя.

Цель рассмотрения возражения на решение об отказе в выдаче патента - определить, правомерен ли отказ выдаче патента, и может ли он быть выдан хотя бы с измененной формулой. Именно в этом и состоит смысл пункта 4.9 Правил N 56. Из этого же исходит и Верховный Суд Российской Федерации в решении от 22.11.2010 N ГКПИ10-1228.

Само по себе предложение уточненной формулы изобретения представляет собой разумное и добросовестное действие подателя возражения, направленное на достижение цели получения патента хоть в каком-то объеме, если отказ в выдаче патента действительно был правомерен.

Однако в рассматриваемом случае, как установлено судом, Роспатент в оспариваемом решении признал неправомерным отказ в выдаче патента.

При таких обстоятельствах Роспатент не вправе был неоднократно направлять заявку общества "ДИАМЕД-фарма" на дополнительный информационный поиск, и руководствоваться результатами таких поисков.

Как следует из общеправового принципа, "an illicita actio non potest producere legitima ex" ("незаконное действие не может привести к законному результату").

Таким образом, Роспатент не вправе ссылаться в обоснование законности решения об отказе в выдаче патента на изобретение на результаты неправомерно проведенных информационных поисков при рассмотрении возражения заявителя.

С учетом изложенного выше оспариваемое решение Роспатента противоречит закону и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в связи с чем подлежит признанию недействительным как не соответствующее пункту 2 статьи 1350 ГК РФ и пунктам 4.9, 5.1 Правил N 56.

В связи с этим суд полагает избыточным исследование довода заявителя о том, что коллегия Палаты по патентным спорам не начинала рассмотрение возражения с самого начала.

В соответствии с частью 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

В силу пункта 3 части 5 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд, признав недействительным оспариваемый ненормативный правовой акт, указывает на обязанность соответствующих органов образом устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 138 постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

Суд полагает, что в рассматриваемом случае устранение допущенного нарушения возможно путем обязания административного органа выдать обществу "ДИАМЕД-фарма" патент Российской Федерации на изобретение по заявке N 2015148217 с первоначальной формулой.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "ДИАМЕД-фарма" удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 13.11.2019 об удовлетворении возражения от 29.06.2018, изменении решения Роспатента от 13.04.2018 и отказе в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности выдать обществу с ограниченной ответственностью "ДИАМЕД-фарма" патент Российской Федерации на изобретение по заявке N 2015148217 с формулой:

"1. Средство для лечения артрологических заболеваний, включающее Na-соль хондроитина сульфата, отличающееся тем, что Na-соль хондроитина сульфата содержится в виде лиофилизованного порошка и препарат не содержит консерванта, при следующем соотношении компонентов: Лиофилизованный порошок Хондроитина сульфата 95-120 мг, в том числе Хондроитина сульфата 9,0-11,5 мас. %.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что содержание в ампуле хондроитина сульфата составляет 9,0-11,5 мас. %."

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ДИАМЕД-фарма" (ОГРН 1085018010978) 3 000 рублей государственной пошлины, уплаченной при подаче заявления по платежному поручению от 16.01.2020 N 55.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

В.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Е.С. Четвертакова