Вопрос: Взыскание надлежащим патентообладателем убытков в связи с лицензионным договором, который был заключен ненадлежащим патентообладателем до признания патента недействительным (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, октябрь 2021 г.)

Физическое лицо (А.) является автором и патентообладателем на полезную модель (патент номер 1). Указанное физическое лицо заключило лицензионный договор с ООО, по которому предоставило неисключительную лицензию на право использования данной полезной модели по патенту N 1. Впоследствии другое физическое лицо (Б.) оспорило патент N 1 в связи с неправильным указанием в нем автора и патентообладателя. Суд по интеллектуальным правам удовлетворил иск физического лица (Б.) и признал патент N 1 недействительным, указав, что надлежащим автором и патентообладателем является физическое лицо (Б.).

Может ли физическое лицо (Б.) обратиться с исковыми требованиями к ООО о взыскании убытков за все время действия лицензионного договора, или оно все свои претензии, в том числе убытки в виде упущенной выгоды, должно адресовать физическому лицу (А.) как ненадлежащему автору и патентообладателю?

По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции:

Приведенные в вопросе обстоятельства не свидетельствуют о наличии оснований для предъявления новым патентообладателем каких-либо требований к лицензиату. С соответствующими требованиями патентообладатель может обратиться к лицензиару (ненадлежащему патентообладателю).

Обоснование позиции:

Согласно п. 6 ст. 1398 ГК РФ лицензионные договоры, заключенные на основе патента, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о недействительности патента. Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в п. 141 постановления от 23 апреля 2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", заключенные лицензионные договоры прекращают свое действие с момента признания патента недействительным. В удовлетворении требования лицензиата о возврате лицензионных платежей за период, предшествующий признанию патента недействительным, должно быть отказано. В то же время лицензиар вправе требовать неуплаченных лицензионных платежей за соответствующий период. Если патент признается недействительным в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с ГК РФ, и выдается новый патент с указанием в нем надлежащего патентообладателя, лицензионные платежи, полученные ненадлежащим патентообладателем, учитываются при определении размера убытков, возмещения которых надлежащий патентообладатель может потребовать от ненадлежащего.

Из приведенных разъяснений следует, что надлежащим ответчиком по требованию о возмещении убытков (включая лицензионные платежи, полученные по прекратившему действие лицензионному договору) является именно ненадлежащий патентообладатель (лицензиар), а не лицензиат, с которым был заключен упомянутый в вопросе лицензионный договор. По смыслу п. 6 ст. 1398 ГК РФ использование последним полезной модели при описанных в вопросе обстоятельствах является законным, поскольку основано на действительном договоре, и, следовательно, не может быть квалифицировано как нарушающее исключительное право на полезную модель противоправное поведение, за которое законом предусмотрена ответственность. При ином подходе следовало бы признать, что законодатель, признавая за лицензиаром - ненадлежащим патентообладателем право требовать от лицензиата уплаты лицензионных платежей за период действия договора, допускает возможность возложения на лицензиата, помимо обязанности уплатить такие платежи, также и обязанности возместить надлежащему патентообладателю потери, никак не связанные с поведением лицензиата. Подобное толкование соответствующих положений ГК РФ представляется нам неверным.

Правоприменительной практики, где бы рассматривались аналогичные ситуации, мы не обнаружили.

Ответ подготовил:

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ

Александров Алексей

Ответ прошел контроль качества

11 октября 2021 г.

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг. Для получения подробной информации об услуге обратитесь к обслуживающему Вас менеджеру.