Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27 октября 2022 г. по заявке N 2012726291/33 Об оставлении в силе правовой охраны "FRESH MARKET"

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27 октября 2022 г. по заявке N 2012726291/33

Заявка:	2012726291/33
Название:	FRESH MARKET
Объект охраны:	товарный знак (знак обслуживания)
Дата обращения:	29.06.2022
Дата коллегии:	26.09.2022
Дата утверждения:	27.10.2022
Заявитель:	ООО "ГранТорг"
Вид обращения:	возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания)

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. N 231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за N 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный N 4520 (далее - Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение, поступившее 29.06.2022, поданное ООО "ГранТорг", г. Благовещенск (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 543019, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака "" по свидетельству N 543019 с приоритетом от 01.08.2012 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.05.2015 по заявке N 2012726291. Правообладателем товарного знака по свидетельству N 543019 является ООО "ТД Челны-хлеб", г. Набережные Челны (далее - правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ "продвижение товаров [для третьих лиц], за исключением организации торговых ярмарок и выставок в коммерческих или рекламных целях; снабженческие услуги [для третьих лиц], а именно услуги по розничной, оптовой продаже товаров".

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.06.2022, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству N 543019 произведена с нарушением требований, установленных положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент "fresh market" оспариваемого товарного знака должен подлежать выведению из правовой охраны, поскольку до даты приоритета оспариваемого обозначения словосочетание "fresh market" было известно в качестве формата предприятия торговли;

- до даты приоритета оспариваемого товарного знака в сети Интернет слово "fresh market" употреблялся в качестве указания на формат магазина (приложения NN 1-5);

- следовательно, информация из сети Интернет свидетельствует об известности словосочетания "fresh market" и использования его различными лицами в качестве указания на формат магазина;

- в товарных знаках, зарегистрированных в США, словесный элемент "fresh market" признается неохраняемым (приложение N 6);

- до даты приоритета оспариваемого обозначения на территории Российской Федерации было зарегистрировано большое количество фирменных наименований юридических лиц с элементами "ФРЕШМАРКЕТ/ФРЕШ МАРКЕТ" в отношении деятельности по реализации товаров (приложение N 7);

- таким образом, словесный элемент "fresh market" оспариваемого обозначения не являлся оригинальным, поскольку был известен потребителям до даты приоритета оспариваемого товарного знака в качестве указания на формат магазина (магазин, в котором продаются свежие продукты);

- закрепление за одним лицом обозначения "fresh market", которое ассоциируется с форматом магазина, в котором продаются свежие продукты, и которое никогда не ассоциировалось с предоставлением услуг конкретным хозяйствующим субъектом, позволяет получать правообладателю оспариваемого товарного знака необоснованные преимущества перед конкурентами, оказывающими такого же рода услуги;

- лицо, подавшее возражение, указывало, что ООО "ТД Челны-хлеб" (правообладатель оспариваемого товарного знака) подало исковое заявление к ООО "Гранторг" (лицу, подавшему возражение) в Арбитражный Суд Амурской области об обязании прекратить использование фирменного наименования и взыскании судебной неустойки. Данное исковое заявление было принято к рассмотрению Определением Арбитражного Суда Амурской области 25.02.2022, делу был присвоен номер А04-1295/2022.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству N 543019 недействительной в части признания словесного элемента "fresh market" охраняемым в отношении всех заявленных услуг 35 класса на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

К возражению были приложены следующие документы:

1. Статья "Товарооборот сети "Полушка" за 2010 год составил 10 млрд рублей" с новостного сайта "Деловой Петербург" от 10.03.2011;

2. Статья "Фрешмаркет "Лайм" откроется в ноябре в ТК "Космос" с сайта новостного сайта "Деловой Петербург" от 04.10.2011;

3. Словарь на сайте "Торговые технологии";

4. Информация с веб-архива по словарю на сайте "Торговые технологии" (дата размещения: 17.11.2011);

5. Статья "Фреш-маркеты наступают" на сайте bishelp.ru от 20.06.2012;

6. Выписки из Реестра товарных знаков США по товарным знакам с элементом "freshmarket";

7. Выписки из ЕГРЮЛ в отношении юридических лиц с фирменным наименованием, включающим элемент "ФРЕШМАРКЕТ/ФРЕШ МАРКЕТ";

8. Поручение N 1 от 18.04.2022 к Агентскому договору N 542-2022 от 18.04.2022.

Лицом, подавшим возражение, 25.08.2022 было направлено дополнение к возражению от 29.06.2022, в котором он отмечал следующее:

- помимо указанных в возражении источников в сети Интернет (приложения NN1-5) до даты приоритета оспариваемого товарного знака словосочетание "fresh market" употреблялось в качестве указания на формат магазина и в других источниках: 1) статья "Концепция и проектирование современных продовольственных рынков" (приложение N 9); 2) новость "Мосмарт" готов вступить в диалог с розницей Сибири" (приложение N 10); 3) статья "Фреш-маркет "Корзинка": ВДНХ "по-псковски" (приложение N 11); 4) инвестиционный проект строительства торгового комплекса с организацией фермерского рынка (приложение N 12); 5) информационная справка о наличии в фондах ГПНТБ СО РАН информации, содержащей сведения о словосочетании "fresh market" (приложение N 13); 6) доклад и рекомендации Суда США в Саут-Бенде по ходатайству истца о вынесении предварительного судебного запрета по делу N 3:04-CV-770 AS (приложение N 14).

К дополнениям к возражению лицом, подавшим возражение, были приложены следующие материалы:

9. Статья "Концепция и проектирование современных продовольственных рынков" с сайта www.usconsult.ru, согласно данным веб-архива дата публикации: 08.04.2011;

10. Новость "Мосмарт" готов вступить в диалог с розницей Сибири" с сайта http://ngs.ru, согласно данным веб-архива дата публикации: 14.04.2008;

11. Статья "Фреш-маркет "Корзинка": ВДНХ "по-псковски" с сайта http://pln-pskov.ru/, согласно данным веб-архива дата публикации: 17.12.2019;

12. Инвестиционный проект строительства торгового комплекса с организацией фермерского рынка, созданного в 2011-2012 годах;

13. Информационная справка о наличии в фондах ГПНТБ СО РАН информации, содержащей сведения о словосочетании "fresh market" от 28.07.2022;

14. Доклад и рекомендации Суда США в Саут-Бенде по ходатайству истца о вынесении предварительного судебного запрета по делу N 3:04-CV-770 AS от 17.10.2005;

15. Дьяков А.И. Словарь англицизмов русского языка - Dictionary of Anglicisms of the Russian Language. 2021 год.

16. Между строк//Computerworld Russia, 2017. N 12 https://dlib.eastview.com/browse/doc/49318295;

17. Перцева Е. "Азбука вкуса" устала от дорогой жизни//Коммерсант, 2013. N 179 от 2 октября 2013 года (https://kommersant.ru/doc/2309799);

18. Статья "Концепция фреш-маркета" без исходных данных (http://www.ideasupermarket.com/concept/kontseptsiya-fresh-market.html);

19. Синицына Н.А. Новые форматы продовольственных рынков как фактор развития торговой политики региона/Н.А. Синицына, Н.В. Андрианова//Актуальные исследования студентов и аспирантов в области гуманитарных, общественных, юридических и экономических наук. Дата публикации относится к 2020 году.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 14.07.2022 было направлено уведомление о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 31.08.2022.

Правообладатель 29.08.2022 направил отзыв на возражение, поступившее 29.06.2022, доводы которого сводятся к следующему:

- для того, чтобы понять, действительно ли оспариваемое обозначение является описательным, необходимо проанализировать, прямо ли указывает обозначение на услуги 35 класса МКТУ "продвижение товаров [для третьих лиц], за исключением организации торговых ярмарок и выставок в коммерческих или рекламных целях; снабженческие услуги [для третьих лиц], а именно услуги по розничной, оптовой продаже товаров" или же требует домысливания;

- правообладатель обращает внимание на множество возможных переводов с английского языка словесного элемента "fresh", в том числе таких как: свежий, прохладный, дерзкий, новенький, только что появившейся, необычный, чистый, здоровый, бодрящий, зеленый актуальный, нахальный, современный, незатасканный, незаезженный;

- в свою очередь, словесный элемент "market" в переводе с английского языка также имеем множество переводов, таких как: рынок, торговый зал, рыночные отношения, ниша, потенциал, продажа, торги, биржа, магазин, подразделение, представительство;

- таким образом, в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, словосочетание "fresh market" с учетом многообразия возможных толкований, порождает различные ассоциации с чем-то новым, ярким, необычным, дерзким, свежим, и может быть переведено как "Яркий магазин", "Новая ниша на рынке", "Магазин оригинальных товаров", "Необычный рынок", "Продажа здоровых (полезных для здоровья) продуктов", что очевидно требует домысливания;

- указанные обстоятельства свидетельствуют о наличии у обозначения "fresh market" способности индивидуализировать товары и услуги определенного лица, то есть выполнять функцию товарного знака;

- правообладателем приводятся примеры регистраций товарных знаков со словесным элементом "fresh", правовая охрана которым предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ: товарные знаки "", "", "", "", "" по свидетельствам NN 638719, 588111, 703572, 839984, 738570;

- ссылки на статьи "Товарооборот сети "Полушка" за 2010 год составил 10 млрд рублей", "Фрешмаркет "Лайм" откроется в ноябре в ТК "Космос" (приложения NN 1, 2) представляют собой упоминания на отвлеченных источниках о будущей деятельности третьего лица - некоего "Холдинга "Продовольственная Биржа" без предоставления каких-либо доказательств о фактической деятельности данного предприятия, без данных о реальном использовании спорного обозначения, в том числе сведения о масштабах, длительности, географии использования обозначения "Фреш маркет";

- публикация в издании "Помощь бизнесу" (приложение N 5) также не содержит каких-либо конкретных сведений об использовании определенными предприятиями обозначения "fresh market", более того, указанная публикация датируется 20.07.2012, то есть за несколько дней до даты приоритета оспариваемого товарного знака (01.08.2012);

- ссылка лица, подавшего возражение на "Словарь на сайте "Торговые технологии" (приложение N 3) также не является надлежащим доказательством, поскольку данный сайт является сайтом частной оптово-розничной компании, занимающейся продажей и сдачей в аренду оборудования для магазинов и объектов общественного питания. Сведения, размещенные по данной ссылке, не являются официальным словарным источником, а представляют собой лишь произвольное толкование нескольких словосочетаний владельцем данного сайта, вследствие чего, данный источник не соответствует требованиям, изложенным в разъяснениях Роспатента по вопросу использования сведений из сети Интернет (Информационное письмо Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 9 сентября 2008 года N 10/37-510/23 "Об использовании сведений из сети Интернет при экспертизе заявок на объекты интеллектуальной собственности" от 9 сентября 2008 г. N 10/37-510/23);

- Президиум Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-687/2014 отмечает, что в вышеуказанном информационном письме Роспатента от 09.09.2008 N 10/37-510/23 "Об использовании сведений из сети Интернет при экспертизе заявок на объекты интеллектуальной собственности", недопустимыми для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака являются единичные упоминания по интересующему предмету, для выявления которых необходимо проведение тщательного и трудоемкого поиска; хотя и распространенных, но скудных сведений, на основании которых невозможно установить производителя товаров (услуг);

- представленные лицом, подавшее возражение, сведения о регистрации юридических лиц, фирменные наименования которых включают элемент "ФРЕШМАРКЕТ/ФРЕШ МАРКЕТ" (приложение N 7) также не являются доказательством отсутствия различительной способности оспариваемого товарного знака. Регистрация юридических лиц в отношении определенных кодов ОКВЭД сама по себе не свидетельствует о наличии реальной деятельности данных лиц (Решение Арбитражного суда г. Москвы от 26.01.2021 г. по делу N А40-208709/19-134-1609). При этом лицом, подавшее возражение, не представлено никаких сведений о фактической деятельности данных предприятий на дату подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака, равно как и не представлено информации об объемах, географии и длительности использования обозначения "fresh market" при осуществлении торговли;

- лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств того, что обозначение "fresh market", до даты приоритета оспариваемого товарного знака, не имело или утратило различительную способность в результате его длительного и активного использования третьими лицами при ведении аналогичной деятельности;

- лицом подавшее возражение, также не представлено доказательств использования обозначения "fresh market" в качестве названия (наименования) услуг 35 класса МКТУ специалистами соответствующих отраслей, работниками торговли, потребителями, а также применение указанного обозначения длительное время до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- относительно сведений о регистрации товарных знаков в США со словесными элементами "fresh market" (приложение N 6) следует отметить, что согласно положениям статьи 6 Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883, условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством, в связи с чем данные сведения могут не приниматься во внимание коллегией;

- таким образом, представленные материалы в своей совокупности и взаимосвязи не свидетельствует о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

К отзыву правообладателем были приложены распечатки с сайта https://www.multitran.com/ со значениями словесных элементов "fresh", "market" (приложение N 20).

Правообладателем 21.09.2022 было направлено дополнение к отзыву от 29.08.2022, в котором он отмечал следующее:

- ссылка на статью "Концепция и проектирование современных продовольственных рынков" (приложение N 9) представляет собой сайт компании "Юнион - Стандарт Консалтинг" - компании, предоставляющей услуги консультаций по торговой недвижимости и розничной торговле, проектированием объектов торговли. Сведения, размещенные по данной ссылке, представляют собой статью консультантов указанной компании - мнение частных лиц о концепциях при строительстве продовольственных рынков. Обозначение "фреш-маркет" упоминается в статье в качестве некоего возможного формата будущей деятельности лиц - потенциальных арендаторов планируемого к строительству торгового комплекса. Источник не содержит никаких конкретных сведений о деятельности каких-либо лиц с использованием оспариваемого обозначения, представляет собой частное мнение авторов Киры и Рубена Канаян;

- статья "Мосмарт" готов вступить в диалог с розницей Сибири" (приложение N 10) не содержит каких-либо конкретных сведений об использовании определенными предприятиями спорного обозначения, более того, сеть "Мосмарт" прекратила свою деятельность в 2011 году (https://www.rnalls.ru/rus/shops/document18601.shtml);

- статья "Фреш-маркет "Корзинка": ВДНХ "по-псковски" (приложение N 11) датируется 17.12.2019 и представляет собой текстовую версию программы "Беседка", которая вышла на радио "Эхо Москвы" в Пскове (102.6 FM) 16.12.2019. Интервью дает руководитель и координатор нового проекта "Корзинка" Сергей Ривош. Интервью касается вопросов, связанных с планируемым открытием новых магазинов в торговом центре "Акваполис" в городе Псков. Таким образом, по ссылке упоминается будущая деятельность третьего лица - некоего проекта "Корзинка" без предоставления каких-либо доказательств о фактической деятельности данного предприятия, без данных о реальном использовании спорного обозначения, в том числе сведения о масштабах, длительности, географии использования обозначения "Фреш маркет". Также в этой связи необходимо отметить, что согласно открытым источникам сети Интернет, справочнику компаний города Пскова и данным официального сайта торгового центра "Акваполис", г. Псков, указанный магазин "Корзинка" уже не работает (https://2gis.ru/pskov/firm/70000001041376890). Информация о наличии данного магазина среди действующих арендаторов торгово-развлекательного комплекса также отсутствует;

- инвестиционный проект строительства торгового комплекса с организацией фермерского рынка (приложение N 12) - это инвестиционный архитектурный проект строительства торгово-развлекательного комплекса в городе Москва, по адресу ул. Чертановская, вл. 20-22. Обозначение "фреш-маркет" упоминается в проекте в качестве возможного формата будущей деятельности неких лиц - потенциальных арендаторов будущего торгового комплекса;

- в обоснование своих дополнительных доводов лицом, подавшим возражение, также приложены доказательства в виде информационной справки, выданной ГПНТБ СО РАН (приложение N 13), содержащей сведения о словосочетании "fresh market". В справке указано, что в реферативной базе данных по поисковому запросу "fresh market" на 18.07.2022 было обнаружено 1830 библиографических записей на английском языке (перечислены на страницах 1-5 справки). Между тем, правообладатель отмечает, что использование в качестве источников лишь на иностранном языке недостаточно для подтверждения известности исследуемого обозначения среди российских потребителей, что подтверждается сложившейся судебной практикой. Так, В постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2015 по делу N СИП-19/2015 отмечено, что восприятие обозначений (в том числе словесных обозначений в латинице) с учетом культурных, исторических, языковых и иных особенностей у потребителей в разных странах может различаться. Приведенные на страницах 1-5 письменной справки источники информации - на иностранном языке, в то время как государственным языком Российской Федерации является русский язык (часть 1 статьи 68 Конституции Российской Федерации), в связи с чем, указанная информация фактически может являться недоступной для среднего российского потребителя и не рассчитана на него. Данное обстоятельство, как отметил суд, снижает вероятность того, что рядовой российский потребитель имеет реальную возможность ознакомления с такими источниками информации (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.02.2017 N С01-1148/2016 по делу N СИП-415/2016);

- упоминание в русскоязычных контекстах обозначений "fresh market"/"фрешмаркет" указано в справке в виде ссылок на источники, дата публикации которых позже даты приоритета оспариваемого товарного знака (страницы 5-7 справки);

- приложения NN15-19 датированы позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем не могут быть приняты коллегией о внимание.

Лицом, подавшим возражение, 22.09.2022 были направлены письменные комментарии к отзыву от 29.08.2022, которые сводятся к следующему:

- оспариваемое обозначение является описательным, то есть не соответствует требованиям, установленным подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- обозначение "fresh market" подлежит анализу на предмет охраноспособности в целом, без выделения отдельных частей. Следовательно, приведенные правообладателем примеры зарегистрированных товарных знаков с охраняемым элементом "fresh" не являются репрезентативными доказательствами;

- необходимость анализа обозначения в целом основана на грамматической и семантической связи отдельных слов, входящих в состав словосочетания "fresh market". "Fresh" - прилагательное, "market" - существительное; указанные элементы согласуются друг с другом, причем существительное является главным словом, прилагательное - зависимым, поскольку описывает свойство первого. В этом проявляется грамматическая связь;

- смысловая связь слов, входящих в словесный элемент "fresh market", находит свое отражение в следующем. Совокупность указанных слов формирует устойчивое словосочетание, которое имеет единственное значение: рынок продуктов, где фрукты и овощи продаются свежими, а не обработанными (Решение Суда США в Саут-Бенде (штат Индиана) по делу N 3:04-CV-770 AS);

- поскольку оспариваемое обозначение имеет единственное значение в языке происхождения, то оно обладает и однозначным переводом на русский язык "свежий рынок", подразумевающий место продажи свежей продукции;

- для тех потребителей, которые не знают английского языка, перевод также будет однозначным, поскольку два наиболее популярных переводчика ("GoogleПереводчик" и "Яндекс Переводчик") предлагают единственно возможный перевод - "свежий рынок" (приложения NN 21-22);

- следует отметить, что сам правообладатель в заявке на регистрацию спорного товарного знака также приводит единственный перевод обозначения "fresh market" как "свежий рынок" (приложение N 23);

- при этом неограниченная регистрация в качестве товарных знаков слов различных иностранных языков, имеющих прямой и однозначный перевод, не соответствует основной цели товарного знака как средства индивидуализации товаров, услуг конкретного лица и противоречит положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, направленным на обеспечение различительной способности товарных знаков (Решение Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2022 по делу N СИП-1259/2021);

- даже если в сознании потребителя возникает иной, чем "свежий рынок", дословный перевод спорного обозначения, это не имеет значения для установления описательности обозначения, поскольку в русском языке используется именно словосочетание "fresh market" ("фрешмаркет"), а не его дословный перевод ("свежий рынок" - так не говорят). Такое использование обусловлено заимствованием слова из английского языка в русский как описывающего новое явление, неизвестное до этого в российских реалиях и, следовательно, не имеющее русскоязычного аналога;

- в данном случае имеет значение тот факт, что средний российский потребитель, осознавая, что спорное обозначение является заимствованием из американской коммерческой культуры, закладывает в него единственное значение, которое оно имеет в стране происхождения. Таким образом, средний потребитель воспринимает обозначение "fresh market" именно как место реализации свежей продукции (фруктов, овощей, мяса, молочной продукции и т.д.), то есть формат магазина;

- соответственно, обозначение "fresh market" является описательным, характеризует услуги, "описывает аспект услуг розничного продуктового магазина заявителя, а именно, что заявитель будет иметь места в своих магазинах, где будут выставляться и продаваться свежие продукты" (Решение Суда США в Саут-Бенде (штат Индиана) по делу N 3:04-CV-770 AS);

- на лице, подавшим возражение, не лежит бремя доказывания широкого и интенсивного использования спорного обозначения другими лицами, оказывающими услуги;

- лицо, подавшее возражение, выражает несогласие с доводом правообладателя, о том что "согласно положениям статьи 6 Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883, условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством", так как тождественная оценка тех же правовых обстоятельств может быть произведена и в российской правовой действительности, поскольку природа возникших отношений едина;

- так, в русском языке словосочетания "fresh market" изначально не существовало. Более того, ему до сих пор нет адекватного аналога (не принимаем во внимание длинное определение термина), которого и не требуется, поскольку указанное словосочетание было заимствовано из английского языка с тем же значением. Теперь в русском языке присутствует англицизм "фрешмаркет"/"фрэшмаркет", значение которого совпадает с семантикой данной лексической единицы в языке происхождения;

- в целом для россиян американская культура является знакомой и популярной (и была таковой на дату приоритета спорного обозначения). Между Россией и США в 1998 году был подписан Меморандум о взаимопонимании в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и средств массовой информации. Английский язык является языком международного общения, он изучается в большинстве школ и высших учебных заведений в качестве обязательного предмета. В школах зачастую проводится праздник "Хэллоуин" (изначально зародился в Шотландии, но в России появился именно благодаря американской культуре);

- указанные выше факты свидетельствуют о высокой степени вовлеченности россиян в американскую культуру и готовность воспринимать новые тенденции и веяния в связи с расширением культурных границ;

- помимо указанных в возражении от 29.06.2022 источников в сети Интернет, до даты приоритета оспариваемого товарного знака в сети Интернет словесный элемент "fresh market" (фреш-маркет) употреблялся в качестве указания на формат магазина также в статье "Маркетинг фруктов и овощей для мелких и частично занятых производителей" (авторы: Данн Дж., Харпер Дж. К., Ким Л.; издательство Университета штата Пенсильвания (приложение N 26).

К письменным комментариям лицом, подавшим возражение, были приобщены в материалы дела следующие материалы:

21. Перевод слова freshmarket (GoogleПереводчик);

22. Перевод слова freshmarket (Яндекс Переводчик);

23. Первый лист заявки на товарный знак N 543019 (с описанием заявленного обозначения);

24. Сведения из СБИС по использованию обозначения "фрешмаркет"/"фрэшмаркет"/"фреш маркет"/"фрэш маркет";

25. Статистика посещений США гражданами России;

26. Статья "Маркетинг фруктов и овощей для мелких и частично занятых производителей" с сайта Университета штата Пенсильвания. Дата обновления публикации: 20.06.2005;

27. Нотариально заверенный перевод Доклада и рекомендации Суда США в Саут-Бенде по ходатайству истца о вынесении предварительного судебного запрета по делу N 3:04-CV-770 AS.

Правообладателем 23.09.2022 были направлены письменные пояснения на комментарии лица, подавшего возражение, от 22.09.2022, которые сводились к следующему:

- в комментариях лицо, подавшее возражение, уточняло, что его позиция основана на несоответствии оспариваемого обозначения требованиям, установленным подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а именно: его описательность. Учитывая это, оценка охраноспособности должна производиться именно на дату приоритета оспариваемого товарного знака. Следовательно, должно быть доказано, что различительная способность обозначения отсутствовала на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака, то есть на дату 01.08.2012;

- между тем, лицом, подавшим возражение, не представлены какие-либо новые доводы и доказательства, свидетельствующие об этом. Значительная часть представленных доказательств относятся к периоду после даты приоритета оспариваемого товарного знака и были оценены правообладателем ранее (в отзыве и в дополнении к отзыву);

- правообладатель отмечает, что доводы лица, подавшего возражение, относительно "вовлеченности россиян в американскую культуру и готовность воспринимать новые тенденции" через призму американских сериалов "Зачарованные", "ДОКТОР Хаус", "Дневники вампира" и "Секретные материалы", а также праздника "Хэллоуин" не могут быть отнесены к числу доказательств, подтверждающих отсутствие различительной способности оспариваемого обозначения и не имеют отношения к данному делу;

- доводы лица, подавшего возражение, относительно единства природы возникших отношений и приведение аналогии и параллелей с другими делами, в том числе с обозначением "супермаркет", практикой его регистрации в США, а также ссылка на источник в виде статьи в американском издании (приложение N 26) также не могут служить доказательством в данном деле, поскольку Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности руководствуется законодательством, действующим в Российской Федерации. В свою очередь, доказательства отсутствия различительной способности при восприятии российскими потребителями, должны относиться исключительно к территории действия и использования товарного знака - территории Российской Федерации;

- таким образом, представленные дополнительные материалы и пояснения в своей совокупности и взаимосвязи не свидетельствует о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (01.08.2012) приоритета товарного знака по свидетельству N 543019 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента N 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за N 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству N 543019 представляет собой комбинированное обозначение "", состоящее из изобразительного элемента в виде листочка, и из словесного элемента "fresh market", выполненного оригинальным шрифтом с жёлтой окантовкой строчными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ "продвижение товаров [для третьих лиц], за исключением организации торговых ярмарок и выставок в коммерческих или рекламных целях; снабженческие услуги [для третьих лиц], а именно услуги по розничной, оптовой продаже товаров".

В качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку "" по свидетельству N 543019 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса (данное основание было уточнено согласно дополнениям к возражению от 25.08.2022).

В своем возражении от 29.06.2022 лицо, подавшее возражение, отмечало, что ООО "ТД Челны-хлеб" (правообладатель оспариваемого товарного знака) подало исковое заявление к ООО "Гранторг" (лицу, подавшему возражение) в Арбитражный Суд Амурской области об обязании прекратить использование фирменного наименования и взыскании судебной неустойки. Данное исковое заявление было принято к рассмотрению Определением Арбитражного Суда Амурской области 25.02.2022, делу был присвоен номер А04-1295/2022. Таким образом, наличие судебного спора между правообладателем оспариваемого товарного знака и лицом, подавшим возражение, позволяет признать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в его подаче по основаниям, предусмотренными пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак включает словесное обозначение "fresh market", которое состоит из лексических единиц английского языка, являющихся многозначными.

Так, оспариваемое обозначение включает в себя словесный элемент "fresh", который является лексической единицей английского языка, представляет собой прилагательное, которое переводится с английского языка на русский язык как "новый, свежий" (https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/англо-русский/fresh). Кроме того, коллегией были выявлены и иные варианты перевода данного словесного элемента, а именно "натуральный; неконсервированный; оригинальный; неожиданный; цветущий; чистый; яркий" (https://wooordhunt.ru/word/fresh). Вместе с тем, можно встретить и несколько шуточные варианты перевода, например, "незаношенный; нахальный; дерзкий" (https://wooordhunt.ru/word/fresh).

Кроме того, оспариваемое обозначение включает в себя словесный элемент "market", который является лексической единицей английского языка, представляет собой существительное, которое переводится с английского языка на русский язык как "рынок; базар; торговля; сбыт; спрос" (https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/англо-русский/market; https://wooordhunt.ru/word/market).

Вместе с тем, следует отметить, что словесный элемент "fresh market" оспариваемого обозначения, в силу семантического толкования его словесных элементов (которые связаны друг с другом грамматически и семантически), может восприниматься потребителями в различных значениях (например, цветущий базар, натуральная торговля, чистый рынок, оригинальный спрос) и вызывать у потребителей разнообразные ассоциативные смысловые образы. Смысловое значение данного обозначения не является очевидным, требует рассуждений, домысливания, поэтому потребитель лишь через ряд ассоциаций может составить свое представление о том или ином товаре (а тем более услуге), маркированным оспариваемым товарным знаком.

Таким образом, неочевидность словесного элемета "fresh market" оспариваемого обозначения позволяет считать его выдуманным, а, следовательно, и фантазийным в отношении услуг 35 класса МКТУ "продвижение товаров [для третьих лиц], за исключением организации торговых ярмарок и выставок в коммерческих или рекламных целях; снабженческие услуги [для третьих лиц], а именно услуги по розничной, оптовой продаже товаров". Так как словесный элемент "fresh market" признан коллегией как фантазийный, он не может напрямую указывать на какие-либо характеристики вышеуказанных услуг 35 класса МКТУ. Таким образом, оспариваемый товарный знак является ассоциативным знаком, способным индивидуализировать услуги конкретного лица.

Коллегия отмечает, что словосочетание "fresh market" не является устойчивым, поскольку не закреплено в целом в словарных и иных информационных источниках. В отношении представленной лицом, подавшим возражение, ссылки на словарь терминов и сокращений в торговле на сайте "Торговые технологии" (приложение N 6), в котором раскрывается понятие указанного словесного элемента как "магазины продовольственной розницы, направленные на продажу скоропортящихся, свежих товаров, таких как: свежее мясо, гастрономия, овощи, фрукты, молочная продукция", коллегия отмечает, что сведения, размещенные по данной ссылке, не являются официальным словарным источником, а представляют собой лишь произвольное толкование нескольких словосочетаний владельцем данного сайта, вследствие чего, данный источник не соответствует требованиям, изложенным в разъяснениях Роспатента по вопросу использования сведений из сети Интернет (Информационное письмо Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 9 сентября 2008 года N 10/37-510/23 "Об использовании сведений из сети Интернет при экспертизе заявок на объекты интеллектуальной собственности" от 9 сентября 2008 г. N 10/37-510/23). Что касается представленной лицом, подавшим возражение, ссылки на Словарь англицизмов русского языка - Dictionary of Anglicisms of the Russian Language под редакцией Дьякова А.И. (приложение N 15), то коллегия отмечает, что согласно сведениям сети Интернет данный словарь был выпущен в 2021 году (https://obuchalka.org/20210707133972/slovar-anglicizmov-russkogo-yazika-dyakov-a-i-2021.html), что намного позже даты приоритета оспариваемого обозначения (01.08.2012), в связи с чем данный документ не может быть принят коллегией во внимание. Иных словарно-справочных источников лицом, подавшим возражение, не представлено.

В отношении представленных лицом, подавшим возражение, материалов (приложения NN 1, 2, 5, 6, 7, 9-19, 24, 26), на которых используются словесные элементы "фреш маркет", "fresh market", коллегия считает необходимым пояснить следующее.

Следует указать, что ряд представленных документов (приложения NN 15-19) либо датированы позже даты приоритета (01.08.2012) оспариваемого товарного знака по свидетельству N 543019, либо не имеют исходных данных, в связи с чем не соответствуют критерию относимости доказательств и не могут быть учтены в качестве подтверждения отсутствия изначальной различительной способности оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем, коллегия указывает, что ряд представленных документов (приложения N 1, 2, 5, 9, 11, 24) содержат в себе упоминания о словесных элементах "фрешмаркет"/"фрэшмаркет"/"фреш маркет"/"фрэш маркет", выполненных буквами русскими алфавитами, когда так возражение против предоставления самостоятельной правовой охраны подано против словесного элемента "fresh market", выполненного буквами латинского алфавита. Таким образом, в указанных документах содержатся иные обозначения, ввиду чего они не могут быть учтены коллегией при подготовке настоящего заключения.

Дополнительно, коллегия отмечает, что материалы, представленные лицом, подавшим возражение, в приложениях NN 10, 12 действительно содержат обозначение "fresh market", однако, статья "Мосмарт" готов вступить в диалог с розницей Сибири" (приложение N 10) не содержит каких-либо конкретных сведений об использовании определенными предприятиями спорного обозначения, а инвестиционный проект строительства торгового комплекса с организацией фермерского рынка, созданного в 2011-2012 годах (приложение N 12) касается возможного формата будущей деятельности неких лиц - потенциальных арендаторов будущего торгового комплекса. Таким образом, коллегия полагает представленных документов недостаточными для вывода о том, что словесный элемент "fresh market" оспариваемого обозначения изначально не обладал различительной способностью.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о том, что в товарных знаках, зарегистрированных в США, словесный элемент "fresh market" признается неохраняемым (приложение N 6), коллегия отмечает, что поскольку регистрация товарных знаков в каждой стране определяется ее национальным законодательством, в частности, в Российской Федерации экспертиза по каждой заявке осуществляется в отдельности, и применяются нормы российского законодательства, то данный довод не может быть признан убедительным. Коллегия отмечает, что данное замечание справедливо и по отношению иных документов лица, подавшего возражения, а именно: 1) Доклад и рекомендации Суда США в Саут-Бенде по ходатайству истца о вынесении предварительного судебного запрета по делу N 3:04-CV-770 AS от 17.10.2005 (приложение N 14); 2) статья "Маркетинг фруктов и овощей для мелких и частично занятых производителей" с сайта Университета штата Пенсильвания (приложение N 26), так как данные документы касаются территории Соединенных Штатов Америки, а не территории Российской Федерации, следовательно, у потребителей будут возникать трудности при восприятии указанных материалов.

Что касается позиции лица, подавшего возражения, в отношении того, что до даты приоритета оспариваемого обозначения на территории Российской Федерации было зарегистрировано большое количество фирменных наименований юридических лиц с элементами "ФРЕШМАРКЕТ/ФРЕШ МАРКЕТ" в отношении деятельности по реализации товаров (приложение N 7), коллегия поясняет, что если какое-либо из этих юридических лиц посчитает, что регистрация оспариваемого товарного знака нарушает каким-либо образом их права на фирменное наименование, они могут подать соответствующие возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому обозначению по основаниям, предусмотренным несоответствием оспариваемого обозначения пункту 8 статьи 1483 Кодекса. Регистрация юридических лиц в отношении определенных кодов ОКВЭД сама по себе не свидетельствует о наличии реальной деятельности данных лиц. При этом лицом, подавшее возражение, не представлено никаких сведений о фактической деятельности данных предприятий на дату подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака, равно как и не представлено информации об объемах, географии и длительности использования обозначения "fresh market" при осуществлении торговли, в связи с чем коллегия не может принять данный довод во внимание.

В отношении представленной лицом, подавшим возражение, информационной справки, выданной ГПНТБ СО РАН (приложение N 13), коллегия отмечает, что часть источников, перечисленных в ней на страницах 1-5, касаются англоязычных изданий, в связи с чем не могут быть оценены коллегией, а иная часть источников, выполненных на русском языке (страницы 5-7), датируется после даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем не может учитываться в настоящем заключении.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству N 543019 противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, следует признать недоказанным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.06.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству N 543019.