Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 11 октября 2005 г. N 121 "Об утверждении Временных методических рекомендаций по вопросам отнесения заявленных решений к охраняемым в качестве полезных моделей" (утратил силу)

Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
от 11 октября 2005 г. N 121
"Об утверждении Временных методических рекомендаций по вопросам отнесения заявленных решений к охраняемым в качестве полезных моделей"

ГАРАНТ:

Приказом Роспатента от 20 января 2010 г. N 4 настоящий приказ признан утратившим силу

В целях совершенствования практики применения действующего законодательства в области правовой охраны полезных моделей и оказания методической помощи экспертам Федерального института промышленной собственности (далее - Институт) и Палаты по патентным спорам (далее - ППС) приказываю:

1. Утвердить прилагаемые к настоящему приказу Временные методические рекомендации по вопросам отнесения заявленных решений к охраняемым в качестве полезных моделей.

2. Институту и ППС в своей деятельности при решении вопросов, связанных с предоставлением правовой охраны полезным моделям, руководствоваться упомянутыми рекомендациями.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

Б.П. Симонов

Временные методические рекомендации
по вопросам отнесения заявленных решений к охраняемым в качестве полезных моделей
(утв. приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 11 октября 2005 г. N 121)

1. Общие положения

Настоящие методические рекомендации (далее - Рекомендации) направлены на обеспечение реализации положений Патентного закона Российской Федерации (далее - Закон), связанных с установлением возможности предоставления заявленному решению правовой охраны в качестве полезной модели в соответствии с пунктом 1 статьи 5  Закона и пунктом 2.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель (далее - Правила) при экспертизе заявок на выдачу патента на полезную модель (далее - заявка на полезную модель) в соответствии со статьей 23 Закона.

В настоящих Рекомендациях рассмотрены вопросы, возникающие:

- при установлении, относится ли заявленный объект к устройствам;

- при проверке, не является ли заявленное устройство объектом, упомянутым в перечне в пункте 2 статьи 5 Закона (пункт 2.2 Правил), которому правовая охрана качестве полезных моделей не предоставляется;

- при проверке, носит ли заявленное решение технический характер, и определении, относится ли это техническое решение к заявленному устройству.

2. Правовые основания отнесения решения, заявленного в качестве полезной модели, к техническому решению, относящемуся к устройству

2.1. В соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 5 Закона и подпункта (1) пункта 2.1 Правил в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Как указано в пункте 2 статьи 5 Закона, не допускается предоставление правовой охраны в качестве полезных моделей решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей; топологиям интегральных микросхем; решениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали.

2.2. В соответствии с пунктом 17.2 Правил в процессе экспертизы проверяется, подана ли заявка на техническое решение, охраняемое в качестве полезной модели.

2.3. В случае если в результате экспертизы установлено, что заявка на полезную модель подана на решение, не охраняемое в качестве полезной модели, принимается решение об отказе в выдаче патента на полезную модель (пункт 2 статьи 23 Закона, пункт 17.8 Правил).

3. Понятие "устройство"

3.1. Толковый словарь русского языка определяет понятие "устройство" следующим образом.

"Устройство, а, ср.

1. см. устроить, ся.

2. Расположение, соотношение частей, конструкция чего-нибудь. Удобное устройство помещения. Прибор сложного устройства.

3. Установленный порядок, строй. Государственное устройство. Общественное устройство.

4. Техническое сооружение, механизм, машина, прибор. Решающее устройство. Регулирующее устройство".

(Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1991. С. 748).

Подпунктом (1) пункта 2.1 Правил определено, что к устройствам относятся конструкции и изделия.

"Конструкция - состав и взаимное расположение частей какого-нибудь строения, сооружения, механизма, а также само строение, сооружение, машина с таким устройством" (Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1991. С. 839).

"Конструкция - (от лат. constractio - составление, построение), устройство, взаимное расположение частей, состав к.-л. строения, механизма и т.п., строение, механизм и.т.д., с таким устройством" (Новый иллюстрированный энциклопедический словарь/Ред. кол.: В.И. Бородулин и др. - М.: Большая российская энцикл., 2000. С. 355).

"Изделие - вещь, товар" (Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Русский язык 1991. С. 242).

Таким образом, из изложенного выше следует, что из приведенных в Словаре русского языка четырех значений слова "устройство" второе ("расположение, соотношение частей, конструкция чего-нибудь") и четвертое ("техническое сооружение, механизм, машина, прибор") могут использоваться при экспертизе полезных моделей.

При установлении возможности предоставления заявленному решению охраны как полезной модели следует также учитывать, что в пункте 2 статьи 10 Закона в отношении полезной модели использован также термин "продукт" 1. Продукт - это результат человеческого труда. Объекты, которые не являются результатами человеческого труда, не охраняются в качестве полезных моделей (природные объекты, в том числе объекты живой природы, структура физических тел и т.д.)

3.2. Не исчерпывающий перечень признаков, которыми может характеризоваться заявленное решение как устройство, приведен в подпункте (2) пункта 3.2.4.3 Правил.

К таким признакам относятся, в частности, наличие конструктивного элемента, наличие связи между элементами, взаимное расположение элементов, форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма, форма выполнения связи между элементами, параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь, материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, среда, выполняющая функцию элемента.

4. Устройства, которым не предоставляется правовая охрана в качестве полезных моделей

Если установлено, что заявленный объект относится к устройству, проверяется, не является ли заявленное устройство объектом, которому в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона (пункт 2.2 Правил) правовая охрана качестве полезной модели не предоставляется, то есть, не является ли заявленное устройство:

- решением, касающимся только внешнего вида изделий, направленным на удовлетворение эстетических потребностей;

- топологией интегральных микросхем;

- решением, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали.

При этом следует помнить, что если заявлены как таковые следующие объекты: способы, вещества, штаммы микроорганизмов, культур клеток растений и животных, их применение по новому назначению;

открытия, научные теории, математические методы, методы выполнения умственных операций;

правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;

программы и алгоритмы для электронных вычислительных машин; решения, заключающиеся только в представлении информации;

проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий;

сорта растений и породы животных, то таким объектам не может быть предоставлена охрана в качестве полезных моделей в связи с тем, что они не относятся к устройствам.

В случае, если в процессе экспертизы установлено, что заявленный объект не является устройством, то есть конструкцией или изделием, или что заявленное устройство как таковое относится к объектам, которым правовая охрана в качестве полезных моделей не предоставляется (пункт 2 статьи 5 Закона, пункт 2.2 Правил), выносится решение об отказе в выдаче патента (пункт 17.8 Правил).

5. Проверка формулы и описания полезной модели в части наличия сведений о техническом решении, относящемся к устройству

В соответствии с пунктом 17.2 Правил при проведении экспертизы заявки проверяется соблюдение установленных требований к документам заявки (пункты 3.1 - 6.10 Правил).

5.1. Требование к форме изложения формулы полезной модели изложено в пункте 3.3.2.4 Правил, в соответствии с которым формула должна быть изложена в виде логического определения объекта полезной модели. При этом пункт формулы может быть составлен как с разделением на ограничительную и отличительную части, так и без такого разделения (подпункт (1) пункта 3.3.2.3 Правил). Если полезная модель характеризует применение устройства по определенному назначению или предложенная полезная модель не имеет аналогов, формула составляется без выделения отличительных признаков. В остальных случаях структура формулы выбирается заявителем. Если в описании полезной модели заявителем приведен известный ему аналог, а формула полезной модели составлена без выделения отличительных признаков, нарушения указанного требования, предъявляемого Правилами к формуле, нет. Иными словами, формула полезной модели может быть изложена без разделения совокупности признаков на ограничительную и отличительную части и при наличии в описании полезной модели аналога заявленной полезной модели.

Вместе с тем, если в описании полезной модели в разделе "Уровень техники" приведены сведения об известных заявителю аналогах полезной модели с выделением из них аналога, наиболее близкого к полезной модели (прототипа), эксперт может в запросе, направляемом в соответствии с пунктом 17.3 Правил, наряду с изложением обстоятельств, послуживших препятствием для проведения или завершения экспертизы либо принятия решения по результатам рассмотрения заявки, рекомендовать заявителю выделить признаки, отличительные от наиболее близкого аналога, как этого требует подпункт (1.2) пункта 3.2.4.3 Правил.

5.2. Проверка содержания формулы полезной модели, в первую очередь, направлена на установление, является ли объект, на который испрашивается правовая охрана, устройством.

В случае, если в процессе экспертизы установлено, что заявленный объект не является устройством, то есть конструкцией или изделием, выносится решение об отказе в выдаче патента (пункт 17.8 Правил).

Вывод о том, что заявленный объект не относится к устройству, должен быть основан на рассмотрении объекта как такового в целом в том виде, как он охарактеризован в формуле полезной модели. Объект, на который испрашивается правовая охрана, должен быть определен в родовом понятии, отражающем назначение полезной модели, а также охарактеризован соответствующими признаками, включенными в формулу полезной модели.

5.2.1. Вид объекта, на который испрашивается правовая охрана, определяется родовым понятием, отражающим назначение полезной модели, а также другими признаками, включенными в формулу полезной модели.

Под устройством применительно к полезной модели понимают техническое сооружение, механизм, машину, прибор, вещь, набор устройств, каждое из которых имеет свое назначение, а вместе выполняют общее назначение, реализация которого невозможна отдельным применением компонентов набора (например, набор хирургических инструментов для проведения определенной операции, набор устройств для ловли раков и т.п.), а также изделия типа многослойных материалов, волокон, электродов, гранул с оболочкой и т.п.

Как правило, у специалиста, осуществляющего экспертизу, не возникает затруднений, рассмотрев приведенное заявителем родовое понятие и другие признаки формулы полезной модели, установить, является ли заявленный объект устройством (конструкцией или изделием).

Нет необходимости, чтобы родовое понятие, являющееся признаком полезной модели, непременно содержало слово "устройство", "конструкция" или "изделие". Если в формуле охарактеризован, например, "Ультразвуковой излучатель" или "Установка для нанесения покрытия", очевидно, что заявлено устройство.

В случае, когда формула полезной модели начинается со слов, например, "Композиция", "Способ...", "Технология получения..." и т.п., и характеризуется признаками, присущими веществу или способу, в этом случае заявленный объект не может быть отнесен к охраняемым в качестве полезной модели. По таким заявкам выносится решение об отказе в выдаче патента.

Если же формула полезной модели начинается со слов "Композиция", "Способ_", "Технология получения..." и т.п., и характеризуется наряду с признаками, характерными для вещества или способа, признаками устройства, эксперт вправе предложить заявителю откорректировать формулу полезной модели, если в рамках первоначального описания и формулы имеются сведения для такой корректировки. От заявителя в таком случае требуется корректировка формулы полезной модели в отношении родового понятия, а также уточнение совокупности существенных признаков, включенных в формулу, чтобы в результате формула полезной модели характеризовала устройство. В ряде случаев может возникнуть необходимость внести изменения в формулировку технического результата, обусловленные изменением формулы. При отказе заявителя от изменения родового понятия, по заявке выносится решение об отказе в выдаче патента в связи с тем, что заявка подана на решение, не охраняемое в качестве полезной модели.

На практике встречаются случаи, когда родовое понятие, с которого начинается формула полезной модели, относится к устройству (обычно к изделиям), но при этом характеристика устройства в формуле полезной модели осуществлена с помощью признаков, по крайней мере, часть из которых носит "нетехнический" характер (например, относится к смысловому содержанию имеющегося текста, рисунка).

При обнаружении такой ситуации необходимо проанализировать, раскрыто ли в заявке техническое решение, относящееся к устройству, так как для отнесения заявленного решения к охраняемому в качестве полезной модели недостаточно, чтобы только из родового понятия следовало, что заявлено техническое решение.

В отдельных случаях формула полезной модели не позволяет определить, к какому объекту (устройству, способу) относится заявленное предложение. Например: "Для упаковки почтовой корреспонденции предлагается использовать конверт треугольной формы, на передней поверхности которого вблизи угла наносят объемное тиснение или графическое изображение" или "При определении рельефа поверхности почвы поверхность освещают щелевым источником света, расположенным на расстоянии от наблюдателя ниже уровня его взгляда".

Заявителю в запросе, направляемом в соответствии с подпункт (1.12) пункта 17.3 Правил, следует предложить привести формулу полезной модели в соответствие с требованиями пунктов 3.3.2.3 и 3.3.2.4 Правил.

Если при проверке формулы выявляются ее недостатки, связанные непосредственно с формулировкой родового понятия, заявителю также следует предложить привести формулу полезной модели в соответствие с требованиями указанных выше пунктов Правил.

Встречаются случаи, когда независимый пункт формулы содержит характеристики полезных моделей, относящихся к разным устройствам. Если формула и (или) описание в подобных заявках не содержат указания на общее для этих устройств назначение, заявитель не сможет скорректировать формулу в соответствии с требованиями к ее изложению

Дополнительные материалы с предложением ввести в формулу родовое понятие, отражающее общее назначение устройств, в этом случае признаются изменяющими сущность заявленной полезной модели и не принимаются во внимание при дальнейшем рассмотрении заявки.

Иногда сформулировать общее назначение предложенных устройств вообще не представляется возможным. Например, предложен "Холодильник с тарой для него, отличающийся тем, что корпус холодильника и двери выполнены термоизолированными, а тара выполнена в виде коробки из полужесткого листового материала с вкладышами из амортизирующего сотового заполнителя".

Из формулировки родового понятия "Холодильник с тарой для него" и рассмотрения других признаков следует, что такой пункт не относится к одной полезной модели.

Указанные в формуле устройства - холодильник (устройство, предназначенное для охлаждения, замораживания и хранения скоропортящихся продуктов при низких температурах) и тара (изделие, служащее для упаковки, хранения и транспортировки товаров) имеют каждый свое назначение, при этом реализации назначения первого устройства не связана с реализацией назначения второго устройства.

По данной заявке констатируется нарушение требований к изложению формулы полезной модели, и, если заявитель не скорректирует формулу так, чтобы она характеризовала одно устройство (холодильник или тару), заявка признается отозванной.

В качестве следующего примера можно привести "Набор изделий для новорожденного, отличающийся тем, что он содержит термометр, соску-пустышку и пеленку".

Каждое из перечисленных в формуле полезной модели изделий имеет собственное назначение, реализация которого не имеет связи с реализацией назначения других изделий. Такой набор не относится к решениям, охраняемым в качестве полезной модели.

Можно также привести пример, когда возможно вынесение решения о выдаче патента на набор на основе первоначальных материалов заявки.

Например, предложен "Набор микрохирургических инструментов, отличающийся тем, что он содержит шпатель, пинцет, векорасширитель и фиксатор глазного яблока".

Из приведенной формулировки не ясно, каково общее назначение заявленного набора инструментов.

Допустим, в описании содержится информация о том, что устройства, входящие в заявленный набор, могут использоваться в микрохирургии глаза как независимо друг от друга, так и совместно для проведения лазерной коррекции зрения, т.е. в материалах заявки указано общее назначение элементов набора. В указанном случае по заявке может быть вынесено решение о выдаче патента.

Бывают случаи, когда в независимом пункте формулы полезной модели заявителем охарактеризованы устройства, одно из которых предназначено для изготовления другого или для использования другого (в другом), то есть в одном пункте формулы предложена группа полезных моделей, связанных между собой настолько, что образуют единый творческий замысел (пункт 2.3 Правил). В соответствии с пунктом 3.3.2.2 Правил для характеристики группы полезных моделей применяется многозвенная формула. Многозвенная формула, характеризующая группу полезных моделей, должна иметь несколько независимых пунктов, каждый из которых характеризует одну из полезных моделей группы. Если заявителем в независимом пункте формулы полезной модели описана группа полезных моделей, объединенных единым творческим замыслом, в запросе следует предложить уточнить формулу полезной модели, преобразовав ее в многозвенную с независимыми пунктами, и откорректировать родовое понятие, отражающее назначение полезной модели. При этом следует учитывать, что решение, охарактеризованное в формуле, должно носить технический характер и относиться к заявленной группе полезных моделей.

5.2.2. Как указано в подпункте (2) пункта 3.2.4.3 Правил, устройство в формуле описывается характерными для этого объекта признаками. Если объект в формуле охарактеризован такого вида признаками, это свидетельствует о том, что заявленный объект является устройством. Вместе с тем, следует помнить, что упомянутый перечень признаков не является исчерпывающим. Из этого следует, что допускается наличие в формуле полезной модели признаков иного вида. В связи с этим при проведении экспертизы иногда возникают вопросы, связанные с характером признаков, которыми полезная модель охарактеризована в формуле.

5.2.2.1. Обычно не вызывает затруднений квалификация заявленного предложения как устройства, если признаки характеризуют, например, материал, из которого выполнены изделие или конструкция в целом или ее элементы. Например:

"Слоистый рулонный материал, содержащий вспененный полиэтилен, покрытый с двух сторон алюминиевой фольгой, отличающийся тем, что на поверхностях фольги по длине рулона расположены прокладки из эластичного теплоизолирующего материала, на которых закреплены ограничивающие полотна из полиэтиленовой пленки".

"Гигиеническая салфетка, содержащая эластичную основу, пропитанную профилактическим средством, отличающаяся тем, что в качестве профилактического средства использован спиртовой раствор хлоргексидина биглюконата при следующих соотношениях ингредиентов, мас.%:

Хлоргексидин биглюконат - 40 - 60

Спирт этиловый - 40 - 60".

Вместе с тем иногда возникают затруднения, связанные со смешением понятий "материал" и "вещество".

"Материал - это предметы, вещества, идущие на изготовление чего-нибудь (в 1-м значении); ткацкое, трикотажное или синтетическое изделие, предназначенное для шитья (в 4-м значении)" 2 .

"Вещество - вид материи, то, из чего состоит физическое тело" 3

Из приведенного выше следует, что содержание понятий "материал" и "вещество" различно. Материал представляет собой предметы (изделия) или вещества, предназначенные для последующего изготовления чего-либо.

Полезная модель в соответствии с упомянутым выше подпунктом (2) пункта 3.2.4.3 Правил может характеризоваться материалом, из которого выполнен элемент или устройство в целом. При этом в качестве материала может использоваться вещество. В качестве условного примера полезной модели, в которой материал является признаком, можно привести "Трубу, выполненную из композиции на основе полиэтилена, содержащей тальк в количестве менее 1 ч. на 100 вес. ч. полиэтилена". В данном случае заявленный объект относится к устройству, которое охарактеризовано посредством материала (полиэтиленовая композиция), из которого изготовлено устройство в целом.

Если в формуле полезной модели предложена "Композиция на основе полиэтилена для изготовления труб, содержащая тальк в количестве менее 1 ч. на 100 вес. ч. полиэтилена...", заявленный объект является веществом, в связи с чем по такой заявке выносится решение об отказе в выдаче патента, так как веществам не предоставляется охрана в качестве полезной модели.

5.2.2.2. В формуле полезной модели для характеристики заявленного устройства иногда могут использоваться признаки, свойственные, например, способам, веществам и т.д. Так, какой-либо элемент устройства или материал, из которого изготовлен элемент или устройство в целом, могут быть охарактеризованы через способ их изготовления. В этом случае устройство в целом или характеризующий его признак могут описываться признаками, относящимися к действию над материальным объектом: "Токопроводящая гильза с токопроводящими жилами, которую опрессовывают по способу сплошного квадратного обжатия на всю длину токопроводящей гильзы"; "Многослойный пакет, характеризующийся наличием слоев фольгированного и нетканого материала, которые сначала скрепляют между собой иглопробивным способом и затем соединяют методом термофиксации с еще одним полотном нетканого материала".

Если при этом не нарушены требования, предъявляемые Правилами к формуле полезной модели, и родовое понятие характеризует устройство, заявленному объекту может быть предоставлена правовая охрана как полезной модели, при условии, что последующая проверка покажет, что документы заявки оформлены правильно и заявленное решение является техническим и относящимся к этому устройству.

5.2.2.3. Не во всех случаях, когда установлено, что формальные требования, предъявляемые Правилами к формуле полезной модели соблюдены, а родовое понятие формально характеризует устройство (обычно конструкцию), заявленному объекту может быть предоставлена правовая охрана как полезной модели. Иногда требуется провести более глубокий анализ предложенного объекта с точки зрения, является ли заявленный объект продуктом, то есть результатом человеческого труда.

Не может рассматриваться в качестве объекта, которому предоставляется охрана как полезной модели, например, "Гексагональная кристаллическая решетка металла, образованная ионами (указано какими), с размером решетки (указаны размеры)". Включенные в формулу полезной модели признаки объективно присущи металлу (при этом не имеет значения, известны эти признаки или ранее не известны). Такие признаки или их свойства не могут рассматриваться как основание для предоставления объекту правовой охраны, если фактор человеческого вмешательства отсутствует.

Аналогичный подход используется при рассмотрении заявок, если, например, предложен хирургический шов, охарактеризованный с привлечением признаков, характерных для устройства. С учетом определения, что называют хирургическим швом  4, фактически предложено "место соединения краев раны или разреза ткани". Это "место" не может рассматриваться ни как конструкция, ни как изделие. Конструкция характеризуется составом и взаимным расположением частей какого-нибудь объекта - строения, сооружения, механизма (см. п. 3.1 настоящих Рекомендаций). Изделие - это товар, вещь. В рассматриваемом случае объектом, "место" которого заявлено как полезная модель, является живой организм (животное, человек). Такому объекту не может предоставляться охрана как полезной модели. Вместе с тем, хотя решение, относящееся к хирургическому шву, не является продуктом, оно может охраняться как способ. Способом как объектом изобретения является процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств. Заявителю может быть предложено, воспользовавшись статьей 28 Закона, преобразовать заявку на полезную модель в заявку на изобретение, изменив объект на "Способ наложения хирургического шва".

5.3. Важным моментом при анализе формулы полезной модели является проверка соблюдения требования подпункта (4) пункта 3.3.1 Правил, согласно которому признаки полезной модели следует выражать в формуле полезной модели таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

При выявлении в формуле полезной модели признака, охарактеризованного посредством термина, ставшего известным лишь из рассматриваемой заявки, то есть термина, смысловое содержание которого не раскрыто в источниках, входящих в уровень техники, следует констатировать, что не соблюдено требование подпункта (4) пункта 3.3.1 Правил. В запросе заявителю следует сообщить заявителю о выявленном недостатке.

Если в описании полезной модели признак, охарактеризованный с привлечением термина, смысловое содержание которого не ясно специалисту, раскрыт с достаточной полнотой, заявителю в запросе предлагается исключить этот термин из формулы полезной модели, заменив его признаками, взятыми из описания.

В случае, когда признак, в отношении которого выявлено несоответствие требованию подпункта (4) пункта 3.3.1 Правил, не раскрыт в первоначальном описании и заявитель не сможет уточнить характеристику этого признака, не выходя за пределы первичных материалов заявки, то в запросе заявителю сообщается об этом.

Если заявитель не исключит признак такого рода из формулы полезной модели, независимо от того, раскрыт или нет он в описании, заявка признается отозванной.

Если описание полезной модели позволяет скорректировать формулу, при этом заявитель откорректировал формулу полезной модели и устранил выявленное нарушение требований Правил, выносится решение о выдаче патента.

В том случае, когда требование подпункта (4) пункта 3.3.1 Правил соблюдено, но для характеристики признака использована терминология, не в полной мере соответствующая принятой в конкретной области техники, заявителю может быть рекомендовано внести соответствующую корректировку в формулу полезной модели.

Из приведенной выше формулировки Правил следует, что эксперт вправе предложить заявителю использовать терминологию, общепринятую в данной области техники. Замена термина возможна, если полная идентичность содержания и объема заменяемого и заменяющего понятий специалисту очевидна из всестороннего рассмотрения сути заявленной полезной модели. При этом, как этого требуют Правила, смысловое содержание термина должно быть оценено:

а) специалистом,

б) на основании уровня техники.

Однако подходить к такой замене нужно с особым вниманием и осторожностью, чтобы избежать выхода за рамки первоначальных материалов заявки.

В ряде случаев проверка формулы полезной модели показывает, что родовое понятие, с которого начинается формула полезной модели, относится к устройству, но при этом в родовом понятии и/или в характеристике признаков, включенных в формулу, использована ненаучная терминология. В соответствии с пунктом 5 Правил недопустимо использовать термины, характеризующие понятия, отнесенные в научно-технической литературе к ненаучным. В качестве научно-технической литературы эксперт может ориентироваться на издания Российской академии наук, специализированных научно-технических издательств, а также публикации, авторами и рецензентами которых являются видные ученые и специалисты.

Например, в заявленном "Устройстве для корректировки биополя живых организмов" родовое понятие содержит термин "биополе" 5, используемый в парапсихологии. В связи с тем, что парапсихология 6 не относится к научным дисциплинам, заявителю должно быть предложено привести формулу и описание полезной модели в соответствие с требованиями Правил, исключив из них понятие, отнесенное в научно-технической литературе к ненаучным.

Если предложенная корректировка материалов не будет произведена заявителем, констатируется не соблюдение требований к документам заявки, что является основанием для признания заявки отозванной.

Если корректировка материалов заявки, включая формулу, заявителем осуществлена, но при этом установлено, что реализация устройством указанного назначения обеспечивается с использованием методов, отнесенных к ненаучным, заявителю направляется запрос, в котором сообщается об этом и предлагается представить результаты экспериментальных данных, подтверждающих возможность реализации устройством заявленного назначения (пункт 3.2.4.5 Правил).

5.4. В процессе экспертизы проводится проверка, не относится ли заявленный объект к исключенным из охраны в качестве полезной модели.

Заявленное устройство не признается относящимся охраняемым в качестве полезных моделей, если оно относится к устройствам, перечисленным в пункте 2 статьи 5 Закона (п. 2.2 Правил), как таковым.

Не предоставляется охрана решениям, касающимся только внешнего вида изделий, направленным на удовлетворение эстетических потребностей; топологиям интегральных микросхем; решениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Причины, по которым указанным решениям, относящимся к устройствам, не предоставляется правовая охрана в качестве полезных моделей, различны.

Так, решения, касающиеся только внешнего вида изделий, направленные на удовлетворение эстетических потребностей, охраняются в рамках Патентного закона Российской Федерации как промышленные образцы (статья 6 Закона).

Топологии интегральных микросхем не признаются полезными моделями в связи с тем, что охраняются в рамках отдельного закона "О правовой охране топологий интегральных микросхем".

При отнесении решений к противоречащим общественным интересам следует иметь в виду, что наличие официальных запретов не является основанием для отказа в выдаче патента. В статье 4 quater Парижской конвенции по охране промышленной собственности указано: "В выдаче патента не может быть отказано, и патент не может быть признан недействительным на основании того, что продажа продукта, запатентованного или изготовленного запатентованным способом, подвергнута на основании национального законодательства ограничениям или сокращениям". По-видимому, для подтверждения своего мнения о неохраноспособности заявленного устройства эксперту следует ссылаться не на государственные акты, а на преобладающие в общественном мнении оценки, отражаемые, в частности, в наиболее авторитетных изданиях.

Если речь идет о противоречии принципам гуманности и морали, то аргументация может базироваться на нравственных нормах, поддерживаемых только силой общественного мнения. Отрицание патентоспособности по причине противоречия принципам гуманности и морали не может основываться только на официальных нормативных документах и может лишь сопровождаться ссылками на источники, содержащие изложение сложившихся в обществе гуманистических воззрений и морально-этических норм.

Следует учитывать, что в соответствии с подпунктом (1.18) пункта 17.3 Правил при наличии в зависимых пунктах многозвенной формулы полезной модели признаков, обуславливающих противоречие полезной модели общественным интересам, принципам гуманности или морали в соответствующих частных случаях ее выполнения или использования, заявителю направляется запрос с изложением вывода экспертизы и сообщением, что в случае отказа заявителя скорректировать этот пункт или исключить его из формулы по заявке будет вынесено решение об отказе в выдаче патента, несмотря на то, что независимый пункт формулы не обладает таким недостатком.

В качестве примера устройства, не относящегося к охраняемому в качестве полезной модели, можно привести решение, касающееся только внешнего вида изделий, направленное на удовлетворение эстетических потребностей.

Предложено декоративное изделие, выполненное на жесткой основе из стекла, керамики, металла, дерева, пластмассы, картона или на гибкой основе из ткани и представляющее собой орнамент в виде цветка - василька синего цвета, нанесенного росписью, резьбой по дереву или путем ткачества на основу, образующую зеленый фон.

Заявленный объект относится к устройствам, как они определены в пункте 2.1 Правил, так как является изделием. Изделие охарактеризовано характерными для него признаками:

- наличие конструктивного элемента;

- наличие связи между элементами;

- форма выполнения элемента, в частности, геометрическая форма;

- материал, из которого выполнен элемент.

Рассмотрение описания полезной модели показало, что результатом от использования полезной модели заявитель считает "создание универсального декоративного изделия за счет обеспечения разнообразия возможностей выбора материала основы". В заявке перечислены материалы, которые обычно используются для изготовления товаров широкого потребления. Описание не содержит сведений, какие конкретные технические эффекты (свойства, явления) возникают при использовании в изделии перечисленных материалов основы, а также какие принципы использованы при выборе материала. В заявке лишь указано, что выбор формы орнамента обусловлен природной формой растения - василька. Подбор цветов (сочетание зеленого цвета основы и синего цвета василька) объяснен тем, что василек в природе имеет синий цвет, а зеленый цвет основы выбран из эстетических соображений, исходя из того, что это цвет травы.

Таким образом, декоративное изделие в соответствии с предложением заявителя, может изготавливаться на жесткой основе (стекло, керамика, металл, пластмасса, дерево, картон) и на гибкой основе (ткань) различными методами в зависимости от материала основы. В совокупности с отсутствием в материалах заявки указания на результат, носящий объективный технический характер, это позволяет сделать вывод, что не имеет значения, на какой основе и какими средствами изображен заявленный орнамент, важен сюжет - синий василек на зеленом фоне. Из изложенного следует, что выбор формы орнамента и подбор цветов осуществлены, исходя из эстетических, а не технических соображений. Следовательно, заявлено решение, касающееся только внешнего вида изделия, направленное на удовлетворение эстетических потребностей, и в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона этому решению не может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели.

Вывод о том, что заявленному устройству не может быть предоставлена правовая охрана вследствие того, что оно относится к устройствам, перечисленным в пункте 2 статьи 5 Закона, должен быть основан на рассмотрении объекта как такового в целом, а не только в результате рассмотрения только отличительных признаков.

Если при экспертизе установлено, что заявленное устройство как таковое относится к объектам, которым правовая охрана в качестве полезных моделей не предоставляется (пункт 2 статьи 5 Закона, пункт 2.2 Правил), выносится решение об отказе в выдаче патента (пункт 2 статьи 23 Закона, пункт 17.8 Правил).

5.5. При экспертизе устанавливается, изложено ли в заявке техническое решение, относящееся к устройству (пункт 1 статьи 5 Закона).

После установления, что заявленный объект является устройством, то есть конструкцией или изделием, экспертиза должна установить, относится ли заявленное предложение к техническим решениям.

Анализ заявленного предложения может проводиться в два этапа, первый из которых включает установление, описано ли в заявке техническое решение, а на втором этапе устанавливается, относится ли описанное техническое решение к заявленному устройству.

5.5.1. Технический характер решения подтверждается наличием технического результата, получаемого при осуществлении или использовании полезной модели. Технический результат, как правило, приводится заявителем в разделе описания "Раскрытие полезной модели".

При определении технического характера решения заявленная полезная модель должна рассматриваться в целом без расчленения формулы на отдельные признаки "технического" и "нетехнического" характера. Вывод о том, что предложено нетехническое решение, не должен основываться только на том основании, что формула содержит признаки "нетехнического" характера. Вместе с тем, вывод о том, что предложено нетехническое решение, может быть сделан, несмотря на то, что заявленное устройство охарактеризовано признаками, по форме имеющими технический характер, так как это не всегда свидетельствует о техническом характере решения.

Заявленное предложение не может рассматриваться как техническое решение и охраняться как полезная модель, если оно обеспечивает получение только результата, который не является техническим.

В качестве примера рассмотрим случай, когда в отличительной части формулы содержатся признаки только нетехнического характера. Допустим, заявка подана на "Рекламно-указательный дорожный знак, содержащий щит с элементами крепления, отличающийся тем, что на щит нанесено обозначение места нахождения объектов сервиса с указанием направления и расстояния до них". Достигаемый результат, как указано в заявке, заключается в доведении до потребителей информации о придорожных объектах сервиса.

В качестве другого примера можно привести "Автомат по продаже напитка в жестяной банке, отличающийся тем, что корпус автомата имеет форму, имитирующую форму продаваемой банки с напитком". В качестве результата, обеспечиваемого заявленным решением, указано придание автомату функции рекламного объекта, обеспечивающего привлечение большего количества покупателей напитка.

В каждом из приведенных примеров указанный результат не является техническим, поэтому заявленные предложения не относятся к техническим решениям и не могут охраняться как полезная модель. Этот вывод следует из рассмотрения предложений в целом (а не только отличительных признаков "нетехнического" характера).

5.5.2. В процессе экспертизы проверке подвергается формула полезной модели с позиции характера результата, для получения которого необходимы включенные в формулу признаки.

5.5.2.1. Как указано в Правилах, признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т. п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Раздел описания "Раскрытие полезной модели" должен содержать информацию о влиянии признака, включенного в формулу полезной модели на достижение указанного технического результата. С одной стороны, это требуется для доказательства существенности признака, с другой стороны - для доказательства технического характера решения, заявленного в качестве полезной модели.

Установление, носит ли результат технический характер, обычно не вызывает затруднений.

Однако в ряде случаев, когда при оценке характера результата возникают сложности, можно использовать перечень случаев, когда результат не считается носящим технический характер, перечисленных в подпункте (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил.

Например, получаемый результат не считается техническим, если он заключается только в получении той или иной информации вследствие использования математического метода, программы для электронной вычислительной машины или примененного в ней алгоритма.

Если результат обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе, он также не относится к техническому. Такая ситуация может иметь место, в частности, если предложено определенным образом заполнять, например, методическое пособие для учителя, блок информации о состоянии здоровья пациента или представлять на каком-либо носителе расписание движения транспорта.

Анализ характера заявленного решения может проводиться следующим образом. Например, заявлен журнал, содержащий информационные блоки, каждый из которых выполнен с отсылками на другие информационные блоки журнала. В качестве результата в описании полезной модели указано, что такое выполнение информационных блоков журнала обеспечивает дополнительный интерес у читателя, так как каждый из блоков содержит информацию, дополняющую информацию другого блока, а информация, содержащаяся в журнале, может восприниматься не последовательно, а в порядке, выбранном читателем с использованием отсылок.

Описание действий читателя, приведенное в заявке, подтверждает, что указанный в заявке результат зависит от субъективного решения читателя - читать информационные блоки последовательно или ориентироваться на смысловое содержание отсылки, находящейся в информационном блоке, и переходить в соответствии с отсылками к другому блоку, дополняющему предыдущий. Указанный результат не носит технического характера, так как обусловлен исключительно особенностями восприятия человеком смыслового содержания информации, представленной в определенной форме на носителе, а также соблюдением определенного порядка при осуществлении действий на основе установленных правил.

Перечень ситуаций, приведенный в подпункте (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил, когда достигаемый результат не считается техническим, является не исчерпывающим. При оценке характера результата следует учитывать, что технический результат - это характеристика технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Так, например, не может быть признан техническим результат, обусловленный только впечатлением, производимым изделием - произведением искусства. Не является также техническим результат, обусловленный использованием при изготовлении изделия определенного материала, что-либо символизирующего (например, выполнение изделия или его элемента из золота для получения результата - изделия, символизирующего "золотую" свадьбу).

Следует учитывать, что Правила не требуют, чтобы задача, на решение которой направлена полезная модель, непременно носила технический характер. Формулировка решаемой задачи, как правило, вытекает из недостатков ближайшего аналога, которые предполагается устранить в заявленной полезной модели.

Критерием отнесения признака к существенным и основанием для его включения в формулу полезной модели, является технический результат, к достижению которого стремился заявитель при создании полезной модели. Таким образом, на совокупность существенных признаков полезной модели, находящихся в причинно-следственной связи с техническим результатом, выбор ближайшего аналога не влияет. Вместе с тем, в пункте 3.2.4.2 Правил указано, что в разделе описания "Уровень техники" приводятся сведения об известных заявителю аналогах полезной модели с выделением из них аналога, наиболее близкого к полезной модели.

Со своей стороны, технический результат, достигаемый при осуществлении полезной модели, объективен и проявляется при изготовлении либо использовании устройства, в котором использованы существенные признаки заявленной полезной модели. Результат достигается благодаря тем объективным свойствам, которыми обладает устройство, охарактеризованное заявленной совокупностью существенных признаков.

В процессе экспертизы полезной модели проверяется, содержит ли описание полезной модели сведения, подтверждающие существенность заявленного признака, то есть его причинно-следственную связь с заявленным техническим результатом. Существенность признаков считается доказанной, если приведены объективные данные о том, что каждый из признаков является необходимым для достижения указанного технического результата. При этом описание должно содержать сведения, что совокупность существенных признаков достаточна для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата.

5.5.2.2. Иногда при рассмотрении материалов заявки встречаются случаи, когда заявители смешивают, что является задачей, решаемой полезной моделью, а что - техническим результатом. Например, в заявке указано в качестве технического результата "расширение арсенала технических средств определенного назначения". Вместе с тем, в Правилах прямо говорится, что "если при создании полезной модели решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые, технический результат заключается в реализации этого назначения", то есть "расширение арсенала технических средств определенного назначения" - это задача, а не технический результат. Если в заявке заявителем в качестве технического результата указано "расширение арсенала технических средств определенного назначения", это свидетельствует о том, что в заявке отсутствуют сведения о техническом результате, обеспечиваемом заявленной полезной моделью.

Под задачей расширения арсенала технических средств определенного назначения понимают задачу создания устройства, предназначенного для определенной (указанной заявителем) области применения и характеризующегося новой совокупностью существенных признаков, определяющих его назначение.

Следует обратить внимание на то, что в качестве существенных признаков рассматриваются только признаки, необходимые для реализации назначения объекта. Например, кружка, в соответствии с определением этого понятия, это вместилище для жидкости в виде стакана с ручкой. Если в качестве объекта полезной модели заявлена кружка, а в качестве задачи указано "расширение арсенала технических средств определенного назначения" существенными признаками для реализации объектом своего назначения является наличие "стакана" (вместилище для жидкости) и наличие на стакане "ручки". Если в формуле полезной модели приведены еще какие-либо признаки, например, касающиеся формы стакана или ручки, соотношения размеров (или размеров в абсолютных величинах) и т.д., эти признаки не являются существенными для реализации назначения полезной модели. В направляемом запросе заявителю следует рекомендовать сформулировать технический результат, с которым признаки полезной модели, не существенные для реализации ее назначения, находятся в причинно-следственной связи.

В заявках на полезные модели, созданные для решения исключительно задачи расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые, в описании подробно раскрывается причинно-следственная связь признаков, включенных в формулу полезной модели, с реализацией указанного назначения. Должно быть также показано, что каждый из признаков, включенных в формулу полезной модели, необходим, а все вместе взятые достаточны именно для реализации данного назначения. Если такие сведения в первоначальных материалах заявки не приведены, заявителю направляется запрос с предложением обосновать необходимость каждого признака, включенного в формулу полезной модели, и достаточность их совокупности для реализации назначения полезной модели.

Например, в формулу полезной модели включены признаки, характеризующие устройство для измерения температуры, основанное на принципе фиксации температурных изменений фазы электромагнитной волны, распространяющейся по оптическому каналу. Допустим, заявителю не удалось сформулировать технический результат, обеспечиваемый при осуществлении этого устройства. В уровне техники заявителем не обнаружены устройства, основанные на подобном принципе, а проведенное сравнение с устройствами для измерения температуры, основанными на других принципах, не позволило выявить технических эффектов, свойств, явлений, которыми бы не обладали известные из уровня техники устройства аналогичного назначения. В этом случае заявитель указывает задачу - расширение арсенала технических средств, относящихся к устройствам для измерения температуры, а техническим результатом является реализация устройством указанного заявителем назначения. При этом описание полезной модели должно содержать сведения о том, что каждый из признаков, включенных в формулу полезной модели, необходим для характеристики устройства в качестве измерителя температуры, а вся совокупность существенных признаков - достаточна для реализации указанного назначения.

В некоторых заявках расширение арсенала технических средств определенного назначения является не единственной задачей, наряду с ней заявителем указывается и другая задача. В этом случае, для вывода о соответствии описания полезной модели требованиям Правил недостаточно наличия сведений о реализации полезной моделью указанного назначения. В описании должен указываться технический результат, достигаемый при осуществлении полезной модели. Это вытекает из приведенного выше положения пункта 3.2.4.3 Правил, в соответствии с которым технический результат заключается в реализации указанного назначения, если решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые. При отсутствии указания технического результата по таким заявкам следует направить запрос с рекомендацией привести раздел "Раскрытие полезной модели" в соответствии с требованиями пункта 3.2.4.3 Правил, сформулировать технический результат и привести сведения о причинно-следственной связи признаков формулы полезной модели и достижения технического результата. В запросе следует предупредить заявителя о том, что отсутствие в заявке сведений о результате, носящем технический характер, свидетельствует о том, что предложенное решение не может быть отнесено к техническим решениям, охраняемым в качестве полезной модели.

В некоторых заявках, в которых в качестве единственной задачи указано расширение арсенала технических средств определенного назначения, а в качестве результата - реализация устройством этого назначения, формула полезной модели составляется заявителем с включением в нее как существенных признаков (характеризующих устройство в качестве объекта определенного назначения), так и признаков, которые не являются существенными для реализации назначения.

В качестве условного примера можно привести следующий.

Заявлена бутылка, содержащая корпус с узким горлышком, отличающаяся тем, что геометрические размеры бутылки выбраны из следующих соотношений: отношение высоты бутылки Н к диаметру D корпуса составляет не более а, высота корпуса h составляет h=cD, а высота горлышка h_1 составляет h_1=dН. Из анализа формулы полезной модели следует, что техническое средство как таковое не изменилось. Поскольку бутылка по определению - это сосуд с узким горлышком, то конкретные размеры этого известного объекта определенного назначения никоим образом не могут изменить указанное известное назначение, следовательно, и арсенал технических средств определенного назначения остался неизменным.

Все признаки, которые характеризуют заявленное устройство как бутылку, являются существенными. В данном случае - это признаки ограничительной части формулы. Остальные признаки (соотношение размеров) расширяют ассортимент бутылок, вследствие чего не являются существенными для характеристики назначения заявленного объекта как бутылки, то есть все отличительные признаки формулы полезной модели являются несущественными.

В соответствии с пунктом 3.2.4.2 Правил в описании должна быть приведена информация об известных заявителю аналогах с указанием причин, препятствующих получению технического результата, обеспечиваемого предлагаемой полезной моделью.

Как правило, в подобных случаях в описании заявки не содержится информация о недостатках известных устройств (в данном случае бутылок), которые не позволяют обеспечить требуемый технический результат, представляющий собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п. Отсутствие в описании заявки сведений о проявлении какого-либо технического эффекта, явления, свойства свидетельствует о том, что в такой заявке на полезную модель имеет место нарушение пункта 3.2.4.2 Правил.

Нарушение требований пункта 3.2.4.2 Правил, относящихся к описанию уровня техники, а также требований пункта 3.2.4.3 Правил, относящихся к раскрытию полезной модели, означает, что в данном случае при создании вышеописанной полезной модели не достигается заявленный технический результат - реализация назначения, обеспечивающая решение задачи расширения арсенала технических средств.

5.5.2.3. Если в качестве результата заявителем указано "расширение функциональных возможностей устройства", для оценки, носит ли заявленное решение технический характер, нужно установить, достигается ли такой результат за счет технического эффекта, явления, свойства и т.п. или за счет нетехнических средств.

Например, расширение функциональных возможностей устройства может быть связано с соблюдением определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил. К примеру, заявлено изделие - входной билет на мероприятие, выполненный на бумажном носителе и имеющий нанесенный на него серийный номер. В качестве результата указано расширение функциональных возможностей устройства за счет использования его также в качестве лотерейного билета. Посетитель в соответствии с правилами, установленными организаторами мероприятия, по входному билету может принять участие в лотерее, разыгрываемой по серийному номеру входного билета. Входной билет при этом действительно приобретает дополнительную функцию - становится лотерейным билетом. Однако это достигается за счет соблюдения правил, установленных организаторами мероприятия, что в соответствии с подпунктом (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил не может быть отнесено к результату, носящему технический характер.

В качестве примера, когда расширение функциональных возможностей устройства достигается вследствие использования решения, носящего технический характер, можно привести устройство для дозирования сыпучих материалов, которое в дополнение к своей основной функции (дозатора) выполняет функцию распределителя сыпучих материалов, что достигается определенным выполнением элементов устройства.

5.5.3. Иногда при рассмотрении материалов заявки эксперт выявляет, что формула полезной модели, наряду с существенными, включает признаки, существенность которых не доказана в описании полезной модели.

Заявителю следует предложить исключить такой признак из формулы или включить в описание полезной модели сведения, подтверждающие причинно-следственную связь таких признаков с получением указанного в заявке технического результата, так как отсутствие этих сведений не позволяет оценить существенность включенного в формулу признака.

Если анализ полученного ответа заявителя показал, что существенность признака не доказана, и независимый пункт формулы содержит несущественные признаки в запросе, направляемом в соответствии с пунктом 17.3 Правил, заявителю может быть предложено рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения такой редакции формулы полезной модели. При этом эксперт может также сообщить о последствиях включения несущественного признака в формулу полезной модели.

В ряде случаев заявитель включает в формулу полезной модели в качестве отличительных признаков исключительно соотношения параметров устройства или параметры в абсолютных величинах в виде диапазонов или конкретных величин. Результат, указываемый в таких заявках, обычно носит вполне технический характер, обычно связанный с оптимизацией каких-либо характеристик устройства. В этом случае может быть запрошено подтверждение существенности таких признаков для достижения указанного технического результата, в том числе экспериментальное. При непредставлении доказательств существенности отличительных признаков следует руководствоваться пунктом 5.5.3.2, в котором рассмотрены действия экспертизы в случае, когда все отличительные признаки полезной модели являются несущественными.

5.5.3.1. Сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата.

Если при экспертизе выявлено, что в формулу полезной модели включена совокупность существенных признаков, достаточная для получения указанного в заявке технического результата, это означает, что формула выражает сущность полезной модели, то есть составлена без нарушения предъявляемых к ней требований. Наличие в рассматриваемом случае несущественных признаков в формуле полезной модели не является препятствием для принятия решения о выдаче патента. Заявителю может быть сообщено, что в случае выдачи патента несущественные признаки не принимаются во внимание в случае опротестования выданного патента по условию патентоспособности "новизна".

Если заявитель не учел предостережения о том, что несущественные признаки не принимаются во внимание при оценке новизны полезной модели, и в ответе на запрос экспертизы не внес уточнений, доказывающих существенность отличительных признаков, оснований для повторного запроса не имеется. Как указывалось выше, включение несущественных признаков в формулу не препятствует вынесению решения о выдаче патента.

5.5.3.2. Исключение составляет случай, когда все отличительные признаки независимого пункта формулы являются несущественными. Заявителю в этом случае направляется запрос с предложением представить обоснования существенности отличительных признаков и/или дополнить независимый пункт формулы недостающими существенными признаками из описания (если описание позволяет это сделать) с учетом того, что достаточность совокупности признаков для получения технического результата, недостижимого при осуществлении устройства-прототипа, должна быть обусловлена введением в формулу, в первую очередь, именно существенных признаков, отличительных от наиболее близкого аналога. Если заявитель не дополнил независимый пункт формулы существенными отличительными признаками, заявка признается отозванной.

Примером, когда отличительная часть формулы не содержит существенных признаков, может служить "Устройство для распыления лекарственного препарата, содержащее корпус, заполненный препаратом, на крышке которого установлен насос с распылительной головкой, рабочей камерой, клапаном и трубкой, отличающееся тем, что в качестве лекарственного препарата использован (приведено название)".

В качестве технического результата указано повышение удобства нанесения препарата на кожу пациента.

Как следует из рассмотрения формулы, удобство нанесения достигается собственно устройством для распыления препарата и не зависит от того, какой препарат используется. Если первоначальные материалы заявки не дают возможности скорректировать формулу полезной модели так, чтобы отличительная часть независимого пункта формулы включала существенные признаки, или заявитель откажется выполнить такую корректировку, заявка признается отозванной.

Противоположным примером может служить аналогичное устройство, отличительными признаками которого являются параметры распылительной головки, выбранные исходя из вязкости распыляемого препарата. В этой ситуации отличительные признаки существенны для достижения указанного результата, и по заявке может быть вынесено решение о выдаче патента.

5.5.3.3. В подпункте (2) пункта 3.2.4.3 Правил указано, что для характеристики полезной модели не следует использовать признаки, выражающие наличие на устройстве в целом или его элементе обозначений (словесных, изобразительных или комбинированных), не влияющих на функционирование устройства и реализацию его назначения, то есть предназначенных для получения результата, не являющегося техническим.

Например, предложено устройство, характеризующееся признаком в виде надписи (текста), или в виде описания изображения, или в виде указания на характер текста или изображения ("нанесен текст развлекательного содержания", "изображено животное"). В этой ситуации согласно подпункту (1.21) пункта 17.3 Правил заявителю предлагается исключить признаки такого вида из формулы полезной модели, при этом нужно указать на возможность совпадения упомянутых обозначений или сходства их до степени смешения с товарными знаками, знаками обслуживания либо с наименованиями мест происхождения товаров. Такие знаки и наименования могут быть уже зарегистрированы или зарегистрированы в будущем другими лицами для товаров одинакового с устройством назначения или соответствующих видов услуг. В случае использования полезной модели это приведет к столкновению прав патентообладателя и владельца товарного знака (знака обслуживания) либо к противоправному применению зарегистрированного наименования места происхождения товара.

Если при экспертизе установлено, что для характеристики полезной модели использованы признаки, выражающие наличие на устройстве в целом или его элементе обозначений (словесных, изобразительных или комбинированных), не влияющих на функционирование устройства и реализацию его назначения, заявителю в соответствии с подпунктом (1.21) пункта 17.3 Правил направляется запрос с изложением выявленных обстоятельств. Если указанные выше обозначения являются единственными отличительными признаками и заявитель не исключит их из формулы полезной модели, заявка может быть признана отозванной.

Следует при этом учитывать, что не следует заведомо считать любые признаки "изобразительного" характера необходимыми только для получения результата, не являющегося техническим. Так, например, на машинно-считываемую этикетку для изделия наносят контрастные знаки, включающие граничную маркировку, образующую внешнюю границу площади, занятой примыкающим к ней информационным полем, которое может содержать множество несущих информацию знаков. Техническим результатом в данном случае является упрощение идентификации изделий с последующим автоматическим их распознаванием за счет определения расположения граничной маркировки и прочтения несущих информацию знаков на информационном поле.

В качестве другого примера можно привести защитный элемент для ценной бумаги, который может быть охарактеризован выполнением на прозрачной подложке рисунка из металлической нити, расположенного с определенной частотой повторения и амплитудой, варьируемых по длине элемента, что позволяет повысить защитные свойства за счет лучшей разборчивости рисунка.

Получаемый результат в приведенных выше примерах носит объективный технический характер и не зависит от того, как будет восприниматься их смысл человеком, наблюдающим за работой устройства. По заявкам, поданным на подобные решения, выносится решение о выдаче патента.

5.5.3.4. В ряде случаев, когда заявлено устройство, представляющее собой какой-либо носитель с записанной на нем информацией, в результате реализации информации, представленной на носителе, может достигаться результат технического характера. Для решения вопроса о возможности предоставления такому объекту охраны как полезной модели следует установить, относится этот результат к самому носителю, то есть заявленному устройству или к смысловому содержанию информации.

Например, заявлено методическое пособие для учителя труда в виде носителя из плотной бумаги с символами в виде букв, состоящего из двух частей, при этом на первую часть носителя нанесен информационный текст с техническим описанием конструкции рубанка и методическими рекомендациями по преподаванию предмета, а на вторую часть нанесен текст с информацией об успеваемости учащихся по разделам данного предмета, причем обе части скреплены между собой с образованием книжного блока или тетради.

В данном случае заявленный объект охарактеризован конструктивными признаками "носитель из плотной бумаги, состоящий из двух частей", "части скреплены между собой с образованием книжного блока или тетради", присущими устройству. Другие признаки составляют описание конструкции - рубанка, а также процесса преподавания и информацию об учащихся. Результатом от использования полезной модели, как указано в описании полезной модели, является повышение эффективности преподавания за счет следования методическим рекомендациям, изложенным в пособии. Поскольку указанный результат достигается вследствие выполнения рекомендаций, представляющих собой смысловое содержание пособия (к которому относится и техническое описание конструкции рубанка), а не пособием как изделием, предложенное решение не может рассматриваться как относящееся к заявленному устройству.

Аналогичный подход используется, если заявлен, например, машиночитаемый носитель с записанной на нем программой. В этом случае должно быть установлено, что использование записанной на носителе информации осуществляется с использованием технических средств, а информация предназначена для управления техническим средством.

Как и в предыдущем примере, если технический результат проявляется лишь вследствие реализации предписаний, содержащихся в записанной на носителе программе, следовательно, заявленный технический результат не относится к устройству, воплощающему данную полезную модель, т.е. к носителю информации. Если же машиночитаемый носитель (в том числе сменный) предназначен для непосредственного участия в работе технического средства под управлением записанной на носителе программы для вычислительной машины и при таком управлении обеспечивается получение технического результата, то этот результат относится и к самому носителю. Упомянутым техническим средством, работающим под управлением программы, могут быть вычислительная машина, станок с программным управление и т.п.

Приведенные ниже примеры ретранслированы из пункта 1.2.3.2 Рекомендаций по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели, утвержденных приказом Роспатента от 31.03.2004 г. N 43.

Так, например, сменный машиночитаемый носитель информации - гибкий диск - может быть охарактеризован таким образом, что на нем записана компьютерная программа, автоматически начинающая работать при копировании на диск файлов и обеспечивающая их запись на данный диск в "сжатом" виде 7 . Это позволяет увеличить объем записываемой на диске информации. Диск благодаря записанной на нем программе, работающей указанным образом, приобретает техническое свойство - увеличенную "емкость", присущее ему самому. Ясно, такой результат имеет технический характер и относится к самому заявляемому носителю (диску), охарактеризованному упомянутым образом и обладающему названным свойством,

Пример, в котором должен быть сделан противоположный вывод, относится к заявляемому сменному машиночитаемому носителю - оптическому диску, на котором записана программа, аналогичная упомянутой выше, в виде, предназначенном для инсталляции на жесткий диск компьютера. Технический результат, аналогичный названному выше, после инсталляции программы будет достигаться при работе компьютера в отношении его жесткого диска. Однако заявляемый носитель - оптический диск с программой, записанной на нем в указанном виде, не будет участвовать в получении этого результата и вообще не будет присутствовать в компьютере. Несмотря на отмеченное достоинство записанной на этом носителе программы, в данном случае носитель не является средством, при изготовлении или использовании которого как-либо проявляются полезные особенности записанной на нем программы. Он, выполняя обычную для себя функцию - быть средством для записи и хранения информации и допускать возможность ее считывания, не имеет отношения к достоинствам этой программы.

Очевидно, что решение вопроса о том, относится ли технический результат, получаемый благодаря использованию записанной на носителе программы, к самому носителю как средству, воплощающему заявленную полезную модель, полностью зависит от особенностей программы, а последние являются следствием положенного в основу программы алгоритма. Поэтому выявление в формуле полезной модели признаков, необходимых только для получения результата, который не может быть признан относящимся к средству, воплощающему полезную модель, в подпункте (4) пункта 19.4 Правил связывается именно с полезными моделями, характеризуемыми с привлечением признаков программы для электронных вычислительных машин или используемого в такой программе алгоритма.

5.5.3.5. При рассмотрении заявок, поданных на различные устройства для проведения игр, достаточно часто возникают вопросы о техническом характере заявленного решения.

Рассмотрим два типичных примера заявок на игры.

Заявлена настольная игра, содержащая плоское игровое поле из картона или пластика с игровыми позициями, набор фишек и средство выбора случайного числа. Для достижения технического (как указывает заявитель) результата, обусловленного развитием познаний в области географии и повышения увлекательности, предлагается дополнить игровое поле различными изображениями рек, лесов и гор, которые накладывают определенные изменения в условия игры.

Рассмотрение формулы полезной модели показало, что заявленная игра является комплектом для проведения игры, охарактеризованным с привлечением признаков: "плоское игровое поле из картона или пластика", "средство выбора случайного числа", "набор фишек", характеризующих устройство. Однако, элементы комплекта, как и весь комплект в целом не претерпели каких-либо конструктивных изменений, а дополнения, касающиеся изображения на игровом поле рек, лесов и гор, связаны с ограничением перемещения фишек по игровому полю и приводят к изменению правил игры. В этом случае в запросе следует сообщить заявителю о том, что внесенные изменения не изменяют функционирования устройства и реализацию его назначения.

Кроме того, наличие признаков устройства в представленной заявителем формуле, в рассматриваемом случае не свидетельствует о техническом характере решения. Технический характер решения должен подтверждаться наличием технического результата, получаемого при осуществлении или использовании полезной модели. В описании игры в качестве технического результата указано повышение результата обусловленного развитием познаний в области географии и повышения увлекательности.

Заявленное предложение не признается относящимся к полезным моделям, если оно обеспечивает получение только такого результата, который с учетом положений подпункта (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил не является техническим. Как указано в Правилах, получаемый результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он:

- проявляется только вследствие особенностей восприятия человека с участием его разума;

- достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил.

В заявленном предложении, несмотря на то, что "технические" признаки формулы дают техническую характеристику заявленного изделия, достигаемый результат не имеет технического характера, и предложение в целом не является техническим решением. Результат достигается вследствие соблюдения установленных заявителем правил игры в сочетании с восприятием игроками смыслового содержания изображений, нанесенных на элементы игры. Таким образом, предложение в целом не является техническим решением, относящимся к устройству, и ему не может быть предоставлена охрана как полезной модели.

Описанная выше игра может квалифицироваться как техническое решение, относящееся к устройству и охраняться как полезная модель, если в качестве технического результата будет указано, например, "повышение прочности и долговечности элементов игры", а в формулу включен хотя бы один из признаков, "работающих" на достижение этого результата: "игровое поле выполнено из картона или пластика с продольными и поперечными элементами усиления", "игровые фишки выполнены с утолщениями по периметру", "на игровые карточки нанесено полимерное покрытие".

5.6. В случае, если имеются нарушения требований Правил к содержанию разделов описания, экспертиза направляет запрос заявителю. В запросе заявитель информируется о выявленных недостатках, возможных негативных последствиях наличия таких недостатков и о путях их устранения, если таковые имеются.

В частности, заявителю может быть предложено уточнить раздел описания "Раскрытие полезной модели", если в этом разделе не выделены признаки, отличительные от наиболее близкого аналога. Достижение технического результата определяется наличием у заявленной полезной модели именно отличительных признаков, отсутствующих у наиболее близкого аналога (за исключением полезных моделей, не имеющих аналогов). Отличительные признаки должны образовать с признаками ограничительной части формулы совокупность, достаточную для достижения результата. При этом не имеет значения, составлена формула полезной модели с разделением на ограничительную и отличительную части формулы или без такого разделения.

Запрос направляется заявителю, если не выполнены требования Правил к содержанию раздела описания "Осуществление полезной модели", например, если отсутствует описание средств и методов, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом пункте формулы, и отсутствуют ссылки на источник, ставший общедоступным до даты приоритета полезной модели, в котором эти средства и методы описаны.

Запрос направляется также, если не приведено подтверждение, что в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Запрос исправленных материалов в соответствии с подпунктом (4) пункта 17.3 Правил может направляться заявителю столько раз, сколько это необходимо для устранения выявленных при экспертизе недостатков.

6. Заключение

Если в результате экспертизы установлено, что заявка на полезную модель подана на техническое решение, относящееся к заявленному устройству, и содержит все необходимые документы, соответствующие установленным требованиям, то принимается решение о выдаче патента с указанием даты подачи заявки на полезную модель и установленного приоритета.

Если в результате экспертизы заявки установлено, что она подана на решение, неохраняемое в качестве полезной модели, выносится решение об отказе в выдаче патента.

Если в процессе экспертизы установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам, и в ответе на запрос (или запросы) экспертизы эти недостатки заявителем не устранены, заявка признается отозванной.

Примечания:

1. Запатентованные изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в отношении продукта или способа.

2. Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70000 слов/ Под ред. Н.Ю. Шведовой. 23-е изд. испр. М.: Русский язык, 1991. С. 344.

3. Там же, с. 83.

4. В соответствии с Большим медицинским словарем Под ред проф. - Г. Л. Билича. М.: Вече-Аст. 1998. Т. 2. С. 527 "Шов - в хирургии зашивание раны или разреза ткани с помощью шелковой нити или кетгута для ускорения процесса ее заживления".

5. Биополе, -я, ср. В парапсихологии: невидимое поле (в 5 знач.), создаваемое каким-нибудь организмом, группой организмов вокруг себя.

6. Парапсихология, и, ж. (спец.). Изучение научно не объясненных явлений человеческого восприятия без участия органов чувств и физических воздействий на кого-что-нибудь, без посредства мышечных усилий.

7. Разумеется, предполагается, что формула полезной модели содержит совокупность существенных признаков, в частности, признаков реализуемого программой алгоритма, достаточную для характеристики носителя в указанном качестве.