Постановление Суда по интеллектуальным правам от 2 сентября 2021 г. N С01-1507/2021 по делу N А76-35494/2017 Суд оставил без изменения вынесенные ранее судебные решения по делу о защите исключительных прав на товарные знаки, поскольку ответчиком в материалы дела не представлено доказательств несоразмерности компенсации последствиям нарушения, а само по себе несогласие ответчика с размером компенсации не может рассматриваться в качестве основания для отмены судебного акта

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 2 сентября 2021 г. N С01-1507/2021 по делу N А76-35494/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 2 сентября 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 2 сентября 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Голофаева В.В., Сидорской Ю.М.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Белая песочница" (пл. Революции, д. 5, пом. 86, г. Челябинск, 454091, ОГРН 1147452002202) на решение Арбитражного суда Челябинской области от 04.02.2021 по делу N А76-35494/2017 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.05.2021 по тому же делу

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Рош Диагностика Рус" (Трубная площадь, д. 2, Москва, 107031, ОГРН 1097746730872) к обществу с ограниченной ответственностью "Белая песочница" о защите исключительных прав на товарные знаки.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областная клиническая больница N 3" (пр. Победы, д. 287, пом. 13, г. Челябинск, 454021, ОГРН 1027402332770), иностранное лицо индивидуальный предприниматель Максимович Андрей Викторович (г. Минск, Республика Беларусь, УНП 192494149).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Рош Диагностика Рус" - Павленко Е.Б. (по доверенности от 09.07.2020 N 050-20);

от общества с ограниченной ответственностью "Белая песочница" - Тетюков К.В. (по доверенности от 01.02.2021 N ЮЛ-5/2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Рош Диагностика Рус" (далее - общество "Рош Диагностика Рус") обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Белая песочница" (далее - общество "Белая песочница") со следующими требованиями:

о запрете обществу "Белая песочница" осуществлять предложение к продаже, продажу или иное введение в оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью товаров с размещенными на них товарными знаками по международным регистрациям N 832631 (), N 855137 (), N 588948 (), N 635479 (), N 1063466 (), поставленных ответчиком в государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областная клиническая больница N 3" (далее - медицинское учреждение) по контракту СМП N 1702 на наборы реагентов, контрольные материалы, калибраторы, расходные материалы для иммунохимического анализатора "КОБАС е411" от 27.09.2017 и контракту N СМП/1703 "на Реагенты для биохимического анализатора Кобас 6000" от 27.09.2017;

об обязании общества "Белая песочница" изъять из оборота и уничтожить за его счет все товары, маркированные товарными знаками по международной регистрации N 832631, N 855137, N 588948, N 635479, N 1063466, поставленные ответчиком в медицинское учреждение по контракту СМП N 1702 на наборы реагентов, контрольные материалы, калибраторы, расходные материалы для иммунохимического анализатора "КОБАС е411" от 27.09.2017 и контракту N СМП/1703 "на Реагенты для биохимического анализатора Кобас 6000" от 27.09.2017.

Определением от 07.09.2018 настоящее дело объединено для совместного рассмотрения с делом N А76-12437/2018, также находившимся в производстве Арбитражного суда Челябинской области, в котором рассматривались исковые требования общества "Рош Диагностика Рус" о взыскании с общества "Белая песочница" компенсации:

- в размере 500 000 рублей за нарушение исключительного права на товарный знак "" по международной регистрации N 832631;

- в размере 150 000 рублей за нарушение исключительного права на товарный знак "" по международной регистрации N 855137;

- по 100 000 рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки "" и "" по международным регистрациям N 635479 и N 588948;

- в размере 10 000 рублей за нарушение исключительного права на товарный знак "" по международной регистрации N 1063466.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены медицинское учреждение и индивидуальный предприниматель Максимович Андрей Викторович (далее - предприниматель Максимович А.В.).

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 04.02.2021 товары, маркированные товарными знаками по международным регистрациям N 832631, N 855137, N 588948, N 635479 и N 1063466, и поставленные обществом "Белая песочница" медицинскому учреждению по контракту СМП N 1702 "на наборы реагентов, контрольные материалы, калибраторы, расходные материалы для иммунохимического анализатора КОБАС е411" от 27.09.2017 и контракту N СМП/1703 "на Реагенты для биохимического анализатора Кобас 6000" от 27.09.2017 признаны контрафактными; обществу "Белая песочница" запрещено использование путем введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации посредством предложения к продаже и продажи товаров, перевозку, хранение товаров, маркированных товарными знаками по международной регистрации N 832631, N 855137, N 588948, N 635479, N 1063466, поставленных обществом "Белая песочница" медицинскому учреждению по контракту СМП N 1702 "на наборы реагентов, контрольные материалы, калибраторы, расходные материалы для иммунохимического анализатора КОБАС е411" от 27.09.2017 и контракту N СМП/1703 "на Реагенты для биохимического анализатора Кобас 6000" от 27.09.2017; установлена обязанность изъять из гражданского оборота и уничтожить товары, маркированные названными товарными знаками; с общества "Белая песочница" в пользу общества "Рош Диагностика Рус" взыскана компенсация в общем размере 860 000 рублей за нарушение исключительных прав истца, в том числе:

- 500 000 рублей за нарушение исключительного права на товарный знак "" по международной регистрации N 832631;

- 150 000 рублей за нарушение исключительного права на товарный знак "" по международной регистрации N 855137;

- 100 000 рублей за нарушение исключительного права на товарный знак "" по международной регистрации N 588948;

- 100 000 рублей - за нарушение исключительного права на товарный знак "" по международной регистрации N 635479;

- 10 000 руб. за нарушение исключительного права на товарный знак "" по международной регистрации N 1063466, а также 32 200 рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение иска, 3 000 рублей в счет возмещения расходов на уплату государственной пошлины за рассмотрение предварительных обеспечительных мер.

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.05.2021 решение Арбитражного суда Челябинской области от 04.02.2021 оставлено без изменения.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество "Белая песочница", ссылаясь на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, на несоответствие их выводов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить обжалуемые решение и постановление, направить дело на новое рассмотрение.

В обоснование кассационной жалобы общество "Белая песочница" указывает на необходимость применения положений Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, заключенного в г. Марракеше 15.04.1994 (ТРИПС), Приложения N 26 к Договору о Евразийском экономическом союзе, подписанного в г. Астане 29.05.2014 (далее - Договор о ЕАЭС), Конституции Российской Федерации и обращает внимание на то, что статья 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), закрепляющая национальный принцип исчерпания исключительного права на товарный знак, подлежит применению во взаимосвязи с международно-правовым регулированием принципа исчерпания прав, включая пункт 16 приложения N 26 к Договору о ЕАЭС, которым предусматривается исчерпание исключительного права на товарный знак правомерным введением в гражданский оборот товаров непосредственно правообладателем размещенного на них товарного знака или другими лицами с его согласия на территории любого из государств - членов ЕАЭС, отмечая, что для государств - членов ЕАЭС установлен региональный принцип исчерпания исключительного права на товарный знак.

По мнению общества "Белая песочница", в обжалуемых судебных актах отсутствуют выводы, опровергающие доводы общества "Белая песочница" о распространении на приобретенные у предпринимателя Максимовича А.В. в Республике Беларусь медицинские изделия (реагенты) регионального принципа исчерпания исключительного права на товарный знак, предусмотренного приложением N 26 к Договору о ЕАЭС.

Общество "Белая песочница" утверждает, что общество "Рош Диагностика Рус" не ставило под сомнение тот факт, что предприниматель Максимович А.В. приобрел спорные медицинские изделия на законных основаниях у иностранного лица Dialog Diagnostic GmbH (далее - компания Dialog Diagnostic).

Ответчик полагает, что им и предпринимателем Максимовичем А.В. в материалы дела представлены все необходимые доказательства в подтверждение вышеизложенных обстоятельств, которые не получили должной оценки со стороны судов первой и апелляционной инстанций.

Общество "Белая песочница" отмечает, что судами также не были исследованы его доводы об оригинальности и качестве поставленных медицинскому учреждению изделий (реагентов), об отсутствии опасности для жизни и здоровья людей, природы и культурных ценностей, а также о нецелесообразности изъятия из гражданского оборота и уничтожения спорных товаров в соответствии с правовыми позициями, изложенными в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.02.2018 N 8-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "ПАГ" (далее - Постановление N 8-П), и в пункте 75 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10).

По мнению ответчика, оригинальность реализованных им медицинских изделий подтверждает совокупность следующих обстоятельств:

система производимых компанией Roche Diagnistics анализаторов для биохимических исследований "in vitro" является закрытой и не позволяет использовать при производстве анализов неоригинальные расходные материалы и реагенты;

в результате использования медицинским учреждением товаров, реализованных обществом "Белая песочница", какие-либо претензии относительно качества поставленных изделий либо сообщения о негативных последствиях, возникших после использования товаров, не поступали;

наличие у общества "Рош Диагностика Рус" возражений против проведения экспертизы и последующее заявление о том, что оно не ставит под сомнение оригинальность поставленных изделий;

сравнительный анализ индивидуальных признаков поставленных обществом "Белая песочница" и одним из дистрибьютеров общества "Рош Диагностика Рус" медицинских изделий показал, что они имеют такие же индивидуально определенные признаки;

обществом "Рош Диагностика Рус" не представлено доказательств того, что товарные знаки на спорных медицинских изделиях размещены не правообладателем и без его согласия;

общество "Белая песочница" не является лицом, которым спорные медицинские изделия (реагенты) были введены в гражданский оборот Российской Федерации, а все дальнейшие сделки с медицинским учреждением были совершены с товаром, уже введенным в законный гражданский оборот после таможенных процедур и выпуска в свободное обращение на территории Республики Беларусь и Таможенного Союза.

возникшая в результате неудачных попыток истребования у Минской таможни документов неподтвержденность судом обстоятельств, связанных с поставкой компанией Dialog Diagnostic спорных медицинских изделий.

Общество "Белая песочница" считает, что выводы судов о происхождении спорных изделий не подтверждены имеющимися в материалах дела доказательствами и противоречат фактическим обстоятельствам, из которых следует, что оно ввело в оборот оригинальный товар, права правообладателя на получение денежного возмещения соблюдены, а угроза репутации бренда от действий по снижению качества товара отсутствует.

С точки зрения ответчика, судами первой и апелляционной инстанций неправильно применены положения статьи 10 ГК РФ, поскольку обращение с настоящим иском следует рассматривать как неправомерные действия по вытеснению конкурентов с рынка путем предъявления в суд требований о защите исключительных прав. При этом общество "Белая песочница" отмечает, что общество "Рош Диагностика Рус", предъявляя в суд требования о защите исключительных прав, доказывает факт нарушения только письмами своих партнеров (дилеров, дистрибьютеров) на территории Российской Федерации о том, что они не поставляли спорный товар в адрес общества "Белая песочница" и предпринимателя Максимовича А.В.

Кроме того, общество "Белая песочница" возражает против определенного судами размера компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки, указывая на возможность его снижения.

В представленном отзыве на кассационную жалобу общество "Рош Диагностика Рус", ссылаясь на необоснованность содержащихся в ней доводов, просит оставить кассационную жалобу общества "Белая песочница" без удовлетворения.

Предприниматель Максимович А.В. и медицинское учреждение отзывы на кассационную жалобу не представили.

В судебном заседании, состоявшемся 02.09.2021, представитель общества "Белая песочница" выступил по существу доводов, изложенных в кассационной жалобе, настаивал на ее удовлетворении.

Представитель общества "Рош Диагностика Рус" возражал против удовлетворения кассационной жалобы по мотивам, изложенным в отзыве на нее.

Представленные обществом "Рош Диагностика Рус" непосредственно в судебном заседании письменные объяснения на кассационную жалобу возвращены этому лицу, поскольку не соблюдено требование о заблаговременном направлении процессуального документа иным лицам. Участвующим в деле, и суду.

Медицинское учреждение и предприниматель Максимович А.В., надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства по рассмотрению кассационной жалобы, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, в судебное заседание суда кассационной инстанции не явились, своих представителей не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

При этом ходатайств об отложении судебного заседания, об участии в судебном заседании посредством видеоконференц-связи при содействии иного суда, об участии в судебном заседании посредством веб-конференции, размещенной в информационной системе "Картотека арбитражных дел" медицинским учреждением и предпринимателем Максимовичем А.В. не представлено.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах, применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о надлежащем извещении.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, товарный знак "" по международной регистрации N 832631 зарегистрирован 08.04.2004 с конвенционным приоритетом от 27.11.2003 в отношении товаров 1, 3, 5, 9, 10, 16-го и услуг 35, 37, 38, 41, 42, 44-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) на имя иностранного лица F.Hoffmann-La Roche AG (далее - компания F.Hoffmann-La Roche), его правовая охрана распространяется в том числе и на территории Российской Федерации.

По лицензионному соглашению от 24.07.2013 компания F.Hoffmann-La Roche (лицензиар) предоставила обществу "Рош Диагностика Рус" (лицензиат) исключительную лицензию на использование на территории Российской Федерации товарного знака "" по международной регистрации N 832631 в отношении товаров 1-го, 5-го и услуг 37-го и 42-го классов МКТУ и неисключительную лицензию в отношении товаров 9-го и 10-го и услуг 16-го и 44-го классов МКТУ. Согласно уведомлению Федеральной службы по интеллектуальной собственности указанный лицензионный договор прошел государственную регистрацию.

Иностранное лицо Roche Diagnistics GmbH (далее - компания Roche Diagnistics) является обладателем следующих средств индивидуализации:

товарного знака "" по международной регистрации N 855137, зарегистрированного 19.01.2005 с конвенционным приоритетом от 22.07.2004 в отношении товаров 1, 5, 9, 10-го и услуг 42-го и 44-го классов МКТУ;

товарного знака "" по международной регистрации N 588948, зарегистрированного 07.07.1992 с конвенционным приоритетом от 18.05.1192 в отношении товаров 1, 9, 10-го классов МКТУ;

товарного знака "" по международной регистрации N 635479, зарегистрированного 19.05.1995 с конвенционным приоритетом от 30.03.1995 в отношении товаров 5-го и 10-го классов МКТУ;

товарного знака "" по международной регистрации N 1063466, зарегистрированного 03.12.2010 с конвенционным приоритетом от 28.07.2010 в отношении товаров 1-го и 5-го классов МКТУ.

Указанные товарные знаки охраняются в Российской Федерации в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков от 14.04.1891, что подтверждается выписками из Международного реестра товарных знаков.

По лицензионному соглашению от 26.11.2013 компания Roche Diagnistics (лицензиар) предоставила обществу "Рош Диагностика Рус" (лицензиат) исключительную лицензию на использование на территории Российской Федерации товарных знаков "" по международной регистрации N 855137, "" по международной регистрации N 588948, "" по международной регистрации N 635479 и "" по международной регистрации N 1063466.

Посредством мониторинга информации, размещенной в сети Интернет, общество "Рош Диагностика Рус" установило, что по итогам электронного аукциона обществом "Белая песочница" с медицинским учреждением были заключены контракты на поставку реагентов и расходного материала, маркированных указанными выше товарными знаками, для выполнения лабораторных исследований.

Согласно представленным медицинским учреждением сведениям между ним (заказчик) и обществом "Белая песочница" (поставщик) были заключены следующие контракты:

от 27.09.2017 СМП N 1702 "на наборы реагентов, контрольные материалы, калибраторы, расходные материалы для иммунохимического анализатора КОБАС е411" (далее - контракт N 1702),

от 27.09.2017 N СМП/1703 "на Реагенты для биохимического анализатора КОБАС 6000" (далее - контракт N 1703).

Во исполнение указанных контрактов общество "Белая песочница" поставило медицинскому учреждению товар:

в рамках контракта N 1702 по товарным накладным от 18.10.2017 N 178 на общую сумму 2 755 984 рублей 31 копейка, от 30.10.2017 N 181 на 350 664 рублей 59 копеек, от 03.11.2017 N 184 на 1 396 648 рублей 62 копейки, от 13.11.2017 N 185 на 613 497 рублей 30 копеек, от 14.11.2017 N 186 на 1 407 494 рублей 12 копеек с представлением регистрационных удостоверений на медицинское изделие, согласно которым удостоверения выданы на имя общества "Рош Диагностика Рус" (истец по делу);

в рамках контракта N 1703 по товарным накладным от 23.10.2017 N 179 на общую сумму 1 726 937 рублей 17 копеек, от 30.10.2017 N 180 на 1 124 369 рублей 05 копеек, от 31.10.2017 N 182 на 44 348,84 рублей, от 03.11.2017 N 183 на 1 296 802 рублей 02 копейки, от 15.11.2017 N 187 на 1 315 816 рублей 10 копеек, от 15.11.2017 N 188 на 142 559 рублей 28 копеек с представлением регистрационных удостоверений на медицинское изделие, согласно которым они выданы обществу "Рош Диагностика Рус" (истец по делу). В дело также представлены фотоматериалы поставленного товара.

Товары, поставленные ответчиком в адрес медицинского учреждения, маркированы поименованными выше товарными знаками, что следует из представленных приложений к контрактам, товарных накладных и фотографий. В дело также была представлена сводная таблица поставленных товаров.

Полагая, что обществом "Белая песочница" нарушены исключительные права на вышеперечисленные товарные знаки, общество "Рош Диагностика Рус" обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с иском о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков, о запрете ответчику осуществлять предложение к продаже, продажу или иное введение в оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью товаров с размещенными на них товарными знаками, а также о возложении на него обязанности изъять из оборота и уничтожить за его счет все товары, маркированные товарными знаками.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из доказанности фактов наличия у общества "Рош Диагностика Рус" прав на защиту исключительных прав на товарные знаки по международным регистрациям N 832631, N 855137, N 588948, N 635479, N 1063466 и нарушения обществом "Белая песочница" этих прав путем введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации или какого-либо иного государства, входящего в ЕАЭС, без согласия правообладателей или общества "Рош Диагностика Рус".

Проанализировав представленные документы, в частности ответы компании Roche Diagnistics и компании F.Hoffmann-La Roche, суд первой инстанции установил, что обществом "Белая песочница" не доказан факт того, что приобретенные у предпринимателя Максимовича А.В. и компании Dialog Diagnostic товары, которые были реализованы медицинскому учреждению, являются товарами, правомерно введенными в гражданский оборот.

При этом суд первой инстанции отклонил доводы ответчика о недобросовестном поведении истца и о наличии в действиях последнего признаков злоупотребления правом.

Определяя размер компенсации, суд первой инстанции учел характер допущенного нарушения, узнаваемость товарных знаков, использование товарных знаков для маркировки медицинских изделий, вероятные убытки исключительного лицензиата (неполученное лицензионное вознаграждение), специфику и значимость товара - медицинские изделия, возможное нарушение прав и законных интересов граждан на обеспечение жизни и здоровья ввиду контрафактности продукции, непринятие ответчиком надлежащих и достаточных мер для выяснения наличия прав на использованные им товарные знаки, в связи с чем пришел к выводу об обоснованности требований о взыскании с ответчика компенсации на общую сумму 860 000 рублей.

Удовлетворение исковых требований в полном объеме послужило основанием для взыскания судебных расходов в заявленном размере.

Суд апелляционной инстанции признал выводы суда первой инстанции законными и обоснованными, отметив, что ответчиком в материалы дела не представлены доказательства несоразмерности компенсации последствиям нарушения, а голословное несогласие ответчика с размером компенсации не может рассматриваться в качестве основания для отмены судебного акта.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, выслушав мнение представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Согласно пункту 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Как установлено частью 3 статьи 1250 ГК РФ, предусмотренные меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не установлено этим Кодексом. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права.

Если иное не установлено ГК РФ, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 данного Кодекса меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения (пункт 2 статьи 1515 ГК РФ).

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 Постановления N 10, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании товарного знака либо сходного с ними до степени смешения обозначения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

Согласно части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено данным Кодексом.

Выводы судов первой и апелляционной инстанций о наличии у истца права на защиту исключительных прав на товарные знаки в силу того, что он является исключительным лицензиатом, и о введении ответчиком в гражданский оборот товаров, на которых размещены данные товарные знаки, ответчиком не оспариваются. С учетом положений части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в указанной части в кассационном порядке не проверяются.

Изложенные в кассационной жалобе общества "Белая песочница" доводы сводятся к несогласию с признанием реализованных им медицинскому учреждению товаров контрафактными, признанием его действий по введению в гражданский оборот этих товаров нарушением исключительных прав на товарные знаки по международным регистрациям N 832631, N 855137, N 588948, N 635479, N 1063466, а также определенным судами размером компенсации.

Вместе с тем суд кассационной инстанции не может признать указанные доводы общества "Белая песочница" обоснованными в силу следующего.

Как разъяснено Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении N 8-П, согласно статье 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия, тем самым данная статья ГК РФ предусматривает национальный режим исчерпания исключительного права на товарный знак.

Поскольку установление того или иного режима исчерпания прав, по смыслу статей 71 (пункты "е", "ж", "л") и 74 (часть 2) Конституции Российской Федерации, является дискрецией федерального законодателя, названное законоположение само по себе не может рассматриваться как несовместимое с ее требованиями. Вместе с тем следует учитывать, что статья 1487 ГК Российской Федерации действует в контексте принципов и норм Конституции Российской Федерации и в системной связи с другими положениями гражданского законодательства.

В силу Конституции Российской Федерации, участвуя в межгосударственных объединениях, Россия может передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами, участником которых она является, если это не влечет ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам ее конституционного строя (статья 79); международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы; если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора (статья 15, часть 4).

В настоящее время для Российской Федерации являются обязательными, в частности, Договор о ЕАЭС и Таможенный кодекс Евразийского экономического союза.

Согласно приложению N 26 к Договору о ЕАЭС на территориях государств-членов применяется принцип исчерпания исключительного права на товарный знак, товарный знак Союза, в соответствии с которым не является нарушением исключительного права на товарный знак, товарный знак Союза использование этого товарного знака, товарного знака Союза в отношении товаров, которые были правомерно введены в гражданский оборот на территории любого из государств-членов непосредственно правообладателем товарного знака и (или) товарного знака Союза или другими лицами с его согласия (пункт 16).

Следовательно, для государств-членов ЕАЭС установлен региональный принцип исчерпания исключительного права на товарный знак. Это означает, что товары с размещенными на них товарными знаками, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации или какого-либо другого государства, входящего в ЕАЭС, непосредственно правообладателем или с его согласия, могут в дальнейшем свободно находиться в обороте на территории всех государств-членов ЕАЭС; импорт же на территорию ЕАЭС из других государств товаров с размещенными на них товарными знаками допускается только с согласия правообладателей этих товарных знаков.

При отсутствии соответствующего закрепления в ГК РФ региональный принцип исчерпания исключительного права на товарный знак, предусмотренный приложением N 26 к Договору о ЕАЭС, действует в Российской Федерации в силу статьи 15 (часть 4) Конституции Российской Федерации и конкретизирующего ее предписания применительно к гражданскому законодательству пункта 2 статьи 7 данного Кодекса.

Таким образом, статья 1487 ГК РФ, как закрепляющая в рамках дискреции федерального законодателя национальный принцип исчерпания исключительного права на товарный знак, подлежит применению во взаимосвязи с международно-правовым регулированием принципа исчерпания прав, включая пункт 16 приложения N 26 к Договору о ЕАЭС, которым предусматривается исчерпание исключительного права на товарный знак правомерным введением в гражданский оборот товаров непосредственно правообладателем размещенного на них товарного знака или другими лицами с его согласия на территории любого из государств - членов ЕАЭС.

Суд по интеллектуальным правам отклоняет довод заявителя кассационной жалобы о том, что судами первой и апелляционной инстанций не принято внимание действие в Российской Федерации регионального принципа исчерпания прав.

Поскольку общество "Белая песочница" ссылалось на региональный принцип исчерпания права, то именно на него возложено бремя доказывания того, что ввоз спорных товаров на территорию Республики Беларусь был произведен самими правообладателями товарных знаков, в защиту которых истец обратился в суд, либо иным лицом с их согласия.

Однако, как установлено судами первой и апелляционной инстанции, достаточных доказательств наличия данных обстоятельств в материалы дела ответчиком представлено не было.

Признавая спорные товары контрафактными, суд первой инстанции исходил из следующего:

в подтверждение своей позиции общество "Белая песочница" представило обращения в адрес общества "Рош Диагностика Рус" от 16.06.2017 и от 06.09.2017 о выдаче разрешений на ввоз в Российскую Федерацию и дальнейшее распространение на территории Российской Федерации продукции с нанесенными на нее товарными знаками; вместе с тем доказательств направления и получения обществом "Рош Диагностика Рус" до инициирования настоящего спора указанных писем не представлено;

предприниматель Максимович А.В. представил письменное мнение, в котором указал на то, что товар, поставленный им в адрес общества "Белая песочница" был приобретен у компании Dialog Diagnostik по договору купли-продажи от 02.10.2015 N 1006, представил договор и документы таможенного декларирования;

общество "Рош Диагностика Рус" в опровержение довода о том, что спорный товар имеет надлежащее оформление для поставки товара правообладателем, представило сведения о порядке маркировки товара, а также договор складского хранения;

согласно ответам компаний "F.Hoffmann-La Roch" и Roche Diagnistics предприниматель Максимович А.В. не является уполномоченным пользователем спорных товарных знаков;

в соответствии с ответами официальных дистрибьютеров в адрес предпринимателя Максимовича А.В. не осуществлялась поставка товаров, маркированных спорными товарными знаками;

от импортеров продукции компаний F.Hoffmann-La Roche и Roche Diagnistics также поступили ответы о непредоставлении компании Dialog Diagnostik прав на использование спорных товарных знаков, а также об отсутствии информации о наличии у этого лица надлежащей логистической инфраструктуры для поддержания обязательных условий хранения температурно-чувствительных медицинских изделий, маркированных спорными товарными знаками;

компания Dialog Diagnostik была создана (зарегистрировано) 07.08.2014 и ликвидирована 23.09.2019;

общество "Белая песочница" также представило сведения о деятельности компании Dialog Diagnostik, из которых не следует, что спорный товар был приобретен у официального поставщика и перепродан предпринимателю Максимовичу А.В.

Ссылка заявителя кассационной жалобы на то, что общество "Рош Диагностика Рус" не ставило под сомнение оригинальность спорных товаров подлежит отклонению, поскольку из имеющихся в материалах дела доказательств и пояснений усматривается, что общество "Рош Диагностика Рус" напротив указывало на контрафактность медицинских изделий.

На отсутствие признания оригинальности поставленных товаров указал и представитель общества "Рош Диагностика Рус" в судебном заседании суда кассационной инстанции.

Кроме того, при рассмотрении дела в суде первой инстанции общество "Рош Диагностика Рус" заявляло ходатайство о проведении судебной экспертизы на предмет установления оригинальности и качества поставленного в адрес медицинского учреждения товара. При этом дальнейший отзыв ходатайства о назначении судебной экспертизы был обусловлен не признанием факта оригинальности спорного товара, а ответом экспертной организации о значительной стоимости исследования (5 755 584 рублей).

При этом суд кассационной инстанции отмечает, что в возражениях на заявленное обществом "Рош Диагностика Рус" ходатайство общество "Белая песочница" сообщало, что вопрос контрафактности продукции не является предметом настоящего спора.

Суд по интеллектуальным правам также считает необходимым отметить, что пункты 1 и 2 статьи 1515 ГК РФ во взаимосвязи со статьями 1252, 1484 и 1487 ГК РФ позволяют относить к контрафактным как поддельную продукцию, так и товар, снабженный законным товарным знаком, но импортированный в Россию без согласия правообладателя (определение Конституционного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 N 2897-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью "Рейканен Партс" на нарушение его конституционных прав частью 2 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статьей 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации").

С этой точки зрения для признания товаров контрафактными не имеет правового значения, является ли товар поддельным либо оригинальным, но ввезенным в Российскую Федерацию без согласия правообладателя.

Различие состоит лишь в невозможности применения одинаковых мер гражданско-правовой ответственности к лицу, незаконно использующему товарные знаки.

Так, во втором случае не имеется оснований для назначения таких мер ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак, как изъятие из оборота и уничтожение товаров, ранее введенных правообладателем в гражданский оборот на территории другого государства и ввезенных на территорию России без его согласия (параллельный импорт), - в отличие от последствий ввоза поддельных товаров, изъятие и уничтожение которых может не производиться лишь в порядке исключения (если введение таких товаров в оборот продиктовано необходимостью защиты общественно значимых интересов); товары, ввезенные на территорию России в порядке параллельного импорта, могут быть изъяты из оборота и уничтожены лишь в случае установления их ненадлежащего качества и (или) для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей.

Кроме того, конкретный размер компенсации должен устанавливаться с учетом того, что при параллельном импорте понесенные правообладателем убытки, по общему правилу, не столь велики, как при ввозе поддельных товаров, маркированных принадлежащим ему товарным знаком.

Согласно пункту 14 статьи 38 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Закон об основах охраны здоровья) контрафактное медицинское изделие - медицинское изделие, находящееся в обороте с нарушением гражданского законодательства.

В силу пункта 16 названной статьи Закона об основах охраны здоровья запрещается ввоз на территорию Российской Федерации фальсифицированных медицинских изделий, недоброкачественных медицинских изделий и контрафактных медицинских изделий, а также незарегистрированных медицинских изделий, за исключением медицинских изделий, указанных в части 5 этой статьи.

В соответствии с пунктом 18 контрафактные медицинские изделия подлежат изъятию и последующему уничтожению.

Установив факт незаконного введения спорных медицинских изделий в гражданский оборот, принимая во внимание, что ответчик не представил достаточных доказательств оригинальности данных изделий, суды первой и апелляционной инстанций пришли к правомерному выводу о возможности применение мер правовой защиты, предусмотренных пунктом 2 статьи 1515 ГК РФ, в виде изъятия из гражданского оборота и уничтожения спорных медицинских изделий.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что непредставление истцом доказательств неправомерности размещения товарных знаков на спорной продукции и невозможность исследования судами надлежащим образом обстоятельств поставки компанией Dialog Diagnostik спорных медицинских изделий подтверждают его утверждение о правомерности введения спорных товаров в гражданский оборот, подлежат отклонению как основанными на неправильном толковании норм процессуального права, поскольку бремя доказывания правомерности использования товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые обратилось общество "Рош Диагностика Рус", возлагается на общество "Белая песочница".

Иные доводы, связанные с необходимостью исследования доказательств, не могут быть приняты во внимание судом кассационной инстанции, поскольку переоценка имеющихся в материалах дела доказательств и установленных судами первой и апелляционной инстанций обстоятельств не входит в полномочия суда кассационной инстанции, определенные главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При этом суд кассационной инстанции учитывает, что общество "Белая песочница" не подвергало сомнению сходство размещенных на спорных товарах обозначений с товарными знаками, в защиту которых общество "Рош Диагностика Рус" обратилось в суд.

Судом по интеллектуальным правам также отклоняется ссылка заявителя кассационной жалобы на наличие в действиях общества "Рош Диагностика Рус" по обращению с настоящим исковым заявлением признаков злоупотребления правом, поскольку само по себе обращение исключительного лицензиата с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на средства индивидуализации является правомерным способом защиты, предусмотренным статьями 1254 и 1515 ГК РФ.

В отношении содержащегося в кассационной жалобе довода о несоразмерности определенной судами компенсации последствиям допущенного нарушения Суд по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Из искового заявления следует, что компенсация рассчитана обществом "Рош Диагностика Рус" на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ (в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения), размер компенсации обоснован известностью и репутацией компаний F.Hoffmann-La Roche и Roche Diagnistics, а также производимых ими медицинских изделий.

Как разъяснено в пункте 62 Постановления N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252 ГК РФ).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Как следует из определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 N 305-ЭС16-7224, вопросы о наличии у истца исключительного права и нарушении ответчиком этого исключительного права являются вопросами факта, которые устанавливаются судами первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств. Суд кассационной инстанции не вправе отвергать обстоятельства, которые суды первой и апелляционной инстанций сочли доказанными, и принимать решение на основе иной оценки представленных доказательств, поскольку иное свидетельствует о выходе за пределы полномочий, предусмотренных статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, существенном нарушении норм процессуального права и нарушении прав и законных интересов лиц, участвующих в деле.

Вместе с тем, вопреки доводу заявителя кассационной жалобы о необоснованности вывода судов в части размера присужденной компенсации, суды первой и апелляционной инстанций, определяя размер компенсации в общей сумме 860 000 рублей, исходили из характера нарушения, степени вины ответчика, а также приняли во внимание принципы разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, недоказанность того факта, что спорный товар является оригинальным и ввезен в Российскую Федерации в порядке параллельного импорта.

При этом суды первой и апелляционной инстанций указали на то, что в рассматриваемом случае отсутствуют основания для удовлетворения ходатайства о снижении размера компенсации, поскольку в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик не представил необходимых доказательств.

Таким образом, доводы заявителя кассационной жалобы в этой части являлись предметом исследования судов первой и апелляционной инстанций и были обоснованно отклонены.

Учитывая, что ответчик не доказал, что реализованный им товар является оригинальным и был поставлен в Российскую Федерации путем параллельного импорта, Суд по интеллектуальным правам не усматривает, что определенный судами размер компенсации за допущенные ответчиком нарушения исключительных прав на принадлежащие истцу товарные знаки не отвечает юридической природе института компенсации, нарушает правовые подходы, приведенные в Постановлении N 8-П.

При этом коллегия судей отмечает, что определение размера компенсации относится к компетенции судов, рассматривающих спор по существу. Суд кассационной инстанции не наделен полномочиями по переоценке фактических обстоятельств дела, установленных нижестоящими судами на основании собранных по делу доказательств.

С учетом изложенного, рассмотрев кассационную жалобу в пределах изложенных в ней доводов, Суд по интеллектуальным правам полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Судом кассационной инстанции также принимается во внимание правовая позиция, содержащаяся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/12, согласно которой из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

Нарушений норм процессуального права, которые в силу части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могут являться основанием для отмены судебных актов судов первой и апелляционной инстанций в любом случае, судом кассационной инстанции не установлено.

Таким образом, обжалуемые судебные акты являются законными и отмене не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по кассационной жалобе относятся на заявителя этой жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Челябинской области от 04.02.2021 по делу N А76-35494/2017 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.05.2021 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Белая песочница" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Ю.М. Сидорская