Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 марта 2022 г. по делу N СИП-1244/2021 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку доминирующий словесный элемент оспариваемого товарного знака и изображение персонажа являются сходными до степени смешения

Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 марта 2022 г. по делу N СИП-1244/2021

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 16 марта 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 18 марта 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Борисовой Ю.В.,

судей Булгакова Д.А., Силаева Р.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Маковецкой Н.П.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя Овчинниковой Алены Алексеевны (г. Уфа, ОГРНИП 316028000129511) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, г. Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 18.08.2021 об удовлетворении возражения, поступившего 12.03.2021, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 657267.

К участию в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо Entertainment One UK Limited (45 Warren Street, London, W1T 6AG).

В судебное заседание явились представители:

от индивидуального предпринимателя Овчинниковой Алены Алексеевны - Субботина Е.А. (по доверенности от 22.03.2021, посредством веб-конференции, размещенной в информационной системе "Картотека арбитражных дел");

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Субботин А.А. (по доверенности от 24.02.2022, посредством веб-конференции, размещенной в информационной системе "Картотека арбитражных дел");

от иностранного лица Entertainment One UK Limited - Ившина Ю.А., Зацепина Н.С. (по совместной доверенности от 26.05.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Овчинникова Алена Алексеевна (далее - заявитель, предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с требованием о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 18.08.2021 об удовлетворении возражения, поступившего 12.03.2021, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 657267.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо Entertainment One UK Limited (далее - третье лицо, иностранное лицо).

В обоснование заявленных требований заявитель указывает на то, что Роспатент не применил положения абзацев 1 и 2 пункта 44 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 и введенных в действие 31.08.2015 (далее - Правила N 482), необоснованно установил сходство противопоставляемых обозначений без проведения комплексного анализа их сходства.

По мнению предпринимателя, Роспатент пришел к выводу о сходстве сравниваемых обозначений только исходя из сходства изображений, не оценивая при этом наличие в товарном знаке заявителя геометрических фигур, словесного элемента, состоящего из пяти слов, еще одного изобразительного элемента.

Заявитель полагает, что оценивая сходство товарных знаков с точки зрения их графического, звукового и смыслового сходства, административный орган не учел разъяснения, изложенные в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), а также рекомендации, данные в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06 и N 3691/06, от 17.04.2012 N 16577/11, в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики), согласно которым вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления).

Предприниматель указывает, что исходя из описания спорного обозначения можно сделать вывод, что спорное обозначение, в силу особого исполнения и наличия других изобразительных элементов оказывает отличительное зрительное восприятие.

Так, спорное обозначение представлено в виде круга с внутренней и внешней окантовкой с расположенной в центральной части стилизованной божьей коровкой, имеющей округлые формы, за исключением заостренной к низу задней части. Все части изображения божьей коровки имеют округлые формы, что существенно меняет ее изображение в целом и отличает от противопоставленного произведения искусства, которому в силу стилизации мультфильма характерно угловатое исполнение всех персонажей и элементов мультфильма.

При оценке сходства изобразительных и объемных обозначений, состоящих из двух и более элементов, решающим является сходство пространственно-доминирующих элементов и элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей.

В спорном товарном знаке таким элементом является словесный элемент, поскольку он выполнен крупным шрифтом, больше, чем изобразительный элемент.

Заявитель указывает, что в силу того, что спорное обозначение является комбинированным необходимо учитывать все имеющие в нем элементы, так как их расположение влияет на первое зрительное впечатление.

Предприниматель также обращает внимание на то, что Роспатент не применил пункты 81, 82 Постановления N 10.

Заявитель отмечает, что не любое действующее лицо произведения является персонажем в смысле пункта 7 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

При этом, как указывает заявитель, в отношении персонажа произведения не используется понятие сходства до степени смешения. Наличие внешнего сходства между персонажем заявителя и образом, используемым ответчиком, является лишь одним из обстоятельств, учитываемых для установления факта воспроизведения используемого произведения (его персонажа).

По мнению заявителя, в отрыве от мультсериала персонаж Гастон не является уникальным, поскольку не имеет индивидуализирующих его признаков и представляет собой примитивное изображение насекомого, в связи с чем он не имеет охраноспособности.

Наличие внешнего сходства между персонажем заявителя и образом, используемым правообладателем, является лишь одним из обстоятельств, учитываемых для установления факта воспроизведения используемого произведения (его персонажа) (пункт 82 Постановления N 10).

Заявитель отмечает, что Роспатент, оценивая индивидуализирующие признаки, указывает, что изображение персонажа Гастон, выполненное в стилизации, позволяющей индивидуализировать этого персонажа как часть конкретного произведения, наделенного особыми чертами характера, при этом наличие у персонажа имени индивидуализирует его как часть произведения, которая может охраняться отдельно от самого мультсериала, что также подтверждается представленными сведениями из Википедии: "...Божья Коровка Гастон - Нечистоплотен: любит, когда в его пещере грязно. Владеет некоторыми собачьими повадками. Живёт в небольшой кочке неподалёку от маленького замка. Возраст - 10 лет".

Как полагает заявитель, наличие индивидуализирующих признаков у Гастона Роспатент подтверждает сведениями из Википедии, которые относятся к чертам его характера, а не к внешнему виду. Однако из изображения нельзя сделать вывод о сходстве с персонажем на основании черт характера.

Предприниматель констатирует, что в соответствии со сравнительным анализом административного органа обе божьи коровки совпадают по смыслу: черные лапки, голова, усики, пятна на тельце; красное тельце; белые глаза с черным зрачком. Но данное описание, по мнению заявителя, подходит под описание любой божьей коровки, а не только образа, используемого подателем возражения. Это связано с тем, что персонаж не обладает никакими индивидуализирующими признаками. Образ божьей коровки повсеместно используется в художественных и мультипликационных произведениях.

В этой связи заявитель отмечает, что податель возражения не доказал, что персонаж Гастон существует как самостоятельный результат интеллектуальной деятельности; данный персонаж не является охраноспособным, поскольку не имеет индивидуализирующих его признаков, не является оригинальным; использование неохраноспособного изображения в отсутствие доказательств узнаваемости вне художественного произведения является злоупотреблением; удовлетворение такого возражения приведет к запрету использования образа божьей коровки.

Административный орган в поступившем в Суд по интеллектуальным правам отзыве на заявление полагает, что решение Роспатента от 18.08.2021 соответствует нормам действующего законодательства в области правовой охраны интеллектуальной собственности, в связи с чем просит в удовлетворении заявленных требований отказать.

Третье лицо 04.02.2022 также направило в Суд по интеллектуальным правам отзыв на заявление, в котором просит отказать в удовлетворении заявленных требований, полагает, что оспариваемое решение Роспатента является законным и обоснованным.

В судебном заседании 16.03.2022 представитель заявителя поддержал доводы, изложенные в заявлении.

Представители Роспатента и третьего лица полагали, что оспариваемое решение является законным и обоснованным.

Выслушав доводы представителей заявителя, административного органа и третьего лица, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судом, товарный знак "" по заявке N 2017711977 с приоритетом от 30.03.2017 зарегистрирован 22.05.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за N 657267 на имя предпринимателя.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении:

- товаров 16-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ): "авторучки; акварели [краски]; альбомы; альманахи; аппараты для ламинирования документов офисные; аппараты множительные; атласы; афиши; плакаты; банкноты; баннеры бумажные; банты бумажные; белье столовое бумажное; билеты; бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; блокноты с отрывными листами; браслеты для удерживания письменных принадлежностей; брошюры; буклеты; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага вощеная; бумага для регистрирующих устройств; бумага для рентгеновских снимков; бумага для электрокардиографов; бумага для ящиков шкафов ароматизированная или неароматизированная; бумага из древесной массы; бумага копировальная [канцелярские товары]; бумага офисная; бумага пергаментная; бумага почтовая; бумага рисовая; бумага светящаяся; бумага сюань для китайского рисования и каллиграфии; бумага туалетная; бумага упаковочная; бумага фильтровальная; бумага; бювары; бюллетени информационные; валики для пишущих машин; валики малярные; верстатки наборные; воск для моделирования, за исключением используемого в стоматологии; вывески бумажные или картонные; выкройки для шитья; вымпелы бумажные; газеты; гальваностереотипы; гектографы; глина для лепки; глина полимерная для моделирования; глобусы; готовальни; гравюры; грифели; грифели для карандашей; держатели для документов [канцелярские принадлежности]; держатели для карандашей; держатели для мела; держатели для чековых книжек; держатели для штампов [печатей]; держатели страниц; диаграммы; дорожки настольные из бумаги; доски гравировальные; доски грифельные для письма; доски классные; доски наборные [полиграфия]; доски чертежные; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; дупликаторы; дыроколы [офисные принадлежности]; емкости для сливок бумажные; журналы [издания периодические]; зажимы для денег; зажимы для каталожных карточек; зажимы для ручек; закладки для книг; иглы гравировальные для офортов; иглы разметочные для черчения; издания периодические; издания печатные; измельчители для бумаг для офисных целей; изображения графические; импринтеры неэлектрические; инструменты для отделки под мрамор переплетных крышек; инструменты чертежные; календари; калька бумажная; калька тканевая; кальки; камедь [клеи] для канцелярских или бытовых целей; камни литографские; камни чернильные [тушечницы]; карандаши; карандаши автоматические; карандаши угольные; картинки; картинки переводные; картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; картон из древесной массы [канцелярские товары]; картон; картонки для шляп; картотеки [конторские принадлежности]; карточки; карточки каталожные [канцелярские товары]; карты географические; карты или ленты бумажные для записи программ для вычислительных машин; карты коллекционные, за исключением используемых для игр; карты перфорированные для жаккардовых ткацких станков; каталоги; катушки для красящих лент; кашпо бумажные; кисти для рисования; кисти для художников; кисточки для письма; клавиши пишущих машин; клеи канцелярские или бытовые; клей рыбий для канцелярских или бытовых целей; клейковина [клей] для канцелярских или бытовых целей; клейстер крахмальный [клеящее вещество] для канцелярских или бытовых целей; клише типографские; книги; книжки квитанционные [канцелярские товары]; книжки-комиксы; кнопки канцелярские; кольца сигарные; ленты сигарные; конверты [канцелярские товары]; коробки бумажные или картонные; коробки для штемпелей [печатей]; коробки с красками [школьные принадлежности]; корректоры жидкие [конторские принадлежности]; купоны печатные; лекала [канцелярские принадлежности]; лекала чертежные; ленты бумажные; ленты для пишущих машин; ленты клейкие [канцелярские товары]; ленты клейкие для канцелярских или бытовых целей; ленты корректирующие [конторские принадлежности]; ленты красящие; ленты красящие для принтеров; ленты липкие для канцелярских или бытовых целей; ленты самоклеящиеся канцелярские или бытовые; линейки квадратные чертежные; линейки чертежные; листовки; флаеры; листы бумажные или пластиковые абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; листы бумажные или пластиковые для контроля влажности, используемые как материал для упаковки; листы вискозные для упаковки; листы из восстановленной целлюлозы для упаковки; листы пузырчатые пластмассовые для упаковки или расфасовки; литеры стальные; литеры типографские [цифровые и буквенные]; литографии; лотки для красок; макеты архитектурные; марки почтовые; массы пластические для лепки; материалы графические печатные; материалы для лепки; материалы для обучения [за исключением приборов]; материалы канцелярские для запечатывания; материалы клеящие [клеи] канцелярские или бытовые; материалы набивочные из бумаги или картона; материалы переплетные; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; материалы упаковочные подкрахмаленные; материалы фильтровальные [бумажные]; маты на стол бумажные; машины адресные; машины для точки карандашей электрические или неэлектрические; машины и устройства переплетные [офисное оборудование]; машины пишущие электрические или неэлектрические; машины фальцевальные [канцелярские товары]; машины франкировальные офисные; мел для литографии; мел для письма; мел для портных; мел для разметки; мел-спрей; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; мешки для мусора бумажные или пластмассовые; мешки пластиковые для уборки отходов домашних животных; мольберты; муштабели для художников; наборы типографские портативные [офисные принадлежности]; нагрудники детские бумажные; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; напальчники [офисные принадлежности]; несессеры для письменных принадлежностей [канцелярские товары]; нитки для переплетных работ; ножи для разрезания бумаги [офисные принадлежности]; ноты печатные; нумераторы; обертки для бутылок бумажные или картонные; облатки для запечатывания; обложки [канцелярские товары]; обложки для паспортов; оболочки пластиковые эластичные для штабелирования; образцы вышивок [схемы]; образцы почерков; олеографии; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; офорты; пакетики бумажные; пакеты для приготовления пищи в микроволновой печи; палитры для художников; палочки для письма тушью; пантографы [инструменты чертежные]; папки для документов; папье-маше; пастели [карандаши]; пасты для лепки; пеналы; перочистки; перфораторы конторские; перья для письма [офисные принадлежности]; перья золотые; перья писчие; перья стальные; перья чертежные; песенники; печати [канцелярские товары]; печати для сургуча; планшеты с зажимом; пластинки с адресами для адресных машин; платки носовые бумажные; пленки пластмассовые для упаковки; подложки-коврики рабочего стола; подносы для корреспонденции; подносы для сортировки и подсчета денег; подставки для графинов бумажные; подставки для книг; подставки для печатей, штемпелей, штампов; подставки для пивных кружек; подставки для ручек и карандашей; подставки для фотографий; подушечки для стирания; подушечки чернильные; подушечки штемпельные; полосы клейкие для скрепления переплетов [переплетное дело]; полотенца для рук бумажные; полотно для нанесения краски в машинах для репродуцирования документов; полотно для нанесения краски в множительных аппаратах; полотно для переплетных работ; полотно клейкое для канцелярских целей; полотно офсетное нетекстильное; портреты; пресс-папье; приборы письменные; приборы чернильные; принадлежности конторские, за исключением мебели; принадлежности письменные; принадлежности пишущие; принадлежности чертежные; принадлежности школьные [канцелярские товары]; приспособления для подачи клейкой ленты [офисные принадлежности]; приспособления для приклеивания этикеток ручные; продукция печатная; произведения искусства литографические; проспекты; расписания печатные; регистры; реглеты типографские; реестры; резинки для стирания; резинки офисные; рейсшины чертежные; репродукции графические; ручки перьевые; ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; салфетки бумажные для снятия макияжа; салфетки косметические бумажные; салфетки под столовые приборы бумажные; салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные; скобы канцелярские; скоросшиватели [канцелярские принадлежности]; скребки офисные [принадлежности для подчистки текста]; скрепки для бумаги; скрепки канцелярские; средства для стирания; срезы биологические для исследования под микроскопом [материалы обучающие]; срезы гистологические для обучения; стеатит [мел портновский]; стерки для доски; столы наборные [печатное дело]; сургуч; таблицы вычислительные; табло из бумаги или картона для объявлений; тетради; ткани для переплетных работ; товары писчебумажные; точилки для карандашей электрические или неэлектрические; транспаранты [канцелярские товары]; трафареты для рисования; тубусы картонные; тушь; увлажнители [офисные принадлежности]; увлажнители для поверхностей [офисные принадлежности]; угольники чертежные; указки неэлектронные; упаковки для бутылок бумажные или картонные; устройства для запечатывания конвертов конторские; устройства для запечатывания конторские; устройства для изготовления виньеток; устройства для наклеивания фотографий; устройства для скрепления скобами [конторские принадлежности]; учебники [пособия]; фигурки [статуэтки] из папье-маше; фильтры бумажные для кофе; флаги бумажные; фольга; формы для моделирования из глины [материалы для художников]; фотогравюры; фотографии [отпечатанные]; футляры для трафаретов; холсты для картин; хромолитографии; циркули чертежные; цифры [литеры типографские]; чашечки для разведения акварельных красок для художников; чернила для исправлений [гелиография]; чернила; чернильницы; чертежи [синьки]; шаблоны; шаблоны для стирания; шарики для шариковых ручек; шкафчики для канцелярских принадлежностей [офисное оборудование]; шрифты типографские; штампы с адресами; штемпели [печати]; эмблемы [клейма бумажные]; эстампы [гравюры]; этикетки из бумаги или картона";

- услуг 41-го класса МКТУ: "академии [обучение]; воспитание физическое; информация по вопросам воспитания и образования; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; образование религиозное; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов невиртуальных; организация и проведение семинаров; прокат оборудования для игр; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; тьюторинг; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги переводчиков; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги устных переводчиков; учреждения дошкольные [воспитание]; школы-интернаты".

В Роспатент 12.03.2021 поступило возражение иностранного лица против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием пунктам 3 и 9 статьи 1483 ГК РФ.

Правообладатель представил отзыв 27.05.2021, в котором просил отказать в удовлетворении возражения.

Роспатент пришел к выводу, что приложенных к возражению материалов недостаточно для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Между тем административный орган констатировал, что регистрация товарного знака произведена с нарушением подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, в связи с чем решением от 18.08.2021 поступившее возражение удовлетворил, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 657267 признал недействительным полностью.

Не согласившись с решением Роспатента, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

В соответствии со статьей 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Срок для подачи заявления предпринимателем соблюден, что не оспаривается Роспатентом и третьим лицом.

Основанием для принятия судом решения о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц являются одновременно как их несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 6/8).

В силу части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента на принятие оспариваемого решения установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и заявителем не оспариваются.

С учетом даты приоритета (30.03.2017) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя ГК РФ и Правила N 482.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил N 482 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В силу положений подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

Как отметил в оспариваемом решении Роспатент, товарный знак представляет собой комбинированное обозначение , включающее окружность синего цвета, внутри которой расположена меньшая по диаметру пунктирная окружность голубого цвета. В центре обозначения, внутри обеих окружностей, расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения божьей коровки с короной и тенью, выполненной в красном, черном, белом, желтом и сером цветах.

В связи с тем, что при принятии ненормативного правового акта Роспатентом не установлено наличия оснований для прекращения правовой охраны по пункту 3 статьи 1483 ГК РФ, и заявитель данные выводы не оспаривает, законность решения административного органа в данной части проверке не подлежит.

При принятии оспариваемого решения Роспатент обоснованно исходил из того, что объект авторского права - божья коровка Гастон является персонажем британского мультипликационного сериала "Маленькое Королевство Бена и Холли" для детей дошкольного и школьного возраста (выпущенного в эфир в апреле 2009 года).

Обстоятельства известности мультсериала "Маленькое Королевство Бена и Холли", а также самого персонажа по имени Гастон до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству N 657267 подтверждаются трансляциями данного мультсериала телеканалами "Nickelodeon" и "Карусель" в 43 странах, в том числе в России. Названные обстоятельства известности заявителем не оспариваются.

Судебная коллегия также полагает необходимым отметить, что при применении подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ следует учитывать, что вывод об использовании в товарном знаке персонажа конкретного охраняемого произведения может быть сделан при доказанности узнаваемости этого персонажа именно как действующего лица конкретного произведения.

Между тем не любое действующее лицо каждого произведения является персонажем в смысле пункта 7 статьи 1259 ГК РФ. К таковым относятся те действующие лица произведения, которые обладают достаточными индивидуализирующими их характеристиками. При этом должны учитываться критерии, содержащиеся в пункте 9 Обзора судебной практики.

Для того чтобы признать использованным персонаж (при доказанности охраноспособности действующего лица в качестве персонажа) конкретного произведения, должны быть представлены доказательства его узнаваемости именно как действующего лица конкретного произведения (соответствующая правовая позиция приведена в Обзоре практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, утвержденном постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 N СП-21/4).

Доводы заявителя о нарушении административным органом пунктов 81, 82 Постановления N 10 подлежат отклонению в силу следующего.

Согласно положениям пункта 81 Постановления N 10 авторское право с учетом пункта 7 статьи 1259 ГК РФ распространяется на любые части произведений при соблюдении следующих условий в совокупности:

такие части произведения сохраняют свою узнаваемость как часть конкретного произведения при их использовании отдельно от всего произведения в целом;

такие части произведений сами по себе, отдельно от всего произведения в целом, могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и выражены в объективной форме.

К частям произведения могут быть отнесены в числе прочего: название произведения, его персонажи, отрывки текста (абзацы, главы и т.п.), отрывки аудиовизуального произведения (в том числе его отдельные кадры), подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

Охрана и защита части произведения как самостоятельного результата интеллектуальной деятельности осуществляются лишь в случае, если такая часть используется в отрыве от всего произведения в целом. При этом совместное использование нескольких частей одного произведения образует один факт использования.

Как отмечено в пункте 82 Постановления N 10, с учетом пункта 3 статьи 1259 ГК РФ, согласно которому охране подлежат произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, под персонажем следует понимать совокупность описаний и (или) изображений того или иного действующего лица в произведении в форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме и др.

Не любое действующее лицо произведения является персонажем в смысле пункта 7 статьи 1259 ГК РФ. Истец, обращающийся в суд за защитой прав именно на персонаж как часть произведения, должен обосновать, что такой персонаж существует как самостоятельный результат интеллектуальной деятельности. При этом учитывается, обладает ли конкретное действующее лицо произведения достаточными индивидуализирующими его характеристиками: в частности, определены ли внешний вид действующего лица произведения, характер, отличительные черты (например, движения, голос, мимика, речевые особенности) или другие особенности, в силу которых действующее лицо произведения является узнаваемым даже при его использовании отдельно от всего произведения в целом.

При подтверждении наличия индивидуализирующих характеристик действующего лица его охраноспособность в качестве персонажа (пункт 7 статьи 1259 ГК РФ) презюмируется. Ответчик вправе оспаривать такую охраноспособность.

Охрана авторским правом персонажа произведения предполагает, в частности, что только автору или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать персонаж любым способом, в том числе путем его воспроизведения или переработки (подпункты 1 и 9 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ).

Воспроизведением персонажа признается изготовление экземпляра, в котором используется, например, текст, содержащий описание персонажа, или конкретное изображение (например, кадр мультипликационного фильма), или индивидуализирующие персонажа характеристики (детали образа, характера и (или) внешнего вида, которые характеризуют его и делают узнаваемым). В последнем случае воспроизведенным является персонаж и при неполном совпадении индивидуализирующих характеристик или изменении их несущественных деталей, если несмотря на это такой персонаж сохранил свою узнаваемость как часть конкретного произведения (например, при изменении деталей одежды, не влияющих на узнаваемость персонажа).

В отношении персонажа произведения не используется понятие сходства до степени смешения. Наличие внешнего сходства между персонажем истца и образом, используемым ответчиком, является лишь одним из обстоятельств, учитываемых для установления факта воспроизведения используемого произведения (его персонажа).

В этой связи судебная коллегия констатирует, что персонаж по имени Гастон, как правильно отметил административный орган, наделен особыми чертами характера: "нечистоплотен: любит, когда в его пещере грязно. Владеет некоторыми собачьими повадками. Живет в небольшой кочке неподалеку от маленького замка. Возраст - 10 лет" (https://ru.wikipedia.org/wiki/Маленькое_королевство_Бена_и_Холли#Персонажи).

В части аргументов заявителя о том, что поименованные выше черты характера не должны быть приняты во внимание при оценке сходства персонажа с изображением на товарном знаке судебная коллегия отмечает следующее.

Роспатент в оспариваемом ненормативном правовом акте ссылался на определенные черты божьей коровки Гастон не при оценке сходства персонажа и изображения на спорном товарном знаке, а в обоснование выводов о том, что данная божья коровка является именно персонажем, обладающим соответствующими индивидуализирующими его характеристиками.

Наличие у данного персонажа имени также свидетельствует о том, что он является частью произведения, охраняемой отдельно от самого мультсериала "Маленькое королевство Бена и Холли".

Соответствующий вывод Роспатента подтверждается представленной в материалы административного дела копией свидетельства о регистрации авторского права на произведение, рег. N 2016-F-00246474.

В этой связи отклоняются доводы заявителя об отсутствии охраноспособности данного объекта авторского права в отрыве от соответствующего произведения и об отсутствии доказательств существования персонажа как самостоятельного результата интеллектуальной деятельности.

Применительно к аргументам заявителя о том, что Роспатентом подмены понятия сходства до степени смешения и установления факта воспроизведения/переработка, судебная коллегия отмечает, что ссылки административного органа на сходство до степени смешения коррелируют с положениями пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, согласно которым положения настоящего пункта применены также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами. Именно в этом контексте они указаны, что подтвердил представитель Роспатента в судебном заседании.

В части доводов заявителя о нарушении Роспатентом положений, в частности, пункта 44 Правил N 482 судебная коллегия отмечает следующее.

В силу пункта 44 Правил N 482 комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 43 Правил N 482 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии;

3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как верно отметил административный орган в оспариваемом решении, товарный знак представляет собой комбинированное обозначение , включающее окружность синего цвета, внутри которой расположена меньшая по диаметру пунктирная окружность голубого цвета. В центре обозначения, внутри обеих окружностей, расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения божьей коровки с короной и тенью, выполненной в красном, черном, белом, желтом и сером цветах. Над указанным элементом расположен словесный элемент "Learn through play", выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, буква "L" заглавная, остальные буквы строчные. Под элементом "божья коровка" расположен словесный элемент "Sweet School", выполненный в две строки оригинальным шрифтом буквами черного цвета латинского алфавита. Буквы "S" - заглавные, остальные строчные. Справа от элемента "Sweet" расположен изобразительный элемент в виде цветка синего цвета. Словесный элемент "School" является неохраняемым в составе товарного знака. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 16-го класса и услуг 41-го класса МКТУ. Товарный знак охраняется в синем, голубом, красном, черном, белом, желтом, сером цветовом сочетании.

В силу пункта 6.3.1 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197, при исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения). Изображение одного из элементов в цвете может способствовать доминированию этого элемента в композиции.

Судебная коллегия, самостоятельно проанализировав спорный товарный знак, приходит к выводу, вопреки доводам заявителя, что в данном средстве индивидуализации доминирующее положение занимает именно изображение божьей коровки "": именно оно занимает центральное положение, характеризуется оригинальным графическим исполнением; яркое и насыщенное его исполнение также указывает на наличие доминирования изобразительного элемента в товарном знаке (вопреки доводам заявителя о доминирования словесного элемента ввиду его большего размера).

Судебная коллегия соглашается с доводами Роспатента о том, изображение божьей коровки, расположенное в центральной части товарного знака, в силу оригинального исполнения за счет высокой степени стилизации и яркой цветовой гамме обладает высокой различительной способностью и играет существенную роль в индивидуализации товаров и услуг.

Правильно установив доминирующий элемент, по результатам проведенного анализа на предмет сходства Роспатент верно указал, что элемент оспариваемого товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 657267 и персонаж по имени Гастон из мультсериала "Маленькое королевство Бена и Холли" имеют сходную внешнюю форму в виде полукруга, разделенного на головку черного цвета с двумя усиками. У обоих сравниваемых объектов тельце красного цвета с пятью одинаково расположенными черными пятнами, шесть тоненьких лапок и тень под тельцем божьей коровки в виде овала. Лапки являются непропорционально тоненькими и маленькими относительно тельца.

Судебная коллегия соглашается и с выводами административного органа о том, что доминирующий элемент в спорном товарном знаке и персонаж по имени Гастон мультсериала "Маленькое королевство Бена и Холли" совпадают по смысловому значению, поскольку представляют собой стилизованное изображение божьей коровки.

Сравниваемые доминирующий элемент и персонаж по имени Гастон выполнены в одном цветовом сочетании: черные лапки, голова, усики, пятна на тельце; красное тельце; белые глаза с черным зрачком.

Судебная коллегия также отмечает, что ссылки заявителя на рубрики не имеет значения в рамках настоящего дела, поскольку правовая охрана объекту авторского права в отношении конкретных рубрик не предоставляется.

В этой связи судебная коллегия соглашается с выводами административного органа о несоответствии предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, сходному до степени смешения с персонажем по имени Гастон, требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Довод заявителя о том, что Роспатент при принятии оспариваемого ненормативного правового акта не учел разное общее зрительное впечатление, которое производит оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 657267 и персонаж по имени Гастон на среднего российского потребителя, является необоснованным.

Роспатент на основании всех признаков, применяемых для определения сходства соответствующих обозначений на основании вышеуказанных пунктов Правил N 482, пришел к выводу о том, что доминирующий словесный элемент оспариваемого товарного знака по свидетельству N 657267 и персонаж по имени Гастон являются сходными до степени смешения.

Судебная коллегия приходит к выводу, что наличие в спорном товарном знаке иных элементов не придает данному средству индивидуализации принципиально иного восприятия с точки зрения рядового потребителя.

Аргументы заявителя о злоупотреблении третьим лицом правом, в частности в связи использованием неохраноспособного изображения в отсутствие доказательств узнаваемости вне художественного произведения, признаются несостоятельными.

Судебная коллегия отмечает, что положениями пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 10 ГК РФ установлено, что в случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 этой же статьи Кодекса, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены ГК РФ.

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

Таким образом, исходя из указанных положений гражданского законодательства злоупотреблением правом признается действие по осуществлению права, хотя формально законное, но имеющее противоправную цель.

По смыслу вышеприведенных положений статьи 10 ГК РФ для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не может являться следствием предположений.

Само по себе обращение лица в административный орган (или в суд) в целях защиты нарушенных исключительных прав на соответствующий объект интеллектуальной собственности злоупотреблением правом не является.

В рассматриваемом случае судебная коллегия полагает, что доводы заявителя носят предположительный характер и вопреки требованиям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не подтверждены доказательствами, отвечающими принципам относимости, достоверности, допустимости и объективности.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения Роспатента недействительным удовлетворению не подлежит.

Вывод суда об отсутствии оснований для удовлетворения требований заявителя о признании решения Роспатента недействительным является в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отнесения судебных расходов по уплате государственной пошлины на его подателя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования индивидуального предпринимателя Овчинниковой Алены Алексеевны оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Ю.В. Борисова

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Р.В. Силаев