Апелляционное определение СК по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от 14 октября 2015 г. по делу N 33-15268/2015

Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда в составе

председательствующего

Грибиненко Н.Н.

судей

Вашкиной Л.И.

Медведкиной В.А.

при секретаре

Шаповаловой Н.А.

рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Е.В.А. на решение Невского районного суда Санкт-Петербурга от 29 апреля 2015 года по делу N 2-129/15 по иску Е.В.А. к ОАО " " ... "" о прекращении нарушения исключительных прав на изобретение, по встречному иску ОАО " " ... "" о признании патента на изобретение недействительным.

Заслушав доклад судьи Грибиненко Н.Н., выслушав объяснения Е.В.А. и его представителя Р.М.В., поддержавших доводы апелляционной жалобы, объяснения представителя ОАО " " ... "" - Т.С.А., возражавших против удовлетворения жалобы, объяснения третьего лица Е.М.А., судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Е.В.А. обратился в суд с иском к ОАО " " ... "" о прекращении нарушения исключительных прав на изобретение и запрете ответчику производить, реализовывать или использовать иным образом в целях извлечения прибыли изделия, содержащие технические решения, закрепленные патентом на изобретение N ... , зарегистрированным в Федеральной службе по интеллектуальной собственности от "дата", до момента заключения лицензионного договора, указав в обоснование заявленных требований, что является правообладателем исключительного права на изобретение "Способ " ... "" на основании патента N ... от "дата", автором которого является Е.М.А. ОАО " " ... "" с 2008 года производит анизотропные волоконные световоды по ТУ ЯЕИЛ.48-2008 с использованием технического решения, защищенного патентом N ... от "дата", при этом, уклоняется от заключения лицензионного договора.

ОАО " " ... "" предъявило встречные исковые требования к Е.В.А. о признании патента на изобретение N ... от "дата" недействительным, ссылаясь на то, что автор изобретения Е.М.А. приобрел право на получение патента в связи с исполнением трудовых обязанностей в " " ... "" как по основному месту работы в период с "дата" по "дата", так и по совместительству в период с "дата" по "дата", поскольку трудовые обязанности Е.М.А. были непосредственно связаны с научно-исследовательскими разработками по проблематике запатентованного изобретения.

Решением Невского районного суда Санкт-Петербурга от 29 апреля 2015 года в удовлетворении исковых требований Е.В.А. отказано.

В удовлетворении встречных исковых требований ОАО " " ... "" отказано.

Е.В.А. обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда в части отказа в удовлетворении заявленных им исковых требований отменить как незаконное и необоснованное и принять по делу в указанной части новое решение об удовлетворении иска.

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия приходит к следующему.

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В соответствии со статьей 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 указанной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

совершение действий, предусмотренных подпунктом 1, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

совершение действий, предусмотренных подпунктом 2, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

Изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если при использовании изобретения или полезной модели используются также все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной модели, а при использовании промышленного образца - все признаки, приведенные в перечне существенных признаков другого промышленного образца, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.

Судом установлено и из материалов дела следует, что Е.В.А. является правообладателем исключительного права на изобретение " " ... "" на основании патента N ... , зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам "дата".

Автором указанного изобретения является Е.М.А.

Изобретение используется для изготовления волоконных световодов с высоким двулучепреломлением, применяемых в интерферометрических датчиках.

Обращаясь в суд с иском, Е.В.А. ссылался на то, что в марте 2014 года ему стало известно о том, что ответчик с 2008 года производит анизотропные волоконные световоды по ТУ ЯЕИЛ.48-2008 с использованием технического решения, защищенного вышеназванным патентом, чем нарушаются его исключительные права на изобретение.

Истец "дата" направил в адрес ответчика предложение о заключении лицензионного договора, однако его требование удовлетворено не было, в связи с чем, ответчику "дата" была направлена претензия о прекращении производства анизотропных волоконных световодов по ТУ ЯЕИЛ.48-2008 с использованием технического решения, защищенного патентом N ... от "дата".

Разрешая заявленные истцом требования по существу, суд первой инстанции руководствовался положениями статей 1229, 1233, 1358, 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации, и, оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения первоначального иска. При этом, суд исходил из того, что в ходе рассмотрения дела не нашел своего подтверждения факт использования изобретения и выпуска ответчиком продукции, содержащей все признаки изобретения, указанные в патенте N ... от "дата".

Судебная коллегия находит приведенные выводы суда необоснованными и полагает постановленное решение в указанной части подлежащим отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела усматривается, что деятельность ответчика осуществляется в соответствии со Стандартом предприятия "Заготовки для анизотропных одномодовых световодов. Технологический процесс изготовления"" (СТП ЯЕИЛ.66-09), введенным в действие с "дата".

Из раздела 1 "Область применения" указанного Стандарта прямо усматривается, что при разработке технологического процесса использованы технические решения патентов РФ N ... от "дата" и N ... от "дата".

Указанный Стандарт на момент обращения Е.В.А. в суд являлся действующим, доказательств утверждения предприятием какого-либо иного Стандарта ответчиком в материалы дела представлено не было.

По мнению судебной коллегии, учитывая, что принадлежность патента N ... от "дата" истцу в ходе рассмотрения дела не оспаривалась, данное обстоятельство является достаточным доказательством факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на изобретение.

Отказывая в удовлетворении иска Е.В.А., суд первой инстанции исходил также из того, что, поскольку истец подтвердил факт прекращения ответчиком использования его патента, тогда как в установленном порядке не заявлял требования о запрете ответчику в будущем использовать патент без лицензионного договора, в связи с чем, суд не усмотрел оснований для выхода за пределы заявленных истцом исковых требований.Между тем, приведенный вывод суда не соответствует материалам дела, поскольку из искового заявления Е.В.А. усматривается, что им было заявлено требование о прекращении нарушения его исключительных прав до момента заключения лицензионного договора.

Приказом N ... от "дата" по результатам проведенного ответчиком служебного расследования внесены изменения в СТП ЯЕИЛ.66-09. Из раздела 1 "Область применения" исключен абзац "При разработке настоящего технологического процесса использованы технические решения патентов РФ N ... от "дата" и N ... от "дата"; пункт 6.4.2 изложен в редакции: "Удаление стекломассы с 2-х диаметрально противоположных стороной цилиндрической части предзаготовки без ее конического участка длиной 150-160мм на глубину t(MM), определяемую из соотношения t=d/2-k, где d-диаметр предзагатовки, k-параметр в пределах 2.0-2.2мм."; пункт 6.5.3 изложен в редакции: "Выполнение высокотемпературного округления по режимам таблицы I".

Между тем, судебная коллегия полагает необходимым отметить, что СТП ЯЕИЛ.66-09 в данной редакции были введены в действие лишь с "дата", то есть после обращения Е.В.А. в суд с настоящим иском.

Кроме того, из представленного истцом экспертного заключения о корректировке технологического процесса изготовления заготовок световодов от "дата", выполненного заведующим лабораторией ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, усматривается, что выполненная ответчиком корректировка технологической документации приведет к срыву ранее отлаженного в НИТИОМ технологического процесса изготовления поляризационно-устойчивых одномодовых световодов.

Ответчиком же в нарушение требований статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации доказательств обратного представлено не было.

Более того, судебная коллегия отмечает, что в силу части 1 статьи 17 Федерального закона "О техническом регулировании" Стандарты организаций, в том числе коммерческих, общественных, научных организаций, саморегулируемых организаций, объединений юридических лиц могут разрабатываться и утверждаться ими самостоятельно исходя из необходимости применения этих стандартов для целей, указанных в статье 11 настоящего Федерального закона, для совершенствования производства и обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также для распространения и использования полученных в различных областях знаний результатов исследований (испытаний), измерений и разработок.

Из анализа приведенного законоположения следует, что ответчик не лишен возможности в любой момент отменить введенные с "дата" изменения в Стандарт предприятия с включением в него использования технического решения спорного патента.

При таком положении, вывод суда об отказе в удовлетворении заявленных Е.В.А. исковых требований не может быть признан правомерным, решение суда в указанной части подлежит отмене с принятием нового решения об обязании ОАО " " ... "" прекратить нарушение исключительных прав Е.В.А., запретив ОАО " " ... "" производить, реализовывать или использовать иным образом в целях извлечения прибыли, изделия, содержащие технические решения, закрепленные патентом на изобретение N ... , зарегистрированного в Федеральной службе по интеллектуальной собственности от "дата", до момента заключения лицензионного договора.

В соответствии с частью 2 статьи 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции в интересах законности вправе проверить решение суда первой инстанции в полном объеме.

Как следует из разъяснений, данных в пункте 24 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации "О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции" N 13 от 19 июня 2012 года, суд апелляционной инстанции на основании абзаца 2 части 2 статьи 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации вправе в интересах законности проверить обжалуемое судебное постановление в полном объеме, выйдя за пределы требований, изложенных в апелляционных жалобе, представлении, не связывая себя доводами жалобы, представления.

Под интересами законности, исходя из смысла статьи 2 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, которые дают суду, рассматривающему дело, основания для выхода за пределы кассационной жалобы, следует, в частности, понимать необходимость обеспечения по рассматриваемому делу правильного его рассмотрения.

С учетом изложенного и в интересах законности представляется возможным и необходимым при рассмотрении апелляционной жалобы Е.В.А. выйти за пределы ее доводов и обратить внимание на допущенное судом первой инстанции нарушение норм материального и процессуального права, не указанные в доводах жалобы.

В соответствии с частью 4 статьи 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статьи 43.4 Федерального конституционного закона "Об арбитражных судах в Российской Федерации", суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции рассматривает дела по спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (за исключением объектов авторских и смежных прав, топологий интегральных микросхем), в том числе: об установлении патентообладателя; о признании недействительными патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец или селекционное достижение, решения о предоставлении правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара и о предоставлении исключительного права на такое наименование, если федеральным законом не предусмотрен иной порядок их признания недействительными.

В пункте 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08 октября 2012 года N 60 "О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам" разъяснено, что в силу пункта 4.2 части 1 статьи 33 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с учетом пункта 2 статьи 43.4 Федерального конституционного закона "Об арбитражных судах в Российской Федерации" дела, указанные в пункте 1 статьи 43.4 Закона об арбитражных судах, подведомственны арбитражным судам независимо от субъектного состава участников спорных правоотношений, а также от характера спора.

В силу части 4 статьи 3 Федерального конституционного закона "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации" и Федеральный конституционный закон "Об арбитражных судах в Российской Федерации" в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам" дела, рассмотрение которых отнесено Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1996 года N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального конституционного закона) и Федеральным конституционным законом от 28 апреля 1995 года N 1-ФКЗ Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации "Об арбитражных судах в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального конституционного закона) к компетенции Суда по интеллектуальным правам и которые находятся в производстве судов общей юрисдикции на день начала деятельности Суда по интеллектуальным правам, подлежат рассмотрению судами общей юрисдикции по правилам, установленным гражданским процессуальным законодательством.

В соответствии с Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02 июля 2013 года N 51 "О начале деятельности Суда по интеллектуальным правам" началом деятельности Суда по интеллектуальным правам считается 03 июля 2013 года.

Между тем, встречное исковое заявление ОАО " " ... "" к Е.В.А. о признании патента на изобретение N ... от "дата" недействительным было принято к производству Невского районного суда Санкт-Петербурга определением суда от 29 октября 2014 года, то есть после начала деятельности Суда по интеллектуальным правам.

Согласно статье 47 Конституции Российской Федерации никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

В силу статьи 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд прекращает производство по делу в случае, если дело не подлежит рассмотрению и разрешению в суде в порядке гражданского судопроизводства по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части первой статьи 134 настоящего Кодекса.

На основании изложенного, после принятия встречного иска ОАО " " ... "" дело в указанной части стало неподведомственно суду общей юрисдикции и подлежало передаче на рассмотрение Суда по интеллектуальным правам, однако суд первой инстанции рассмотрел дело, постановив решение об отказе в удовлетворении встречных исковых требований ОАО " " ... "".

При указанных обстоятельствах, судебная коллегия приходит к выводу о том, что решение суда в части отказа в удовлетворении встречного иска ОАО " " ... "" к Е.В.А. о признании патента на изобретение недействительным подлежит отмене с прекращением производства по делу в указанной части.

Руководствуясь статьей 328 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Невского районного суда Санкт-Петербурга от 29 апреля 2015 года в части отказа в удовлетворении исковых требований Е.В.А. к ОАО " " ... "" о прекращении нарушения исключительных прав на изобретение отменить.

Принять по делу в указанной части новое решение.

Обязать ОАО " " ... "" прекратить нарушение исключительных прав Е.В.А., запретив ОАО " " ... "" производить, реализовывать или использовать иным образом в целях извлечения прибыли, изделия, содержащие технические решения, закрепленные патентом на изобретение N ... , зарегистрированного в Федеральной службе по интеллектуальной собственности от "дата", до момента заключения лицензионного договора.

Решение Невского районного суда Санкт-Петербурга от 29 апреля 2015 года в части отказа в удовлетворении встречных исковых требований ОАО " " ... "" к Е.В.А. о признании патента на изобретение недействительным отменить.

Производство по делу в части исковых требований " " ... "" к Е.В.А. о признании патента на изобретение недействительным прекратить.

Председательствующий:

Судьи: