Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 28 апреля 2011 г. по делу N А32-17472/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 27 апреля 2011 г.

Постановление в полном объеме изготовлено 28 апреля 2011 г.

Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Рассказова О.Л., судей Аваряскина В.В. и Алексеева Р.А., при участии в судебном заседании от истца - общества с ограниченной ответственностью "Кизляр РосДагИнвест" (ИНН 0547002837, ОГРН 1080547000214) - Шепелева Д.Д. (руководитель), Захаревича Е.Н. (доверенность от 02.02.2011), от ответчика - общества с ограниченной ответственностью "Агатис" - Середенко А.А. (руководитель), Блошенцева В.И. (доверенность от 14.07.2010), в отсутствие третьих лиц: государственного унитарного предприятия "Кизлярский коньячный завод"; общества с ограниченной ответственностью "Винно-коньячный завод "Кизлярский"", извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, рассмотрев кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Агатис" на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 13.12.2010 (судья Карпенко Т.Ю.) и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.03.2011 (судьи Малыхина М.Н., Авдонина О.Г., Галов В.В.) по делу N А32-17472/2010, установил следующее.

ООО "Кизляр РосДагИнвест" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к ООО "Агатис" (далее - заявитель) со следующими требованиями:

- обязать заявителя прекратить незаконное использование товарных знаков N 359130 и 359131;

- взыскать с заявителя за незаконное использование товарных знаков N 359130 и 359131 денежную компенсацию в размере 2 млн рублей (за каждый товарный знак по 1 млн рублей соответственно, уточненные требования в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ГУП "Кизлярский коньячный завод" (далее - предприятие), ООО "Винно-коньячный завод "Кизлярский"".

Решением суда первой инстанции от 13.12.2010, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 18.03.2011, исковые требования удовлетворены. Судебные акты мотивированы доказанностью незаконного использования товарных знаков, поскольку реализация коньячной продукции с соответствующими обозначениями осуществлялась в отсутствие права. Выводы судов о том, что обозначения, используемые ответчиком, и товарные знаки истца имеют сходство до степени смешения и, как следствие, нарушают исключительное право общества, основываются на использовании правил сходства и результатов проведенной по делу судебной экспертизы. Размер заявленной ко взысканию компенсации признан судом обоснованным с учетом обстоятельств дела, характера и сроков правонарушения. Основания для уменьшения компенсации отсутствуют.

В кассационной жалобе заявитель просит судебные акты отменить, направив дело на новое рассмотрение, поскольку выводы судов не соответствуют установленным и имеющимся в деле доказательствам, нарушены нормы материального и процессуального права. Заявитель в жалобе указывает на неисследование судами обстоятельств, необходимых для обоснования размера компенсации, что привело к нарушению единообразия в толковании и применении арбитражными судами норм права. Кроме того, удовлетворяя требования о взыскании компенсации, суды не учли, что ООО "Агатис" не является производителем спорного товара. После возникновения конфликтной ситуации предприняты все меры для предотвращения возможного нарушения прав третьих лиц (прекращена закупка спорной продукции).

В отзыве на кассационную жалобу истец указал на ее несостоятельность, а также законность и обоснованность принятых по делу судебных актов.

В судебном заседании представители ответчика поддержали доводы жалобы, просили оспариваемые акты отменить в части, дело в отмененной части направить на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

Представители ответчика возражали против удовлетворения жалобы, ссылались на соответствие сделанных судами выводов закону и имеющимся в деле доказательствам.

Изучив материалы дела и доводы кассационной жалобы, выслушав участвующих в деле лиц, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела и установлено судами, общество является правообладателем товарных знаков N 359130 и 359131 (дата приоритета 22.10.2007), размещенных применительно к спорным правоотношениям на этикетках коньяка "Российский трехлетний "Три звездочки"" и коньяка "Российский пятилетний "Пять звездочек"", выпускаемых предприятием на основании лицензионного договора с правообладателем (т. 1, л. д. 13 - 26).

Представленные в материалы дела товарно-транспортная накладная, расходная накладная, счет-фактура, кассовый чек, квитанция к приходному кассовому ордеру от 27.05.2010, договоры поставки от 01.02.2010 N 4 и от 26.03.2009 N 5, дилерский договор от 26.03.2009 N 1 подтверждают приобретение и реализацию заявителем коньяка "Российский пятилетний "Пять звездочек"" и "Российский трехлетний "Три звездочки"" 0,5 литра ВКЗ Кизлярский (т. 1, л. д. 75 - 79; т. 2, л. д. 187 - 196).

К материалам дела приобщены образцы алкогольной продукции с этикетками, в которых указаны разные производители, а также имеется ссылка: продукция произведена по заказу ООО "Агатис".

Общество, полагая, что на этикетках коньяка, реализуемого заявителем, используются обозначения, сходные до степени смешения с его товарными знаками, обратилось в суд с иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Кодекса лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пункт 2 статьи 1484 Кодекса).

Пунктом 3 статьи 1484 Кодекса предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В пункте 1 статьи 1515 Кодекса установлено, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

По смыслу приведенных правовых норм основной функцией товарного знака является отличительная функция, которая позволяет покупателю отождествлять маркированный товар с конкретным производителем, вызывает определенное представление о качестве продукции.

В ходе рассмотрения дела судом проведена экспертиза, согласно выводам которой:

- этикетка коньяка "Три звездочки" (коньяк российский трехлетний) изготовленного по заказу заявителя, является сходной до степени смешения с товарным законом N 359131;

- этикетка коньяка "Пять звездочек" (коньяк российский пятилетний), изготовленного по заказу заявителя, является сходной с товарным знаком N 359130 (т. 2, л. д. 7 - 26).

Удовлетворяя требования в части прекращения незаконного использования товарного знака, суды обоснованно пришли к выводу о том, что охраняемые элементы товарных знаков общества явно сходны с использованными в обозначении заявителя до степени смешения. Расположение, исполнение неохраняемых словесных элементов и звездочек фактически такое же, как и на товарных знаках общества, усиливают ощущение сходства и способствуют смешению. Однородность товаров общества и заявителя способна ввести потребителя в заблуждение о производителе товара. Доводы кассационной жалобы не содержат возражений относительно указанной части судебных актов.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Кодекса правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, исходя из характера нарушения.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Кодекса.

Суд первой инстанции указал, что истец избрал в качестве способа защиты права денежную компенсацию за незаконное использование товарных знаков, и пришел к выводу, что заявленный размер законный и обоснованный исходя из характера допущенного ответчиком нарушения исключительных прав истца на товарные знаки, конкретных обстоятельств по делу, сроков допущенного нарушения, а также соответствует положениям подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Кодекса.

Отклоняя довод о необоснованности размера произведенного взыскания, апелляционный суд не усматривает несоразмерность в определении размера компенсации. Кроме того, суд не принял во внимание довод об отсутствии доказательств реализации продукции. Суд кассационной инстанции согласен с правовой позицией нижестоящих инстанции о том, что в предмет доказывания по данной категории споров не входит установление всего объема выпущенной ответчиком продукции в качестве обязательного условия определения размера компенсации. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер убытков.

Вместе с тем вывод о взыскании компенсации в размере 1 млн рублей в отношении каждого товарного знака является преждевременным, поскольку положения пункта 4 статьи 1515 Кодекса применены без учета разъяснений, содержащихся в пункте 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой гражданского кодекса Российской Федерации". Судам необходимо было учитывать соразмерность компенсации последствиям нарушения, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки. Указанные обоснования являются существенными при взыскании компенсации, однако не нашли своего отражения в судебных актах.

Согласно пункту 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции вправе отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд, решение, постановление которого отменено, если выводы, содержащиеся в обжалуемом решении, постановлении, не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам или имеющимся в нем доказательствам.

Арбитражный суд, рассматривающий дело в кассационной инстанции, не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены судами первой и апелляционной инстанций (часть 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Ограничение предмета доказывания при рассмотрении дела в судах первой и апелляционной инстанций, повлекшее принятие ошибочных судебных актов, может являться основанием для направления дела на новое рассмотрение (постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.05.2010 N 16112/2009, от 16.11.2010 N 467/10).

При новом рассмотрении дела арбитражному суду первой инстанции следует учесть изложенное в настоящем постановлении и с учетом обстоятельств, входящих в предмет доказывания по заявленным требованиям, установить размер компенсации, а также распределить расходы по уплате государственной пошлины за кассационное рассмотрение дела.

Руководствуясь статьями 284, 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа постановил:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 13.12.2010 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.03.2011 по делу N А32-17472/2010 в части взыскания с общества с ограниченной ответственностью "Агатис" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Кизляр РосДагИнвест" денежной компенсации в размере 2 млн рублей за незаконное использование товарных знаков N 359130 и 359131 отменить, дело в отмененной части направить на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

В остальной части судебные акты оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

О.Л. Рассказов

Судьи

В.В. Аваряскин Р.А. Алексеев