Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 29 августа 2006 г. N Ф03-А73/06-1/2077 При новом рассмотрении дела о защите прав на изобретение путем запрещения ответчику использовать оборудование до получения разрешения от патентообладателя, а также передавать оборудование третьим лицам, суду следует установить время и обстоятельства введения в гражданский оборот спорного оборудования, наличие разрешения патентообладателя на введение оборудования в оборот, а также дать оценку всем доказательствам о создании оборудования и его поступлении в распоряжение ответчика и об отношении к этому ответчика (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа
от 29 августа 2006 г. N Ф03-А73/06-1/2077
(извлечение)

См. также Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 11 сентября 2007 г. N Ф03-А73/07-1/2511

Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа, при участии от ООО "Дальневосточная компания "Лтава": Боженко И.Ф., генеральный директор, Боженко Л.И., представитель по доверенности от 11.01.2006 N 1, от ООО "Фирма "Трансгарант": Удод О.Г., представитель по доверенности от 28.07.2006 N 316, от ЗАО "Комсомольское монтажное управление "Дальтехмонтаж": Суркова С.А., представитель по доверенности от 1.02.2006 N 730, рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Фирма "Трансгарант", закрытого акционерного общества "Комсомольское монтажное управление "Дальтехмонтаж" на решение от 27.10.2005, постановление от 06.03.2006 по делу N А73-2417/2005-27(АИ-1/1533/05-8) Арбитражного суда Хабаровского края, по иску ООО "Дальневосточная компания "Лтава" к ООО "Фирма "Трансгарант", третьи лица: ОАО "РЖД", ООО "ДКТ", ОАО "Амур-профиль", ЗАО КМУ "Дальтехмонтаж", ОАО "Востокстроймонтажсервис", о защите прав на изобретение.

Резолютивная часть постановления объявлена 22.08.2006. Полный текст постановления изготовлен 29.08.2006.

Общество с ограниченной ответственностью "Специальное конструкторское технологическое бюро" (ООО "СКТБ") обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Фирма "Трансгарант" о защите прав на изобретение "Оснащение платформы оборудованием для перевозки материалов" (патент N 2227101) путем запрещения ответчику использовать все имеющееся у него оборудование, изготовленное по запатентованному проекту 00 181 00 000, до получения разрешения на это от патентообладателя, а также передавать такое оборудование третьим лицам (с учетом уточнения требований в соответствии со ст. 49 АПК РФ).

Определением суда от 07.10.2005, вынесенным в порядке ст. 48 АПК РФ, произведена замена первоначального истца - ООО "СКТБ" на ООО "Дальневосточная компания "Лтава" в связи с заключением между указанными лицами договора об уступке патента от 05.05.2004 N 1.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ОАО "Российские железные дороги", ООО "ТДК", ОАО "Амурсталь-Профиль", ЗАО "КМУ "Дальтехмонтаж", ОАО "Востокстроймонтажсервис".

Решением от 27.10.2005, оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции от 06.03.2006, иск удовлетворен: ответчику запрещено использовать имеющееся у него оборудование, изготовленное по запатентованному проекту 00 181 00 000, до получения разрешения от патентообладателя и передавать это оборудование третьим лицам.

Судебные акты мотивированы тем, что согласно патенту от 20.04.2004 срок действия приоритета истца в отношении оборудования по проекту 00 181 00 000 установлен с 05.03.2003. Поскольку в период действия приоритета ответчик в нарушение ст. 10 Патентного закона РФ без разрешения патентообладателя использовал запатентованное изобретение (оборудование по проекту 00 181 00 000), которое не вводилось в гражданский оборот с соблюдением требований, предусмотренных в абзаце 7 ст. 11 и ст. 12 Патентного закона РФ, то иск о защите исключительного права патентообладателя на изобретение подлежит удовлетворению на основании ст. 138 ГК РФ и п. 3 ст. 10 Патентного закона РФ.

В кассационной жалобе ЗАО "Комсомольское монтажное управление "Дальтехмонтаж" просит решение и постановление апелляционной инстанции арбитражного суда отменить и направить дело на новое рассмотрение.

Заявитель жалобы считает, что вследствие неправильного толкования статей 3, 26 Патентного закона РФ судебные инстанции неверно определили момент возникновения исключительного права истца на изобретение - с даты подачи заявки на выдачу патента (05.03.2003), а не с даты выдачи патента (20.04.2004). Исходя из последней даты, ответчик приобрел и начал использовать оборудование по проекту 00 181 00 000 до возникновения исключительных прав истца на изобретение, поэтому права истца не нарушены. Вывод суда о том, что 36 комплектов оборудования из 49, заявленных по настоящему делу, в гражданский оборот в соответствии со ст. 11 Патентного закона РФ не вводились, не соответствует имеющимся в деле доказательствам, в том числе договору подряда от 10.09.2002 между ООО "ДВК Лтава" и ЗАО "КМУ "Дальтехмонтаж", по которому истец выступил заказчиком изготовления спорного оборудования и тем самым ввел его в хозяйственный оборот до 05.03.2003. В отношении остальных комплектов оборудования судебные инстанции не установили ни момент их изготовления, ни время введения в оборот, ни их изготовителя. В связи с этим у суда отсутствовали основания для удовлетворения иска патентообладателя.

ООО "Фирма "Трансгарант" в своей кассационной жалобе также ставит вопрос об отмене принятых по делу судебных актов ввиду неправильного применения судом ст.ст. 10, 11, 12 Патентного закона РФ и несоответствия выводов судебных инстанций имеющимся в деле доказательствам. По мнению ответчика, 36 из 49 спорных комплектов оборудования по проекту 00 181 00 000 изготовлены ЗАО "КМУ "Дальтехмонтаж" по договору подряда от 10.09.2002 с ООО "ДВК "Лтава", которое является патентообладателем, то есть введены в гражданский оборот до установления приоритета изобретения. В отношении 13 комплектов оборудования незаконность введения в гражданский оборот судом не установлена. Исходя из этого, ответчик не считает себя нарушителем исключительного права истца на запатентованное изобретение.

В отзыве на кассационные жалобы ООО "ДВК "Лтава" считает доводы их заявителей необоснованными, а принятые по делу судебные акты - соответствующими Патентному закону РФ и обстоятельствам дела. По мнению истца, ЗАО "КМУ "Дальтехмонтаж" изготовило и реализовало 36 комплектов оборудования после 05.03.2003, то есть после даты приоритета истца на изобретение. Арбитражный суд правильно истолковал и применил Патентный закон РФ при установлении даты приоритета на изобретение, так и при установлении других обстоятельств по делу. Неустановление происхождения 13 комплектов оборудования не влияет на защиту прав патентообладателя, поэтому не может служить основанием для отмены судебных актов.

В судебном заседании арбитражного суда кассационной инстанции представители ООО "Фирма "Трансгарант", ЗАО "КМУ "Дальтехмонтаж", ООО "ДВК "Лтава" поддержали свои доводы, изложенные в кассационных жалобах и в отзыве на нее.

Другие участвующие в деле лица в судебном заседании участия не принимали. О времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом.

Проверив правильность применения судом первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа считает, что решение от 27.10.2005 и постановление апелляционной инстанции от 06.03.2006 подлежат отмене по следующим основаниям.

Судебными инстанциями установлено, что в 2000-2002 г.г. ООО "СКТБ" и ООО "ДВК "Лтава" совместно разработали проект 00 181 00 000 и получили разрешение на серийное производство оборудования для перевозки лесоматериалов на железнодорожных платформах.

По заявке ООО "СКТБ" от 05.03.2003 изобретение "Оснащение платформы оборудованием для перевозки материалов" 20.04.2004 зарегистрировано в Государственном реестре изобретений РФ и на него ООО "СКТБ" выдан патент N 2227101 с датой приоритета 05.03.2003.

По договору об уступке патента от 05.05.2004 N 1 ООО "СКТБ" уступило ООО "ДВК "Лтава" патент N 2227101 на вышеуказанное изобретение.

Данный договор зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) 06.05.2005.

Согласно ст. 3 Патентного закона РФ права на изобретение подтверждаются патентом на изобретение, который удостоверяет приоритет, авторство изобретения и исключительное право на изобретение.

Под приоритетом понимается оформленное надлежащим образом признание компетентным органом первенства в решении задач.

В силу п. 1 ст. 19 Патентного закона РФ приоритет изобретения устанавливается по дате подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Согласно п. 1 ст. 10 Патентного закона РФ патентообладателю принадлежит исключительное право на изобретение. Никто не вправе использовать запатентованное изобретение без разрешения патентообладателя.

Лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать запатентованное изобретение лишь с разрешения патентообладателя на основе лицензионного договора (п. 1 ст. 13 Патентного закона РФ).

В то же время согласно п. 5 ст. 10 Патентного закона РФ патентообладатель может передать исключительное право на изобретение (уступить патент) любому физическому или юридическому лицу. Договор о передаче исключительного права (уступки патента) подлежит регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Исходя из указанных норм права и учитывая наличие у ООО "СКТБ" патента на изобретение "Оснащение платформы оборудованием для перевозки материалов" с приоритетом от 05.03.2003, а также его уступку ООО "ДВК "Лтава" по договору от 05.05.2004, зарегистрированному в Роспатенте, первая и апелляционная инстанции сделали правильный вывод о том, что исключительные права на вышеуказанное изобретение принадлежат истцу как патентообладателю и подлежат защите с даты установления приоритета - 05.03.2003.

Как видно из дела, истец считает ответчика нарушившим исключительные права патентообладателя на изобретение, что выразилось в использовании ответчиком без лицензионного договора запатентованного истцом изобретения - оборудования для перевозки лесоматериалов (проект 00 181 00 000), которое установлено на арендуемых ответчиком у ОАО "РЖД" железнодорожных платформах.

В обоснование доводов о незаконном использовании ответчиком запатентованного изобретения истец ссылался на то, что все имеющееся у ответчика оборудование изготовлено по проекту 00 181 00 000 и установлено на железнодорожные платформы по договору от 03.10.2003 N 2/2003/2-П-09-128/03, заключенному с ООО "ТДК", в период действия приоритета истца на изобретение и без его на то разрешения.

Удовлетворяя требования истца, первая и апелляционная инстанции суда признали, что ответчик нарушил требования п. 1 ст. 10 и п. 1 ст. 13 Патентного закона РФ, поскольку использовал запатентованное изобретение без разрешения патентообладателя.

При этом судебные инстанции установили, что по договору подряда от 10.09.2002 N 5/9, заключенному между ООО "ДВК "Лтава" (заказчик) и ЗАО "КМУ "Дальтехмонтаж" (подрядчик), ЗАО "КМУ "Дальтехмовтаж" изготовило по проекту 00 181 00 000 200 комплектов оборудования для перевозки лесоматериалов на железнодорожных платформах и передало заказчику 164 комплекта оборудования. 36 комплектов оборудования ЗАО "КМУ "Дальтехмонтаж" удержало на основании ст.ст. 359, 360, 712 ГК РФ ввиду неуплаты заказчиком долга по договору подряда.

Впоследствии ЗАО "КМУ "Дальтехмонтаж" реализовало 36 удержанных комплектов оборудования по договору от 12.11.2003 N 82, заключенному с ООО "ТДК".

В свою очередь, ООО "ТДК" по договору от 03.10.2003 N 2/2003/2-П-09-128/03, заключенному с ООО "Фирма "Трансгарант", в период с 01.12.2003 по 29.12.2003 установило последнему комплекты оборудования для перевозки лесоматериалов проекта ВО-118 и проекта 00 181 00 000 на железнодорожные платформы без количественного разделения по проектам.

Как указано в постановлении апелляционной инстанции, по данным ОАО "РЖД" по состоянию на 01.03.2006 у ответчика в аренде находятся 48 железнодорожных платформ, на которых установлено оборудование по проекту 00 181 00 000. Происхождение 36 комплектов оборудования, имеющегося у ответчика, судом установлено (договор подряда от 10.09.2002 между ООО "ДВК "Лтава" и ЗАО "КМУ "Дальтехмонтаж", договор от 12.11.2003 между ЗАО "КМУ "Дальтехмонтаж" и ООО "ТДК", договор от 03.10.2003 между ООО "ТДК" и ООО "Фирма "Трансгарант").

В отношении 12 комплектов оборудования, используемых ответчиком (в решении суда первой инстанции указано о 13 комплектах оборудования), первая и апелляционная инстанции не установили время изготовления и их происхождение у ООО "Фирма "Трансгарант".

Тем не менее судебные инстанции запретили ответчику использовать все имеющееся у него оборудование, изготовленное по запатентованному проекту 00 181 00 000, включая 36 комплектов, происхождение которых установлено, и 12 комплектов (в решении от 27.10.2005 - указано 13), происхождение которых не установлено.

При этом обе инстанции суда отклонили доводы ответчика о том, что оборудование, являющееся предметом спора по настоящему делу, введено в гражданский оборот самим патентообладателем по договору подряда от 10.09.2002, в связи с чем его исключительное право на изобретение не подлежит защите в силу статьи 11 Патентного закона РФ.

Между тем согласно абзацу 7 статьи 11 Патентного закона РФ не признается нарушением исключительного права патентообладателя введение в гражданский оборот продукта или изделия, в котором использовано запатентованное изобретение, если эти продукт или изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя.

Исходя из этого подлежали проверке и судебной оценке доводы и доказательства ответчика о том, что комплекты оборудования, изготовленные по проекту 00 181 00 000, были введены в оборот самим патентообладателем и с его разрешения.

По смыслу абзаца 2 пункта 1 ст. 10 и абзаца 7 ст. 11 Патентного закона РФ введение в гражданский оборот продукта, в котором использовано запатентованное изобретение, возможно путем его изготовления, применения, продажи и иными способами.

Отклоняя доводы ответчика о введении оборудования по проекту 00 181 00 000 в гражданский оборот самим истцом по договору подряда от 10.09.2002, заключенному с ЗАО "КМУ "Дальтехмонтаж", суд первой инстанции в решении указал, что не доказано уклонение ООО "ДВК "Лтава" от принятия выполненных работ по данному договору и ООО "ДВК "Лтава" не производило реализацию изготовленного по данному договору оборудования.

Между тем вопрос о принятии ООО "ДВК "Лтава" выполненных работ по договору подряда от 10.09.2002, а также о реализации им оборудования не входил в предмет доказывания по настоящему делу и соответственно судом не исследовался.

Кроме того, судом дано неправильное толкование правилу изложенному в абзаце 7 ст. 11 Патентного закона РФ. Так, суд первой инстанции указал, что истец не производил реализацию оборудования, изготовленного по договору подряда от 10.09.2002, тогда как по смыслу абзаца 7 ст. 11 названного Закона суду следовало дать оценку тому, имелось ли разрешение ООО "ДВК "Лтава" на изготовление оборудования по проекту 00 181 00 000, из которого 36 комплектов впоследствии были удержаны ЗАО "КМУ "Дальтехмонтаж".

Апелляционная инстанция, исследуя обстоятельства введения в гражданский оборот 36 комплектов оборудования, изготовленных по договору подряда от 10.09.2002, сделала вывод о том, что доказательств введения указанного оборудования в хозяйственный оборот с разрешения истца не имеется.

При этом апелляционная инстанция сослалась на письмо ООО "Торговая компания "Лтава" от 20.02.2003 N 33 о приостановлении изготовления и установки оборудования по договору от 10.09.2002 N 5Д сроком до двух месяцев (т. 5, л.д. 53) и на акт от 31.03.2003 N 26, в котором ООО "Торговая компания "Лтава" подтвердила факт выполнения ЗАО "КМУ "Дальтехмонтаж" работ по изготовлению съемного оборудования на железнодорожные платформы для перевозки лесоматериалов по договору от 03.09.2002 (т. 5, л.д. 101).

Однако при этом апелляционная инстанция не установила связь между ООО "Торговая компания "Лтава", указанным в письме от 20.02.2003 и акте от 31.03.2003, и ООО "ДВК "Лтава", являющимся истцом по настоящему делу.

Кроме того, апелляционная инстанция не дала оценку тому факту, что в акте от 31.03.2003 указано о приемке работ по договору от 03.09.2002, в то время как по настоящему делу стороны ссылались на договор подряда от 10.09.2002.

Сам договор подряда от 10.09.2002, на условия которого ссылается суд апелляционной инстанции в своем постановлении, в деле отсутствует.

Кроме того, ссылаясь на акт от 31.03.2003 как на подтверждение изготовления 36 комплектов оборудования после приостановления работ заказчиком, суд апелляционной инстанции не дал оценку содержанию данного акта, в котором не указано время изготовления оборудования, а также действиям истца по составлению акта с точки зрения нормы, содержащейся в абзаце 7 ст. 11 Патентного закона РФ.

При изложенных обстоятельствах выводы судебных инстанций о том, что оборудование по проекту 00 181 00 000 не вводилось в гражданский оборот самим патентообладателем и с его разрешения до установленной патентом даты приоритета, сделаны с нарушением ст. 71 АПК РФ и с неправильным применением норм Патентного закона РФ.

В связи с этим решение и постановление апелляционной инстанции арбитражного суда подлежат отмене на основании ч.ч. 1, 2 ст. 288 АПК РФ, а дело - направлению на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении дела арбитражному суду следует установить время и обстоятельства введения в гражданский оборот имеющегося у ответчика оборудования по запатентованному изобретению; наличие (отсутствие) разрешения патентообладателя на введение оборудования в гражданский оборот, для чего необходимо исследовать и дать оценку всем доказательствам о создании оборудования и его поступлении в распоряжение ответчика, а также об отношении к этому ответчика, учитывая положения абзаца 7 ст. 11 и других норм Патентного закона РФ.

Руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа постановил:

Решение от 27.10.2005, постановление от 06.03.2006 по делу N А73-2417/2005-27 (АИ-1/1533/05-8) Арбитражного суда Хабаровского края отменить. Дело направить на новое рассмотрение в первую инстанцию того же суда.