Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 17 декабря 2008 г. N Ф03-5624/2008 При новом рассмотрении дела об устранении нарушений прав на товарный знак и о взыскании компенсации суду следует установить обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения требования о выплате компенсации за нарушение прав истца, и, с учетом установленного, разрешить спор в этой части (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа
от 17 декабря 2008 г. N Ф03-5624/2008
(извлечение)

ГАРАНТ:

См. также Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 29 мая 2009 г. N Ф03-1737/2009

Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа, при участии от истца: Ким Д.Ч., представитель по доверенности без номера от 14.04.2008, от ответчиков: от ООО РИЦ "Деловой Хабаровск" - Стрельцов А.П., директор; Карпушкин Е.А., представитель по доверенности без номера от 20.05.2008; рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью рекламно-информационный центр "Деловой Хабаровск" на постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 01.09.2008 по делу N А73-3787/2008-86 Арбитражного суда Хабаровского края, по иску индивидуального предпринимателя Миткалевой Н.В. к обществу с ограниченной ответственностью рекламно-информационный центр "Деловой Хабаровск", рекламному агентству "ШиК" об устранении нарушений прав на товарный знак и о взыскании компенсации в размере 1000000 руб.

Резолютивная часть постановления объявлена 17.12.2008. Полный текст постановления изготовлен 17.12.2008.

Индивидуальный предприниматель Миткалева Н.В. обратилась в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью рекламно-информационный центр "Деловой Хабаровск" (далее - общество), рекламному агентству "ШиК" (далее - агентство) о запрете обществу использовать принадлежащий истцу товарный знак "Деловой Сахалин" в частности, издавать, продавать, хранить с целью продажи и вводить иным способом в хозяйственный оборот промышленно-коммерческий справочник с таким наименованием; о запрете ответчикам осуществлять сбор рекламы и последующее заключение договоров на размещение рекламы в любом из своих справочников под наименованием "Деловой Сахалин" и о взыскании с общества компенсации в размере 1000000 руб.

Иск обоснован тем, что общество при непосредственном участии агентства и при отсутствии законных оснований использовало в 2007-2008 годах принадлежащий предпринимателю Миткалевой Н.В. товарный знак "Деловой Сахалин", чем нарушило исключительное право истца на данный объект интеллектуальной собственности. В связи с этим иск должен быть удовлетворен на основании статей 1477, 1479, 1481 ГК РФ и норм Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

До принятия судом решения агентство заменено на предпринимателя Кочневу М.П.

Решением от 30.06.2008 иск удовлетворен путем обязания общества прекратить незаконное использование обозначения "Деловой Сахалин", в том числе продажу, хранение в целях продажи и иное введение в хозяйственный оборот промышленно-коммерческого справочника "Деловой Сахалин", а также сбор рекламы и последующее заключение договоров на ее размещение в любом из справочников с таким наименованием. В остальной части иска и в иске к предпринимателю Кочневой М.П. отказано.

Решение мотивировано тем, что материалами дела подтвержден факт нарушения обществом исключительных прав истца на товарный знак "Деловой Сахалин", поэтому требование об обязании устранения нарушений этого права путем использования данного товарного знака в деятельности общества удовлетворено на основании статей 1225, 1484 ГК РФ. В части взыскания с общества компенсации отказано по мотиву отсутствия в действиях этого ответчика полного состава правонарушения. Требования к предпринимателю Кочневой М.П. отклонены, ввиду необоснованности.

Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 01.09.2008, проверившего законность решения в пределах апелляционной жалобы истца в части отказа во взыскании 1000000 руб. компенсации, решение в этой части изменено: с общества в пользу истца взыскана компенсация в размере 500000 руб. В остальном решение оставлено без изменения.

Постановление мотивировано тем, что нарушение обществом исключительных прав истца на товарный знак "Деловой Сахалин" доказано, поэтому данный ответчик должен выплатить истцу компенсацию, размер которой определен судом с учетом обстоятельств дела.

В кассационной жалобе общество просит постановление апелляционного суда отменить и отказать в удовлетворении исковых требований. В обоснование жалобы приводит доводы о неверном определении судом момента возникновения у истца права на товарный знак из-за неправильного применения статей 2, 3, 9 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". Апелляционный суд не принял во внимание положения статьи 1515 ГК РФ и не исследовал вопрос о степени вины общества в нарушении прав истца, что является необходимым условием для применения ответственности в виде компенсации. Суд не учел принятые обществом меры к выявлению зарегистрированных прав на товарный знак "Деловой Сахалин", что также свидетельствует об отсутствии вины общества во вменяемом ему нарушении.

Истец в отзыве на кассационную жалобу выражает несогласие с изложенными в ней доводами, считает постановление апелляционного суда принятым с правильным применением норм права и предлагает оставить его без изменения.

В судебном заседании арбитражного суда кассационной инстанции представители общества дали пояснения, соответствующие тексту кассационной жалобы.

Представитель истца поддержал доводы, изложенные в отзыве на жалобу.

Предприниматель Кочнева М.П., извещенная о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом, в заседании суда участия не принимала.

В соответствии со статьей 163 АПК РФ в заседании суда 15.12.2008 объявлялся перерыв до 14 часов 00 минут 17.12.2008.

Проверив законность постановления от 01.09.2008, Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа считает, что оно подлежит отмене по следующим основаниям.

Арбитражный апелляционный суд установил, что предприниматель Миткалева Н.В. является правообладателем товарного знака "Деловой Сахалин". Регистрация данного товарного знака в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания произведена 05.12.2007 с датой установления приоритета - 12.01.2007 сроком до 12.01.2017.

В свою очередь общество в 2007-2008 годах издавало и распространяло на территории Сахалинской области справочник с наименованием "Деловой Сахалин", чем нарушило исключительное право истца на вышеуказанный товарный знак.

В силу пункта 4 статьи 46 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", действовавшего в период возникновения спорных отношений, правообладатель вправе требовать от лица, незаконно использующего товарный знак, выплаты денежной компенсации, определяемой судом в установленных данной нормой права пределах.

Согласно статье 1515 ГК РФ, действующей на момент рассмотрения настоящего спора, обладатель прав на товарный знак вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Основываясь на данных нормах права и установленном судом первой инстанции факте нарушения прав истца на товарный знак, апелляционный суд сделал вывод о наличии оснований для удовлетворения иска в части выплаты компенсации.

Размер компенсации в сумме 500000 руб. определен апелляционным судом со ссылкой на следующие критерии: длительность нарушения (более года), наступившие негативные последствия, игнорирование обществом требований истца об устранении нарушения, а также тираж изданного ответчиком справочника.

Между тем апелляционный суд не учел следующее.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Помимо этого лицо, допустившее нарушение исключительного права, вправе доказывать отсутствие в этом своей вины, которая является одним из элементов состава правонарушения, обуславливающего взыскание компенсации согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ. Степень вины нарушителя исключительных прав должна учитываться судом при рассмотрении требования о взыскании компенсации как фактор, влияющий, в частности, на ее размер.

Ссылаясь при определении размера компенсации на то, что нарушение обществом прав предпринимателя Миткалевой Н.В. повлекло для истца негативные последствия, апелляционный суд не привел в постановлении мотивы, по которым пришел к данному выводу со ссылками на установленные им обстоятельства и имеющиеся в деле доказательства, подтверждающие возникновение таких последствий.

Делая вывод о длительности нарушения прав истца, апелляционный суд не учел, что, несмотря на установление приоритета товарного знака с 12.01.2007, его регистрация произведена в декабре 2007 года.

Между тем это обстоятельство может повлиять на определение степени вины общества, притом, что в силу статей 1479, 1481 ГК РФ государственная регистрация товарного знака носит правоустанавливающий характер, следовательно, до ее осуществления у лица, использующего товарный знак, отсутствовали основания предполагать его использование неправомерным.

При определении размера компенсации апелляционный суд учел игнорирование ответчиком требований истца об устранении нарушений его права на товарный знак, изложенных в претензии от 12.12.2007. Однако из содержания претензии следует, что истец требовал от общества прекращения издания печатной продукции под наименованием "Деловой Сахалин" в связи с регистрацией за Миткалевой Н.В. средства массовой информации под аналогичным наименованием. Сведения о регистрации прав истца на товарный знак и требование о прекращении его использования обществом в претензии отсутствуют. Поэтому вывод апелляционного суда о том, что претензия подтверждает уклонение общества от устранения нарушений прав истца на товарный знак, не согласуется с содержанием этого документа.

В то же время апелляционный суд не дал оценку доводам ответчика о принятии им мер, направленных на выяснение обстоятельств наличия государственной регистрации чьих-либо прав на товарный знак "Деловой Сахалин", приведенным в процессе рассмотрения дела в подтверждение факта отсутствия вины общества в нарушении прав истца.

Определяя размер компенсации в сумме 500000 руб., апелляционный суд вопреки требованиям пункта 3 статьи 1252 ГК РФ не отразил в постановлении вывод по вопросу о соотносимости такого размера компенсации с характером допущенного нарушения и с критериями разумности и справедливости.

Поскольку постановление апелляционного суда в части определения размера компенсации принято с нарушением данной нормы права и без полного выяснения всех значимых для дела обстоятельств, оно подлежит отмене на основании частей 1, 2 статьи 288 АПК РФ.

При новом рассмотрении дела апелляционному суду следует установить обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения требования о выплате компенсации за нарушение прав истца, и с учетом установленного разрешить спор в этой части.

Руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа постановил:

Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 01.09.2008 по делу N А73-3787/2008-86 Арбитражного суда Хабаровского края отменить. Дело направить на новое рассмотрение в Шестой арбитражный апелляционный суд.