Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 5 марта 2009 г. N А56-10043/2005 Дело о взыскании упущенной выгоды направлено на новое рассмотрение, поскольку суды не исследовали обстоятельства, связанные с наличием или отсутствием у ответчика права преждепользования, не дали оценку доводам ответчика и имеющимся в деле доказательствам

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа
от 5 марта 2009 г. N А56-10043/2005

ГАРАНТ:

См. также определение Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 26 марта 2010 г. N Ф07-735/2009 по делу N А56-10043/2005

Резолютивная часть постановления объявлена 26 февраля 2009 года.

Полный текст постановления изготовлен 5 марта 2009 года.

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Сапоткиной Т.Н., судей Рудницкого Г.М. и Сергеевой И.В.,

при участии от ЗАО "НПО Экрос" Новосельцева О.В. (доверенность от 14.11.2008) и Никуленковой Т.Ф. (доверенность от 28.01.2009), от ООО "Металлдизайн" Петрова К.Л. (доверенность от 22.01.2008) и Кострицкого И.Ю. (доверенность от 17.02.2008),

рассмотрев 26.02.2009 в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Металлдизайн" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.09.2007 (судья Агеева М.А.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.11.2008 (судьи Тимухина И.А., Марченко Л.Н., Серикова И.А.) по делу N А56-10043/2005,

установил:

Закрытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Экрос" (далее - ЗАО "НПО Экрос") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Металлдизайн" (далее - ООО "Металлдизайн") об обязании прекратить нарушения исключительных прав ЗАО "НПО Экрос" на промышленные образцы и взыскании с ответчика 16 439 000 руб. упущенной выгоды и 581 118 руб. 45 коп. судебных издержек (с учетом уточнения исковых требований).

Решением от 10.09.2007 иск удовлетворен в части обязания ООО "Металлдизайн" прекратить нарушения исключительных прав ЗАО "НПО "Экрос" на промышленные образцы: N 54436 - стол лабораторный комбинированный со столом для весов, приоритет - 18.02.2003; N 54437 - стол лабораторный для весов, приоритет - 18.02.2003; N 54542 - шкаф вытяжной для нагревательных печей, приоритет - 18.02.2003; N 54541 - шкаф вытяжной модульный (два варианта), приоритет - 18.02.2003; N 54439 - стол лабораторный (два варианта), приоритет - 12.03.2003; N 54438 - стол лабораторный (технологическая приставка) (два варианта), приоритет - 18.02.2003; N 55150 - сушилка лабораторная, приоритет - 28.03.2003; N 54775 - стол лабораторный (четыре варианта), приоритет - 12.03.2003; N 54774 - стол лабораторный с титровальной установкой, приоритет - 12.03.2003; N 54574 - стол лабораторный приборный (три варианта), приоритет - 12.03.2003; N 54543 - шкаф вытяжной (три варианта), приоритет- 18.02.2003.

Взыскано с ООО "Металлдизайн" в пользу ЗАО "НПО Экрос" 2 000 рублей расходов по государственной пошлине, 130 000 рублей расходов на оплату услуг представителя. Взыскано с ЗАО "НПО Экрос" в доход федерального бюджета 52 945 рублей государственной пошлины.

В остальной части иска отказано.

Постановлением апелляционной инстанции от 21.11.2008 решение оставлено без изменения.

В кассационной жалобе ООО "Металлдизайн" просит решение и постановление отменить, принять по делу новый судебный акт, ссылаясь на несоответствие сделанных судами выводов имеющимся в деле доказательствам и фактическим обстоятельствам дела и неправильное применение норм материального права.

Податель жалобы указывает на то, что вывод суда о недоказанности права преждепользования противоречит материалам дела, статьям 12 и 31 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-1 (далее - Патентный закон), статьям 10, 68, 69, 1358, 1361 и 1381 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), статье 9 Закона Российской Федерации от 09.07.1993 N 5351-1 "Об авторском праве и смежных правах" (далее - Закон об авторском праве) и сложившейся практике: судом нарушены статьи 9, 70 и 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ); суды не дали правовой оценки обстоятельствам, связанным с началом использования ответчиком спорной мебели (2001 год) и временем создания промышленных образцов истцом (2003 год), а также объему преждепользования; суд первой инстанции вышел за пределы искового заявления, установив нарушение авторских прав ЗАО "НПО Экрос", а суд апелляционной инстанции не исследовал этот вопрос и не дал оценки доводам ответчика.

В отзыве на кассационную жалобу ЗАО "НПО Экрос" просит оставить решение и постановление без изменения.

Законность решения и постановления проверена в кассационном порядке.

В судебном заседании представители ООО "Металлдизайн" подтвердили доводы, изложенные в кассационной жалобе. Представители ЗАО "НПО Экрос" обратились с просьбой отказать в удовлетворении жалобы.

Суд кассационной инстанции полагает, что жалоба подлежит частичному удовлетворению.

Материалами дела подтверждается следующее.

ЗАО "НПО Экрос" является обладателем патентов на промышленные образцы: N 54436 - стол лабораторный комбинированный со столом для весов, с датой приоритета - 18.02.2003; N 54437 - стол лабораторный для весов, приоритет - 18.02.2003; N 54542 - шкаф вытяжной для нагревательных печей, приоритет - 18.02.2003; N 54541 - шкаф вытяжной модульный (два варианта), приоритет - 18.02.2003; N 54439 - стол лабораторный (два варианта), приоритет -12.03.2003; N 54438 - стол лабораторный (технологическая приставка) (два варианта), приоритет - 18.02.2003; N 55150 - сушилка лабораторная, приоритет - 28.03.2003; N 54775 - стол лабораторный (четыре варианта), приоритет 12.03.2003; N 54774 - стол лабораторный с титровальной установкой, приоритет -12.03.2003; N 54574 - стол лабораторный приборный (три варианта), приоритет -12.03.2003; N 54543 - шкаф вытяжной (три варианта), приоритет - 18.02.2003.

ЗАО "НПО Экрос", ссылаясь на то, что ООО "Металлдизайн" без согласия правообладателя изготавливает и вводит в гражданский оборот товары с использованием промышленных образцов, права на которые защищенный указанными патентами, обратилось в арбитражный суд с на стоящим иском.

Суд первой инстанции в соответствии статьи 14 Патентного закона удовлетворил исковые требования в части прекращения нарушения заявленных патентов, указав, что право преждепользования не доказано. Суд пришел к выводу о том, что исковые требования о взыскании убытков в связи с необоснованностью их по размеру, удовлетворению не подлежат.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, и отверг довод ответчика о наличии у него права преждепользования, указав, что факт независимого создания ответчиком тождественного решения не подтвержден надлежащими доказательствами.

Суд кассационной инстанции полагает, что суды неполно исследовали обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора а сделанные судами выводы не соответствуют установленным обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. Кроме того, решение и постановление не соответствуют требованиям статей 170 и 271 АПК РФ.

Возражая против исковых требований, ответчик ссылается на наличие у него права преждепользования.

В соответствии со статьей 12 Патентного закона, действующего в период спорных правоотношений, любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования.

Поскольку обстоятельства, связанные с использованием полезной модели при условиях, изложенных в этой норме права, исключают применение норм гражданско-правовой ответственности, они имеют существенное значение для правильного разрешения настоящего спора. Однако обстоятельства, связанные с наличием или отсутствием у ответчика права преждепользования не исследованы судами в полном объеме.

В подтверждение своих доводов ответчик ссылается на то что приобрел техническую документацию - чертежи для изготовления упомянутых изделий у НТЦ "АТОМ ЦКБМ" по договору от 05.02.2001, совершил все необходимые приготовления для выпуска спорной мебели, и с этого времени занимается ее изготовлением, в связи чем имеет право преждепользования По мнению ответчика, указанные обстоятельства подтверждаются представленными им доказательствами: договором от 05.02.2001, письмом истца, чертежами изготовленными в 1997-1998 гг., накладными на отпуск изделий, сертификатами соответствия, протоколами испытаний.

Однако суды первой и апелляционной инстанций не исследовали указанные обстоятельства и представленные ответчиком доказательства не указали в решении и постановлении мотивы, по которым они отвергли те или иные доказательства, отклонили приведенные ответчиком возражения.

Суд первой инстанции, сослался на заключение экспертизы, проведенной Федеральным государственным учреждением "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" и на заключение ООО "Центр судебной экспертизы". При этом суд указал в решении, что согласно заключению экспертизы, составленному ООО "Центр судебной экспертизы", не представляется возможным точно определить объем производства спорной мебели, выпущенной за период с даты начала ее производства и реализации до даты приоритета промышленных образцов истца.

Отвергая доводы ответчика о праве преждепользования, суд апелляционной инстанции сослался на то, что факт независимого создания ответчиком тождественного решения не подтвержден надлежащими доказательствами, а также на то, что решениями коллегии Палаты по патентам и товарным знакам от 14.02.2006 и от 09.03.2006 в удовлетворении возражений ответчика относительно выданных истцу патентов отказано.

При этом суды первой и апелляционной инстанций не исследовали и не дали правовой оценки договору от 05.02.2001 между ООО "Металлдизайн" и НТЦ "АТОМ ЦКБМ" о купле-продаже неисключительной лицензии на использование документации на мебель металлическую (т. 11, л.д. 65-67), а также чертежам, датированным 1997-1998 гг., накладным, сертификатам соответствия и протоколам испытаний, являющимся приложениями к материалам дела.

Из заключения экспертизы от 10.05.2007 N 357/20, проведенной ООО "Центр судебной экспертизы" на основании определения суда, на которое ссылался суд первой инстанции, следует, что предметом исследования являлись накладные на передачу готовой продукции, представленные ответчиком. Из заключения эксперта следует, что частью готовой продукции, выпускаемой ООО "Металлдизайн" в период с даты начала ее производства и реализации до даты приоритета промышленных образцов истца являлась спорная мебель; всего за период с 25.01.2001 (даты регистрации ответчика в качестве юридического лица) по 28.03.2003 (самая поздняя из дат установления приоритета промышленных образцов истца) произведено 238 штук готовой продукции на сумму 4 554 826 руб. Однако суды не дали оценку приведенным в заключении эксперта сведениям. Суды не воспользовались своим правом, предусмотренным пунктом 3 статьи 86 АПК РФ, не вызвали эксперта в судебное заседание для дачи необходимых пояснений и ответов на дополнительные вопросы.

Поскольку суды не исследовали обстоятельства, связанные с наличием ли отсутствием у ответчика права преждепользования, не дали оценку доводам ответчика и имеющимся в деле доказательствам, решение и постановление подлежат отмене, а дело - передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо исследовать все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, с учетом доводов как истца, так и ответчика, после чего дать правовую оценку установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

При новом рассмотрении дела суду также следует решить вопрос о распределении между лицами участвующими в деле судебных расходов по кассационной жалобе.

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа

постановил:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.09.2007 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.11.2008 по делу N А56-10043/2005 отменить.

Дело передать на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Председательствующий

Т.И. Сапоткина

Судьи

Г.М. Рудницкий

И.В. Сергеева