Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 16 апреля 2007 г. N Ф09-2577/07-С6 Дело об обязании ответчика прекратить незаконное использование товарного знака, зарегистрированного за истцом, передано на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, поскольку вывод суда о том, что использование ответчиками спорного обозначения не нарушает прав истца, так как зарегистрированный товарный знак в гражданском обороте истцом не использовался, противоречит нормам, установленным законодательством о товарных знаках (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа
от 16 апреля 2007 г. N Ф09-2577/07-С6

ГАРАНТ:

См. также Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 3 ноября 2007 г. N 5855/07

См. также Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 9 августа 2007 г. N Ф09-2577/07-С6

Определением Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 мая 2007 г. N 5855/07 отказано в передаче настоящего постановления в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора

Федеральный арбитражный суд Уральского округа в составе: председательствующего, судей,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью предприятие "Гиперон" (далее - общество предприятие "Гиперон") на постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.01.2007 по делу N А60-39610/05 Арбитражного суда Свердловской области.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом.

В судебном заседании приняли участие представители:

общества предприятие "Гиперон" - Ребряков Е.М., директор (протокол от 15.01.2004 N 4); Вересова С.В. (доверенность от 04.08.2005 N 7); Речкин Р.В. (доверенность от 04.08.2005 N 7);

общества с ограниченной ответственностью "Магнон" (далее - общество "Магнон") - Матвеев В.А. (доверенность от 18.12.2006), Матвеев А.В. (доверенность от 01.08.2006).

Представителем общества предприятие "Гиперон" в ходе заседания суда кассационной инстанции заявлено ходатайство об отказе от иска в отношении второго ответчика - общества с ограниченной ответственностью предприятие "Магнон" (далее - общество предприятие "Магнон").

Кроме того, обществом предприятие "Гиперон" заявлено ходатайство о фальсификации доказательств. Указанное ходатайство судом кассационной инстанции отклонено, поскольку исследование и оценка доказательств в силу ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не входят в полномочия суда кассационной инстанции.

Общество предприятие "Гиперон" обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к обществу "Магнон" об обязании ответчика прекратить незаконное использование товарного знака со словесным элементом "ДЭС", зарегистрированного за истцом в соответствии со свидетельством от 18.03.2005 N 284534 в отношении товаров (услуг) 10 класса Международной классификации товаров и услуг, а также прекратить использование обозначений, сходных с ним до степени смешения, и взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав истца на указанный товарный знак в размере 1000000 руб., а также расходов на оплату услуг представителя в размере 30000 руб.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 13.09.2006 к участию в деле в качестве второго ответчика по ходатайству ответчика - общества "Магнон" - привлечено общество предприятие "Магнон".

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 05.10.2006 (резолютивная часть от 28.09.2006) иск удовлетворен частично. С общества "Магнон" в пользу общества предприятие "Гиперон" взыскано 100000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака, 30000 руб. в возмещение судебных издержек на оплату услуг представителя, 15000 руб. в возмещение судебных издержек, связанных с проведением экспертизы. В удовлетворении остальной части иска отказано. Производство по делу в отношении общества предприятие "Магнон" прекращено в связи отказом истца от иска в отношении указанного ответчика.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.01.2007 решение отменено. В удовлетворении иска отказано.

В жалобе, поданной в Федеральный арбитражный суд Уральского округа, общество предприятие "Гиперон" просит указанное постановление отменить, решение суда первой инстанции оставить в силе, ссылаясь на нарушение судом апелляционной инстанции п. 2 ч. 4 ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом заявитель жалобы указывает на то, что второй ответчик - общество предприятие "Магнон" - был надлежащим образом извещен судом о времени и месте судебного заседания. Кроме того, по мнению заявителя жалобы, дело было рассмотрено с участием всех лиц, поскольку истцом был заявлен отказ от иска в отношении второго ответчика, принятый судом первой инстанции в установленном порядке, и производство по делу в отношении общества предприятие "Магнон" прекращено. Также общество предприятие "Гиперон" указывает на то, что привлечение второго ответчика было произведено судом первой инстанции с нарушением ч. 2 ст. 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации без учета возражений истца. Помимо этого, заявитель ссылается на несоответствие выводов суда апелляционной инстанции фактическим обстоятельствам дела, на нарушение судом ч. 1 ст. 83 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, полагая при этом, что вывод суда апелляционной инстанции о необходимости филологического образования у эксперта необоснован, а также указывает на нарушение судом п. 2 ст. 3, ст. 4 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", а также на нарушение ч. 2 ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Законность обжалуемого судебного акта проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном ст. 274, 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судом и подтверждено материалами дела, общество предприятие "Гиперон" является обладателем прав на товарный знак в виде словесного обозначения "ДЭС", зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.03.2005 (свидетельство N 284534) и имеющего приоритет с 23.03.2004 в отношении товаров (услуг) 10 класса Международной классификации товаров и услуг.

Общество предприятие "Гиперон", полагая, что общество "Магнон" без согласия истца использует в гражданском обороте обозначение "Магнон ДЭС", которое является сходным до степени смешения с зарегистрированным истцом товарным знаком "ДЭС", обратилось в арбитражный суд с иском о защите исключительных прав на товарный знак.

В обоснование исковых требований общество предприятие "Гиперон" указало на то, что использование товарного знака осуществляется ответчиком в отношении однородных товаров путем размещения сходного с ним до степени смешения обозначения "Магнон ДЭС" на медицинской аппаратуре, которая производится и продается ответчиком, а также предлагается к продаже в сети Интернет на сайтах www.fizter.ru, www.magnon.narod.ru.

Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены частично.

Судом апелляционной инстанции указанное решение отменено в соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Отменяя решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции обоснованно исходил из того, что дело рассмотрено в отсутствие представителей общества предприятие "Магнон", не извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства.

Как установлено судом апелляционной инстанции, определением суда первой инстанции от 13.09.2006 к участию в деле в качестве второго ответчика привлечено общество предприятие "Магнон", рассмотрение дела отложено на 28.09.2006. В ходе судебного заседания 28.09.2006 истцом в отношении второго ответчика заявлен отказ от исковых требований, который был принят судом на основании ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, производство по делу в отношении общества предприятие "Магнон" прекращено. При этом по существу дело было рассмотрено судом первой инстанции в том же судебном заседании. Между тем доказательства надлежащего извещения общества предприятие "Магнон" о времени и месте судебного заседания в материалах дела отсутствуют, что в силу п. 2 ч. 4 ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является безусловным основанием для отмены судебного акта.

Поэтому приведенный в обоснование утверждения об отсутствии безусловного основания для отмены решения довод общества предприятие "Гиперон" о нарушении судом первой инстанции ч. 2 ст. 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку второй ответчик был привлечен при наличии возражений истца, судом кассационной инстанции отклоняется. Данное обстоятельство не влияет на обязанность суда уведомить лиц, привлеченных им к участию в деле, о времени и месте судебного заседания.

Суд апелляционной инстанции, руководствуясь ч. 5 ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотрел дело по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции.

Отказывая в удовлетворении исковых требований общества предприятие "Гиперон", суд апелляционной инстанции исходил из того, что истцом не представлено доказательств, свидетельствующих, что ответчиками незаконно используется товарный знак истца или сходное с ним до степени смешения обозначение на товарах, этикетках, упаковках товаров, в предложениях к продаже контрафактных товаров, в использовании в доменном имени или при других способах адресации в сети Интернет.

Представленные истцом в качестве такого доказательства распечатки с сайта www.fizter.ru судом апелляционной инстанции не приняты во внимание. При этом суд исходил из того, что данный сайт на момент осмотра содержал рекламные статьи медицинского оборудования (аппаратов динамической электроцеребральной терапии, динамической электросонной терапии "Магнон-ДЭС", "Магнон-ДЭС-1"), производство которого согласно выписке из справочника "Медицинская промышленность в России и странах СНГ" (выпуск 6) осуществлялось обществом предприятие "Магнон" в 1999 г., то есть задолго до регистрации истца в качестве юридического лица и до приоритета зарегистрированного истцом товарного знака.

Учитывая, что использование обозначения "ДЭС" в названии медицинского оборудования началось обществом предприятие "Магнон" и было известно в гражданском обороте задолго до даты приоритета товарного знака истца, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что данная продукция не может быть признана контрафактной, а такое использование не может быть признано нарушением исключительных прав истца на товарный знак.

Также судом апелляционной инстанции не принято в качестве доказательства, подтверждающего сходство до степени смешения используемого ответчиками обозначения "Магнон ДЭС" в наименовании товаров с товарным знаком истца, в связи с тем, что эксперт - старший научный сотрудник отдела теории и практики охраны интеллектуальной собственности Федерального института промышленной собственности, проводивший экспертизу и исследовавший в ходе ее проведения звуковое (фонетическое), графическое (визуальное) и смысловое сходство словесных обозначений, не имеет специального филологического образования.

Однако указанные выводы суда апелляционной инстанции не могут быть признаны законными и обоснованными в связи со следующим.

В соответствии с ч. 3 ст. 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимаемые арбитражным судом решения, постановления, определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

Согласно ч. 1 ст. 168 названного Кодекса при принятии решения арбитражный суд оценивает доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений; определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу; устанавливает права и обязанности лиц, участвующих в деле; решает, подлежит ли иск удовлетворению.

В мотивировочной части судебного акта должны быть указаны доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле, а также должны содержаться обоснования принятых судом решений (ч. 4 ст. 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Между тем в нарушение приведенных норм права суд апелляционной инстанции не привел обоснования, в том числе правового, своих выводов об отсутствии оснований для защиты исключительного права правообладателя на зарегистрированный товарный знак ввиду использования обозначения "ДЭС" другим лицом до даты приоритета товарного знака.

Судом также не обоснована, в том числе нормативно, необходимость наличия филологического образования у специалиста, проводившего судебную экспертизу, в целях установления сходства до степени смешения размещаемого ответчиком обозначения "Магнон ДЭС" в наименовании товаров с зарегистрированным истцом товарным знаком "ДЭС".

Вывод суда апелляционной инстанции о том, что использование ответчиками обозначения "Магнон ДЭС" не нарушает прав истца, так как зарегистрированный товарный знак в гражданском обороте истцом не использовался, противоречит нормам, установленным законодательством о товарных знаках.

В силу п. 1 ст. 4 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" правообладатель обладает исключительным правом на товарный знак, то есть вправе использовать товарный знак, а также запрещать использование товарного знака другими лицами. Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя.

Охрана товарного знака предоставляется на основании его государственной регистрации (ст. 2 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров").

Пунктом 2 ст. 4 названного Закона определены действия, которые могут быть квалифицированы как нарушающие исключительное право на товарный знак, при этом установлено, что нарушением исключительного права правообладателя является незаконное использование товарного знака.

Учитывая, что законом предусмотрена возможность неограниченного использования владельцем товарного знака, исключая из числа пользователей всех других лиц, то есть право на товарный знак является абсолютным, любое использование товарного знака другими лицами без согласия владельца независимо от использования им самим зарегистрированного товарного знака является нарушением его прав.

Кроме того, не принимая отказ общества предприятие "Гиперон" от иска в отношении второго ответчика - общества предприятие "Магнон", суд апелляционной инстанции не указал, в чем именно выражается нарушение прав другого ответчика - общества "Магнон". При этом судом апелляционной инстанции не дана оценка следующему обстоятельству.

В силу ч. 2 ст. 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при невозможности рассмотрения дела без участия другого ответчика арбитражный суд первой инстанции по ходатайству сторон или с согласия истца привлекает к участию в деле другого ответчика.

Однако согласие истца на привлечение общества предприятие "Магнон" к участию в деле в качестве второго ответчика судом первой инстанции получено не было, более того, истец возражал против привлечения указанного юридического лица в качестве второго ответчика и каких-либо материально-правовых требований к нему не предъявлял.

Таким образом, принимая во внимание, что постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда принято с нарушениями норм материального и процессуального права, указанный судебный акт подлежит отмене, дело - передаче на новое рассмотрение в тот же суд.

Поскольку обжалуемый судебный акт подлежит отмене, в том числе в связи с отсутствием надлежащего обоснования отклонения судом апелляционной инстанции заявления истца об отказе от иска, ходатайство общества предприятие "Гиперон" об отказе от иска в отношении общества предприятие "Магнон", заявленное в ходе заседания суда кассационной инстанции, отклоняется.

При новом рассмотрении дела суду необходимо дать нормативное обоснование своих выводов, определить процессуальное положение общества предприятие "Магнон" и рассмотреть дело в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Руководствуясь ст. 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.01.2007 по делу N А60-39610/05 Арбитражного суда Свердловской области отменить.

Дело передать на новое рассмотрение в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд.