Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 16 ноября 2009 г. N Ф09-3543/09-С6 Суд отказал в обязании ответчика прекратить использование коммерческого обозначения, сходного до степени смешения с коммерческим обозначением истца, поскольку использование спорного товарного знака осуществляется ответчиком с согласия и под непосредственным контролем компании, являющейся правообладателем товарных знаков, кроме того, право на товарные знаки ответчика возникло ранее, чем право истца на коммерческое обозначение (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа
от 16 ноября 2009 г. N Ф09-3543/09-С6

Дело N А60-1448/2008

Федеральный арбитражный суд Уральского округа в составе: председательствующего Столярова А.А., судей Купреенкова В.А., Малиновой Э.М.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Пятачок" (далее - общество "Пятачок") на решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.09.2008 по делу N А60-1448/2008-С7 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционной инстанции от 19.03.2009 по тому же делу.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Федерального арбитражного суда Уральского округа.

В судебном заседании приняли участие представители общества "Пятачок" - Коновалова З.В. (доверенность от 05.09.2009); общества с ограниченной ответственностью "Урал-Ритэйл" (далее - общество "Урал-Ритэйл") - Дедков Е.А. (доверенность от 06.03.2009).

Общество "Пятачок" обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к обществу "Урал-Ритэйл" о прекращении использования в качестве коммерческого обозначения цифры пять в эллипсе и слова "Пятерочка", сходных до степени смешения с коммерческим обозначением общества "Пятачок".

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Агроторг", общество с ограниченной ответственностью "Эконом-торг", Компания "Юнайтед нэшнл файненшл корпорейшн", Компания "Спик глобал лимитед".

Решением суда от 15.09.2009 (судья Анисимов Л.А.) в удовлетворении требований отказано.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.03.2009 (судьи Романова В.А., Снегура А.А., Масальская Н.Г.) решение суда оставлено без изменения.

В кассационной жалобе общество "Пятачок" просит решение суда отменить, требования удовлетворить, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и неполное установление обстоятельств по делу. По мнению заявителя, суд, делая вывод об отсутствии в Гражданского кодекса Российской Федерации до 01.01.2008 норм, регулирующих и защищающих исключительные права на коммерческое обозначение, не принял во внимание ст. 2, 6, 7 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также положения Конвенции об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности от 1967 года. Как полагает заявитель, в соответствии с указанными нормами права коммерческое обозначение подлежало защите до вступления в силу части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Заявитель указывает на отсутствие у общества "Урал-Ритэйл" права на использование товарных знаков "Пятерочка", поскольку данные права ответчику в установленном законом порядке не передавались, письмо Компании "Спик глобал Лимитед" не является доказательством существования у ответчика права на товарные знаки N 188059, 188253. Кроме того, заявитель ссылается на то, что срок действия указанных свидетельств истек 27.11.2008, при этом ответчик не представил доказательств его продления.

В отзыве на кассационную жалобу общество "Урал-Ритэйл" указывает на несостоятельность доводов заявителя, просит судебные акты оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения.

Как следует из материалов дела, общество "Пятачок" зарегистрировано 08.07.2005 и согласно п. 7 ст. 2 своего Устава в качестве средства индивидуализации имеет составное название в виде изображения монеты с цифрой пять в круге с надписью по окружности "Сеть ваших магазинов", а также сочетания слов "Пятачок" качество и экономия", текст выполнен красным и черным шрифтом по белому полю.

Общество "Пятачок", ссылаясь на то, что общество "Урал-Ритэйл" с 30.12.2005 в своей деятельности на территории Свердловской области использует коммерческое обозначение в виде изображения цифры пять в эллипсе и слова "Пятерочка", сходное до степени смешения с коммерческим обозначением истца, обратилось в арбитражный суд за защитой своего исключительного права.

Согласно ст. 138 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право юридического лица на средства индивидуализации признается в случаях и порядке, установленном названным кодексом и другими законами.

В соответствии с п. 1 ст. 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее (п. 2 ст. 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суды исходили из следующего.

Как признается сторонами и подтверждается материалами дела, ответчик с 30.12.2005 использует в своей деятельности товарные знаки N 188253 (с приоритетом использования от 27.11.1998) и N 188059 (с приоритетом использования от 27.11.1998), которые являются схожими до степени смешения с коммерческим обозначением истца.

В качестве правомерности использования указанных товарных знаков ответчик ссылается на письмо Компании "Спик глобал лимитед" от 18.04.2008, в котором указано, что данное использование осуществляется ответчиком с согласия и под непосредственным контролем компании, являющейся правообладателем товарных знаков N 188253, 188059.

При этом судами установлено, что использование товарных знаков N 188059 и 188253 на территории Российской Федерации и Свердловской области осуществлялось до регистрации общества "Пятачок" как юридического лица.

Согласно договору об уступке товарных знаков от 21.01.2002 (зарегистрирован в Роспатенте 22.05.2002) Компания "Юнайтед нэшнл файнэншл корпорейшн" уступила все права на товарные знаки N 188059 и 188253 Компании "Спик глобал лимитед". В свою очередь последняя по лицензионному договору от 17.06.2002 (зарегистрирован в Роспатенте 20.08.2002) предоставила обществу "Агроторг" исключительное право на использование товарных знаков N 188059 и 188253 на территории Российской Федерации кроме г. Москвы и Московской области. Общество "Агроторг" по договору коммерческой концессии от 07.05.2003 N 5 (зарегистрирован в Роспатенте 26.06.2003) предоставило обществу "Эконом-торг" право на использование в торговой деятельности товарных знаков N 188059 и 188253.

Делая вывод об отсутствии нарушений прав истца на коммерческое обозначение, суды верно указали на то, что до введения в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (01.01.2008) такой вид индивидуализации юридического лица как коммерческое обозначение нормами гражданского законодательства не регламентировался и правовая охрана исключительного права на коммерческое обозначение не обеспечивалась, в связи с чем использование истцом указанного им средства индивидуализации как коммерческого обозначения началось с 01.01.2008, т.е. после регистрации и введения в оборот товарных знаков, используемых ответчиком.

При этом судом апелляционной инстанции правомерно отклонен довод истца о том, что до вступления в силу части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации защита коммерческого обозначения осуществлялась в рамках защиты фирменного наименования в связи с их тождественностью.

В силу прямого указания в законе коммерческое обозначение не является фирменным наименованием и служит цели индивидуализации принадлежащих одному юридическому лицу одного или нескольких торговых, промышленных и других предприятий (ст. 1538 Гражданского кодекса Российской Федерации). Исключительное право на коммерческое обозначение, включающее фирменное наименование правообладателя или отдельные его элементы, возникает и действует независимо от исключительного права на фирменное наименование (п. 1 ст. 1541 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При таких обстоятельствах вывод судов о том, что использование обществом "Урал-Ритэйл" товарных знаков N 188059 и 188253 с ведома и согласия их правообладателя - Компании "Спик глобал лимитед", что подтверждается письмом от 18.04.2008, не может нарушить права и законные интересы общества "Пятачок", следует признать верным.

Довод заявителя о том, что в материалах дела отсутствуют доказательства законного использования обществом "Урал-Ритэйл" указанных товарных знаков, отклоняется, поскольку для правильного разрешения данного спора существенным обстоятельством является момент регистрации и введения в хозяйственный оборот средства индивидуализации. В рассматриваемом случае право на товарные знаки возникло ранее, чем право истца на коммерческое обозначение.

Нарушений норм материального и процессуального права, являющихся основанием для отмены судебных актов в соответствии со ст. 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом кассационной инстанции не установлено. Обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения.

Руководствуясь ст. 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.09.2008 по делу N А60-1448/2008-С7 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционной инстанции от 19.03.2009 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Пятачок" - без удовлетворения.