Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 23 ноября 2010 г. N Ф07-11681/2010 по делу N А56-84683/2009 Суд первой инстанции, установив, что ответчик незаконно использовал обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, квалифицировал указанные действия как единое нарушение, независимо от количества упаковок, на которых был размещен указанный товарный знак, в связи с чем уменьшил размер компенсации с учетом принципов разумности и справедливости в пределах, установленных законом

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа
от 23 ноября 2010 г. N Ф07-11681/2010 по делу N А56-84683/2009

Резолютивная часть постановления объявлена 18 ноября 2010 года.

Полный текст постановления изготовлен 23 ноября 2010 года.

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Власовой М.Г., судей Константинова П.Ю., Серовой В.К.,

при участии от закрытого акционерного общества "СтройМастер" Горячева А.В. (доверенность от 22.09.2010 N 172/1), Доос Е.В. (доверенность от 25.12.2009 N 391), Помазова М.А. доверенность от 22.09.2010 N 172/1), от Компании Тiemme Raccorderie S.P.A. Клиндуха Д.В. (доверенность от 11.02.2010), Шнапштиса А.М. (доверенность от 11.02.2010),

рассмотрев 18.11.2010 в открытом судебном заседании кассационную жалобу закрытого акционерного общества "СтройМастер" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.05.2010 (судья Савина Е.В.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.08.2010 (судьи Марченко Л.Н., Ларина Т.С., Масенкова И.В.) по делу N А56-84683/2009,

установил:

Компания Тiemme Raccorderie S.P.A. (Тиэммэ Раккордерие С.П.А., далее - Компания) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к закрытому акционерному обществу "СтройМастер" (далее - ЗАО "СтройМастер") об обязании ответчика прекратить использование в любой форме товарного знака, принадлежащего истцу на основании охранного документа от 07.06.2001, в том числе просила обязать ЗАО "СтройМастер" прекратить использование обозначений тождественных, сходных до степени смешения, либо содержащих отдельные охраняемые элементы товарного знака, принадлежащего Компании, в том числе сочетание латинских букв "ТМ", об обязании ЗАО "СтройМастер" изъять из оборота и уничтожить все имеющиеся у последнего товары, содержащие обозначения тождественные, сходные до степени смешения, либо содержащие отдельные охраняемые элементы товарного знака, принадлежащего Компании, в том числе сочетание латинских букв "ТМ", а также о взыскании с ЗАО "СтройМастер" 5 000 000 руб. компенсации.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11.02.2010 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "М-проект" (далее - ООО "М-проект").

Решением от 20.05.2010 заявленные требования удовлетворены частично.

Постановлением апелляционного суда от 10.08.2010 решение от 20.05.2010 изменено в части взыскания с ЗАО "СтройМастер" 500 000 руб. компенсации. С ответчика в пользу истца взыскана компенсация в сумме 2 500 000 руб. В остальной части решение от 20.05.2010 оставлено без изменения.

В кассационной жалобе ЗАО "СтройМастер", ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права, а также на несоответствие их выводов фактическим обстоятельствам дела, просит решение от 20.05.2010 и постановление апелляционного суда от 10.08.2010 отменить и принять новый судебный акт об отказе в иске.

В отзыве на кассационную жалобу Компания просит обжалуемый судебный акт оставить без изменения.

В судебном заседании представители ЗАО "СтройМастер" поддержали доводы кассационной жалобы, а представители Компании, ссылаясь на их несостоятельность, возражали против удовлетворения жалобы.

ООО "М-проект", надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного разбирательства, своего представителя в заседание кассационной инстанции не направило, что в соответствии со статьей 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалобы в его отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена в кассационном порядке.

Как следует из материалов дела, согласно выписке из Международного реестра торговых марок Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности от 07.06.2001 Компании принадлежит комбинированный товарный знак в отношении товаров (услуг), входящих в 6 класс Международной классификации товаров и услуг, - металлические соединительные элементы и клапаны; 7 класс - коллекторы и 11 класс - шаровые клапаны для распределения жидких и газообразных веществ. Указанный товарный знак включает в себя словесное обозначение: латинские прописные буквы "Т" и "М" и находящийся между ними изобразительный элемент, представляющий собой гидравлическую соединительную муфту.

Ссылаясь на то, что ЗАО "СтройМастер" использует на продаваемых в своих гипермаркетах товарах изображение, сходное до степени смешения с принадлежащим ему товарным знаком, Компания обратилась в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя заявленные требования частично, суд первой инстанции пришел к выводу о нарушении прав истца на товарный знак, однако посчитал, что с учетом характера допущенного нарушения, степени вины нарушителя, отсутствия ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятных убытков правообладателя, а также принципов разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения, компенсация подлежит взысканию в размере 500 000 руб.

Изменяя решение от 20.05.2010, апелляционный суд указал на то, что размер взысканной компенсации не возмещает истцу последствия нарушения его прав, в связи с чем посчитал возможным взыскать с ЗАО "СтройМастер" в пользу истца денежную компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 2 500 000 руб.

Кассационная инстанция, изучив материалы дела и проверив правильность применения судами норм материального и процессуального права, полагает, что постановление апелляционного суда от 10.08.2010 в части изменения решения от 20.05.2010 подлежит отмене в связи со следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно пункту 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В силу пункта 2 названной статьи правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

Как установлено судами и подтверждается материалами дела, истцу принадлежит комбинированный товарный знак, включающий в себя словесное обозначение: латинские прописные буквы "Т" и "М" и находящийся между ними изобразительный элемент, представляющий собой гидравлическую соединительную муфту.

Обозначение, размещенное на товарах, продаваемых ответчиком, также является комбинированным. Его словесная часть состоит из прописных букв "Т" и "М", находящихся в различных геометрических фигурах, а изобразительная часть на некоторых изделиях расположена между буквами и представляет собой две перпендикулярные линии, образующие гидравлическую соединительную муфту. По композиционному расположению товарный знак истца и обозначение на образцах, приобретенных в гипермаркетах ответчика, идентичны.

Кроме того, суды установили, что на части изделий, продаваемых ответчиком, изобразительная часть отсутствует, однако имеется обозначение, содержащее словесный элемент товарного знака Компании - буквы "ТМ".

На некоторых упаковках указано, что товары произведены Компанией.

С учетом изложенного суды обеих инстанций пришли к правильному выводу о том, что часть продукции вводимой в хозяйственный оборот ответчиком, содержит обозначение, тождественное товарному знаку истца, а другая часть - обозначение, сходное с товарным знаком истца до степени смешения, третья часть продукции содержит отдельный охраняемый элемент товарного знака истца.

Товарный знак Компании зарегистрирован в отношении металлических соединительных элементов и клапанов, коллекторов и шаровых клапанов для распределения жидких и газообразных веществ. Именно такие товары продает ответчик. Таким образом, указанные товары однородны, а у потребителя возникает однозначное представление о производстве этих товаров истцом.

Спорные обозначения являются комбинированными, поэтому при оценке степени их смешения значение имеет целостное восприятие товарного знака истца и обозначений, размещенных на продаваемых ответчиком изделиях. Целостное восприятие этих обозначений позволяет сделать вывод о том, что они тождественны и сходны до степени смешения. Изложенное означает возможность смешения у потребителей товарного знака истца и обозначений, размещенных на изделиях, продаваемых ответчиком. Указание на упаковке изделий на их производство Компанией также может ввести потребителей в заблуждение.

Сравнительный анализ товарного знака, принадлежащего истцу, и обозначения, используемого на продаваемых ответчиком изделиях, позволяет сделать вывод о нарушении права истца на товарный знак и, следовательно, о наличии оснований для взыскания компенсации.

При таком положении требования Компании об обязании ответчика прекратить использование в любой форме товарного знака, принадлежащего истцу, обязании прекратить использование обозначений тождественных, сходных до степени смешения, либо содержащих отдельные охраняемые элементы товарного знака, принадлежащего Компании, а также об обязании ЗАО "СтройМастер" изъять из оборота и уничтожить все имеющиеся у него товары, содержащие обозначения тождественные, сходные до степени смешения, либо содержащие отдельные охраняемые элементы товарного знака, принадлежащего Компании, удовлетворены правомерно.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Согласно пункту 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Поскольку факт нарушения права истца на товарный знак доказан, он имеет право на компенсацию.

В пункте 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 руб., суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего установленного предела. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Изменяя решение от 20.05.2010 в части увеличения размера компенсации, апелляционный суд не обосновал необходимости взыскания компенсации в большем размере, чем взыскано судом первой инстанции. При определении размера компенсации суд первой инстанции исходил из характера допущенного нарушения, степени вины нарушителя, отсутствия ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятных убытков правообладателя, а также руководствовался принципами разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Из материалов дела усматривается, что товары, содержащие спорное обозначение, составляют незначительную часть в общем объеме продаж ответчика. Данные товары были поставлены ответчику ООО "М-Проект", а не произведены ответчиком, что уменьшает степень вины последнего. Согласно представленным в материалы дела товарно-транспортным накладным эти товары покупались ответчиком не как товары, произведенные Компанией. Данные обстоятельства не были учтены апелляционным судом.

В нарушение положений статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении апелляционного суда от 10.08.2010 не указаны мотивы, по которым суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции о размере компенсации. Вывод апелляционного суда о том, что размер взысканной компенсации не возмещает истцу последствия нарушения его прав, в связи с чем он подлежит увеличению до 2 500 000 руб., не обоснован и не мотивирован.

Вместе с тем суд первой инстанции, установив, что ответчик незаконно использовал обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, квалифицировал указанные действия как единое нарушение, независимо от количества упаковок, на которых был размещен указанный товарный знак, в связи с чем уменьшил размер компенсации с учетом принципов разумности и справедливости в пределах, установленных законом.

Снижение судом первой инстанции размера компенсации до 500 000 руб. не противоречит положениям статей 1252 и 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и соответствует принципам разумности и справедливости.

С учетом изложенного постановление апелляционного суда от 10.08.2010 подлежит отмене, а решение от 20.05.2010 - оставлению в силе.

Руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа

постановил:

постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.08.2010 по делу N А56-84683/2009 отменить.

Оставить в силе решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.05.2010 по делу N А56-84683/2009.

Председательствующий

М.Г. Власова

Судьи

П.Ю. Константинов

В.К. Серова