Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 26 апреля 2011 г. N Ф04-1813/11 по делу N А45-15118/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 21 апреля 2011 года.

Полный текст постановления изготовлен 26 апреля 2011 года.

Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа в составе:

председательствующего Т.И. Отческой

судей В.И. Ильина, О.Ю. Черноусовой,

при ведении протокола помощником судьи О.В. Альгиной, рассмотрел в судебном заседании с использованием систем видеоконференц-связи кассационную жалобу Новосибирской таможни на решение от 03.11.2010 Арбитражного суда Новосибирской области (судья А.В. Хорошилов) и постановление от 11.01.2011 Седьмого арбитражного апелляционного суда (судьи Т.В. Павлюк, Л.И. Жданова, С.Н. Хайкина) по делу N А45-15118/2010 по заявлению Новосибирской таможни (ИНН 5406017276, ОГРН 1025400531584) к индивидуальному предпринимателю Яткину Евгению Анатольевичу (ИНН 540707065756) о привлечении к административной ответственности.

Другие лица, участвующие в деле: общество с ограниченной ответственностью "АНИС".

В заседании приняли участие представители Новосибирской таможни - Н.С. Макова по доверенности от 12.01.2011 N 06-71/29, удостоверение; И.А. Паздникова по доверенности от 11.01.2011 N 06-71/17, удостоверение;

представитель индивидуального предпринимателя Яткина Е. А. - И.В. Богатырева по доверенности от 30.07.2010.

Суд установил:

Новосибирская таможня (далее - Новосибирская таможня, таможенный орган) обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о привлечении индивидуального предпринимателя Яткина Евгения Анатольевича (далее - ИП Яткин Е.А., Предприниматель) к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "АНИС" (далее - ООО "АНИС").

Решением от 03.11.2010 Арбитражного суда Новосибирской области, оставленным без изменения постановлением от 11.01.2011 Седьмого арбитражного апелляционного суда, в удовлетворении заявленных требований Новосибирской таможни отказано.

В кассационной жалобе Новосибирская таможня, считая, что выводы судов не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, а также указывая на неправильное применение норм материального и процессуального права, просит принятые по делу судебные акты отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.

По мнению таможенного органа, судами неправомерно не принято в качестве доказательства наличия в действиях ИП Яткина Е.А состава вменяемого правонарушения заключение эксперта закрытого акционерного общества "Агентства защиты интеллектуальных прав "ИНКО" от 21.05.2010 N 2105/10; для выяснения фактических обстоятельств не рассмотрен вопрос о вызове в судебное заседание эксперта, не решен вопрос о назначении дополнительной и повторной экспертизы.

Заявитель кассационной жалобы считает заключение эксперта надлежащим и допустимым доказательством по делу, подтверждающим контрафактность ввезенного Предпринимателем товара.

В отзыве на кассационную жалобу ИП Яткин Е.А, не согласившись с доводами кассационной жалобы, просит состоявшиеся по делу судебные акты оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения, поскольку суды оценили заключение эксперта на основании всестороннего, полного, объективного и непосредственного исследования всех обстоятельств по делу и представленных доказательств и пришли к обоснованному выводу о недоказанности вины Предпринимателя во вменяемом ему административном правонарушении.

Отзыв на кассационную жалобу от ООО "АНИС" в суд не представлен.

Суд кассационной инстанции, заслушав представителей таможенного органа и индивидуального предпринимателя, поддержавших доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве, проверив в соответствии со статьями 274, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами при принятии обжалуемых судебных актов норм материального и процессуального права, пришел к выводу об отмене обжалуемых судебных актов и направлении дела на новое рассмотрение, исходя из следующего.

Из материалов дела следует, что 22.01.2010 ИП Яткиным Е.А. на Новосибирский восточный таможенный пост Новосибирской таможни была подана грузовая таможенная декларация (далее - ГТД) N 10609040/220110/0000179 на товары - игрушки в ассортименте, ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации из Китая, в ходе исполнения внешнеторгового контракта от 01.11.2009 N EY/2009, и размещенные на складе временного хранения общества с ограниченной ответственностью "Байт-Транзит-Экспедиция" по документам отчета формы ДО-1 N А45-15118/201010609030/130110/1000029 от 13.01.2010 и ДО-1 N 10609040/110110/1000013 от 11.01.2010.

В ходе таможенного досмотра, проведенного 29.01.2010, было установлено, что часть товара имеет надпись "JOY TOY", в частности, кукла интерактивная, артикул EW1112C - 192 штук, артикул EW1119C - 72 штуки, артикул EW1316C - 480 штук, артикул EW1317C - 360 штук, артикул EW1320C - 360 штук, артикул EW1321C - 480 штук, артикул EW1334C - 168 штук, артикул EW1338C - 288 штук, артикул 5107 - 72 штуки, артикул 5109 - 72 штуки, артикул 5111 - 72 штуки, артикул 5113 - 60 штук, артикул 5115 - 60 штук, артикул 5116 - 60 штук, артикул 5175 - 168 штук, артикул 5176 - 60 штук, артикул 5177 - 60 штук; мини-конструктор в коробке, артикул 2014 - 30 штук, артикул 2049 - 240 штук, артикул 2050 - 288 штук, артикул 2051 - 108 штук, артикул 2056 - 288 штук, артикул 2057 - 100 штук, артикул 2058 - 144 штуки, артикул 2059 - 60 штук, артикул 2060 - 144 штуки, артикул 2093 - 144 штуки, артикул 2094 - 336 штук, артикул 2096 - 100 штук, артикул 2097 - 192 штуки; азбука в коробке, артикул 7008 - 120 штук, артикул 7010 - 120 штук; автомобиль инерционный в коробке, артикул 9123-D - 60 штук, артикул 9123-E - 60 штук, артикул 9124-А - 60 штук, артикул 9124-В - 60 штук, артикул 9124-С - 60 штук, артикул 9121-В - 168 штук.

В соответствии с реестром объектов интеллектуальной собственности товарный знак "Toy&Joy", зарегистрирован в таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности за правообладателем ООО "АНИС" в отношении товаров 28 класса Международной классификации товаров и услуг, в число которых входят игрушки (свидетельство от 20.06.2006 N 308911).

03.03.2010 в Новосибирскую таможню от ООО "АНИС" поступило письмо, в котором указано, что ИП Яткину Е.А. не передавалось исключительное право на использование товарного знака, не разрешалось использование товарного знака другим способом, не давалось согласия на введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, маркированного товарным знаком, принадлежащим правообладателю.

Постановлением от 17.05.2010 Новосибирская таможня назначила экспертизу, связанную с исследованием объектов интеллектуальной собственности, проведение которой было поручено эксперту закрытого акционерного общества "Агентство защиты интеллектуальных прав "ИНКО" Шехтман Е.Л.

Согласно заключению эксперта от 21.05.2010 N 2105/10 - обозначения "JOY TOY", используемые на товарах и упаковке товаров, фотоизображения которых представлены на экспертизу, являются сходными до степени смешения с обозначением, зарегистрированным в качестве товарного знака N 308911"; товар и его упаковка, фотоизображения которых представлены на экспертизу, обладают признаками контрафактности; использование обозначений без разрешения правообладателя.

Определением от 27.05.2010 в отношении Предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении.

27.07.2010 составлен протокол об административном правонарушении, о наличии в действиях ИП Яткина Е.А. признаков административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании части 3 статьи 23.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Новосибирская таможня обратилась в арбитражный суд с заявлением о привлечении Предпринимателя к административной ответственности.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, судебные инстанции, исследовав в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные сторонами в материалы дела доказательства и исходя из самостоятельной оценки вопроса о сходстве до степени смешения обозначений товарного знака, размещенного на упаковке и товаре, пришли к выводу о недоказанности Новосибирской таможней вины предпринимателя во вменяемом ему административном правонарушении.

При этом суды исходили из того, что заключение эксперта закрытого акционерного общества "Агентство защиты интеллектуальных прав "ИНКО" от 21.05.2010 N 2105/10 не подтверждает контрафактность товара, поскольку данное заключение сделано исходя из содержания письма (заявления) третьего лица и фотографий упаковки товара; оценка сходства обозначений производилась на основе общего впечатления, формируемого с учетом неохраняемых элементов (исследовательская часть заключения); определено лишь звуковое сходство элемента "Joy"; графические элементы, согласно заключению сходства до степени смешения не имеют; смыслового сходства не усмотрено; имеющееся сходство в указании одинаковых словесных элементов не способно повлиять на общее восприятие товара в целом и, соответственно, ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, так как отличается по цвету, изображению и написанию слов в товаре и в товарном знаке.

Суд кассационной инстанции, отменяя принятые по делу судебные акты, исходит из следующего.

В соответствии со статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от 10 000 до 20 000 рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара.

В соответствии со статьей 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации под товарным знаком понимается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (статья 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу статей 1229, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым, не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (товарного знака). Отсутствие запрета не считается согласием.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Право использования товарного знака может быть передано на основании лицензионного договора (статья 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пунктов 1, 2 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

Как следует из материалов дела, товарный знак "TOY and JOY" зарегистрирован Роспатентом (свидетельство N 308911) за правообладателем в отношении товара 28 класса Международной классификации товаров и услуг, в число которых входят игрушки. Правообладателем указанного знака является ООО "АНИС".

ООО "АНИС" не имеет деловых отношений с производителем - компанией SHENZHEN HEYITIAN TRADE CO., LTD (Китай), не размещало заказы на их фабриках и не выдавало им лицензию на производство товара под товарным знаком "TOY and JOY".

Из раздела 14 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила) следует, что решение о регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации принимается по результатам экспертизы.

Согласно пункту 14.4.2 названных Правил, обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения.

В соответствии с разъяснениями, которые содержит пункт 13 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания. Кроме того, экспертиза подлежит назначению и в тех случаях, когда с учетом обстоятельств конкретного дела и выявленных противоречий недостаточно заявлений правообладателя и других доказательств по делу об административном правонарушении и признания товара контрафактным.

Статьей 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при возникновении вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств дела может быть назначена дополнительная экспертиза, проведение которой поручается тому же или другому эксперту. В случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

Не приняв в качестве доказательства, подтверждающего незаконность использования товарного знака "TOY and JOY", заключение эксперта от 21.05.2010 N 2105/10 и указав на то, что это заключение не подтверждает вывод о контрафактности товара, суды, в нарушение статей 71, 82, 86, 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не рассмотрели вопрос о вызове экспертов в судебное заседание, о назначении дополнительной или повторной экспертизы для выяснения фактических обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора.

Судами не учтено, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений, применяемых на товарах Предпринимателя, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Арбитражный суд кассационной инстанции находит допущенные судами нарушения норм процессуального права существенными, влекущих неполноту исследования обстоятельств дела.

В связи с чем, арбитражный суд кассационной инстанции считает необходимым принятые по делу судебные акты отменить, дело - направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.

При новом рассмотрении дела арбитражному суду следует устранить отмеченные нарушения, установить, использовался ли Предпринимателем чужой товарный знак или сходный с ним до степени смешения, и, в зависимости от установленных обстоятельств, разрешить спорные правоотношения.

Учитывая изложенное, руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 287, частью 1 статьи 288, статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа постановил:

решение от 03.11.2010 Арбитражного суда Новосибирской области и постановление от 11.01.2011 Седьмого арбитражного апелляционного суда по делу N А45-15118/2010 отменить.

Направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Т.И. Отческая

Судьи

В.И. Ильин

О.Ю. Черноусова