Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 12 августа 2011 г. N Ф09-5031/11 по делу N А60-43209/2010

12 августа 2011 г.

N Ф09-5031/11 Дело N А60-43209/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 09 августа 2011 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 12 августа 2011 г.

Федеральный арбитражный суд Уральского округа в составе:

председательствующего Смирнова А. Ю.,

судей Купреенкова В. А., Мындря Д. И.

рассмотрел в судебном заседании жалобу индивидуального предпринимателя Григоровича Сергея Константиновича на решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.02.2011 по делу N А60-43209/2010 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.05.2011 по тому же делу.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Федерального арбитражного суда Уральского округа.

В судебном заседании приняли участие представители:

предпринимателя Григоровича С.К. - Речкин Р.В. (доверенность от 23.09.2010);

общества с ограниченной ответственностью "Кибертайм систем Екатеринбург" (далее - общество "Кибертайм систем Екатеринбург") - Гаврилова М.С., Коростелева К.В. (доверенность от 15.12.2010 N 315-с).

Предприниматель Григорович С.К. обратился в Арбитражный суд Свердловской области к обществу "Кибертайм систем Екатеринбург" с иском о защите исключительных прав на товарный знак и о взыскании 1 000 000 руб. компенсации, об обязании ответчика передать истцу права администратора (переделегировать) домена www.stalker-online.su, а также о запрете ответчику использовать (администрировать) домен www.stalker-online.su в сети Интернет (с учетом уточнения требований в порядке, предусмотренном ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено закрытое акционерное общество "Региональный сетевой информационный сервер".

Решением суда первой инстанции от 16.02.2011 (судья Шулепова Т.И.) в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.05.2011 (судьи Шварц Н.Г., Назарова В.Ю., Дружинина Л.В.) решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

В кассационной жалобе предприниматель Григорович С.К. просит судебные акты отменить, ссылаясь на нарушение судами положений ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации и несоответствие выводов судов положениям п. 4.2.1.3, 4.2.4.2 Методических рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков, утвержденных приказом Роспатента от 27.03.1997 N 26 (далее - Методические рекомендации) и обстоятельствам дела. Заявитель полагает, что обозначение "stalker", используемое ответчиком и входящее в товарный знак истца, имеет с ним звуковое сходство. Как указывает заявитель, при проведении сравнительного анализа необходимо учитывать сходство именно сильных элементов, а доминирующим в сравниваемых обозначениях является слово "сталкер". Поскольку элемент "online" не относится к охраноспособным, а обозначение "shadow of Chernobyl" воспринимается как второстепенный элемент, указание на версию игры, заявитель считает выводы судов об отсутствии визуального, фонетического и семантического совпадения сравниваемых обозначений неверными. Заявитель не согласен с тем, что суды проводили сравнение по всему обозначению в целом, а не по каждому слову в отдельности. Заявитель ссылается на неверное определение судами аудитории продукции истца и ответчика и указывает на имеющуюся вероятность смешения обозначения товарного знака истца и обозначения ответчика. Как указывает заявитель, суды не приняли во внимание обстоятельства использования товарного знака (длительность, масштабность, формы использования товарного знака правообладателем). По мнению заявителя, в данном случае имеет значение, что при участии истца была выпущена серия игр "S.T.A.L.K.E.R.", имеющая широкую известность и популярность, поэтому именно данное слово является сильным, запоминающимся и ассоциируется с правообладателем.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. В названном приказе Роспатента от 27 марта 1997 года N 26 "О методических рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков" отсутствуют пункты 4.2.1.3, 4.2.4.2

В отзывах на кассационную жалобу общества "Кибертайм систем Екатеринбург" и "РСИЦ", ссылаясь на несостоятельность доводов заявителя, просят судебные акты оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения.

Как установлено судами и подтверждается материалами дела, Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации выдано свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) N 353166 от 19.06.2008 (приоритет от 15.04.2005), согласно которому Григоровичу Сергею Константиновичу принадлежит исключительное право на использование обозначения "S.T.A.L.K.E.R. shadow of Chernobyl", по 09 классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в том числе в отношении видеоигр, программ игровых компьютерных, а также по 41 классу МКТУ в отношении организации досуга, формировании цифрового изображения, обеспечению интерактивной игрой через компьютерную сеть.

Основным видом деятельности истца является реализация на Украине и в России компьютерных игр, в том числе интерактивной компьютерной игры "S.T.A.L.K.E.R. shadow of Chernobyl".

Обществом "Кибертайм систем Екатеринбург" в сети интернет на сайте www.stalker-online.su была размещена версия интерактивной компьютерной игры stalker-online.

Предприниматель Григорович С.К., ссылаясь на то, что общество "Кибертайм систем Екатеринбург" в нарушение ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации без каких-либо правовых оснований и без согласия правообладателя использует обозначение "STALKER" ("Сталкер"), сходное до степени смешения с товарным знаком, исключительные права на который принадлежат Григоровичу С.К., в доменном имени (адресе сайта), в тексте (контенте сайта) в качестве названия интерактивной компьютерной игры в сети Интернет, обратился в суд с соответствующим иском.

Суды, отказывая в удовлетворении требований, исходили из отсутствия сходства до степени смешения товарного знака истца - "S.T.A.L.K.E.R. shadow of Chernobyl" с обозначениями, используемыми обществом "Кибертайм систем Екатеринбург".

Согласно п. 1 ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (п. 1 ст. 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с п. 1 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

На основании подп. 1 п. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе запрещать незаконное использование товарного знака другими лицами. Под незаконным использованием подразумевается незаконное использование без разрешения правообладателя в гражданском обороте на территории России товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в том числе на товарах, на этикетках, на упаковках этих товаров. Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

По смыслу приведенных норм, с учетом того, что исключительные права истца на товарный знак "S.T.A.L.K.E.R. shadow of Chernobyl" ответчиком не оспариваются, в предмет доказывания по настоящему делу входит факт использования ответчиком в доменном имени сайта www.stalker-online.su, в тексте сайта, в качестве названия интерактивной компьютерной игры в сети Интернет обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца.

В соответствии с п. 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, (далее - Правила) обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим - наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, ударение и т.д.); графическим (визуальным - общее зрительное впечатление, вид шрифта, цвет или цветовое сочетание и т.д.); и смысловым (семантическим - подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение и т.д.) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в), названного пункта Правил. Указанные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В силу п. 14.4.2.3 Правил подлежит определению сходство изобразительных и объемных обозначений. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в п. 14.4.2.2, 14.4.2.3 названных Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Пунктом 14.4.3 Правил предусмотрено установление однородности товаров. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

С учетом указанных положений суды исследовали вопрос о наличии в обозначении, используемом ответчиком в доменном имени, в названии интерактивной игры, сходства до степени смешения с товарным знаком истца.

На основании свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) N 353166 судами установлено, что товарный знак, зарегистрированный за истцом, представляет собой заглавные буквы, написанные через точки: S.T.A.L.K.E.R., и словосочетание shadow of Chernobyl, находящееся под заглавными буквами. Буквенный элемент S.T.A.L.K.E.R. выполнен в виде вытянутых размытых букв со штриховкой, а также разделенных точками. Шрифт S.T.A.L.K.E.R. крупнее, чем шрифт других слов, находящихся под ним (shadow of Chernobyl). Словосочетание shadow of Chernobyl выполнено печатными буквами английского алфавита и расположено непосредственно под буквами - S.T.A.L.K.E.R., занимая такую же длину, визуально создавая прямоугольник, что зрительно позволяет оценить и слово, и словосочетание как единый охраняемый элемент товарного знака.

Указав на то, что за истцом зарегистрирован товарный знак "S.T.A.L.K.E.R. shadow of Chernobyl", где обозначение "shadow of Chernobyl" по отношению к "S.T.A.L.K.E.R." не является второстепенным, уточняющим элементом, словосочетание "shadow of Chernobyl" - это устойчивое выражение, суды пришли к выводу о том, что "S.T.A.L.K.E.R." в товарном знаке не имеет доминирующего значения, в связи с чем все элементы товарного знака должны рассматриваться не как отдельные слова, а во взаимосвязи со смысловым содержанием словосочетания и целевым назначением регистрации товарного знака.

Как отмечено судами, обозначение "S.T.A.L.K.E.R.", используемое в товарном знаке истца, обладает особенностью в написании - заглавные буквы латиницы через точки. Такое написание отличает его от английского слова "stalker", в переводе на русский означающее "ловчий", "охотник (преследующий дичь, следующий за нею по пятам)", которое входит в состав доменного имени ответчика и стало известно на территории Российской Федерации широкому кругу лиц благодаря фантастическому фильму "STALKER/СТАЛКЕР", снятому на киностудии "Мосфильм" в СССР в 1979 году по мотивам повести "Пикник на обочине" Аркадия и Бориса Стругацких.

Обществом "Кибертайм систем Екатеринбург" в доменном имени и контенте сайта, в названии компьютерной игры используется обозначение stalker online. Обозначение "stalker online" выполнено стандартным однородным шрифтом в одну линию без применения каких-либо графических включений (без разделительных точек) и элементов дизайна, а смысловое значение данного словосочетания свидетельствует о возможности участия в игре непосредственно в сети Интернет.

Как следует из распечаток страниц интернет-ресурса, произведенных по определению суда от 13.01.2011 об обеспечении доказательств в виде осмотра Интернет-сайтов www.stalker-online.su, http://stalker-online.su, http://forum.stalker-online.co/viewtopic.php?f=13&t=908, и из распечаток, приобщенных к протоколу осмотра доказательств в сети Интернет от 01.11.2010, оформленного нотариусом Екатеринбургского нотариального округа Свердловской области Михайловой О.Г., данное обозначение используется как адрес сайта, где размещена информация о компании ответчика и содержании компьютерной игры. На сайте www.stalker-online.ru не содержится информации относительно предложения товаров к продаже или оказания услуг однородных товарам или услуг истца. Игра представлена в тестовом режиме, то есть в данном случае отсутствует коммерческий характер и сам факт распространения игры.

Сравнив товарный знак истца и обозначение, используемое ответчиком, суды установили, что буквенный состав спорных словосочетаний совпадает менее чем на 50% (подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил), и такое звуковое совпадение не приводит к возможности смешения этих двух наименований компьютерных игр.

Судами также отмечено, что имеющиеся отличия в спорных обозначениях могут быть без затруднения определены визуально и исключают возможность введения в заблуждение потребителей относительно производителя компьютерной игры. Следует согласиться с судами, которые признали, что смешения в сознании потребителей между обозначением, используемым ответчиком, и товарным знаком истца не происходит, поскольку потребителем продукции как истца, так и ответчика является специфическая аудитория, обладающая знанием в области компьютерных технологий и специализированных терминов, используемых в сети Интернет.

С учетом изложенного, в рассматриваемом случае имеются различия между товарным знаком истца и обозначением, используемом ответчиком, по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) критериям, в связи с чем суды пришли к правильному выводу об отсутствии опасности реального смешения в глазах потребителей компьютерной продукции (пользователей сети Интернет) словесного обозначения товарного знака, принадлежащего истцу, с обозначением, используемым ответчиком, и введения в заблуждение относительно правообладателя товарного знака, производителя компьютерной игры и ее содержания.

Поскольку истцом не доказано, что спорные обозначения ассоциируются у потребителей исключительно с игрой истца и их использование ответчиком нарушает его исключительные права (ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), суды правомерно отказали предпринимателю Григоровичу С.К. в удовлетворении требований о защите исключительного права на товарный знак, взыскании компенсации за такое нарушение и о запрете использовать сайт с доменным именем www.stalker-online.su.

Ссылка заявителя на то, что сходство до степени смешения обозначения ответчика, используемого в доменном имени www.stalker-online.su, в названии компьютерной игры, с товарным знаком истца "S.T.A.L.K.E.R. shadow of Chernobyl" обусловлено наличием в сравниваемых обозначениях сильного элемента - слова "stalker", отклоняется, поскольку в рассматриваемом случае при проведении сравнительного анализа необходимо учитывать не только сходство частей, составляющих словесное обозначение, но и их графическое изображение, а также общее семантическое значение словесного выражения, используемого в товарном знаке истца и обозначении ответчика.

Нарушений норм материального и процессуального права, являющихся основанием для отмены судебных актов в соответствии со ст. 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом кассационной инстанции не установлено. Обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения.

Руководствуясь ст. 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ

решение Арбитражного суда Свердловской области от 16.02.2011 по делу N А60-43209/2010 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.05.2011 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Григоровича Сергея Константиновича - без удовлетворения.

Председательствующий

А.Ю.Смирнов

Судьи

В.А.Купреенков Д.И.Мындря