Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 9 октября 2012 г. N Ф06-6592/12 по делу N А57-13303/2010

г. Казань

09 октября 2012 г.

Дело N А57-13303/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 02 октября 2012 года.

Полный текст постановления изготовлен 09 октября 2012 года.

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в составе:

председательствующего судьи Баширова Э.Г.,

судей Мосунова С.В., Гильмановой Э.Г.,

при участии представителей:

истца - Полянского В.В., доверенность от 30.05.2012 (б/н), директора Деровой Т.И., выписка из протокола от 20.10.2008 N 7 Совета учредителей,

ответчика - общества с ограниченной ответственностью "Леккер" - Колпаковой М.В., доверенность от 01.09.2012 N 200, Рагузиной Т.В., доверенность от 10.01.2012 N 3,

в отсутствие:

иных сторон - извещены надлежащим образом,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Леккер", г. Санкт-Петербург

на решение Арбитражного суда Саратовской области от 28.10.2011 (судья Лузина О.И.) и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.05.2012 (председательствующий судья Жаткина С.А., судьи Агибалова Г.И., Грабко О.В.)

по делу N А57-13303/2010

по исковому заявлению Автономной некоммерческой организации Саратовского конструкторского бюро тары и упаковки "Профипак", г. Саратов, (ОГРН 1026403061640), к закрытому акционерному обществу "Бонум", г. Саратов, (ОГРН 1026401826164), обществу с ограниченной ответственностью "Лекарь", г. Саратов, (ОГРН 1026402205708), обществу с ограниченной ответственностью "Леккер", г. Санкт-Петербург, (ОГРН 1027800541812), закрытому акционерному обществу "Саратовский завод медицинской упаковки "Медупак", г. Саратов (ОГРН 1026403061629) о запрещении обществу с ограниченной ответственностью "Леккер", обществу с ограниченной ответственностью "Лекарь" и закрытому акционерному обществу "Бонум" использовать полезную модель по патенту N 27355 без лицензированного договора, в связи с непринятием мер по заключению лицензионного договора обязать общество с ограниченной ответственностью "Леккер", общество с ограниченной ответственностью "Лекарь" и закрытое акционерное общество "Бонум" возместить Автономной некоммерческой организации Саратовского конструкторского бюро тары и упаковки "Профипак" убытки, причиненные нарушением исключительного права на полезную модель по патенту N 27355,

по встречному иску, заявленному Денисовым Владимиром Николаевичем, г. Санкт-Петербург и обществом с ограниченной ответственностью "Леккер", г. Санкт-Петербург, к Автономной некоммерческой организации "Саратовское конструкторское бюро тары и упаковки "Профипак", г. Саратов, закрытому акционерному обществу "Саратовский завод медицинской упаковки "Медупак", г. Саратов, о признании использования Автономной некоммерческой организацией "Саратовское конструкторское бюро тары и упаковки "Профипак" и Закрытым акционерным обществом "Саратовский завод медицинской упаковки "Медупак" патента на полезную модель N 27355 с приоритетом от 27.01.2003 нарушением прав: исключительного права Денисова Владимира Николаевича и неисключительного права общества с ограниченной ответственностью "Леккер", зарегистрированных патентом на изобретение N 2162351; прекращении лицензионного договора на использование полезной модели N 27355 с приоритетом от 27.01.2003; осуществлении публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решения суда о неправомерном использовании полезной модели N 27355 Автономной некоммерческой организацией Саратовского конструкторского бюро тары и упаковки "Профипак" и закрытым акционерным обществом "Саратовский завод медицинской упаковки "Медупак" и о нарушении ими исключительного права Денисова Владимира Николаевича и неисключительного права общества с ограниченной ответственностью "Леккер",

УСТАНОВИЛ:

в Арбитражный суд Саратовской области обратилась Автономная некоммерческая организация Саратовское конструкторское бюро тары и упаковки "Профипак" (далее - АНО СКБТУ "Профипак", истец) с исковым заявлением к закрытому акционерному обществу "Бонум", обществу с ограниченной ответственностью "Лекарь", закрытому акционерному обществу "Саратовский завод медицинской упаковки "Медупак" (далее - ЗАО "Бонум", ООО "Лекарь", ЗАО "Медупак") о признании нарушением со стороны ЗАО "Медупак" положений пункта 6.3 лицензионного договора от 22.11.2007 об использовании полезной модели по патенту N 27355, выразившихся в принятии мер по предотвращению незаконного использования патента N 27355 третьими лицами; о запрете обществу с ограниченной ответственностью "Леккер" (далее - ООО "Леккер", ответчик), ООО "Лекарь" и ЗАО "Бонум" использовать полезную модель по патенту N 27355 (далее - полезная модель N 27355) без лицензионного договора и об обязании ООО "Леккер", ООО "Лекарь" и ЗАО "Бонум" заключить лицензионные договора на использование полезной модели, по патенту N 27355; в случае отказа от заключения лицензионного договора обязать ООО "Леккер", ООО "Лекарь" и ЗАО "Бонум" возместить АНО СКБТУ "Профипак" убытки, причиненные нарушением исключительного права на полезную модель по патенту N 27355.

Денисов Владимир Николаевич, ООО "Леккер" обратились с встречными исковыми требованиями к АНО СКБТУ "Профипак", закрытому акционерному обществу "Саратовский завод медицинской упаковки "Медупак" (далее - ЗАО СЗМУ "Медупак") о признании использования АНО СКБТУ "Профипак" и ЗАО СЗМУ "Медупак" патента на полезную модель N 27355 с приоритетом от 27.01.2003 нарушением прав: исключительного права Денисова Владимира Николаевича и неисключительного права ООО "Леккер", зарегистрированных патентом на изобретение N 2162351; прекращении лицензионного договора на использование полезной модели N 27355 с приоритетом от 27.01.2003; осуществлении публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решения суда о неправомерном использовании полезной модели N 27355 АНО СКБТУ "Профипак" и ЗАО СЗМУ "Медупак" и о нарушении ими исключительного права Денисова Владимира Николаевича и неисключительного права ООО "Леккер".

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 28.10.2011, оставленным без изменений постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.05.2012, первоначальные исковые требования удовлетворены частично: суд запретил ЗАО "Бонум", ООО "Лекарь", ООО "Леккер" использовать полезную модель согласно свидетельству N 27355.

В остальной части первоначальные исковые требования оставлены без удовлетворения.

Встречные исковые требования оставлены без удовлетворения в полном объеме.

ООО "Леккер", не участвовавшее в судебных заседаниях в суде первой инстанции, обратилось с кассационной жалобой, в которой, полагая, что выводы судов не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, сделаны по неполно выясненным обстоятельствам, просит отменить вынесенные по делу судебные акты, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В отзыве АНО СКБТУ "Профипак", полагая вынесенные по делу судебные акты обоснованными и законными, просит оставить их без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения. Отзывы от иных участвующих в деле лиц в суд кассационной инстанции не представлены.

Стороны о дате, времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, однако явку своих представителей (кроме АНО СКБТУ "Профипак" и ООО "Леккер") в суд не обеспечили.

Принимая во внимание наличие надлежащего уведомления лиц, участвующих в деле, основываясь на положениях части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), суд счел возможным рассмотреть жалобу в отсутствие не явившихся сторон.

В судебном заседании 25.09.2012 в соответствии со статьей 163 АПК РФ был объявлен перерыв до 15 часов 45 минут 02.10.2012.

Арбитражный суд кассационной инстанции, изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы, заслушав представителей АНО СКБТУ "Профипак" и ООО "Леккер", проверив законность обжалуемых судебных актов в порядке статьи 286 АПК РФ, не находит оснований для их отмены.

Из материалов дела следует и судами установлено, что согласно Свидетельству на полезную модель N 27355 и информации из открытого реестра патентов на промышленные модели, расположенного по адресу http:www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet, патентообладателем и обладателем исключительных прав на полезную модель N 23755 является АНО СКБТУ "Профипак". Дата начала отсчета срока действия данного свидетельству на полезную модель N 27355 - 03.07.2002.

Согласно патенту полезная модель N 27355 относится к устройствам для хранения препаратов и нанесения их обрабатываемую поверхность и может быть использована в медицине, например, для нанесения антисептического раствора на кожный покров в лечебных и профилактических целях.

При контрольных закупках в аптечной сети г. Саратова истцом по первоначальному иску установлено, что ООО "Леккер" производит, а аптеки ООО "Лекарь", ЗАО "Бонум" продают устройства полимерные с твердым пористым стержнем для хранения и нанесения спиртовых растворов бриллиантового зеленого "Леккер-Бз", йода "Леккер-йод".

Полагая, что ответчики незаконно используют полезную модель N 27355, АНОСКБТУ "Профипак" обратилось в арбитражный суд с соответствующим иском к ООО "Леккер", ООО "Лекарь" и ЗАО "Бонум".

Удовлетворяя заявленные требования, суды первой и апелляционной инстанций указали, что факт использования в изделиях ООО "Леккер" устройств полимерных с твердым пористым стержнем для хранения и нанесения спиртовых растворов бриллиантового зеленого "Леккер-Бз", йода "Леккер-йод", полезной модели подтвержден сертификатом соответствия N РОСС RU.ME01 H00396 со сроком действия с 24.01.2007 по 23.01.2010, санитарно-эпидемиологическим заключением от 19.11.2004 N 780105939, и ответчиком не опровергнут.

Факт реализации ООО "Лекарь" и ЗАО "Бонум" продукции, произведенной ООО "Леккер" с использованием полезной модели по патенту N 27355 "Устройство для хранения и нанесения препарата", подтвержден товарным чеком от 22.09.2010 N 165 и товарным чеком от 23.09.2010 N 3440.

Доказательств, подтверждающих, что ответчики производили и предлагали к продаже устройства полимерные с твердым пористым стержнем для хранения и нанесения спиртовых растворов бриллиантового зеленого "Леккер-Бз", йода "Леккер-йод" с использованием полезной модели по патенту N 27355 с разрешения либо согласия АНО СКБТУ "Профипак", судам не представлено.

В кассационной жалобе ООО "Леккер", оспаривая выводы судов первой и апелляционной инстанций, считает заключение эксперта Наумова В.Е. предвзятым, необоснованным; полагает, что судами не были выяснено право преждепользования ООО "Леккер", заявляя, что ООО "Леккер" производит и реализует устройства полимерные с твердым пористым стержнем для хранения и нанесения растворов бриллиантового зеленого спиртового 1 % - "ЛЕККЕР-Бз" и йода спиртового 5 % "ЛЕККЕР-Йод" с 2001 года, обосновывая это документами, представленными в суд апелляционной инстанции.

Судом первой инстанции по настоящему делу определением от 02.03.2011 назначалась патентоведческая экспертиза, проведение которой было поручено эксперту общества с ограниченной ответственностью "Центр патентных судебных экспертиз" г. Москвы патентному поверенному Наумову В.Е., имеющему сертификат соответствия N 7/932, выданный Федеральным центром судебных экспертиз при Министерстве юстиции Российской Федерации.

Согласно заключению эксперта от 04.05.2011, по результатам исследования в устройстве полимерном с твердым пористым стержнем "Леккер-Бз" и устройстве полимерном с твердым пористым стержнем "Леккер-Йод" использованы все признаки формулы полезной модели по патенту N 27355.

Довод о предвзятом и необоснованном заключении эксперта Наумова В.Е. был заявлен в суде апелляционной инстанции, который указал, что экспертное заключение дано квалифицированным экспертом, обладающим необходимыми специальными познаниями, предупрежденным об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, и оснований не доверять выводам эксперта у суда не имелось.

Доводы ООО "Леккер" о несогласии с заключением эксперта судом апелляционной инстанции отклонены, поскольку заявитель ходатайство о назначении повторной либо дополнительной экспертизы в суде первой инстанции не заявлял, доказательства, подтверждающие необоснованность заключения, либо некомпетентность эксперта суду не представил.

Согласно статье 1345 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами.

В соответствии с частью 2.1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования полезной модели любым не противоречащим закону способом (исключительное право на полезную модель).

Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно части 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных частью 2 статьи 1358 ГК РФ.

Согласно статье 1229 ГК РФ использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, предусмотренную ГК РФ, другими законами.

Материалами дела установлено, что ООО "Леккер" не доказало, что не использовало полезную модель в производстве спорных изделий.

Факт использования ООО "Леккер" полезной модели в спорных изделиях, подтвержден заключением эксперта общества с ограниченной ответственностью "Центр патентных судебных экспертиз" Наумова В.Е. от 04.05.2011.

В соответствии со статьей 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования). Право преждепользования может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления.

Как следует из указанной нормы закона, право преждепользования возникает при соблюдении следующих условий. Во-первых, использование должно начаться или к нему должны быть сделаны необходимые приготовления на территории Российской Федерации до даты приоритета патента. Во-вторых, решение должно быть тождественным и использоваться добросовестно. В-третьих, используемое тождественное решение должно быть создано независимо от автора запатентованного решения (самостоятельно). В-четвертых, необходимо подтвердить объемы такого использования. Требования нормы закона не были предметом судебного разбирательства суда первой инстанции, поскольку такие доказательства не были представлены, в этой части доводы кассационной жалобы подлежат отклонению.

Кроме того, судом апелляционной инстанции правомерно указано, что в рассматриваемом случае спор о праве преждепользования в порядке статьи 1406 ГК РФ отсутствует, так как заявитель по делу доказывал использование ООО "Леккер" полезной модели на спорных изделиях.

Суд кассационной инстанции считает, что судами первой и апелляционной инстанций на основании полного и всестороннего исследования содержащихся в материалах дела документов, установлены имеющие значение для дела обстоятельства, полно, всесторонне и объективно исследованы доказательства в их совокупности и взаимной связи, с учетом доводов и возражений, приводимых сторонами, исходя из положений статей 4, 8, 9, 65, 71, 168 АПК РФ, и сделаны правильные выводы, основанные на правильном применении положений статей 1229, 1252, 1253, 1358, 1361, 1406 ГК РФ.

Доводы, указанные в кассационной жалобе, не подтверждают неправильного применения судами норм права, а направлены на переоценку фактических обстоятельств, установленных судами при рассмотрении данного дела, и сделанных на их основе выводов, что в силу статьи 286 АПК РФ не входит в компетенцию суда кассационной инстанции.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287, статьями 286, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Поволжского округа

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Саратовской области от 28.10.2011 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.05.2012 по делу N А57-13303/2010 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Э.Г. Баширов

Судьи

С.В. Мосунов Э.Г. Гильманова