Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 декабря 2020 г. по делу N СИП-255/2020 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения на его решение о признании заявки на изобретение отозванной, поскольку вывод Роспатента о том, что представленная заявителем уточненная формула изобретения изменяет его сущность, является обоснованным

Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 декабря 2020 г. по делу N СИП-255/2020

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 апреля 2021 г. N С01-341/2021 по делу N СИП-255/2020 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 14 декабря 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 21 декабря 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Мындря Д.И.,

судей Борисовой Ю.В., Снегура А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление Ефимочкина Анатолия Павловича (Москва) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 13.12.2019, принятого по результатам рассмотрения поступившего 07.10.2019 возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.08.2019 о признании заявки N 2018112142/12 на изобретение отозванной.

В судебном заседании принял участие представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Прокудин А.А. (по доверенности от 07.04.2020 N 01/32-286/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

Ефимочкин Анатолий Павлович обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 13.12.2019, принятого по результатам рассмотрения поступившего 07.10.2019 возражения на решение Роспатента от 26.08.2019 о признании заявки N 2018112142/12 на изобретение отозванной.

При рассмотрении спора судом установлены следующие обстоятельства.

Ефимочкин А.П. 04.04.2018 обратился в Роспатент с заявкой N 2018112142 на выдачу патента Российской Федерации на изобретение "Метропылесос" с формулой в следующей редакции:

"Метропылесос, содержащий пылесос, отличающийся тем, что на выходе из и входе в туннель установлены объединенные вместе пылесосы и ветрогенераторы, соединенные через ограничители амплитуды с пылесосами, ориентированные для захваты воздушных потоков, идущих от метропоездов, при этом входные сопла пылесосов выполнены расширенными, в виде закрытых сетками прямоугольных раструбов, а половины передних панелей ветрогенераторов, где лопасти его крыльчатки набегают навстречу воздушному потоку закрыты катетами треугольных прямоугольных призм, гипотенузы которых выполнены прямолинейными или овальными.".

В ходе экспертизы заявки N 2018112142 Роспатент установил, что она оформлена с нарушением требований к ее документам, в связи с чем заявителю 14.11.2018 был направлен запрос, в котором предлагалось представить надлежащим образом оформленные материалы заявки с учетом положений пункта 2 статьи 1375 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), в частности, формулу изобретения, отвечающую указаниям, изложенным в пункте 53 Требований к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 N 316 (далее - Требования).

При этом административный орган указал, что в соответствии с пунктом 53 Требований признаки изобретения должны быть выражены в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания их смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники.

Ефимочкин А.П. 10.04.2019 в ответ на указанный запрос представил дополнительные материалы, однако приведенные в запросе от 14.11.2018 аргументы административного органа заявителем не были приняты во внимание.

Роспатент 03.06.2019 повторно направил Ефимочкину А.П. запрос, в котором предложил ему уточнить формулу изобретения путем включения в нее признаков, ясно выражающих сущность заявленного изобретения и содержащихся в материалах заявки N 2018112142 на дату ее подачи. В соответствии с пунктом 3 статьи 1384 ГК РФ заявителю в запросе от 03.06.2019 также было предложено представить надлежащим образом оформленные материалы заявки с учетом положений, содержащихся в пункте 2 статьи 1375 ГК РФ, в частности, формулу изобретения, отвечающую указаниям, изложенным в пункте 53 Требований.

Административный орган также разъяснил Ефимочкину А.П., что материалы заявки должны быть откорректированы в рамках первоначальных материалов и не изменять заявку на изобретение по существу, а формула изобретения должна содержать только те признаки, которые были раскрыты в описании изобретения на дату подачи заявки N 2018112142 (04.04.2018).

В ответ на запрос от 03.06.2019 Ефимочкин 04.07.2019 представил уточненную формулу изобретения в следующей редакции:

"Метропылесос, содержащий пылесос, отличающийся тем, что дополнительно содержит второй пылесос, первый из которых установлен, на выезде электропоезда на платформу станции, из туннеля, а второй пылесос установлен на входе в туннель, каждый из пылесосов имеет расширенный входной раструб и подключен через сопротивление к выходу своего ветрогенератора, при этом, входные отверстия ветрогенераторов, со стороны набегающих лопастей крыльчатки закрыты сторонами треугольных призм, образованных катетами верхних и нижних треугольных оснований и сторонами высоты, а гипотенузы верхнего и нижнего треугольных оснований выполнены в виде, вогнутых внутрь треугольников, кривых.".

Роспатент в результате анализа уточненной формулы изобретения пришел к выводу о том, что заявитель включил в нее признаки, отсутствующие в материалах заявки N 2018112142 на дату ее подачи, что свидетельствует об изменении заявителем в уточненной формуле сущности заявленного изобретения.

С учетом изложенного административный орган констатировал, что, несмотря на то, что ответ на запрос от 03.06.2019 от Ефимочкина А.П. поступил, он не содержит запрошенных у заявителя материалов, необходимых для завершения экспертизы заявки N 2018112142.

На основании изложенного Роспатент решением от 26.08.2019 признал заявку N 2018112142 отозванной ввиду непредставления заявителем запрошенных материалов (пункт 3 статьи 1384 ГК РФ).

Не согласившись с указанным решением, Ефимочкин А.П. 07.10.2019 обратился в Роспатент с возражением.

Решением Роспатента от 13.12.2019 отказано в удовлетворении возражения Ефимочкина А.П., решение Роспатента от 28.08.2019 о признании заявки отозванной оставлено в силе.

Названное решение мотивировано тем, что в адрес заявителя 03.06.2019 был направлен повторный запрос экспертизы, отсутствие ответа на который в трехмесячный срок послужило в соответствии с пунктом 3 статьи 1384 ГК РФ основанием для вынесения решения о признании заявки отозванной.

Не согласившись с решением от 13.12.2019, Ефимочкин А.П. обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.

В обоснование доводов о незаконности оспариваемого ненормативного правового акта Ефимочкин А.П. указывает, что административным органом не принято во внимание, что термин "катет прямоугольной треугольной призмы" является авторским наименованием грани треугольной прямоугольной призмы, являющейся признаком изобретения. При этом заявитель обращает внимание на то, что этот термин введен им для сокращения варианта названия соответствующей грани.

По мнению Ефимочкина А.П., вывод административного органа о том, что новая редакция формулы изобретения изменяет сущность заявленного изобретения, является необоснованным, поскольку несмотря на то, что текст в уточненной формуле был изменен, это изменение не связано с существенным изменением формулы (в частности, указание на то, что выход ветрогенератора через сопротивление связан с пылесосом, является тождественным элементу "ветрогенератор связан с пылесосом через ограничитель").

Дополнительно правовая позиция заявителя по изложенным выше аргументам раскрыта в письменных пояснениях от 28.09.2020.

Роспатент представил отзыв на заявление и дополнение к нему от 16.10.2020, в которых сослался на законность и обоснованность оспариваемого решения и просил оставить его без изменения.

В судебном заседании представитель Роспатента выступил по доводам, изложенным в отзыве на заявление и в дополнении к нему, и просил оставить заявленные требования без удовлетворения.

Ефимочкин А.П. извещен надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru.

Дело рассмотрено в порядке статей 121-123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие Ефимочкина А.П. и его представителя.

Изучив материалы дела, выслушав мнение присутствующего в судебном заседании представителя Роспатента и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента Ефимочкиным А.П. не пропущен, что административным органом не оспаривается.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 года N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения предпринимателя и принятие решения по результатам такого рассмотрения относится к компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривается в заявлении, поданном в суд.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), заявки на выдачу патента подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки N 2018112142 (04.04.2018) на выдачу патента на изобретение правовая база для оценки его охраноспособности включает ГК РФ, Требования.

Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 1375 ГК РФ заявка на изобретение должна содержать: 1) заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и заявителя - лица, обладающего правом на получение патента, а также места жительства или места нахождения каждого из них; 2) описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники; 3) формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании; 4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения; 5) реферат.

В силу пункта 3 статьи 1384 ГК РФ если заявка на изобретение не соответствует установленным требованиям к документам заявки, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю запрос с предложением в течение трех месяцев со дня направления запроса представить исправленные или недостающие документы. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Этот срок может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной власти, но не более чем на десять месяцев.

Если при проведении формальной экспертизы заявки на изобретение установлено, что представленные заявителем дополнительные материалы изменяют заявку по существу, применяются правила абзаца третьего пункта 6 статьи 1386 ГК РФ, что установлено пунктом 5 статьи 1384 этого Кодекса.

В соответствии с абзацем третьим пункта 6 статьи 1386 ГК РФ в случае, если заявителем представлены дополнительные материалы, проверяется, не изменяют ли они заявку по существу (статья 1378). Дополнительные материалы в части, изменяющей заявку по существу, при рассмотрении заявки на изобретение во внимание не принимаются. Такие материалы могут быть представлены заявителем в качестве самостоятельной заявки. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет об этом заявителя.

Согласно пункту 1 статьи 1378 ГК РФ заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец дополнения, уточнения и исправления путем представления дополнительных материалов по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной, если эти дополнения, уточнения и исправления не изменяют заявку на изобретение, полезную модель или промышленный образец по существу.

Согласно пункту 2 статьи 1378 ГК РФ дополнительные материалы изменяют заявку на изобретение или полезную модель по существу в одном из следующих случаев, если они содержат:

иное изобретение, не удовлетворяющее требованию единства изобретения в отношении изобретения или группы изобретений, принятых к рассмотрению, либо иную полезную модель;

признаки, которые подлежат включению в формулу изобретения или полезной модели и не были раскрыты в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1375 или подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1376 ГК РФ и представленных на дату подачи заявки;

указание на технический результат, который обеспечивается изобретением или полезной моделью и не связан с техническим результатом, содержащимся в тех же документах.

В соответствии с пунктом 53 Требований при составлении формулы изобретения применяются, в частности, следующие правила: формула изобретения должна быть полностью основана на описании изобретения, то есть определяемый формулой изобретения объем правовой охраны изобретения должен быть подтвержден описанием изобретения; формула изобретения должна ясно выражать сущность изобретения как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение изобретения, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении изобретения технического результата; признаки изобретения должны быть выражены в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания их смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники.

Как усматривается из представленных Роспатентом материалов административного дела, в ходе делопроизводства по вышеуказанной заявке Ефимочкина А.П. на изобретение Роспатентом было составлено два запроса - от 14.11.2018 и от 03.06.2019 - о необходимости заявителю скорректировать формулу изобретения.

При этом заявителю были даны разъяснения о том, что материалы заявки должны быть откорректированы в рамках первоначальных материалов и не изменять заявку на изобретение по существу, а формула изобретения должна содержать только те признаки, которые были раскрыты в описании изобретения на дату подачи заявки N 2018112142.

Аргументы заявителя о незаконности оспариваемого ненормативного правового акта сводятся к тому, что изначально заявленная им формула изобретения не содержала неточностей, в связи с чем основания для направления запросов у административного органа отсутствовали, а также к тому, что представленное им уточнение формулы заявленного изобретения не изменило существо заявленного изобретения.

В отношении довода заявителя о неправильном толковании Роспатентом признака заявленного изобретения "катет треугольной прямоугольной призмы", судебная коллегия отмечает следующее.

При составлении формулы изобретения признаки изобретения должны быть выражены в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания их смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники (пункт 53 Требований).

Как установлено Роспатентом, включенные на дату подачи заявки N 2018112142 в формулу изобретения признаки "...где лопасти его крыльчатки ... закрыты катетами треугольных прямоугольных призм, гипотенузы которых выполнены прямолинейными или овальными" не отвечают вышеприведенным требованиям пункта 53 Требований.

Суд по интеллектуальным правам не усматривает оснований для несогласия с указанным выводов исходя из общеизвестности того факта, что катет является одной из двух сторон прямоугольного треугольника, а гипотенуза является стороной, противоположной прямому углу треугольника, который по определению является плоской геометрической фигурой (катеты и гипотенуза представляют собой прямые линии). При этом треугольная прямоугольная призма представляет собой многогранник с тремя боковыми гранями, в основании которой лежит прямоугольный треугольник.

С учетом изложенного судебная коллегия соглашается с выводом административного органа о том, что приведенные на дату подачи заявки в формуле изобретения признаки, характеризующие элементы средств закрытия лопастей крыльчатки ветрогенераторов, а именно "...где лопасти его крыльчатки ... закрыты катетами треугольных прямоугольных призм, гипотенузы которых выполнены прямолинейными или овальными", не отвечают требованиям пункта 53 Требований.

В отношении аргумента Ефимочкина А.П. о том, что обозначение "катет треугольных прямоугольных призм" использовалось им не в качестве специального термина, о содержании которого ему известно, а в целях упрощения описания формулы, Суд по интеллектуальным правам отмечает следующее.

При рассмотрении возражения Роспатент должен по существу устанавливать смысловое значение слов и терминов, включенных в независимый пункт формулы. Не исключаются также случаи, когда соответствующий термин патентообладателем использован не в своем общепринятом значении, однако вместе с тем заложенный патентообладателем смысл слов и терминов может быть установлен однозначно по материалам заявки.

В данном случае Роспатентом исходя из материалов заявки не был установлен заложенный Ефимочкиным А.П. в соответствующую формулировку ("катет треугольных прямоугольных призм") смысл.

С учетом изложенного, а также принимая во внимание, что заявителем не оспаривается вывод Роспатента о том, что указанная формулировка не является общепринятой, а также не приводятся ссылки на материалы заявки, из которых административным органом мог быть однозначно установлен заложенный Ефимочкиным А.П. в эту формулировку смысл, судебная коллегия признает выводы административного органа о наличии оснований для запроса дополнительных материалов в порядке пункта 3 статьи 1384 ГК РФ обоснованными.

Получение запросов Роспатента от 14.11.2018 и от 03.06.2019 в поданном в суд заявлении Ефимочкиным А.П. не оспариваются.

При рассмотрении дополнительных материалов, представленных заявителем, Роспатент установил, что уточненная формула изобретения включает в себя признаки, которые не были раскрыты в материалах заявки N 2018112142 на дату ее подачи, в частности, признак "...каждый из пылесосов подключен через сопротивление к выходу своего ветрогенератора ...".

Вопреки мнению заявителя, коллегия судей, сопоставив первоначальные материалы заявки на изобретение, в первую очередь, формулу изобретения, с уточненной формулой изобретения (приведены выше), пришла к выводу о правомерности вывода экспертизы о том, что представленная заявителем уточненная формула изобретения изменяет сущность заявленного изобретения. В первоначальных материалах заявки не содержалось признака "...каждый из пылесосов подключен через сопротивление к выходу своего ветрогенератора ..."; его идентичность признаку "...объединенные вместе пылесосы и ветрогенераторы, соединенные через ограничители амплитуды с пылесосами..." не подтверждена.

При указанных обстоятельствах вывод Роспатента о том, что представленная заявителем уточненная формула изобретения изменяет сущность заявленного изобретения, является обоснованным и соответствует положениям пункта 2 статьи 1378 ГК РФ.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что несмотря на поступление от Ефимочкина А.П. ответа на запрос от 03.06.2019, он не содержал запрошенных у заявителя материалов, необходимых для проведения и завершения экспертизы заявки N 2018112142, а именно - уточненную формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании.

Как было отмечено выше, в запросах от 14.11.2018 и от 03.06.2019 административный орган обращал внимание заявителя на необходимость предоставления запрашиваемых материалов с соблюдением установленных пунктом 1 статьи 1378 ГК РФ требований, а также на установленные пунктом 6 статьи 1386 ГК РФ последствия их непредставления.

На основании изложенного Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что решение Роспатента от 13.12.2019 об отказе в удовлетворении возражения заявителя на решение Роспатента от 26.08.2019 о признании заявки N 2018112142 отозванной является обоснованным и соответствует положениям гражданского законодательства.

С учетом изложенного суд также отклоняет доводы заявителя о том, что "патентная экспертиза не проводилась", "не проводился сравнительный анализ признаков", "не были выявлены отличительные признаки заявленного изобретения от прототипа", "не проведен последующий анализ возможности достижения заявленного технического результата", поскольку, как это следует из приведенного выше и подтверждается материалами дела, в ответ на запросы от 14.11.2018 и от 03.06.2019 заявителем не были представлены материалы, без которых проведение экспертизы заявки по существу невозможно.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд приходит к выводу о законности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что этот ненормативный правовой акт принят в рамках полномочий и соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным не подлежит удовлетворению.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления, учитывая результат рассмотрения дела и в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, подлежат отнесению на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования Ефимочкина Анатолия Павловича оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.И. Мындря

Судья

Ю.В. Борисова

Судья

А.А. Снегур