Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 декабря 2020 г. N С01-1447/2020 по делу N А65-36550/2019 Суд отменил вынесенные ранее судебные решения и направил дело о расторжении договора о передаче секрета производства (ноу-хау) на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суды нижестоящих инстанций не учли, что заключенный между сторонами договор о передаче секрета производства (ноу-хау) не предусматривал обязанности ответчика по предоставлению права использования какого-либо товарного знака

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 декабря 2020 г. N С01-1447/2020 по делу N А65-36550/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 24 декабря 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 25 декабря 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Рогожина С.П., Снегура А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кутявиной Н.А. рассмотрел в открытом судебном заседании, проводимом в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Республики Татарстан (судья Андреев К.П., при ведении протокола отдельного процессуального действия секретарем судебного заседания Ивановой М.А.) кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ГК Аксиома" (ул. Айвазовского, д. 3а, пом. 1, г. Казань, 420012, ОГРН 1181690046933) на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 25.05.2020 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.09.2020 по делу N А65-36550/2019

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Фисуна Максима Алексеевича (г. Якутск, Республика Саха (Якутия), ОГРНИП 311143503900148) к обществу с ограниченной ответственностью "ГК Аксиома" о расторжении договоров, взыскании авансового платежа и процентов.

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "ГК Аксиома" Халитов М.И. (по доверенности от 10.07.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Фисун Максим Алексеевич (далее - истец) обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ГК Аксиома" (далее - ответчик) о расторжении договора о передаче секрета производства (ноу-хау) N 92/19 от 30.07.2019; о расторжении договора на оказание услуг по консультационному сопровождению N 92/19 от 30.07.2019; о взыскании 500 000 рублей авансового платежа, 21 818 рублей 45 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в порядке статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) за период с 01.08.2019 по 30.03.2020 (с учетом уточнений исковых требований, принятых судом первой инстанции в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 25.05.2020, оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.09.2020, исковые требования удовлетворены частично: расторгнут договор о передаче секрета производства (ноу-хау) от 30.07.2019 N 92/19; расторгнут договор на оказание услуг по консультационному сопровождению от 30.07.2019 N 92/19, с ответчика в пользу истца взыскано 500 000 рублей авансового платежа. В остальной части иска и заявления о взыскании судебных расходов отказано.

Не согласившись с принятыми по делу решением и постановлением, ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить данные судебные акты, направить дело на новое рассмотрение.

В обоснование кассационной жалобы ответчик указывает, что предметом лицензионного договора являлась передача права на использование в предпринимательской деятельности истца (лицензиата) принадлежащего ответчику (лицензиару) секрета производства (ноу-хау) и не предусматривалась, вопреки выводам судов, передача товарного знака. В связи с этим к возникшим правоотношениям подлежали применению нормы о лицензионном договоре, а не договоре коммерческой концессии, предусматривающие передачу товарного знака и государственную регистрацию договора (статьи 1027, 1028 ГК РФ).

Поскольку суд указал в качестве основания для расторжения договора невозможность со стороны ответчика передать товарный знак истцу, а данный вывод является необоснованным, ответчик считает, что основания для судебного расторжения договоров из-за не исполнения обязательств ответчиком отсутствовали.

Ссылка суда на нарушение ответчиком лицензионного договора путем предоставления лицензии третьему лицу также, по мнению ответчика, противоречит закону, поскольку переданная истцу лицензия является простой (неисключительной). Лицензионным договором, заключенным сторонами, в пунктах 2.4., 2.5. стороны предусматривали право истца на использование лицензии на определенной территории, а не обязанность ответчика не использовать лицензию на этой территории, что следует и из пункта 1.5. лицензионного договора. Ответчик считает, что если стороны предусмотрели в договоре право истца на использование лицензии в г. Якутске и в радиусе 20 км, значит они своей свободной волей договорились распространить право истца на использование ноу-хау, но никак не обязанность ответчика не передавать это право иным лицам на данной территории.

Требование о возврате аванса не подлежит удовлетворению, по мнению ответчика, в связи с тем, что в силу статьи 453 ГК РФ стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон. Ответчик исполнил принятое на себя обязательство передать истцу в использование в предпринимательской деятельности лицензиата принадлежащий лицензиару секрет производства (ноу-хау) (пункт 2.1. лицензионного договора), в связи с чем взыскание оплаченного аванса является необоснованным. При этом ответчик отметил, что его согласие возвратить аванс в досудебном порядке было вызвано исключительно опасениями ухудшения деловой репутации.

В представленном отзыве на кассационную жалобу истец указывает на соблюдение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, просит отказать в удовлетворении кассационной жалобы.

Вместе с тем к отзыву на кассационную жалобу приложены доказательства, которые подлежат возвращению истцу в связи с отсутствием у суда кассационной инстанции полномочий по исследованию и оценке доказательств.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель ответчика поддержал доводы кассационной жалобы, просил отменить обжалуемые судебные акты, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Истец, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалобы в его отсутствие.

Рассмотрев кассационную жалобу, выслушав представителя ответчика, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и соблюдение норм процессуального права при принятии обжалуемых решения, постановления, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии правовых оснований для ее удовлетворения в силу нижеследующего.

Статьей 1465 ГК РФ предусмотрено, что секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.

В силу пункта 1 статьи 1469 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307-419) и о договоре (статьи 420-453), поскольку иное не установлено правилами настоящего раздела и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

Статьей 421 ГК РФ предусмотрено, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Также стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).

Согласно статье 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем составления с другими условиями и смысла договором в целом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

На основании статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

При этом в силу положений статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Таким образом, лицо, вступая в отношения, урегулированные нормами права, должно не только знать о существовании обязанностей, отдельно установленных для каждого вида правоотношений, но и обеспечить их выполнение, то есть соблюсти ту степень заботливости и осмотрительности, которая необходима для строгого соблюдения требований закона.

Пунктом 1 статьи 450 ГК РФ предусмотрено, что изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, 30.07.2019 между ответчиком (лицензиар) и истцом (лицензиат) были заключены:

- лицензионный договор о передаче секрета производства (ноу-хау) N 92/19 от 30.07.2019 с протоколом разногласий к договору (л.д. 12-27);

- договор на оказание услуг по консультационному сопровождению N 92/19 от 30.07.2019 с приложениями и протоколом разногласий к договору (л.д. 28-42).

Согласно пункту 2.1 лицензионного договора предметом договора являлась передача права на использование в предпринимательской деятельности лицензиата принадлежащего лицензиару секрета производства (ноу-хау), при помощи которого лицензиат намерен извлекать прибыль в сфере оказания услуг ортопантомограммы (ОПТГ), трехмерного рентгенологического исследования челюстей (30 КЛКТ), ЛОР-исследования, исследования ВНЧС, используя принадлежащие лицензиару исключительные права.

Пунктом 2.4 лицензионного договора стороны установили, что лицензиат вправе использовать принадлежащий лицензиару комплекс исключительных прав, передаваемых по настоящему договору, исключительно на территории: гор. Якутск и в радиусе 20 км; лицензия по настоящему договору выдается лицензиату на открытие 1 офиса "Воксель" на территории гор. Якутск. В случае, если лицензиат пожелает открыть по настоящей лицензии более 1 офиса, стороны договорились заключить об этом отдельный договор, либо дополнительное соглашение к настоящему договору, в котором будут согласованы стоимость и условия открытия офиса (п. 2.5 договора).

Размер, сроки и порядок уплаты лицензионного вознаграждения согласованы сторонами в разделе 5 договора, согласно которому лицензиатом оплачивается сумма лицензионного вознаграждения в виде паушального взноса в размере 985 000 рублей и оплачивается в следующем порядке:

- 500 000 рублей до 31.07.2019;

- 485 000 рублей до 30.09.2019 (пункт 5.1, 5.1.1 лицензионного договора в редакции протокола разногласий).

Пунктом 8.3 договора (в редакции протокола разногласий) стороны установили, что лицензиат вправе досрочно отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке путем направления уведомления за 3 месяца до предполагаемой даты расторжения договора.

Во исполнение обязательств по лицензионному договору (пункт 5.1.1), истец на основании выставленного ответчиком счета, по платежному поручению N 34 от 01.08.2019 (л.д. 43) перечислил на расчетный счет ответчика 500 000 рублей в качестве авансового платежа паушального взноса.

В обоснование исковых требований истец ссылается на ненадлежащее исполнение ответчиком условий договора, в том числе нарушение положений статьи 1027 ГК РФ и пункта 3.4.1 приказа Роспатента от 29.12.2009 N 186 "Об утверждении Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации", в соответствии с которыми ответчик не произвел передачу истцу товарного знака, помимо ноу-хау (пункт 2.1 договора), тогда как обязательным условием договора коммерческой концессии (франчайзинга) является предоставление права использования товарных знаков (знаков обслуживания).

Истец направил в адрес ответчика уведомление о расторжении лицензионного договора, соглашение о расторжении лицензионного соглашения и досудебную претензию о возврате авансового платежа, которые оставлены ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Удовлетворяя частично исковые требования, суд пришел к выводу о ненадлежащем исполнении ответчиком условий лицензионного договора.

При этом суд первой инстанции исходил из того, что ответчик не передал истцу право использования товарного знака. Данное условие не могло быть выполнено ответчиком, т.к. регистрация товарного знака "Воксель" на имя ответчика была произведена лишь 12.09.2019.

Суд также отметил, что договор коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в Роспатенте, что также не было сделано ответчиком.

Поскольку при несоблюдении требования о государственной регистрации предоставление права использования считается несостоявшимся в силу положений статьи 1028 ГК РФ, и ответчик на дату подписания лицензионного договора о передаче секрета производства (ноу-хау) N 92/19 от 30.07.2019 не являлся обладателем соответствующего права на товарный знак "Воксель", суд пришел к выводу о том, что данное право не могло быть им передано на основании лицензионного договора. В связи с этим, упомянутое исключительное право не могло быть предметом сделки о передаче секрета производства (ноу-хау).

Кроме того, суд отметил, что в ходе исполнения лицензионного договора лицензиаром проводилась работа по выдаче лицензии на открытие еще одного кабинета диагностического центра "Воксель" в гор. Якутске, помимо истца, и наличия 2 КТ в клиниках города, что является нарушением пунктов 2.4 и 2.5 лицензионного договора, предусматривающих использование лицензиатом комплекса исключительных прав на территории гор. Якутска и в радиусе 20 км.

Судом также было установлено, что предметом договора на оказание услуг по консультационному сопровождению является обязанность лицензиара оказать заказчику услуги по консультационному сопровождению (по использованию секрета производства (ноу-хау)), осуществляемой на основании лицензионного договора о передаче секрета производства (ноу-хау) N 92/19 от 30.07.2019 (п. 2.1 договора на оказание услуг). Однако услуги ответчиком оказаны не были.

Согласно пункту 6.6 договора на оказание услуг в случае неисполнения обязательств исполнителем, предусмотренных настоящим договором, а также лицензионным договором, заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора без возмещения убытков исполнителю.

В удовлетворении требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 12 044 рублей 52 копейки за период с 01.08.2019 по 05.12.2019 (с учетом принятого увеличения) суд отказал, поскольку проценты по статье 395 ГК РФ не подлежат начислению на сумму предварительной оплаты до предъявления требования о возврате денежных средств ввиду отсутствия денежного обязательства.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривавший дело в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выводы суда первой инстанции признал законными и обоснованными, указав, что при вынесении оспариваемого судебного акта суд первой инстанции правомерно исходил из того, что исковые требования ответчик по существу не оспорил, доказательств надлежащего исполнения обязательств по договорам, равно как и доказательств возврата суммы предоплаты, суду не представил.

Суд по интеллектуальным правам считает, что выводы судов, содержащиеся в обжалуемых судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам.

Ссылаясь на то, что ответчик не передал истцу исключительное право на товарный знак, суды не учли, что заключенный между сторонами договор о передаче секрета производства (ноу-хау) N 92/19 от 30.07.2019 не предусматривал обязанность ответчика по предоставлению права использования какого-либо товарного знака.

Как усматривается из текста пункта 2.1 указанного договора, предметом этого договора являлось предоставление права использования в предпринимательской деятельности истца только секрета производства (ноу-хау).

В материалах дела отсутствуют какие-либо иные доказательства, из которых усматривалось бы, что стороны согласовали в рамках названного договора передачу права использования товарного знака.

Более того, как установили сами суды, на дату заключения договора ответчик не обладал исключительным правом на товарный знак.

Таким образом, ссылка судов на указанное нарушение лицензионного договора не соответствует имеющимся в деле доказательствам и фактическим обстоятельствам спора.

Иные нарушения данного договора, которые явились бы самостоятельным основанием для его расторжения, судами не установлены.

Кроме того, суд кассационной инстанции не может признать обоснованной ссылку судов на то, что ответчик признал иск посредством совершения конклюдентных действий, поскольку из представленного в суд первой инстанции отзыва признание иска ответчиком не усматривается.

Принимая во внимание данные обстоятельства, суд кассационной инстанции полагает, что выводы, содержащиеся в обжалуемых судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем данные судебные акты не могут быть признаны законными и в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 25.05.2020 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.09.2020 по делу N А65-36550/2019 отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

С.П. Рогожин

Судья

А.А. Снегур